DOSSIERS
Alle dossiers

Rechtspraak  

IEF 6204

En nog meer rechtspraak

1- Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht,  28 mei 2008, AWB 06/8641 OCT95 en AWB 07/3972 OCT95, Aventis tegen Octrooicentrum Nederland.

“25. De stelling van eiseres, dat zij recht heeft op verlenging van de beschermingsduur van het octrooi gelet op alle tijd en inspanningen die besteed zijn aan de uitvinding en het op de markt brengen van het middel, kan niet worden gevolgd. Het gaat er om of wordt voldaan aan de in de Verordening gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een aanvullend beschermingscertificaat. Alleen onder die omstandigheden komt eiseres voor een ABC in aanmerking. Zoals hiervoor reeds is overwogen voldoet eiseres niet aan alle voorwaarden. Daarom moest het ABC worden geweigerd. Voor een belangenafweging als door eiseres gewenst biedt de Verordening geen ruimte.”

Lees de uitspraak hier.

2- Hof van beroep te Brussel, 27 mei 2008, JTEKT Corporation Ltd tegen Jacobs Trading N.V. & Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Het Hof adieert het Benelux-Gerechtshof prejudicieel met het oog op de beantwoording van volgende vragen:

l. staat het onderwerp van de rechtspleging in geval van een beroep tegen een beslissing van het Bureau bij oppositie eraan in de weg dat de BOIE en/of het Bureau aanwezig is in deze rechtspleging?

2. is regel 1.16, eerste lid d. van het Uitvoeringsreglement verzoenbaar met artikel 2.16, eerste lid, derde lid en vierde lid, waar het bepaalt dat hetBureau een oppositie kan 'buiten beschouwing laten'?

3. indien het antwoord op de tweede vraag bevestigend luidt, is regel 1.16, eerste lid d. dan verzoenbaar met de verdragsbepalingen in zoverre het 'buiten beschouwing laten' instelt als sanctie wegens niet meedelen van argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie, terwijl de verdragsbepalingen geen verplichting tot motivering van de oppositie oplegt?

4. ongeacht of het antwoord op de tweede vraag bevestigend of ontkennend luidt, dient het 'buiten beschouwing laten' dan beschouwd te worden als een eindbeslissing waartegen beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17 BVIE, wanneer vast staat dat het Bureau de oppositie niet alsnog nader in aanmerking zal nemen?

5. staat artikel 2.17 van het BVIE eraan in de weg dat de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift en indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt, kan de regelmatigheid van de inleidende akte dan worden beoordeeld volgens de voorschriften van het nationaal gerechtelijk privaatrecht?

6. dient artikel 2.17, eerste lid BVIE aldus te worden uitgelegd dat het hof bij de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau over oppositie deze enkel heroverweegt in volle omvang, maar zonder een beslissing over de oppositie in de plaats te stellen van deze van het Bureau in geval van vernietiging, of dient het hof integendeel na eventuele vernietiging de oppositie zelf af te doen ?

Schorst de rechtspleging tot op de dag waarop de beslissing van het Benelux-Gerechtshof inkomt op de griffie van het hof van beroep te Brussel en houdt iedere nadere beslissing aan.

Lees het arrest hier.

3- Rechtbank Rotterdam, 22 mei 2008, KG ZA 08-290, Beekman tegen Van den Berg(met dank aan Bjorn Schipper, Bousie).

Merkenrecht, handelsnaamrecht. “4.5. (…) Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE in elk geval vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien - mede gelet op de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. Daarbij betrekt de voorzieningenrechter ook het verwarringsgevaar. Naar voorlopig oordeel is hiervan in het onderhavige geval echter geen sprake. Voor dat oordeel is redengevend dat de merken auditief en visueel voldoende van elkaar verschillen.

Beekman maakt gebruik van open letters met de nadruk op de T en Van den Berg hanteert strakke simpel uitgevoerde letters met uitzondering van de nadrukkelijk weergegeven eerste letter Q. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat uitvoering, lettertype en silhouet van het door Beekman gevoerde beeldmerk duidelijk overeenstemmend is met het door Van den Berg gevoerde teken. Nu de totaalindruk van het door Beekrnan gevoerde beeldmerk zozeer verschilt van het door Van den Berg gevoerde teken, is ondanks de begripsmatige gelijkenis tussen het beeldmerk van Beeknian en het teken van Van den Berg, geen sprake van onderscheidend vermogen.

Voorts is van belang dat Beekman de verwarring niet aannemelijk heeft gemaakt, hetgeen in de rede had gelegen gelet op het feit dat Beekman en Van den Berg al gedurende enige jaren in dezelfde branche werkzaam zijn en (respectievelijk) het beeldmerk en het teken naast elkaar gebruiken. De daartoe door Beekman overgelegde producties 8 en 9, die door Van den Berg worden betwist, zijn ter onderbouwing van het verwarringsgevaar onvoldoende. Tenslotte weegt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar mee - hetgeen door Van den Berg aannemelijk is gemaakt - dat partijen zich bewegen in een markt met een specifiek publiek, dat zich vooral laat leiden door de soort van muziek die gepresenteerd wordt.”

Lees het vonnis hier.

4- Gerechtshof ’s-Gravenhage, 28 februari 2008, rolnr. 07/272, Warner-Lambert Company tegen Ranbaxy U.K. Ltd c.s.

Octrooirecht. Hof bekrachtigt vonnis van de rechtank ’s-Gravenhage (IEF 2617). “12 (…) Indien het individuele species “letterlijk” bekend is - zoals bijvoorbeeld als in het document een voorbeeld op het species is gericht of als het in de beschrijving wordt vermeld met fysische gegevens waaruit blijkt dat men het species echt “in handen heeft gehad” - kan geen octrooi worden verleend wegens gebrek aan nieuwheid.”

Lees het arrest hier.  

IEF 6167

Eerst even voor jezelf lezen

Rechtbank 's-Gravenhage 28 mei 2008, KG ZA 08-493. Present Time B.V. tegen Blokker B.V.

Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing. "4.32. Uit het voorgaande vloeit voort dat een verbod op inbreuk op rechten van intellectuele eigendom en of slaafse nabootsing toewijsbaar is. Anders dan eisers betogen, is er echter geen grond voor een verbod ten aanzien van alle  producten die zijn afgebeeld in de catalogi van Present Time uit de afgelopen zeven jaar en alle nog te verschijnen catalogi. Gesteld noch gebleken is immers dat eisers intellectuele eigendomsrechten bezitten met betrekking tot al deze producten en dat Blokker en Dake daarop inbreuk maken of dreigen te maken. Evenmin is voldoende gesteld om te kunnen beoordelen of er ten aanzien van al die producten sprake kan zijn van slaafse nabootsing."

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof 's-Gravenhage 24 april 2008, rolnr. 06/398. Ragasco AS tegen Kompozit-Praha S.R.O.

Octrooirecht. "11. Het hof zal Ragasco toelaten tot tegenbewijs tegen zijn voorlopige oordeel dat de gascontainer Compolite CS tenminste vanaf einde 1995 in de handel is gebracht."

Lees het arrest hier.

Gerechtshof 's-Gravenhage 28 februari 2008, rolnr. 05/1708. Roland International B.V. tegen Agripa Holdings Ltd.

Octrooirecht. "5. Als uitgangspunt heeft te gelden dat, nu in de bodemzaak vonnis is gewezen, de (appèl)rechter in kort geding zijn beslissing in beginsel dient af te stemmen op het oordeel van de  bodemrechter, ongeacht of het vonnis al dan niet in kracht van gewijsde is gegaan. Daarbij behoeft de kort-gedingrechter niet de eventuele kans op vernietiging van het bodemvonnis in beroep te betrekken. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op dit beginsel, hetgeen het geval zal kunnen zijn indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dit vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht."

Lees het arrest hier.

Gerechtshof 's-Gravenhage 27 september 2007, rolnr. 04/1486. Zilka c.s. tegen Kesselreinigung Rüegg GmbH

Octrooirecht. "10. Gelet hierop zal het hof - ten einde het risico van een verrassingsbeslissing te voorkomen - de zaak naar de rol verwijzen opdat beide partijen zich bij akte desgewenst kunnen uitlaten over het genoemde arrest en hun stellingen/verweer, zo nodig, kunnen aanpassen."

Lees het arrest hier.

Rechtbank 's-Gravenhage 23 mei 2008, KG RK 08/893. Container Centralen c.s. tegen L. Schalkoort Beheer B.V. c.s.

Ex parte. "Met betrekking tot de in het verzoekschrift onder 9 afgebeelde klem stelt de voorzieningenrechter vast dat op de foto is te zien dat de bovenzijde van het rechterdeel is omgeboden, maar dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de klem hetzelfde uiterlijk vertoont als het model van Container Centralen. De voorzieningenrechter zal het verzoek toestaan voorzover het is gebaseerd op het Beneluxmerk en het Beneluxmodel van Container Centralen."

Lees de beschikking hier.

IEF 6137

Handhaving in Zweden

HvJ EG, 15 mei 2008, zaak C-341/07, Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Koninkrijk Zweden (Nederlandse versie niet beschikbaar).

Het Koninkrijk Zweden is , door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.  De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 28 april 2006 verstreken.

Lees het arrest hier.

IEF 6134

Op zijn minst een gerede kans

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, KG ZA 08-458,15 mei 2008, Tieleman Food Equipment B.V. & Linco Benelux Pluimveemachines B.V. tegen Meijn Food Processing Technology B.V.

Opheffings kort geding eerste octrooi ex parte (IEF 5949). “5.11. Volgens de in de Deense procedure ingeschakelde deskundigen is het octrooi nietig omdat de geclaimde materie niet nieuw en inventief zou zijn. Wat daarvan zij, gezien het voorgaande moet voorshands worden geoordeeld dat op zijn minst een gerede kans bestaat dat het octrooi in een bodemprocedure in Nederland nietig wordt geoordeeld wegens gebrek aan inventiviteit. Onder die omstandigheden dient het eerder gegeven bevel te worden ingetrokken.”

Lees het vonnis hier.

IEF 6133

De eisen van artikel 843a Rv

Rechtbank ‘s-Gravenhage 16 april 2008, HA ZA 07-1385, S.I.S.V.E.L. tegen Acer Computer B.V. c.s.

Wel gemeld, nog niet besproken. Octrooirecht. Licentieovereenkomsten. Acer vordert in incident inzage door middel van afgifte van kopieën te verlenen in een aantal licentieovereenkomsten en baseert zich op artikel 843a Rv.

“ 3.2 Op zichzelf heeft Acer terecht aangevoerd dat staving van haar verweer tegen de vorderingen van SISVEL in de hoofdzaak, alsmede staving van haar eis in reconventie een rechtmatig belang is in de zin van artikel 843a Rv. Daarnaast is juist dat onder het in die bepaling genoemde begrip “rechtsbetrekking ook een verbintenis uit onrechtmatige daad valt. Dat laatste blijkt genoegzaam uit de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel waarbij de bepaling is verruimd (Kamerstukken II 1999-2000, nr. 5, p. 78-79) en, voor wat betreft inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, uit artikel 1019a lid 1 Rv.

3.3. Het voorgaande laat onverlet dat degene die een beroep op artikel 843a Rv doet, de stelling dat er sprake is van een onrechtmatige daad voldoende moet substantiëren. Dit betekent niet dat de eiser volkomen bewijs moet leveren van de gestelde onrechtmatige daad, anders zou het beroep op artikel 843a Rv - dat nu juist kan worden gebruikt ter verkrijging van aanvullende bewijsmiddelen - zinloos zijn. Het betekent echter ook niet dat kan worden volstaan met de enkele stelling dat onrechtmatig is gehandeld. Anders zou iemand op basis van een willekeurige beschuldiging van onrechtmatig handelen in de administratie van een ander kunnen gaan vissen naar een mogelijke onderbouwing van die beschuldiging. Dergelijke 'fishing expeditions" heeft de wetgever uitdrukkelijk willen voorkomen (Kamerstukken II 1999-2000, 26 855 nr. 3, p. 188 en Kamerstukken II 2005-2006, 30 92, nr. 3, p. 20). Het komt er dus op aan dat eiser zijn stelling voldoende substantieert door, onderbouwd met redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal, voldoende concrete feiten en omstandigheden aan te dragen voor een redelijk vermoeden van onrechtmatig handelen.”

Acer heeft niet aan die eis voldaan.

Acer baseert de vordering tot inzage in de licentieovereenkomst met Microsoft op de stelling dat SISVEL onrechtmatig jegens haar handelt door een vergoeding te vragen voor het gebruik van MP3 octrooien in software van Microsoft (waaronder de octrooien waarop SISVEL zich in de hoofdzaak beroept) waarvoor SISVEL reeds een licentie aan Microsoft heeft verleend. Hier heeft SISVEL - als zodanig onweersproken - tegenin gebracht dat zowel zij als Microsoft Acer heeft meegedeeld dat SISVEL niet zal optreden tegen bepaald gebruik van de octrooien in bepaalde versies van software van Microsoft, waarbij concreet is aangegeven welk gebruik rechtenvrij is en welk gebruik niet. Bovendien staat vast dat SISVEL in overeenstemming hiermee de douane heeft verzocht het beslag op producten van Acer op te heffen voorzover dat beslag betrekking had op producten waarop uitsluitend de rechtenvrije software van Microsoft was geïnstalleerd. In het licht daarvan valt - zonder nadere toelichting, die ontbreekt - niet in te zien dat het optreden van SISVEL jegens Acer onrechtmatig is (r.o. 3.4).

De vordering tot inzage in de overige (licentie)overeenkomsten die SISVEL met derden heeft gesloten baseert Acer op de stelling dat SISVEL haar weigert een licentie te verlenen op dezelfde voorwaarden als overige licentienemers. Die weigering zou in strijd zijn met de op SISVEL rustende verplichting tot het verlenen van een licentie op RAND-voorwaarden (dat wil zeggen voorwaarden die “Reasonable And Non Discriminatory” zijn) en zou tevens een schending van het mededingingsrechtelijke verbod op misbruik van een machtspositie inhouden (r.o. 3.6).

Ter onderbouwing van de gestelde discriminatie heeft Acer erop gewezen dat SISVEL haar uitsluitend een licentie aanbiedt voor alle octrooien in haar portefeuille en met betrekking tot alle producten van Acer en dat SISVEL weigert een licentie te verstrekken die alleen ziet op het gebruik van octrooien die volgens SISVEL essentieel zijn voor de MP3 standaard in PDA’s. Daarentegen zouden andere licentienemers volgens Acer licenties krijgen waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende producten (r.o. 3.7).

Dat SISVEL heeft geweigerd een licentie te verstrekken voor alleen PDA's van Acer is niet in geschil. SISVEL voert echter aan dat Acer ook een licentie nodig heeft voor haar andere producten en dat Acer weigert een licentie voor die producten af te nemen. Acer heeft niet gesteld dat zij ook voor die andere producten een licentie zou willen afnemen of dat zij daartoe bereid zou zijn. Derhalve kan ten aanzien van de licentie voor die producten geen sprake zijn van discriminatie. Acer heeft ook niet, althans onvoldoende onderbouwd gesteld dat de voorwaarden van de licentie die zij wel wil afnemen, namelijk de licentie voor PDA's (of - voor zover relevant - de hoogte van de vergoeding die SISVEL eist voor gebruik van de betreffende octrooien in Acer PDA's in het verleden), afwijken van de overeenkomsten die SISVEL daarover met derden is aangegaan. Ten slotte heeft Acer niet gesteld dat SISVEL derden die een reeks van producten aanbieden waarin volgens SISVEL inbreukmakende software is geïnstalleerd, heeft toegestaan uitsluitend een licentie aan te gaan voor bepaalde producten uit die reeks. Ook in dat opzicht heeft Acer dus onvoldoende gesteld om discriminatie, en daarmee de voor de toepassing van artikel 843a Rv vereiste rechtsbetrekking, te kunnen aannemen (r.o. 3.8).

Voor zover Acer heeft bedoeld te stellen dat de eis van SISVEL om een licentie af te sluiten voor alle standaarden en alle producten van Acer niet redelijk is in de zin van de RAND-vereisten, kan dat betoog – wat daar verder ook van zij – in dit incident worden gepasseerd. Zoals de raadsman van Acer bij pleidooi desgevraagd ook uitdrukkelijk heeft toegegeven, is voor de beoordeling van de redelijkheid van de door SISVEL geboden licentie geen inzage nodig in de overeenkomsten die SISVEL met derden heeft gesloten (r.o. 3.9).

Lees het vonnis hier.

IEF 6103

Lord Hoffmann flirt met EOB in Lundbeck/Generics UK uitspraak

ranitz-swens.gifRemco de Ranitz (De Ranitz Advocatuur), en Otto Swens (Vondst Advocaten),

In de herhaling, nu met Engelse versie op Book9.nl. "Op 10 april jl. heeft de Court of Appeal in Engeland uitspraak gedaan in het lang verwachte hoger beroep in de zaak Lundbeck tegen Generics UK. De uitspraak is een feest voor elke voorstander van meer harmonisatie op octrooirecht in Europa, want de rechters, met name Lord Hoffmann, hebben de zaak aangegrepen om het – tot dusver altijd vrij eigenzinnige - Engelse octrooirecht dichter bij het EOB / continentale octrooirecht te brengen. Een uitvoerige bespreking van de uitspraak volgt later in de IER. Vanwege de actualiteit vast een kort voorproefje."

Lees het gehele commentaar hier. Engelse versie hierDe auteurs vertegenwoordigen Angiotech in Nederlandse octrooiprocedures).

IEF 6100

The European Central Bank vs. Document Security Systems, Inc.

District Court of The Hague, 12 March 2008, Case number / Cause-list number: 269923 / HA ZA 06-2495, The European Central Bank versus Document Security Systems, Inc.

By means of a judgment having immediate effect, ECB requests the annulment of European patent 0 455 750 B1, pertaining to a “Method of making a nonreplicable document", for the Netherlands, ordering DSS to pay the procedural costs, including the translation costs. 3.2. The underlying reason for ECB’s claim is that, in its opinion, the patent is null and void as the subject of the patent is not covered by the content of the original application, the invention is not new, and in addition there is a lack of inventive step.

The District Court of The Hague concludes that EP 750 is valid so that its nullification claimed by ECB must be dismissed.

Read the entire judgement here.

IEF 6099

Lord Hoffmann flirts with EPO in Lundbeck/Generics UK judgment

ranitz-swens.gifRemco de Ranitz (De Ranitz Advocatuur) and Otto Swens (Vondst Advocaten)

"On 10 April 2008 the Court of Appeal in the United Kingdom handed down a judgment in the long awaited proceedings between Lundbeck and Generics UK. The judgment is a rare feast for all of us who favour a more harmonised, ‘European’ patent law, because the Court of Appeal, in particular Lord Hoffmann, has used this case to bring the UK approach to validity closer to the EPO / continental approach. A more elaborate discussion of the judgment will appear in the Dutch law IP journal IER shortly. This is a short appetiser."

Read the article here. (The authors represent Angiotech in Dutch patentprocedures).

IEF 6098

After Primus-Roche and GAT-LUK

WAH.gifProf.mr. W.A. Hoyng (Howrey): After Primus-Roche and GAT-LUK. A few remarks about the consequences of these decisions in daily practice.

"(…) We think that GAT-LUK and also the Dutch Supreme Court decision have to be interpreted in such a way that the court can deal with infringement questions as long as it does not rule on the validity. We conclude this from the fact that the court is competent to hear the infringement case and does not need to rule on validity in order to make a decision. This may certainly be the case where a defendant denies that he has committed infringement acts in certain or all countries. Furthermore, many technical non infringement arguments do not necessitate a ruling on validity.

It will be clear that as soon as the infringement question touches upon questions of validity the court could not deal with it. As far as the Gillette or Formstein defense is concerned, this is in our view (in fact) based on invalidity arguments and can therefore not be dealt with by the court.

(…) We therefore conclude the following:

1. Even after GAT-LUK and Primus-Roche, cross-border injunctions remain possible.
2. Such injunctions may be prevented by careful organisation of the sale and distribution of products in Europe;
3. The law in Europe on whether or not a court can grant a pan European injunction in preliminary injunction proceedings has not yet been settled. The position of the Dutch courts that this is possible seems to be correct;
4. It is still not clear what would happen in Europe if an alleged infringer raised invalidity arguments in a case on the merits. A balanced solution as suggested above seems a desirable outcome.”

Read the article here

IEF 6044

Lord Hoffmann flirt met EOB in Lundbeck/Generics UK uitspraak

Remco de Ranitz (De Ranitz Advocatuur, ) en Otto Swens (Vondst Advocaten, )

Op 10 april jl. heeft de Court of Appeal in Engeland uitspraak gedaan in het lang verwachte hoger beroep in de zaak Lundbeck tegen Generics UK. De uitspraak is een feest voor elke voorstander van meer harmonisatie op octrooirecht in Europa, want de rechters, met name Lord Hoffmann, hebben de zaak aangegrepen om het – tot dusver altijd vrij eigenzinnige - Engelse octrooirecht dichter bij het EOB / continentale octrooirecht te brengen. Een uitvoerige bespreking van de uitspraak volgt later in de IER. Vanwege de actualiteit vast een kort voorproefje.

De zaak betrof de geldigheid van een octrooi van Lundbeck op escitalopram (een SSRI anti-depressivum). De rechter in de eerste aanleg hanteerde bij zijn beoordeling van de inventiviteit en de nawerkbaarheid de ‘standaard’ Engelse benadering die afwijkt van de EOB / continentale benadering. In het kader van de inventiviteit bekeek hij of het voor de vakman voor de hand lag om het onderzoek te doen dat tot de oplossing in het octrooi leidde (‘obvious to try’). In Europa zou dat echter nog geen reden zijn om gebrek aan inventiviteit aan te nemen. Daarvan is ‘bij ons’ slechts sprake als het onderzoek dat tot de oplossing leidt voor de vakman ‘obvious to try’ is ‘with a reasonable expectation of success”. Terzake de (niet) nawerkbaarheid, oordeelde de rechter, onder verwijzing naar de Engelse uitspraak Biogen / Medeva uit 1997 (overigens ook van Lord Hoffmann), dat als een octrooihouder een product claimt, terwijl de ‘eigenlijke’ uitvinding is gelegen in het feit dat hij een (of, zoals in het geval van Lundbeck: twee) methode heeft uitgevonden om een product te maken (dat tot dan toe nog niet was gemaakt en in die zin dus ook nog niet bestond), de beschermingsomvang van het octrooi ten onrechte het resultaat an sich omvat, dus: het (eind)product, ook als het op andere manieren wordt gemaakt. Dan krijgt de octrooihouder, in dit geval Lundbeck, volgens de Engelse rechter meer dan waar hij recht op heeft, omdat het octrooi die andere manieren niet beschrijft. En dus is de uitvinding niet nawerkbaar Ook dit wijkt af van de Europese benadering. In Europa beschermt een productconclusie gewoon het product, ook als de ‘eigenlijke’ uitvinding is gelegen in het feit dat de octrooihouder een manier heeft gevonden om het product te maken. Een dergelijke conclusie is dus nawerkbaar zodra de octrooihouder tenminste één manier beschrijft om dat product te maken. 

De Court of Appeal deelt de visie van de rechter in eerste aanleg niet. In de appeluitspraak, die met name op het conto van Lord Hoffmann komt, is een duidelijke beweging te zien naar de benadering EOB / continentale benadering. Lord Hoffmann legt eerst uit dat de rechter in eerste aanleg de Biogen / Medeva uitspraak te breed toepast. In het octrooi in die zaak werd een klasse producten geclaimd, dus: meerdere producten, terwijl de octrooihouder niet voor al die producten een nawerkbare beschrijving in het octrooi had opgenomen. Dat is volgens Lord Hoffmann iets anders dan in het Lundbeck octrooi, waarin de conclusie zich richt op slechts één product. In dat geval is het octrooi nawerkbaar, zodra het één manier beschrijft om dat product te maken. Lord Hoffmann voegt hier aan toe dat het onjuist is om via de nawerkbaarheid een correctie toe te passen op octrooien waarin een product wordt geclaimd, terwijl de ‘echte’ uitvinding niet zozeer het product is, maar het feit dát de octrooihouder een manier heeft gevonden om het product te maken. Volgens Lord Hoffmann is ook het uitgangspunt dat de octrooihouder niet meer mag krijgen dan wat hij heeft bijgedragen aan de stand van de techniek niet alles bepalend. Hierbij wijst Lord Hoffmann op diverse EOB rechtspraak, waarvan hij stelt “which we have always regarded as carrying great weight”!

Interessant is ook met name dat de Court of Appeal de Engelse inventiviteitsbeoordeling dichter bij de ‘Europese’ benadering brengt. Lord Hoffmann overweegt dat ‘obvious to try’ niet voldoende is om gebrek aan inventiviteit aan te nemen en Lord Jacob onderschrijft dit: “It is not enough that an experiment revealing an invention would have been short and simple. There has to be a reason why the skilled man would have carried it out. Normally that would require at least an expectation that something might come out of it. Otherwise, short and simple though it would have been, doing the experiment would have been pointless.” Dit gaat de richting op van de EOB benadering ‘obvious to try with a reasonable expectation of success’!

Wij wijzen er nog op dat begin mei bij de House of Lords – met Lord Hoffmann - de zaak Conor / Angiotech dient, waarin ook de discussie over de Engelse benadering van inventiviteit versus de EOB / continentale benadering centraal staat. Wordt dus vervolgd.

Lees het Britse arrest hier,

(Remco de Ranitz en Otto Swens vertegenwoordigen Angiotech in Nederlandse octrooiprocedures).