Rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 oktober 2014, IEF 14307; ECLI:NL:RBDHA:2014:13292(Koelstra c.s. tegen Van Asten c.s.)
Auteursrecht. Merkenrecht. Onthoudingsverklaring. Misleidende reclame. Keywords. Koelstra is een onderneming die o.a. buggy’s (waaronder de ‘Limbo’) produceert en verkoopt. Van Asten exploiteert een winkel die babyartikelen verkoopt. Koelstra constateert een Techno Limbo buggy, waarop de Koelstra merken zijn aangebracht, wordt aangeboden via winkel en webshop. De voorzieningenrechter beveelt de misleidende mededelingen te staken, gebiedt tot rectificatie. De nog bestaande voorraad Techno buggy´s moet worden vernietigd op grond van de onthoudingsverklaring. Het woordmerk Koelstra als keyword, anders dan in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, vormt geen merkinbreuk.

4. De beoordeling
A. De Techno
4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat het aanbieden en verhandelen van de Techno een inbreuk vormde op de Koelstra merken en op de auteursrechten van Koelstra. De voorzieningenrechter neem dat dan ook tot uitgangspunt. Ook is niet in geschil dat zowel Van Asten als Babysupershop de Techno hebben verhandeld. Uit de in 2.14. weergegeven onthoudingsverklaring volgt dat zij op 20 juni 2014 al hadden toegezegd, op verbeurte van een contractuele boete, dat zij die inbreuk gestaakt zouden houden. Gesteld noch gebleken is dat zij zich niet aan die toezegging hebben gehouden. Koelstra c.s. heeft in dit kort geding ook niet duidelijk gemaakt welk (spoedeisend) belang zij nog heeft bij het gevorderde inbreukverbod, naast de verkregen onthoudingsverklaring. Gelet daarop vormt de inbreuk die met de Techno is gemaakt onvoldoende grond voor toewijzing van het door Koelstra c.s. gevorderde inbreukverbod jegens Van Asten en Babysupershop.

4.5. In de onthoudingsverklaring is ook toegezegd dat Van Asten en Babysupershop opgave zouden doen van hun leverancier, inkoop- en verkoopgegevens en winstgegevens. Blijkens de door Van Asten c.s. als productie 21 overgelegde correspondentie zijn Van Asten en Babysupershop die toezegging nagekomen. Koelstra c.s. heeft in dit kort geding ook niet duidelijk gemaakt welk spoedeisend belang zij op dit moment nog heeft bij het door haar gevorderde bevel tot opgave. Die vordering zal derhalve worden afgewezen.

4.6. Tijdens de zitting bleek dat de overeengekomen afgifte ter vernietiging van de beslagen en voorradige Techno buggy’s nog niet heeft plaatsgevonden. Koelstra c.s. heeft derhalve nog wel spoedeisend belang bij haar vordering tot (afgifte ter) vernietiging. Vast staat dat deze buggy’s inbreuk maken op de auteursrechten van Koelstra en de merkrechten van Tonqa en Simki. Op grond van zowel de onthoudingsverklaring van Van Asten c.s., als op grond van artikel 28 Auteurswet en/of de artikelen 14 en 102 GMVo jo. 2.22 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) heeft Koelstra c.s. recht op (afgifte ter) vernietiging van de Techno buggy’s. Dat geldt niet alleen voor de Techno buggy’s die Van Asten thans in voorraad heeft, maar ook voor de hieronder te bespreken te retourneren buggy’s. De vordering tot vernietiging zal dan ook worden toegewezen, zoals in het dictum bepaald.

4.10. Met de hiervoor besproken rectificatie wordt in wezen deels voldaan aan de vordering tot het gelasten van een recall. Ter zitting heeft Koelstra c.s. erkend dat een volledige recall van de Techno buggy’s ondoenlijk is voor Van Asten en Babysupershop, omdat een groot deel van de Techno buggy’s over de toonbank is verkocht zodat de kopers niet bekend zijn. Gelet daarop en op de toewijzing van de rectificatie, is er naast de rectificatie onvoldoende grond voor toewijzing van een afzonderlijke recall.

B. De reclames van Van Asten c.s.

De gestelde misleidende reclames
4.14. Koelstra c.s. heeft onbetwist gesteld dat Van Asten c.s. dit type buggy van Koelstra, dat onderdeel uitmaakt van de nieuwste collectie, nimmer in haar assortiment heeft gehad, zodat zij deze evenmin in voorraad kan hebben gehad. Met de aanbieding van dit type buggy, voorzien van een afbeelding ervan en de tekst “beschikbaarheid: niet in voorraad”, wordt voorshands oordelend evenwel de suggestie gewekt dat Van Asten c.s. deze buggy wel in voorraad heeft gehad, dan wel dat deze buggy gekocht kan worden en geleverd kan worden zodra zij weer op voorraad is. Dit geldt temeer voor de advertentie op www.beslist.nl. Met Koelstra c.s. is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat deze uitingen om die reden misleidend zijn en derhalve in strijd zijn met artikel 6:194 sub c BW. Het argument van Van Asten c.s., dat zij wel een ouder model van de Simba Twin buggy in haar assortiment heeft gevoerd, doet aan het voorgaande niet af.

4.16. Met deze advertentie wordt naar voorlopig oordeel de suggestie gewekt dat buggyshop.eu het gehele assortiment aan Koelstra buggy’s aanbiedt, dat deze alle in voorraad en direct leverbaar zijn met bovendien een laagste prijsgarantie. Nu Van Asten c.s. heeft erkend dat zij thans geen enkele buggy van Koelstra in voorraad heeft, is deze advertentie voorshands oordelend misleidend op grond van artikel 6:194 sub c BW. Het element van de laagste prijsgarantie is op grond van artikel 6:194 sub d eveneens misleidend omdat het in samenhang met het voorgaande geen betrekking kan hebben op enig product van Koelstra.

4.20. De Koelstra buggy’s die voorkomen in de misleidende reclames worden op de markt gebracht door Koelstra. Daardoor zijn deze misleidende reclames onrechtmatig jegens Koelstra. Koelstra c.s. hebben niet gesteld dat en waarom deze reclames tevens onrechtmatig zijn jegens Tonqa en Simki. Dit is ook niet voorshands aannemelijk, omdat deze vennootschappen slechts houdstermaatschappijen zijn. Jegens hen is het gevorderde verbod om misleidende reclame te maken derhalve niet toewijsbaar.

Merkgebruik in reclame

4.25. De wijze waarop Babysupershop gebruik maakt van keyword advertising tast de herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk Koelstra niet aan. De gemiddelde internetgebruiker die na het intoetsen van het woordmerk Koelstra in een zoekmachine, een advertentie van Babysupershop bij de advertenties aantreft en daarop klikt, komt op een website waarop duidelijk is vermeld van welke producenten de daarop aangeboden producten afkomstig zijn. Alleen bij de producten die daadwerkelijk van Koelstra afkomstig zijn is dat vermeld, bij andere producten zijn andere merknamen vermeld. Daarmee weet de internetconsument onmiddellijk dat het hier niet gaat om de website van Koelstra of een onderneming waarmee zij een economische band heeft. Dat geldt ook als er geen Koelstra producten op die websites te koop worden aangeboden. Alle andere producten vermelden immers andere merken. De herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk Koelstra is daarom niet in het geding.

4.27. Van een aantasting van de investeringsfunctie is slechts sprake als het gebruik door Koelstra c.s. van het woordmerk ter verwerving of behoud van een reputatie, aanzienlijk wordt verstoord door het keyword adverteren van Babysupershop. Dat daarvan sprake zou zijn, is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt door Koelstra c.s. Koelstra c.s. hebben daarover concreet gesteld dat de verkoop van haar buggy’s in de afgelopen maanden sterk is teruggelopen en dat haar handelsrelatie met Prénatal is verstoord. Dat die gestelde gebeurtenissen het gevolg zijn van het keyword adverteren door Babysupershop, is echter geenszins aannemelijk gemaakt door Koelstra c.s. Het gebruik van keywords met het woordmerk Koelstra door Babysupershop is in zijn algemeenheid derhalve geen inbreuk op de merkrechten van Koelstra c.s. op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo.

4.29. Een en ander leidt tot de conclusie dat het gebruik van het woordmerk Koelstra als keyword, anders dan in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, geen merkinbreuk vormt. Nu Van Asten c.s. al hebben verklaard de Techno buggy niet meer aan te zullen bieden, heeft Koelstra c.s. geen spoedeisend belang meer bij een verbod op gebruik van het woordmerk Koelstra als keyword in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, zodat de vordering tot het staken van merkinbreuk door keyword advertising in zijn geheel zal worden afgewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Babysupershop binnen 2 (twee) werkdagen na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens Koelstra, bestaande uit het doen van misleidende mededelingen in internetadvertenties op de wijze als beschreven in 4.12 en 4.15, te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt Van Asten en Babysupershop tot het geven van opdracht tot het plaatsen van een rectificatie in de eerst mogelijke editie van het maandblad Ouders Van Nu en het maandblad Wij Jonge Ouders binnen 30 (dertig) dagen na betekening van dit vonnis, met daarin de navolgende tekst in een duidelijk leesbaar lettertype: (...)

5.3. beveelt Van Asten en Babysupershop binnen 90 (negentig) dagen na betekening van dit vonnis de bij hen bestaande voorraad Techno’s alsmede de naar aanleiding van de in 5.2 bevolen publicatie geretourneerde exemplaren, ter keuze van Koelstra hetzij op eigen kosten en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Koelstra te doen vernietigen, hetzij deze aan Koelstra c.s. af te geven ter vernietiging op een door Koelstra c.s. nader te bepalen plaats en tijdstip;

5.4. veroordeelt Van Asten en Babysupershop om aan Koelstra c.s. een dwangsom te betalen van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de betreffende gedaagde in gebreke blijft om tijdig en volledig te voldoen aan (één of meerdere van) de in 5.1 tot en met 5.3 bedoelde bevelen, tot een maximum van € 100.000,- voor iedere gedaagde is bereikt;

5.5. compenseert de proceskosten;

5.6. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv, voor zover het de in 5.2 en 5.3 gegeven voorzieningen betreft, op 6 (zes) maanden na dagtekening van dit vonnis;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Den Haag 8 oktober 2014, IEF 14264; ECLI:NL:RBDHA:2014:12947 (Nickelson tegen Cool Cat)
Uitspraak ingezonden door Jacqueline Schaap en Jasper Klopper, Klos Morel Vos & Schaap. Wim Maas en Charlotte Garnitsch, Deterink. Slaafse nabootsing. Nickelson vordert met succes de staking van onrechtmatig handelen op basis van slaafse nabootsing van het witte 'Model Selene'. Zelfs een bovengemiddeld kritisch publiek kan de modellen met elkaar verwarren. Het verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door het feit dat de Coolcat winkels geen producten van andere merken verkopen. Andere jassen met een gewatteerde en getailleerde donsjack met bontkraag en blinde ritssluiting zijn op zich weinig onderscheidend in de markt bij de introductie ervan.

4.13. Gelet op de hiervoor overwogen omstandigheden is er in juli 2013 naar het oordeel van de rechtbank geen sprake geweest van gevaar voor verwarring tussen model Moena en model KPom. Voor het kritische relevante publiek zijn de in 4.8 opgesomde verschillen, met name de verschillen in het rugpand, daarvoor te groot en in het oog springend. Bij deze stand van zaken behoeft het verweer van Cool Cat dat model Moena de eigen plaats in de markt inmiddels heeft verloren geen verdere bespreking.

4.17. Model KPom Quilt heeft net als model Sylvie een voorpand met quiltstructuur terwijl de rest van de jas geen quiltstructuur heeft. Het achterpand bezit echter niet het voor model Sylvie kenmerkende decoratieve logo en heeft veel dikkere doorgestikte banen. Het rugpand van model KPom Quitt heeft daardoor een horizontale vlakverdeling, terwijl het rugpand van model Sylvie meer als één vlak oogt doordat er minder stiknaden zijn toegepast en de vulling minder volumineus is. Ook het model wijkt af: KPom Quilt is korter met een brede boord in de taille, terwijl model Sylvie langer doorloopt en geen aparte boord heeft. Tot slot heeft model KPom Quilt, evenals model KPom, bontballetjes aan de uiteinden van koorden.

4.23. Model Krebel bezit eveneens de (namaak-)leren riempjes op de zakken van het voorpand in een contrasterende kleur, ritsen in een contrasterende kleur en contrasterende biezen op de capuchon. De op het achterpand gestikte kroon van model Selene ontbreekt in model Krebel. Een ander verschil tussen beide modellen is, dat model Krebel geen brede contrasterende bies midden op de capuchon heeft en een hogere boord onderaan de jas. Desalniettemin is de totaalindruk van beide jassen zo gelijk, dat zelfs het bovengemiddeld kritisch publiek dat in dit geval in aanmerking moet worden genomen, model Krebel kan verwarren met model Selene. Anders dan bij de hiervoor beoordeelde Nickelson jassen, is het stiksel op het rugpand niet bijzonder opvallend omdat er geen afwijkende kleuren bij zijn gebruikt en omdat het een enkele stiknaad betreft. Dit element neemt het verwarringsgevaar dus ook niet weg. Het verwarringsgevaar wordt evenmin weggenomen door het feit dat de Coolcat winkels, waar de Cool Cat jassen met name worden verkocht, geen producten van andere merken verkopen. Cool Cat heeft onvoldoende onderbouwd dat het relevante publiek daarvan op de hoogte is.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Hof Arnhem-Leeuwarden 8 juli 2014, IEF 14032 (ACS Systems tegen Terwa)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers, Bingh advocaten. Zie eerder IEF 12009, IEF 10957, IEF 5062. Slaafse nabootsing. Auteursrecht afneembare trekhaaksystemen. Know how. Rechtbank heeft in de bodemprocedure ACS' vorderingen grotendeels afgewezen. Verwarringsgevaar onder het relevante publiek staat niet vast. Voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat het (beweerde) werk oorspronkelijk is en niet ontleend aan een ander werk. Vaststaat dat de er eerdere trekhaken van Bosal bestonden op het moment waarop door ACS trekhaken werden ontworpen; bij vergelijking van de trekhaken levert een onvoldoende blijk van oorspronkelijkheid op ten opzichte van bestaande systemen. Van onrechtmatig handelen door gebruik te maken van know how is geen sprake, omdat medewerker reeds eerder bij Bosal know how hadden opgedaan. Behoudens een incidentele grief inzake kostenveroordeling, falen de overige grieven.

Leestips: 4.9, 4.10, 4.15, 4.16, 4.20

Rechtbank Gelderland 4 juni 2014, IEF 13915 (All Round Company tegen Simstars)
Uitspraak ingezonden door Nanda Ruyters, BRight advocaten. Geen slaafse nabootsing. Bewijsopdracht actieve bijdrage aan ongeoorloofde uiting. All Round heeft de sieradenlijn met hangers voor verwisselbare munten onder de naam Mi Moneda, Simstart handelt onder de merknaam Nikki Lissoni. De aanwezigheid van een omvangrijk maar ongedateerd Umfeld die een vergelijkbare totaalindruk hebben als de Mi Moneda hanger beperken het onderscheidend vermogen en de Mi Moneda hanger neemt geen eigen plaats op de markt in. De verwijzing naar Hof Den Haag All Round/Dutch Designz [IEF 11041] is een onvoldoende motivering, omdat dat een eerder beoordelingsmoment betrof en tegen de achtergrond van een beperkter Umfeld was geplaatst. In een trainingsmanual uit Engeland zou een ongeoorloofde uiting staan: "suffers from the colour fading" en "falling apart", All Round wordt opgedragen bewijs te leveren dat Simstars actief is geweest bij het maken en verspreiden van de Training Manual.

4.9. Deze vergelijking laat zien dat de combinatie van de zes elementen van de Mi Moneda hanger die All Round onderscheidend noemt in het uiterlijk van de Mi Moneda hanger en die dus de totaalindruk van de Mi Moneda hanger bepaalt, terug te vinden is in de hangers van My iMenso en Innerpower. Ook deze hangers zijn cirkelvormige hangers voor een verwisselbare muntsieraad, uitgevoerd in de kleuren zilver, goud of rosé, met aan de voorzijde een relatief brede rand en versiering van deze rand met bedruk van de merknaam (erin gestanst) in een strak lettertype, een sluiting met drie relatief grote oogjes aan de bovenzijde van de hanger die functioneren als oog voor de ketting en een klein scharniertje aan de onderzijde van de hanger. Dit betekent dat voor het relevante publiek, de vrouwelijke consument met een gemiddeld aandachtsniveau, de hangers van My iMenso en Innerpower qua uiterlijke verschijningsvorm een vergelijkbare totaalindruk hebben als de Mi Moneda hanger. (...)

4.10. Nu op All Round met betrekking tot de eis van het onderscheidend vermogen de stelplicht en bewijslast rust, had het, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door Simstars en mede gelet op de aanwezigheid van een omvangrijk maar ongedateerd Umfeld naast de hangers van My iMenso en Innerpower die een vergelijkbare totaalindruk hebben als de Mi Moneda hanger, op de weg van All Round gelegen om handen en voeten te geven aan haar stelling dat de Mi Moneda hanger onderscheidend vermogen heeft en daardoor een eigen plaats op de markt inneemt. Dat heeft All Round niet gedaan. Evenmin heeft zij een specifiek bewijsaanbod ter zake gedaan.

Vzr. Rechtbank Gelderland 17 april 2014, IEF 13772 (IMS tegen Rofra)
Uitspraak ingezonden door Marjolein Driessen, Legal Tree. Slaafse nabootsing. Banken. Een van de afnemers van de banken van IMS is Rofra. Rofra is een internationaal opererende groothandel in meubelen. De kasteelbanken (Cleopatra vs Sacramento James) hebben mede door de verschillende texturen die een groot deel van het uiterlijk bepalen een andere aanblik, er is geen verwarring. Bij de kubistische banken (Westminster vs Edmonton en Dante) is de totaalindruk van de Dante bank hetzelfde, omdat er sprake is van een één-op-één kopie. Rofra had evengoed een andere stof of afmeting kunnen kiezen.

Leestips: 4.6, 4.7. 4.12, 4.14.

Rechtbank Gelderland 11 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6478 (Filmop en Tecno Trolley Systems tegen Exive)
Geen slaafse nabootsing. Internationaal geschil. Modelrecht. Bewijsopdracht. Filmop produceert Morgan-serie professionele schoonmaakwagens, waarvoor modelrechten (op onderdelen) zijn gedeponeerd. Exive betreft een soortgelijke wagen en een latere variant. Ook al zijn er talloze punten van overeenstemming, in de ogen van een professioneel koperspubliek zal het geen verwarring veroorzaken. De rechtbank draagt Filmop c.s. op te bewijzen dat Exive "de Mike" en een zakdragerdeksel heeft verkocht, geproduceerd, ten verkoop aangeboden en/of afgebeeld.

Rechtsmacht en toepasselijk recht.
4.3. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op inbreuk op de geregistreerde modelrechten van Filmop en de daaruit voortvloeiende handhavingsrechten, beroepen Filmop c.s. zich op het BVIE. De rechtbank zal de bepalingen van dit verdrag toepassen, voor zoveel nodig aangevuld met de bepalingen van andere internationale verdragen waaraan het BVIE niet derogeert (artikel 4.8 BVIE). Hetzelfde geldt voor het geschil in reconventie. Hier is immers de tegenvordering met de eisvermindering beperkt tot de geldigheid van de registraties voor zover deze betrekking hebben op de Benelux.

Slaafse nabootsing?
4.8. Concreet betekent dit dat van de Reiniging Extra, die door Exive op de comparitie is getoond, ook al zijn er talloze punten van overeenstemming, niet kan worden aangenomen dat deze schoonmaakwagen in de ogen van het voldoende oplettende, professionele koperspubliek zoveel gelijkenis vertoont met de Morgan en/of de Green-150 dat gevaar voor verwarring wordt veroorzaakt. Dit publiek zal immers aandacht besteden aan de onderlinge afwijkingen en dit zijn onder meer de volgende:
1) De kleurstelling is anders. Bij de Reiniging Extra zijn, even zoals bij de Mike, de dragende buizen matzwart, terwijl deze buizen bij de Morgan lichtgrijs en bij de Green-150 donkerblauw zijn. De onderwagen en de vaste bakken zijn bij de Reiniging Extra licht grijs en bij de Morgan (en de Mike) middelgrijs, terwijl deze onderdelen bij de Green-150 groen zijn. De loopvlakken van de wieltjes zijn bij de Reiniging Extra (en ook bij de Mike) middelgrijs en bij de Morgan en de Green-150 donkergrijs, tegen het zwart aan. De hengsels van de emmers zijn bij de Reiniging Extra (en de Mike) lichtgrijs en bij de Morgan zwart. Bij de Green-150 zijn zij middelgrijs. Het draagstel en het handvat van de zakdrager (waaraan de wagen wordt voortbewogen) zijn bij de Reiniging Extra (en de Mike) zwart, terwijl deze onderdelen bij de Morgan middelgrijs en bij de Green-150 groen zijn.
2) De wieltjes van de Reiniging Extra (en ook de wieltjes van de Mike) ogen anders dan die van de Morgan en de Green-150. Het betreft de wieltjes zelf, die dikkere ‘bandjes’ hebben, en ook de ronde kapjes van de houders, die veel kleiner zijn.
3)    Anders dan bij de afgebeelde Mike, ontbreekt bij de Reiniging Extra de wringer boven de (rechter) onderemmer waarvan de Morgan en de Green-150 zijn voorzien. Daartegenover is de onderwagen van de Reiniging Extra, anders dan bij de andere wagens, aan de rechterzijde voorzien van een bezemdrager. Verder heeft de Reiniging Extra standaard een felgele buitenzak die ontbreekt bij de Morgan, waarbij blijkbaar gebruik wordt gemaakt van aan de drager op te hangen wegwerpzakken. Dit laatste lijkt echter niet zo’n sterk punt, omdat Filmop c.s. producties hebben overgelegd waaruit volgt dat de Green-150 ook een dergelijke buitenzak heeft (Filmop c.s. hebben hier niet op gewezen in hun dagvaarding, maar dit volgt dus wel uit hun producties).
4)    De Reiniging Extra is, anders dan de afgebeelde Mike, niet voorzien van een aan de opstaande buis bevestigde bezemklem die sterke gelijkenis vertoont met die van het modeldepot van Filmop (zie 2.5 afbeeldingen 2.1 e.v.). De bezemklem van de Reiniging Extra vertoont feitelijk geen enkele gelijkenis (zie 2.12).
5)    Ook het deksel van de zakdrager van de Reiniging Extra ziet er heel anders uit dan dat van de Morgan en de Green-150 (en dat van de afgebeelde Mike). Het betreft niet het door Filmop gedeponeerde model (zie 2.6), maar het deksel, dat hierboven is afgebeeld onder 2.10. Hoewel dit op die ingescande afbeelding misschien niet zo goed zichtbaar is, zijn er kenmerkende uiterlijke verschillen met het door Filmop gedeponeerde model, dat door haar wordt toegepast bij de Morgan en door TTS bij de Green-150. Niet alleen heeft het deksel van de Reiniging Extra een heel andere kleur/tint dan dat van de Morgan (en de Mike), maar bovendien geldt wat betreft de vormgeving dat het deksel van de Reiniging Extra de randen van de houder overkapt, terwijl dat van de Morgan en de Green-150 (even zoals dat van de Mike) daarbinnen valt, en dat de verdieping in het midden veel breder is en uit drie in hoogte verschillende vlakken bestaat, terwijl de verdieping midden in het deksel van de Morgan en de Green-150 (en de Mike) slechts uit één tamelijk smalle strook bestaat. Bij de Reiniging Extra beslaat de verdieping ongeveer de helft van het hele vlak, bij de Morgan en de Green-150 (en de Mike) ongeveer een kwart. Voorts heeft het deksel van de Reiniging Extra één enkel greepje om het op te lichten, terwijl dat van de Morgan en de Green-150 (en de Mike) er twee heeft. Verder ontbreekt bij de Reiniging Extra het naar voren uitstekende en gewelfde middenstuk met sluitknoppen van de Morgan en de Green-150 (en de Mike).
6)    Voorts zijn de handgrepen aan het deksel, waaraan de wagen wordt voortbewogen, heel anders. Bij de Morgan en de Green-150 betreft het een handvat met drie gaten, dat aan de zijkanten van het deksel uitstulpt. Bij de Reiniging Extra (en ook bij de Mike) stulpt het handvat niet uit, heeft het slechts twee gaten en vertoont het handvat aan de voorzijde ter plaatse van de aanvatting kenmerkende overdwarse ribbels (hetgeen niet goed zichtbaar is op de ingescande foto), welke ribbels ontbreken bij de Morgan en de Green-150.
7)    Ten slotte is een kenmerkend verschil dat bij de Morgan en Green 150 de twee grote emmers aan de voorzijde over de rand van de onderwagen uitsteken. Daartoe zijn die emmers aan de onderzijde voorzien van een inkeping. Dit is niet het geval bij de Reiniging Extra en evenmin bij de Mike, noch bij alle andere wagens waarvan afbeeldingen zijn overgelegd. Daar staan de emmers geheel binnen de opstaande randen van de onderwagen (welke opstaande randen bestemd zijn om de emmers binnenboord te houden en ook om gemorst water op te vangen). In het bijzonder deze constructie met overstekende emmers maakt de Morgan en de Green 150 in de ogen van de rechtbank tamelijk uniek. Dit is niet nagebootst.

Inbreuk modelrechten?
4.14. De tussenconclusie is dat het modeldepot inzake de klemmen niet nietig is, ook al is dit tamelijk zwak en komt het slechts geringe beschermingsomvang toe. Het modeldepot inzake de zakhouder met deksel is sterker en evenmin nietig.
Dan is nu nog de vraag of Exive inbreuk maakt of heeft gemaakt op de modelrechten van Filmop.

4.17. Ten aanzien van het deksel van de inklapbare zakhouder van Filmop overweegt de rechtbank dat dit deksel niet staat afgebeeld in de catalogus Basis Assortiment 2012 van Exive en dat de afbeelding op pagina 75 van de Floorpul catalogus van 2008 om dezelfde reden vooralsnog geen inbreuk oplevert. Dit (groene) deksel was, naar de rechtbank aanneemt, een deksel van TTS.

4.18. Verder heeft Exive gemotiveerd betwist dat zij ooit (in de Benelux) de Mike met een inbreukmakende steelklem en deksel heeft verhandeld. De door Filmop c.s. ter zitting meegebrachte Mike levert te dien aanzien nog geen sluitend bewijs op, evenmin als de door Exive betwiste schriftelijke verklaringen en belegstukken met betrekking tot de inkoop en doorverkoop van een of meer Mike’s door Koala Products in Utrecht, laat staan de stukken met betrekking tot de verhandeling van die wagen in Duitsland.

De rechtbank
in conventie en in reconventie
5.1.
draagt Filmop c.s. op te bewijzen dat Exive vanaf 1 januari 2007 in de Benelux de Mike, voorzien van een steelklem met snelsluiting zoals afgebeeld onder 2.11 en een zakdragerdeksel zoals afgebeeld onder 2.8 (op hoofdpunten overeenstemmend met de afbeeldingen onder 2.5 en 2.6), heeft verkocht en/of geproduceerd en/of ten verkoop aangeboden en/of afgebeeld (in catalogi en/of andere media),

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:RBGEL:2013:6478 (link)
ECLI:NL:RBGEL:2013:6478 (pdf)

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 maart 2014, zaaknr. 200.135.499/01 (Nieko Beheer c.s. tegen Weiwerd Vastgoed B.V.)
Zie eerder Vzr. Rechtbank Noord-Nederland. Spoedappel waarin de vraag wordt voorgelegd aan wie de intellectuele eigendomsrechten toekomen op de door Kremer en Akkerman ontworpen scheepsmodellen en de naam Waarschip. Op de overdracht van een Benelux-merk is naar analogie van artikel 16 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 Nederlands recht van toepassing. De ingeschreven merkhouder wordt vermoed rechthebbende te zijn. De ontbrekende beschikkingsbevoegdheid is door bekrachtiging niet geheeld (3:58 lid 1 BW). Vanwege het ontbreken van een schriftelijke akte kan niet worden aangenomen dat de auteursrechten van Kremer en Akkerman aan appellante zijn overgedragen. Op grond van artikel 8 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 864/2007 dient het vermeend inbreukmakend handelen in Duitsland te worden beoordeeld naar Duits recht.

3.1.1 Nieko Beheer c.s. en Weiwerd Vastgoed c.s. houden zich bezig met de bouw en verkoop van schepen onder de naam Waarschip.

3.1.2 Kremer en Akkerman zijnde oorspronkelijke ontwerpers van deze schepen. In 1963 zijn zij onder de naam Waarschip een scheepswerf in ‘t Waar gestart. De werf heeft sindsdien Waarschepen geproduceerd en verkocht.

Rechthebbende Benelux-merk nr. 0578711
3.16 Naar het voorlopig oordeel van het hof kan niet worden aangenomen dat er een rechtsgeldige levering van het Benelux-merk 0578711 van Waarschip Holding B.V. aan Waarschip International Yachtservices B.V. heeft plaatsgevonden. Waarschip Internationaal Yachtservices B.V. heeft het merk dus ook niet rechtsgeldig kunnen leveren aan ’t Waar Beleggingen B.V. Daarmee is het in de eerste stap van de keten reeds misgegaan. De overige in de grieven 1 tot en V opgenomen klachten ter zake de rechtsgeldigheid van de gestelde keten van overdrachten behoeven daarom geen verdere bespreking.

Overige Benelux-merkregistraties
3.23 Door Weiwerd Vastgoed c.s. is onweersproken gesteld dat een verbod op het gebruik van het merk WAARSCHIP leidt tot sluiting van hun bedrijf, terwijl de noodzakelijkheid van de gevraagde voorzieningen in 2013/2014 door Nieko Beheer c.s. niet nader is onderbouwd. Gelet op het lange stilzitten van Nieko Beheer en het ontbreken van duidelijke antwoorden van Nieko Beheer c.s. op de in het verweer opgeroepen rechtsvragen, wijst het hof de vorderingen op basis van de overige door Nieko Beheer c.s. genoemde Beneluxmerken af.

Handelsnaaminbreuk?
3.24 Nu onduidelijk is wat partijen in 2001 met betrekking tot het gebruik van de handelsnaam zijn overeengekomen, moet de vordering op basis van de Handelsnaamwet eveneens worden afgewezen.

Auteursrechtinbreuk?
3.26 Niet in geschil is dat het hier gaat om de scheepsmodellen die destijds in 1963 door Kremer en Akkerman zijn ontworpen. Evenmin is in geschil dat die scheepsmodellen moeten worden beschouwd als werken in de zin van de Auteurswet. Ingevolge artikel 2 lid 2 van de Auteurswet vereist de levering voor overdracht van de auteursrechten op bedoelde scheepsmodellen een (onderhandse) akte die door Kremer en Akkerman is ondertekend.

Door Nieko Beheer c.s. is geen stuk overgelegd dat kwalificeert als een (onderhandse) akte in vorenbedoelde zin. Bij het ontbreken van een dergelijke stuk moet het ervoor worden gehouden dat de auteursrechten op de betreffende Waarschip modellen thans nog steeds bij Kremer en Akkerman (en/of hun erfgenamen) berusten. De overige keten van overdrachten behoeft dus geen verdere bespreking.

Misleidende mededelingen?
3.27 Grief XIII klaagt erover dat de voorzieningenrechter niet is ingegaan op de gestelde misleiding ex artikel 6:194 BW. Volgens Nieko Beheer c.s. zijn de uitingen van Weiwerd Vastgoed c.s. op hcin website waarschip.com (prod. 5 Nieko Beheer c.s.) onjuist en derhalve misleidend. Het hof kan Nieko Beheer c.s. hierin niet volgen. Nu onduidelijk is wat partijen bij het uiteengaan in 2000 zijn overeengekomen, terwijl vaststaat dat H en N als onderdeel van de schikking Waarschip Werf B.V. hebben mogen voortzetten, kan niet worden aangenomen dat de door Nieko Beheer c.s. in hun inleidende dagvaarding onder sub 53 opgenomen citaten onjuist en misleidend zijn. Anders dan Weiwerd Vastgoed c.s. aanvoeren, wordt niet de suggestie gewekt dat er nog maar één onderneming over is die Waarschepen maakt. De uitingen maken voldoende duidelijk dat het om Waarschip Werf B.V. gaat. De grief faalt evenzeer.

Slaafse nabootsing?
3.28 Vanwege de hiervoor genoemde onduidelijkheid, kan evenmin worden aangenomen dat Weiwerd Vastgoed c.s. door de verhandeling van de Waarschepen onrechtmatig jegens Nieko Beheer c.s. handelen, zoals zij in de inleiding van de memorie van de grieven stellen. De Waarschepen van Weiwerd Vastgoed c.s. kunnen, anders dan Nieko Beheer c.s. betogen, niet beschouwd worden als ongeoorloofde nabootsingen van de Waarschepen die door Nieko Beheer c.s. op de markt worden gebracht. De Waarschepen van Weiwerd Vastgoed c.s. zijn immers ontleend aan de oorspronkelijke modellen van Kremer en Akkerman, terwijl niet is gebleken dat de rechten daarop exclusief aan Nieko Beheer c.s. toekomen.

Rechtbank Den Haag 12 maart 2014, HA ZA 12-1399 (By Lou Lou tegen Beernink & Beernink)

Modellenrecht. Auteursrecht. Vormgevingserfgoed. [A] is ontwerpster van portemonnees en tassen, die door By Lou Lou onder de naam 'Smart Little Bag' op de markt worden gebracht. Beernink stelt dat haar portemonnee met klittenband rondom een spiegel in het voorvak (de Bear 1) eerder aan het publiek ter beschikking is gesteld dan de SLB, zodat de modellen tot het vormgevingserfgoed behoren. De rechtbank draagt Beernink op haar stellingen te bewijzen en de zaak wordt aangehouden.

3.29. [A] c.s. heeft gemotiveerd betwist dat de Bear 1 al bestond vóór creatie van de SLB, dan wel vóór de terbeschikkingstelling aan het publiek. Daartoe heeft zij het volgende aangevoerd.

3.30. Voor zover de stelling van Beernink, dat de Bear 1 al vóór februari 2010 voorhanden was, juist is, volgt daaruit dat de Bear 1 niet kan zijn ontleend aan de SLB en van auteursrechtinbreuk dus geen sprake is. Tussen partijen is immers niet in geschil dat de Bear 1 vrijwel identiek is aan de SLB dan wel dezelfde totaalindruk maakt. Als juist is dat de Bear 1 vóór februari 2010, althans vóór 22 november 2010, voor het publiek in de EU beschikbaar is gesteld, volgt daaruit eveneens dat de Bear 1 behoort tot het vormgevingserfgoed en dat de (niet-) ingeschreven modellen niet nieuw zijn dan wel geen eigen karakter bezitten nu ook niet in geschil is dat de Bear 1 vrijwel identiek is aan dan wel in grote mate overeenstemt met en dezelfde algemene indruk wekt als de (niet-)ingeschreven modelrechten. Van modelrechtinbreuk is dan geen sprake. In dat geval kan ook geen slaafse nabootsing worden aangenomen.
 
3.31. Omdat de stellingen van Beernink enerzijds door Beernink met stukken zijn onderbouwd en anderzijds door [A] c.s. gemotiveerd zijn weersproken, kan de rechtbank op dit moment niet vaststellen of Beerninks stellingen feitelijk juist zijn. Daarom zal de rechtbank Beernink, op wie op dit punt de bewijslast rust, opdragen haar stellingen te bewijzen. Beernink heeft daartoe ook een concreet bewijsaanbod gedaan.

Lees de uitspraak:
HA ZA 12-1399 (pdf)

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 februari 2014, IEF 13589 (Burton Car tegen De Graaf automaterialen)
Burton heeft een gelijknamige sportauto ontworpen. De Graaf verkocht sinds 2000 onderdelen van de Burton, en biedt onder vermelding van Hersteller Parts Industries en dezelfde artikelnummers eigen onderdelen aan. De registratie van de Burton Car als Beneluxmodel wordt niet bewezen met slechts een ontvangstbevestiging van het depotformulier uit 2001. De beschermingsduur voor een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel uit artikel 11 lid 1 GModVo, voor zover dit heeft bestaan, is inmiddels verstreken. De vormgeving van de onderdelen zijn in hoge mate technisch bepaald en zijn niet auteursrechtlijk beschermd. Er is geen sprake van verwarringsgevaar bij het vermelden van dezelfde artikelnummers bij de Herstellerproducten.

4.7. Anders dan Burton kennelijk meent, is het naar voorlopig oordeel niet zo dat wanneer wordt aangenomen dat de vormgeving van de Burton Car auteursrechtelijke bescherming toekomt, dit per se ook het geval zou zijn voor de zichtbare onderdelen ervan, laat staan voor de niet zichtbare onderdelen. Voor zover Burton zich op grond van het auteursrecht wil verzetten tegen de verhandeling van onderdelen voor de Burton Car, zal zij aannemelijk hebben te maken dat die onderdelen zelfstandig als een eigen intellectuele schepping kunnen worden aangemerkt. Ten aanzien van de warmte afvoerslang rubber en halve maanklemmen speciaal 49 en 47 mm geldt dat sprake is van een zodanige gelijkenis met de equivalente originele Citroën typen, dat voorshands wordt aangenomen dat sprake is van ontlening door BC aan deze originelen en dus al daarom geen zelfstandige schepping. Dit geldt ook voor de stelmoffenset rvs van Burton die een zelfde mate van gelijkenis vertoont met een al langer bestaand auto-onderdeel geproduceerd door Lomax. Daar komt bij dat de vormgeving van deze onderdelen, net als overigens de vormgeving van de prototypen daarvan, in hoge mate door de technische functie is gedicteerd. Voor zover de onderdelen van Burton al van de prototypen afwijken, volgt uit de stellingen van Burton dat dit voornamelijk is ingegeven door technische overwegingen. De halve maanklemmen van Burton verschillen slechts van de prototypen uit de Citroën in die zin dat zij ovaal zijn in plaats van cirkelvormig, hetgeen het bevestigen ervan om de uitlaat volgens de toelichting van Burton vereenvoudigt. Volgens Burton was ook haar keuze om de warmteafvoerslang een cirkelvormig uiteinde te geven erop gericht de montage door de consument te vergemakkelijken, nu het frezen van zo een rond gat in de carrosserie (zonder de auto te beschadigen) voor de particulier eenvoudiger is dan het frezen van een gat met een andere vorm. Het ontwerp van de warmteafvoerslang is verder gekozen zodat deze goed past op de Burton Car en levenslang meegaat. Voorts heeft Burton naar haar eigen verklaring ervoor gekozen de stelmoffenset van rvs te maken zonder scherpe, uitstekende delen zodat daarin geen vocht/water kan blijven staan en zo roestvorming wordt voorkomen. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat aan de warmte afvoerslang rubber, de halve maanklem speciaal 49 mm, de halve maanklem speciaal 47 mm en de stelmoffenset rvs van Burton geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.

4.8. Voor de onderdelen sierlijst voor het achterlicht en chroomrand knipperlicht geldt eveneens dat de vormgeving in hoge mate technisch bepaald is. De vorm van de sierlijst voor het achterlicht en de chroomrand knipperlicht is immers gekozen teneinde deze om het licht te doen passen alsook, zo heeft Burton zelf toegelicht, teneinde te bewerkstelligen dat zij eenvoudig te bevestigen zijn en de verlichting maximaal wordt doorgelaten. Overigens geldt hier naar voorlopig oordeel dat sprake is van te triviale of banale aspecten om aan enige creatieve keuze van de maker te kunnen worden toegeschreven. Derhalve zijn ook deze onderdelen niet auteursrechtelijk beschermd.

Misleidende reclame
4.10. Burton stelt zich ten slotte op het standpunt dat De Graaf misleidende reclame maakt in die zin dat De Graaf door haar zelf vervaardigde onderdelen aanbiedt als zijnde originele onderdelen van Burton, doordat zij het artikelnummer van Burton vermeldt, van één product (stelmoffenset) de daarvoor door Burton gebruikte naam heeft overgenomen, de onderdelen qua vormgeving overeenstemmen met die van Burton en De Graaf voorheen de originele producten van Burton in eigen verpakking doorverkocht. Ook deze grondslag beklijft niet nu Burton voorshands onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van verwarringsgevaar voor consumenten ten aanzien van de herkomst van de door De Graaf op haar website aangeboden producten nu De Graaf steeds “Parts Industries” vermeldt als “hersteller” (Duits voor fabrikant), zoals is terug te zien op de overgelegde printscreens van de website van De Graaf. Het enkele feit dat daarbij ook het corresponderende artikelnummer van Burton wordt genoemd (evenals bijvoorbeeld het artikelnummer van het originele Citroën onderdeel) maakt het vorenstaande niet anders.

Vzr. Rechtbank Gelderland 9 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6415 (Desch tegen Blompot.nl)
Slaafse nabootsing. Onrechtmatige concurrentie. Geheimhouding. Desch c.s. produceren onder andere kunststof (bloem)potten voor kwekers, waaronder de "SABINA". Deze pot heeft een slanke belijning die, met een welving, smaller toeloopt richting de bodem. Enkele centimeters onder de bovenrand is een enkele strakke lijn aangebracht. De bodem van de pot is voorzien van een Y-vormige uitsparing. Het zij-aanzicht van deze uitsparingen is trapezium vormig. De pot is verkrijgbaar in diverse kleuren in mat of hoogglans. In de brochure van Desch-Epla is deze pot aangeduid als “SAB”. Gedaagde was in dienst bij Desch-Plantpak en is een website begonnen voor de verkoop van potten, eveneens bestemd voor kwekers. Een van de potten is aan de onderzijde, voorzien van de aanduiding “BPSAB”.

Desch c.s. vorderen verbod op slaafse nabootsing en staking van gebruik van de SABINA. De rechtbank oordeelt dat van professionele inkopers moet worden aangenomen dat zij een deskundig en bovengemiddeld oplettend publiek vormen. Ook geringe verschillen zullen door hen eerder worden opgemerkt. Derhalve kan niet worden aangenomen dat werkelijk gevaar bestaat voor verwarring omtrent de herkomst van de potten. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

4.5. De vraag of slaafse nabootsing al dan niet is geoorloofd, is afhankelijk van de vraag of verwarring (directe of indirecte) bij het publiek wordt gesticht tussen het product van de nabootser en het product van de nagebootste. Met andere woorden, de vraag is of er gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van het product bestaat. Niet in geschil is dat er een relatief beperkt aantal specifieke afnemers van de onderhavige potten zijn, te weten alleen de kwekers. Het in aanmerking komende publiek (het relevante publiek) bestaat dus uit deze kwekers. Partijen hebben niet concreet aangegeven hoe de potten in deze markt worden gezet, maar aangenomen moet worden dat de kwekers aan de hand van catalogi van fabrikanten, websites, of in showrooms tentoongestelde potten bepalen welke pot zij gebruiken voor het opkweken van de plantjes. Van dergelijke professionele inkopers moet worden aangenomen dat zij een deskundig en een bovengemiddeld oplettend publiek vormen, met kennis van de markt en het beperkte aantal aanbieders op de markt en hun producten en dat het hun in het afnemen duidelijk zal zijn van welk merk, fabricage of fabrikant de aangeboden potten zullen zijn. Ook geringe(re) verschillen in de producten zullen door hen eerder worden opgemerkt en begrepen als kenmerken van een ander product dan door een niet professioneel en minder deskundig publiek, zeker als de prijs van het ene product aanmerkelijk afwijkt van de prijs van het andere product, zoals hier. Bij deze stand van zaken kan niet worden aangenomen dat er werkelijk gevaar bestaat voor verwarring omtrent de herkomst van de potten.

4.6. Hoewel er weinig misverstand over kan bestaan dat [gedaagde] juist voor het nabootsen van de SABINA heeft gekozen omdat dat een van de meest succesvolle potten in het assortiment van Desch c.s. is, moet de conclusie zijn dat geen sprake is onrechtmatig handelen van [gedaagde] jegens Desch c.s. in de zin van slaafse nabootsing. De omstandigheid dat [gedaagde] de aanduiding “BPSAB” op zijn potten gebruikt onderstreept wel zijn kennelijke bedoeling om op het succes van de SABINA mee te liften, maar is onvoldoende voor het oordeel dat verwarring in vorenbedoelde zin te duchten valt, juist vanwege het relevante publiek. Dat laatste geldt temeer omdat bij die aanduiding ook de website van [gedaagde], blompot.nl, staat.

4.7. Wat betreft de gestelde onrechtmatige concurrentie geldt het volgende. Het kan zo zijn dat daarvan sprake is als een ex-werknemer het duurzame debiet van zijn voormalig werkgever stelselmatig en substantieel afbreekt met de hulpmiddelen die de werknemer daarbij vertrouwelijk van zijn voormalig werkgever ter beschikking heeft gekregen (HR 9 december 1955, NJ 1956/157). Vast staat wel dat [gedaagde] een of twee klant(en) van Desch c.s. heeft benaderd, maar niet is gebleken dat [gedaagde] klanten van Desch c.s. benadert of bezig is klanten te benaderen specifiek vanuit zijn kennis die hij bij Desch c.s. heeft opgedaan. Bovendien is niet gebleken dat [gedaagde] stelselmatig klanten benadert en het bedrijfsdebiet van Desch c.s. stelselmatig en duurzaam afbreekt. Dat betekent dat, ook al ligt het voor de hand om aan te nemen dat [gedaagde] wil profiteren van het succes van de pot van Desch c.s., niet kan worden aangenomen dat sprake is van onrechtmatige concurrentie. De op (onrechtmatige) slaafse nabootsing en onrechtmatige concurrentie gegronde vorderingen moeten daarom worden afgewezen. Het feit dat [gedaagde] met een soortgelijke pot als de SABINA concurrentie met Desch c.s. wil aangaan is op zichzelf niet ongeoorloofd.

4.8. Resteert de vraag of [gedaagde] het geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Bij de stukken (productie 8 van de dagvaarding) bevindt zich een op schrift gestelde verklaring van G. Noordam, werkzaam bij de afdeling inkoop van [derde], waaruit volgens Desch c.s. blijkt dat [gedaagde] tegen Noordam de prijs heeft genoemd die Desch c.s. hanteren voor de SABINA. Als er al van wordt uitgegaan dat [gedaagde] die prijs tegen Noordam heeft genoemd - [gedaagde] heeft het betwist - dan nog is dat enkele feit onvoldoende om aan te nemen dat [gedaagde] daarmee een geheim in de zin van art. 16 van de arbeidsovereenkomst heeft prijsgegeven. Voor het overige hebben Desch c.s. onvoldoende concreet aangegeven welke kennis [gedaagde] van hun onderneming had die hij geheim moest houden en die hij desondanks heeft geopenbaard. De daarom gegronde vorderingen moeten dan ook worden afgewezen.