Rechtspraak  

Rechtbank Zwolle-Lelystad 26 oktober 2011, LJN BV1927 (BI-Wear Clothing Company B.V. tegen De Culnaire Makelaar )

In navolging van IEF 10358 (hof Arnhem) en IEF 9616 (tussenarrest hof Arnhem) en IEF 8837 (ex parte), zie daar voor de feiten nu de uitkomst van de bodemprocedure:

In't kort: Auteursrechtelijk bescherming voor 9 van de 22 artikelen, strijd over auteursrechthebbende van patronen en ontwerpen, bewijs van oorspronkelijkheid komt niet voldoende rond. Geen slaafse nabootsing noch wanprestatie voor de overigen artikelen.

De rechtbank veroordeelt De Culinaire Makelaar om iedere inbreuk op de auteursrechten van Bi-Wear op (de ontwerpen van) haar (koks)kleding met nummers ..., om iedere inbreuk op haar (confectie) patronen met betrekking tot haar (koks)kleding met nummer... te staken onder last van dwangsom á €5.000 met maximum van €200.000.

En verder veroordeelt de rechtbank De Culinaire Makelaar om een schriftelijk en gedetailleerde verklaring te verstrekken (opgave) en medewerking aan controle door onafhankelijke (register)accountant, brief aan afnemers, vernietiging van kleding onder last van dwangsom €1.000 met maximum van €25.000.

Tot slot afdracht netto-winst en proceskostenveroordeling € 25.336,89.

4.25. (...) De Culinaire makelaar heeft jarenlang kleding van Bi-Wear verkocht en aangenomen kan dan ook worden dat De Culinaire Makelaar goed bekend was met de ontwerpen van Bi-Wear. Gelet hierop acht de rechtbank het uitgesloten dat de treffende gelijkenis tussen de kledingsstukken van Bi-Wear en de kledingstukken uit de Chefs Fasion Collectie berust op toeval. Voorts acht de rechtbank van belang dat de firma ANNA jarenlang (8 jaar) in opdracht van Bi-Wear kokskleding heeft vervaardigd en thans de Chefs Fashion Collectie voor De Culinaire Makelaar vervaardigt. De kleding van de De Culiniare Makelaar is dus afkomstig uit hetzelfde naaiatelier als waar de kleding van Bi-wear werd gemaakt. De Verbodsvordering van Bi-Wear zal, voor zover deze betrekking heeft op de kledingstukken met de nummers ..., door de rechtbank worden toegewezen.

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 10-661 , LJN BV1927).

Vzr. Rechtbank Rotterdam 24 oktober 2011, LJN BU2955 (Duis Cycle Products B.V. tegen Marwi Europe B.V.)

Met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap.

Auteursrecht. Geoorloofde verveelvoudiging.

Duis verhandelt en brengt fietsverlichting op de markt, waaronder de Move Galaxy en Move Opaal. Marwi is groothandel in fietsartikelen zij tekenen een onthoudingsverklaring. De meest relevante verschillen - de "smiley" van de Move Galaxy ten opzicht van de "frownie" van Marwi, de groeven in het conische omhulsel van het LED-huis en de plaats van de knop - zijn, met uitzondering van de knop, alleen bij nauwkeurige beschouwing van dichtbij te onderscheiden. Voorlampen worden inbreukmakend geacht, achterlampen niet. In reconventie: Nu blijkt dat Duis al derden (klanten - zakelijke contacten) van Marwi heeft benaderd valt haar in redelijkheid herhaling te vrezen. Verder in citaten:

5.6.1. (...) Hoewel op zich juist is dat technische oplossingen die (in beginsel) in aanmerking komen voor octrooiverlening niet ook auteursrechtelijke bescherming genieten, zodat sprake is, bij voorwerpen als deze fietsaccessoires, van een afbakeningsprobleem, kunnen daaraan niet de vergaande consequenties die Marwi stelt verbonden worden. Dat auteursrechten lang duren en niet worden ingeschreven is daarbij zonder belang. De toets die aangelegd moet worden ter beantwoording van de vraag of sprake is van een auteursrecht op een werk (en de daarmee samenhangende vragen bij wie dat auteursrecht rust en of, en door welk product, daarop inbreuk wordt gemaakt) is ook een andere dan bij vergelijkbare vragen in het merken of modellenrecht. (Vast staat, dat Duis en Smart zich niet beroepen op een beschermd model).

5.6.2. Dat de vormgeving van de Move Galaxy en de Move Opaal zo zeer technisch bepaald is dat het technische idee geheel samenvalt met de vorm, dat er geen enkele subjectieve, creatieve keuze door de ontwerpers van de Move Galaxy en de Move Opaal is gemaakt, is niet aannemelijk geworden. [red. dit is een toepassing van de de doctrine van het Europese Hof van Justitie (in het BSA arrest, IEF 9306) m.b.t. uitsluiting van techniek in het auteursrecht: alleen geen bescherming indien het technische idee geheel samenvalt met de vorm.]

Auteursrecht 5.6.3. Naar voorlopig oordeel moet de conclusie zijn dat de Move Galaxy en de Move Opaal als werken in de zin van artikel 10, eerste lid sub 11 Aw moeten worden aangemerkt en aldus voor - een zekere - auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

5.10.1. Na vergelijking van de Move Galaxy en het Marwi Voorlicht B overweegt de voorzieningenrechter dat beide voorlampen op dezelfde wijze strak zijn vormgegeven en hetzelfde althans sterk op elkaar gelijkend zijn uitgevoerd. De verschillen tussen de lampen waarop Marwi heeft gewezen zijn niet in het oog springend, terwijl het gaat om het totaal-beeld voor zover dat wordt beïnvloed door de auteursrechtelijke beschermde trekken. De meest relevante verschillen - de "smiley" van de Move Galaxy ten opzicht van de "frownie" van Marwi, de groeven in het conische omhulsel van het LED-huis en de plaats van de knop - zijn, met uitzondering van de knop, alleen bij nauwkeurige beschouwing van dichtbij te onderscheiden.

De plaats van de knop dient kennelijk ook in de visie van partijen buiten beschouwing te blijven en is voorts op zichzelf niet voldoende onderscheidend. Gelet op de zeer grote mate van overeenstemming tussen de Move Galaxy en het Marwi Voorlicht B is de beschermingsomvang niet relevant. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het Voorlicht B aan te merken als bewerking of nabootsing van de Move Galaxy zonder ten opzichte van de Move Galaxy als een nieuw, oorspronkelijk werk te kunnen gelden. Derhalve maakt Marwi zich schuldig aan een inbreuk op het auteursrecht van Duis.

5.10.2. Met betrekking tot de Move Opaal komt de voorzieningenrechter tot een ander oordeel. Niet aannemelijk is geworden dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van duis en/of Smar omdat het Marwi Achterlicht B een andere totaalindruk wekt dan de Move Opaal. Van belang daarbij zijn vooral de grotere reflector en de afwijkende vorm van het onderstel en de rondere belijning. Daarzijn zijn de onder 5.9.2 sub j tot en met n vermelde kenmerken van de Move Opaal niet - althans niet in voldoende mate - terug te vinden in het Marwi Achterlicht B.

Slaafse nabootsing
5.11. Voor zover het (subsidiair) beroep van Duis en Smart op slaafse nabootsing ziet op de hiervoor besproken Move Opaal geldt dat dit beroep alleen kans van slagen heeft in het geval dat bij de Move Opaal het beroep op het auteursrecht is afgewezen wegens het niet voldoen aan de oorspronkelijkheidseis. Daarvan is hier geen sprake. ten aanzien van  de Achterlicht B is immers hiervoor onder 5.10.2 - voorhands geconcludeerd dat wegens het ontbreken van een overeenstemmende totaalindruk geen sprake is van een inbreuk.

Reconventie; benadering van zakelijke contacten. 6.1. Hetgeen in conventie is overwogen, brengt met zich mee dat het onder primair gevorderde uitsluitend toewijsbaar is, voor zover dit ziet op het onder A gevorderde ten aanzien van het Marwi Achterlicht B. Nu blijkt dat Duis al derden (klanten - zakelijke contacten) van Marwi heeft benaderd valt haar in redelijkheid herhaling te vrezen. Het overigens onder primair en subsidiair gevorderde zal worden afgewezen.

Lees het vonnis hier (LJN / grosse / schone pdf).

Vzr. Zwolle Rechtbank Zwolle-Lelystad 12 juli 2011 LJN BT6575 (Food & Fun B.V. tegen Trebs en Nearbor)

Uitleg distributieovereenkomst. Exclusiviteit. Merkenrecht. Nabootsing. Proceskosten. Food & Fun is houder van het beeldmerk "Food & Fun" en van het woordmerk "Pizzarette", deze worden gebruikt voor pizzaovens. Zij heeft met twee partijen een exclusieve distributieovereenkomst. Trebs is, via ex parte-bevel, gesommeerd inbreuk op auteursrechten te staken en komt, na onderhandeling, tot een samenwerkingsovereenkomst. Daarover is nu strijd m.n. over de exclusiviteit van Trebs c.s. tegenover de eerder afgesloten exclusieve distributieovereenkomsten.

De zuivere taalkundige betekenis komt een groter gewicht (Haviltex) en de voorzieningenrechter komt tot oordeel dat de exclusiviteit voor Trebs c.s. ondubbelzinnig vaststaat. Vordering merkenrecht wordt afgewezen en slaafse nabootsing is slechts een voornemen en niet voldoende aannemelijk. Proceskostenveroordeling aan de kant van Food & Fun B.V. ex 1019h Rv ad €1.472,00

Uitleg van de distributieovereenkomst: 5.2.4.  Ook indien zou moeten worden aangenomen dat Trebs c.s. op de hoogte waren van het bestaan van distributiecontracten van Food & Fun met Broszio en Trade2Go - hetgeen overigens stellig wordt betwist door Trebs c.s. - dan leidt dat nog niet tot de conclusie dat de overeenkomst moet worden uitgelegd op de door Food & Fun c.s. voorgestane wijze. Daarbij is in de eerste plaats van belang dat in het geheel niet aannemelijk is geworden dat Trebs c.s. op de hoogte waren van de exclusiviteit van voormelde distributiecontracten. In de tweede plaats wijst de taalkundige betekenis van de in artikel 2.1. van de samenwerkingsovereenkomst gehanteerde bewoordingen er - naar het oordeel van de voorzieningenrechter - ondubbelzinnig op dat krachtens deze overeenkomst:
1. Trebs het exclusieve verkooprecht heeft ten aanzien van - onder andere - de Pizzarette in Nederland, Duitsland en België;
2. Trebs c.s. de vrije hand hebben ten aanzien van marketing-, prijs- en verkoopbeleid van - onder andere - de Pizzarette. (...)

Merkinbreuk 5.5.3.  De voorzieningenrechter zal de vordering afwijzen. Redengevend daarvoor is dat het blijkens artikel 3.1 van de samenwerkingsovereenkomst de bedoeling is van partijen dat op de verpakkingen van de Food & Fun lijn (waaronder ook de Pizzarettes kunnen worden geschaard) tenminste (ook) het logo van Trebs zal worden aangebracht. Nu Food & Fun c.s. zich voor toekomstige verpakkingen hebben gecommitteerd aan vermelding van het logo van Trebs naast het merk van Food & Fun en dus voor die verpakkingen blijkbaar in hun visie geen sprake is van merkenrechtelijke verwarring, valt niet in te zien waarom dit anders zou zijn voor de huidige verpakking met, naast het merk Food & Fun, het logo van Trebs. Van een rechtens te beschermen belang (tegen verwarring) is, gelet hierop, niet (langer) sprake.

Slaafse nabootsing 5.6.1.  Voor toewijzing van vordering 2 is slechts dan plaats indien aannemelijk is dat Trebs c.s. voornemens zijn nagebootste verpakkingen op de markt te brengen en aldus op onrechtmatige wijze te profiteren.

5.6.2.  In het licht van de stellingname van Food & Fun c.s. is daarvan niet gebleken. Food & Fun c.s. betogen immers dat het Trebs c.s. wel is toegestaan Pizzarettes in de originele (en dus identieke) verpakking op de markt te brengen - overigens dan wel op de door Food & Fun genoemde condities - maar niet in de juist afwijkende (en in dat opzicht kan dus geen sprake zijn van nabootsing) verpakkingen die Trebs voornemens is op de markt te brengen. Reeds daarom ligt deze vordering voor afwijzing gereed.

Proceskosten 5.8.1.  Food & Fun c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. Trebs c.s. hebben ex artikel 1019h (integrale) veroordeling van Food & Fun c.s. in de proceskosten gevorderd, onder overlegging van een specificatie. Voormelde specificatie ziet echter niet op kosten die samenhangen met onderhavig kort geding, zij zien op kosten die samenhangen met de behandeling van het (ingetrokken) ex parte-verbod, het (ingetrokken) opheffingskort geding en het tot stand brengen van de samenwerkingsovereenkomst. Die kosten kunnen niet worden gekwalificeerd als proceskosten die aan de zijde van Trebs c.s. in het onderhavige kort geding zijn gevallen, en dienen om die reden te worden afgewezen, nog daargelaten dat slechts een beperkt deel van deze werkzaamheden zijn te scharen onder het toepassingsbereik van artikel 1019 Rv. Bij deze stand van zaken ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te begroten op de gebruikelijke wijze aan de hand van artikel 237 e.v. Rv.
De kosten aan de zijde van Trebs c.s. worden aldus begroot op:
- griffierecht  EUR   568,00
- salaris advocaat    904,00
Totaal  EUR   1.472,00

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 24 oktober 2011, LJN BT8991 (LEGO c.s. tegen BanBao)

In't kort Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gemeenschapsmerken. Gemeenschaps- en beneluxmodellenrecht op bouwstenen, minifiguren en op verpakkingen. Slaafse nabootsing. Lego, verwikkeld in andere procedures tegen aanbieders van met haar bouwstenen compatibele producten, boekt succes. Na IEF 9083 (HvJ EU), 8556 (HvJ EG), IEF 8365 (HR), IEF 7264 (GvEA) worden de vorderingen toegewezen voor Nederlands grondgebied in een rijk geïllustreerde uitspraak op basis van het auteursrecht en de slaafse nabootsing.  Aan merken- en modellenrecht komt rechter niet (meer) toe. Rectificatie toegewezen. Dwangsommen €5.000 tot €1.000.000.

Productlijn, stelselmatige nabootsing: De keuze voor een thema en voor bepaalde producten daarbinnen - de specifieke uitvoering ervan buiten beschouwing gelaten - is in zijn algemeenheid vrij.

Misbruik machtspositie en vertrouwen dat Lego tegen Banbao geen actie zou ondernemen omdat zij juist alles in het werk stelt om een zelfstandig merk te positioneren en daarmee een eigen positie op de markt te verkrijgen overtuigt niet (5.47). Reconventionele vordering: wapperverbod afgewezen. Proceskostenveroordeling 70% ex 1019h Rv.

In citaten

Bouwstenen - slaafse nabootsing
5.9. Naar voorlopig oordeel zijn de afwijkende maatvoering van de Banbao bouwstenen en de afwijkende hoogte van de noppen onvoldoende om door het weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet³ en dus afgaat op een onvolledig herinneringsbeeld, te worden opgemerkt. Hetzelfde geldt voor de al dan niet aanwezige kleur- en materiaalverschillen. De deuk in één van de noppen is voorts niet bij alle basis bouwstenen van Banbao aanwezig en zal derhalve evenmin als punt van verschil worden opgemerkt. Haar door Lego gemotiveerd bestreden stelling dat het publiek zal opmerken dat de bouwstenen niet van Lego zijn omdat er geen enkele naam of teken op staat is door Banbao niet onderbouwd met een marktonderzoek of anderszins en wordt door de voorzieningenrechter niet aannemelijk geacht.

Bouwstenen - inbreuk op modelrecht 5.11. De geldigheid van Beneluxmodel (...) is niet bestreden, zodat van de geldigheid daarvan is uit te gaan. Lego heeft onweersproken gesteld dat Banbao bouwstenen aanbiedt die daaraan identie zijn, zodat voorhands wordt geoordeeld dat de betreffende bouwstenen van Banbao bij het publiek geen andere algemene indruk wekken dan de bouwstenen volgens het model. De op inbreuk van dit model gebaseerde vorderingen komen derhalve eveneens voor toewijzing in aanmerking.

Minifiguur - auteursrecht 5.26. Ook de gele ronde hoofdjes met minimalistisch getekende gezichtjes zijn het resultaat van subjectieve keuzes, die niet technisch zijn ingegeven, noch aan de werkelijkheid zijn ontleend. De verwijzing door Banbao naar de klassieke smiley doet er niet aan af dat de keuze voor een smiley-achtig gezicht op een 3 dimensionaal figuurtje oorspronkelijk moet worden geacht, nog daargelaten dat de mini-figuurtjes van Lego verschillende uitdrukkingen hebben waarvan er veel aanzienlijk afwijken van de klassieke smiley.

5.27. Dat de identiek vormgegeven minifiguur van Banbao aan die van Lego is ontleend is niet weersproken. Voorshands oordelend maakt Banbao met haar minifiguur daarom inbreuk op de auteursrechten op de Lego minifiguur, waarvan niet gemotiveerd is bestreden dat die aan Lego toekomen. Dat geldt naar voorlopig oordeel niet alleen voor de minifiguren met identieke uitrusting, maar ook voor de anders uitgemonsterde minifiguren (zoals bijvoorbeeld die afgebeeld zijn op de diverse verpakkingen), nu de vormgeving dermate bepalend en karakteristiek is voor de Lego minifiguur, dat een andere uitmonstering van een overigens identiek vormgegeven minifiguur aan de overeenstemmende totaalindruk niet af kan doen. De vorderingen voor zover gebaseerd op auteursrechtinbreuk op de minifiguur komen derhalve voor toewijzing in aanmerking.

DUPLO figuur - auteursrecht
5.31. Voorshands oordelend wekt de Big Blocks figuur van Banbao dezelfde totaalindruk als de Duplo figuur van Lego. Het relatief grote hoofd – breder dan hoog, relatief plat, opstaande neus in de breedte, recht naar buiten staande oorschelpen waarvan de bovenkant naar voren buigt, de vierkante torso die bij de schouders smaller is dan bij de heup, de elleboogloze armen die rond van de torso afhangen, de aanzet van de pols iets uit het midden van de hand en de suggestie van vingers aan de buitenzijde van de hand door een brede opstaande rand over het midden ervan – allemaal sterk afwijkend van de gebruikelijke anatomie van een mens – zijn allemaal op identieke wijze terug te vinden bij zowel de oude als de nieuwe figuur van Banbao. Dat de benen en voeten van de nieuwe Big Blocks figuur iets rechter zijn vormgegeven en dat de benen bij de nieuwe Banbao figuur afzonderlijk kunnen bewegen waardoor zich tussen de benen een afzonderlijke strook bevindt, is ondergeschikt aan de vele punten van overeenstemming en kan niet voorkomen dat de totaalindruk dezelfde is.

5.32. Naar voorlopig oordeel wordt niet alleen inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Lego op de Duplo figuur met de nieuwe en oude Big Blocks figuren die een zelfde uitmonstering hebben als een Lego figuur (zoals die afgebeeld in 2.10). Ook hier geldt dat de vormgeving van de figuur voorhands dermate bepalend wordt geacht voor de totaalindruk, dat een andere uitmonstering van de Big Block figuur niet afdoet aan de overeenstemmende totaalindruk.

Verpakkingen (klik afbeelding vr vergroting) - auteursrecht
5.39. Naar voorlopig ooordeel is van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Lego verpakkingen zoveel door Banbao overgenomen dat haar verpakkingen, dat de totaalindruk dezelfde is. Gezien de mate van overeenstemming tussen de verpakking van Lego en die van Banbao is het redelijkerwijs niet aan twijfel onderheving dat de verpakkingen van Banbao aan die van Lego zijn ontleend. Banbao heeft gewezen op enkele verschillen, zoals de manier waarop een kader is gevormd (element (a)). Dit verschil is evenwel zodanig onopvallend in het licht van de overige punten van overeenstemming dat de verpakkingen van Banbao daardoor niet een andere totaalindruk maken. Hooguit moeten sommige verpakkingen van Banbao worden aangemerkt als nabootsing in gewijzigde vorm die niet als een nieuw en oorspronkelijk werk kunnen worden aangemerkt.

5.40 Gelet op het voorgaande moet voorhands worden aangenomen dat Banbao inbreuk maakt op de auteursrechten van Lego met betrekking tot de verpakkingen voor de brandweer met aanhanger, de brandweer ladderwagen, de politie arrestatiebus, de politieboot en de politiestations.

Productlijn - stelselmatige nabootsing 5.44. Ten slotte heeft Lego aangevoerd dat Banbao onrechtmatig jegens haar zou handelen door een groot deel van haar productlijn stelselmatig na te bootsen, wat betreft de thema’s (politie, brandweer, bouw, race auto’s, helden, piraten, ridders/middeleeuwen endieren) en de vormgeving van de presentatie daarvan (op de verpakking). Nu Lego desgevraagd expliciet heeft toegelicht dat zij in het kader van dit kort geding alleen bezwaar maakt tegen de in productie 10 (in dit vonnis onder 2.11) afgebeelde en hiervoor beoordeelde verpakkingen (en dus niet tegen de overige in productie 19 afgebeelde verpakkingen), begrijpt de voorzieningenrechter deze stelling van Lego derhalve aldus dat zij Banbao een verwijt maakt dat zij dezelfde thema’s hanteert en daarbinnen soortgelijke producten voert. Zonder verdere onderbouwing, die ontbreekt, valt niet in te zien dat het Banbao niet zou vrijstaan deze binnen de speelgoedbranche gebruikelijke thema’s en producten te voeren. De keuze voor een thema en voor bepaalde producten daarbinnen – de specifieke uitvoering ervan buiten beschouwing gelaten – is in zijn algemeenheid vrij. De op stelselmatige nabootsing van de productlijn van Lego gebaseerde vorderingen zullen derhalve worden afgewezen. In hoeverre Banbao de vormgeving van die overige producten dan wel de verpakking ervan in die mate heeft nagebootst dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan en daarmee jegens Lego onrechtmatig zou hebben gehandeld, ligt in dit kort geding niet ter beoordeling voor.

Lees het vonnis (LJN / grosse / pdf)

^{3. zie HR 7 juni 1991 LJN ZC0273 (Rummikub)}

Rechtbank Leeuwarden 28 september 2011, LJN BV 7389 (Smeedatelier De Jong tegen Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje Kachelparadijs)

Met dank aan Lars Bakers, Bingh advocaten.

Overgang van onderneming. Overdracht van IE-rechten rondom Kachels.  Merkenrecht. Normaal gebruik onder licenties; persbericht en marktplaats. Geen licentie tot merkregistratie. Domeinnaam als reclame onder licentie. Deeplink maakt merkinbreuk. Sublicentiëren is toegestaan. Doen van mededelingen toegestaan, m.u.v. bericht rondom vernieling en filmpje daarvan. Geen slaafse nabootsing. Bijzonder proceskostenvergoeding (Indicatietarieven in IE-zaken : 10 x 3).

Alle partijen houden zich bezig met siersmederij en fabricage en verkoop van houtkachels. Smeedatelier De Jong, gevestigd in een boerderij te Oldeberkoop, heeft de 'Januskachel' en later de Jacobuskachel ontwikkeld. 'T Stokertje heeft dealerwerkzaamheden verricht.

Oud-werknemers van De Jong richten , wegens beëindiging Smeedatelier De Jong de Siersmederij Oldeberkoop op. In een overeenkomst worden bedrijfsinventaris, goederen en voorraad overgekocht, waarbij het De Jong niet is toegestaan personeel aan te nemen tbv smederij-activiteiten, dit is wel aan De Jong toegestaan.

De Jong heeft aantal merken gedeponeerd waaronder beeldmerk 'aambeeld met hamer', JANUS, JACOBUS en aantal domeinnamen met daarin haar woordmerk. Oldeberkoop heeft janusoldeberkoop laten registreren, 'T Stokertje heeft januskachels.nl, orginielejanushoutkachel.nl en janusdealers.nl geregistreerd. Op deze sites zijn enkele (schadelijke) berichten geplaatst over "de originele Janus" en kwaadsprekerij.

Merkenrecht
4.3. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje voeren als (zelfstandig) verweer aan dat Siersmederij Oldeberkoop contractueel tot het gebruik van de woord- en beeldmerken gerechtigd is en dat deze overeenstemming is neergelegt in de schriftelijke afspraken van 1 februari 1996. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje stellen dat 't Stokertje op haar beurt van Siersmederij Oldeberkoop toestemming tot dat gebruik heeft gekregen.

4.4. Siersmederij Oldeberkoop legt primair aan haar verweer ten grondslag dat zij in 1996 met Smeedatelier De Jong overeengekomen is dat zij de gehele onderneming van Smeedatelier De Jong zou overnemen en daarmee ook de woord- en beeldmerken. Subsidiair stelt Siersmederij Oldeberkoop dat toen in ieder geval is overeengekomen dat zij de (deels toekomstige) merk- en auteursrechten zou overnemen. Siersmederij Oldeberkoop legt meer subsidiair - naar de rechtbank begrijpt - aan haar verweer ten grondslag dat in 1996 is afgesproken dat (ook) zij het recht verkrijgt om de woord- en beeldmerken te vestigen. Uiterst subsidiair legt Siersmederij Oldeberkoop aan haar verweer ten grondslag dat zij een licentierecht op de ingeroepen merkrechten heeft verkregen.

Echter in deze procedure kan er niet worden uitgegaan van (algehele) bedrijfsovername, dit omdat niet alle machines zijn overgegaan. Uit (getuigen)verklaring volgt dat een bedrag van 150.000 gulden minder is betaald en niet alle goederen van de onderneming zijn overgenomen (r.o. 4.11). Overdracht van merk- en auteursrechten dient schriftelijk te zijn ex 2.31(2)(a) BVIE en 2(2) Aw (r.o. 4.12). Dat geen mallen voor de productie van de Januskachels in de overdrachtsdocumenten zijn opgenomen, is niet doorslaggevend of Oldeberkoop mag produceren. Er is sprake van een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht is niet beëindigd (r.o. 4.20).

4.19 Gelet op deze op 1 februari 1996 door Smeedatelier De Jong aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte gebruiksrechten [red. voor vier kalenderjaar voor gebruik benaming JANUS, JANUShoofden en aambeeld met hamer en (lease)bestelbus met afbeelding JANUShoofden], beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank thans (...) over een niet exclusieve merkenrechtelijke licentie waarbij zij gerechtigd is om het woordmerk JANUS te gebruiken voor de Januskachel die zij mag produceren en verhandelen. Daarnaast beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank over niet exclusieve licenties ten aanzien van de beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer', zij het dat Siersmederij Oldeberkoop bij het gebruik van het beeldmerk 'aambeeld met hamer' de letter 'O' dient te gebruiken.

Merkregistratie
Depot van de JANUShoofden van Oldeberkoop is in rangorde na depot van De Jong, beroep op rechtsverwerking ex 2.24 BVIE en de (impliciete) toestemming om beeldmerk in te schrijven wordt verworpen. Gebruik in een persbericht is normaal gebruik (r.o. 4.26) en veelvuldig gebruik op andere openbare bronnen zoals marktplaatsadvertenties valt onder de licentie (r.o. 4.28/29). Strijd met 2.20 lid 1 onder b BVIE (r.o. 4.32)

4.26. Het gebruik van het beeldmerk JANUShoofden in een persbericht moet naar het oordeel van de rechtbank worden gekwalificeerd als normaal gebruik en valt daarmee onder de aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte licentie. Eén van de kenmerkende functies van een merk is de reclamefunctie. In het persbericht, waarvan een deel onder 2.24 is geciteerd, worden de voordelen van de Januskachel omschreven. De rechtbank oordeelt aannemlijk dat met het persbericht niets anders is beoogd dat het maken van reclame voor de Januskachel. Dit valt onder normaal licentiegebruik. Smeedatelier De Jong kan op die grond dan ook niet haar uitsluitend recht op het beeldmerk JANUShoofden tegen Siersmederij Oldeberkoop inroepen.

4.29. De rechtbank oordeelt dat evident is dat het gebruik van het woordmerk JANUS ter aanduiding van de Januskachel in overeenstemming met de licentie van het woordmerk JANUS is. (...) naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet een naar waren ongelimiteerde licentie verkregen voor het gebruik van het woordmerk JANUS. (...) Het gebruik van het woordmerk JANUS voor een andere kachel dan de Januskachel (...) kan naar het oordeel van de rechtbank niet op de licentieovereenkomst worden gegrond.

Domeinnaamrecht: afwijzing vorderingen
4.36. (...) De domeinnamen zijn niet de handelsnamen waaronder de ondernemingen van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje worden gedreven. De domeinnamen worden niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. Het publiek zal de domeinnamen naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet opvatten als namen van ondernemingen, maar als naam van één van de waren die Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje aanbiedt. (...)

4.37 (...) Nu de link Jacobus uitkomt bij (...)//Alles-over-JACOBUS-houtkachels-uw-houtkachel stelt de rechtbank vast dat 't Stokertje op de grond van art. 2.20. lid 1 sub a BVIE inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk JACOBUS. Hoewel 't Stokertje de verwijzingen naar het teken JACOBUS van haar website heeft verwijderd, heeft 't Stokertje geweigerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen. (...) De vordering onder 5 zal worden toegewezen [red. met een dwangsom met een maximum].

Gebruik beeldmerken door 't Stokertje
4.40. Zoals hiervoor al is overwogen beschikt Siersmederij Oldeberkoop over een licentie op grond waarvan zij gerechtigd is tot het gebruik van de beeldmerken (...) en valt het gebruik van de beeldmerken als reclame voor de Januskachel onder normaal gebruik van de licentie. Het staat Siersmederij Oldeberkoop als rechthebbende vrij om 't stokertje het gebruik toe te staan van haar gebruiksrechten, nu gesteld noch gebleken is dat Smeedatelier De Jong en Siersmederij Oldeberkoop daarover andersluidende afspraken hebben gemaakt. Vaststaat dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje op de websites waarop zij de JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' afbeelden (ook) reclame maken voor de Januskachels. Dit gebruik van de afbeeldingen/beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' is onder de licentie toegestaan en vormt daarom geen inbreuk op (mogelijke) auteursrechten van Smeedatelier De Jong. De vorderingen onder 6 en 7 zullen worden afgewezen.

Misleidende mededelingen ex 6:194 BW. Strijd over toepassing met of zonder wijziging van 15 oktober 2008. Er is geen sprake van ongeoorloofde mededinging onrechtmatig aanhaken of parasiteren (r.o. 4.41 t/m 4.48), m.u.v. de beschuldiging van Smeedatelier De Jong van de vernieling en 't Stokertje zal de gepubliceerde filmpjes dienen te verwijderen onder last van een dwangsom met maximum.

Slaafse nabootsing afgewezen en daardoor geen rekening en verantwoording noch rectificatie (r.o. 4.49 - 4.51): "Uit het door Smeedatelier De Jong gestelde volgt niet dat de Januskachel zich door gekozen herkenbare elementen onderscheidt van de rest van de markt en dat de Januskachel een eigen plaats op de markt van houtkachels inneemt".

Schadevergoeding/reputatieschade Afgewezen
4.53 Uit het voorgaande volgt dat maar een deel van de op inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten en op ongeoorloofde mededinging gegronde vorderingen wordt toegewezen.

Proceskostenveroordeling
4.55. (...) Nu Smeedatelier De Jong heeft nagelaten te stellen in hoeverre de werkzaamheden waarvoor hij € 54.169,83 claimt, zijn te herleiden tot de vorderingen die  zijn gegrond op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, gaat de rechtbank ervan uit, dat daar maximaal een bedrag van € 25.000,00 in redelijkheid aan kan worden toegekend. Van de tien vorderingen die betrekking hebben op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden er slechts drie deels toegewezen. Gelet daarop komt uit hoofde van art. 1019h Rv gevorderde bedrag tot een bedrag van € 7.500,00 (€ 25.000,00: 10 x 3) voor toewijzing in aanmerking. Voor wat betreft de op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad gebaseerde grondslag sluit de rechtbank voor de berekening van de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat aan bij de vordering zoals die wordt toegewezen. De rechtbank stelt de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat op € 1.808,00 (4 punten x tarief € 452,00). De proceskosten aan de zijde van Smeedatelier De Jong worden daarmee vastgesteld op € 12.194,03, zijnde €2.886,03 aan verschotten en € 9.308,00 aan tegemoetkoming in het salaris van de advocaat (...)

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 09-896, LJN BV7389, schone pdf).

Gerechtshof Arnhem 23 augustus 2011, LJN BS1147 (HCI Betonindustrie B.V. tegen X h.o.d.n. Y)

Met gelijktijdige dank aan Ubel van der Werff en Sandra Koloc, JPR Advocaten.

Enkel slaafse nabootsing. Zowel HCI als X produceren betonnen vloeren voor loopstallen, bestemd voor het houden van (rund)vee.

In hoger beroep is de vraag of er sprake is van slaafse nabootsing van de door HCI ontwikkelde en geproduceerde welzijnsvloer W4 doordat [X] een emissiearme duurzaamheidsvloer heeft ontwikkeld en produceert.

In vzr. Rechtbank Zutphen 18 januari 2011 is de vordering van HCI afgewezen, overwegende dat niet in geschil is dat de beide vloeren wat uiterlijk betreft duidelijk verschillen. [X] is aldus een andere weg ingeslagen waar hij dat kon doen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen. HCI heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat de beide vloeren zodanig op elkaar lijken dat het publiek ze met elkaar zal verwarren, aldus de voorzieningenrechter.

De investeringen die HCI heeft gedaan om een RAV-nummer te krijgen, is niet relevant voor dit geschil. in navolging van de voorzieningenrechter oordeelt het hof dat er nauwelijks sprake kan zijn van verwarring, gezien de verschillen in vormgeving. Grief faalt en daarmee ook de basis voor de andere twee grieven. HCI wordt veroordeeld in de proceskosten aan het liquidatietarief.

4.4  Het hof overweegt in de eerste plaats dat HCI haar vordering (slechts) baseert op de stelling dat sprake is van slaafse nabootsing van haar vloer door [X]. Voor de beoordeling van deze stelling gaat het om de vraag of bij het publiek verwarring kan ontstaan. (...)

4.5  Daarnaast wordt overwogen dat uit de (ook door) HCI gegeven toelichting moet worden opgemaakt dat de genoemde punten voor dit type vloer bepalend zijn voor het bereiken van het gewenste resultaat, te weten de vlotte afvoer van mest en urine naar de onder de vloer gelegen gierkelder en het reduceren van de ammoniakemissie vanuit die kelder naar de stal, waarin zich het vee bevindt. Het aanbrengen van wijzigingen op (een van) deze punten zou dan ook, zo begrijpt het hof, afbreuk doen aan de deugdelijkheid en effectiviteit van dit type vloer. Volgens HCI had [X] echter kunnen en ook moeten kiezen voor het ontwerpen van een andersoortige vloer. In dit verband verwijst HCI naar door (andere) concurrenten als Holcim, Veld of Swaans ontwikkelde vloeren.

4.6  Bij dit laatste ziet HCI evenwel over het hoofd dat het nabootsen van de door haar ontwikkelde vloer in beginsel geoorloofd is. De vloer van HCI wordt immers niet beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom. Ook als zou moeten worden geoordeeld dat deze vloer ten opzichte van andere vloeren op de markt ( zoals die van Holcim, Veld en Swaans) onderscheidend vermogen c.q. een eigen plaats op de markt zou hebben, heeft HCI onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen dat [X] tekortgeschoten is in zijn verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. In dit verband wijst het hof erop dat sprake is van een opvallend verschil in de vormgeving van het patroon van de oppervlakkige afvoergoten. Ook zijn er verschillen in de vormgeving van de afdichtingssleuven van beide vloeren, in de vormgeving van de ruimtes tussen de vloerdelen en de bevestiging van de flappen (bij de vloer van HCI met bouten, bij die van [X] in beton gegoten). Dat hij op andere, de deugdelijkheid of bruikbaarheid van de vloer niet rakende punten, die tot verwarring aanleiding zouden kunnen geven, aan zijn verplichting om die verwarring te voorkomen niet heeft voldaan, is niet gebleken. Dit betekent dat naar het voorlopig oordeel van het hof van onrechtmatig handelen van de zijde van [X] niet kan worden gesproken en dat de grief faalt . [red. onderstreping ter aanduiding van verschillen]

HR 2 september 2011, LJN BQ3894 (G-Star tegen Bestseller Retail Benelux; met concl. A-G D.W.F. Verkade)

In navolging van Hof Amsterdam IEF 8229 en IEF 7178.

Geen cassatie (art. 81 RO). Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerken. Bestseller maakt met de spijkerbroek "Zinko" inbreuk op de rechten van G-Stars spijkerbroek "Elwood". Art. 81 RO: aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden, geen nadere motivering. Inbreukactie in kort geding. Cassatiekosten Bestseller ex 1019 Rv niet bestreden en toegewezen.

HR bevestigd conclusie A-G Verkade IEF 9623; Auteursrecht Hof heeft niet miskend dat een originele toepassing van vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, maar juist als uitgangspunt genomen, Slaafse nabootsings-argument is aangeboden als steunargument; in spoed-appel mag het hof afgaan op zijn intuïtief oordeel zonder nader te motiveren. Merkenrecht met een (viervoudige) motivering, heeft het hof alleszins voldaan aan een te verlangen motiveringsplicht in kort geding.

I. Auteursrecht 
4.4. In de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang daarvan bepaald dient te worden door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort de originaliteit zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context.
Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.  

I. Auteursrecht 
4.4. In de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang daarvan bepaald dient te worden door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort de originaliteit zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context.
Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.  

II. Slaafse nabootsing - steunargument
4.15. Het hof heeft (in rov. 4.7, tweede volzin) kort en krachtig geoordeeld dat van nabootsing die tot verwarring leidt geen sprake is. Daarmee heeft het hof de juiste maatstaf aangelegd voor de vraag of sprake is van een al dan niet op grond van art. 6:162 BW te verbieden (slaafse) nabootsing. Zo bezien, berust de rechtsklacht van onderdeel 2 op een onjuiste lezing van het arrest.

4.16.1. De vraag kan gesteld worden - en het onderdeel roept impliciet de vraag op - of het hof met het korte en krachtige oordeel van rov. 4.7, tweede volzin had kunnen volstaan. Ik zou menen van wél, gelet op de aard van de onderhavige procedure: een spoedappel in een kort geding. Ten aanzien van een feitelijke vraag als de onderhavige (wel of geen verwarring bij het publiek?) mag de voorzieningenrechter, ook een hof in (spoed-)appel, afgaan op zijn intuïtief oordeel. Dat behoeft hij niet nader te motiveren.

4.16.2. Heeft het hof zijn oordeel tóch gemotiveerd in rov. 4.7, eerste volzin, en wel (volgens het onderdeel: door verwijzing naar rov. 4.5): verkeerd? Dat is de inzet van de motiveringsklacht van onderdeel 2.
M.i. is in rov. 4.7, eerste volzin geen dragend argument, maar een steunargument te lezen. Zou het als steunargument niet deugdelijk zijn, dan is dat nog steeds niet cassabel.

III. Merkenrecht
4.24. De klacht gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest en kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Anders dan de klacht doet voorkomen, heeft het hof niet geoordeeld dat (serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid) dat de karakteristieke vormelementen van de Elwood broek van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten omdat zij een wezenlijke waarde aan de waar geven.
Het voorlopig oordeel van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, heeft het hof gebaseerd op vier omstandigheden:
i) in de procedure tegen Poelman Beheer Leek BV heeft een door de rechtbank uitgesproken - 'erga omnes' werkende - nietigverklaring van het onderhavige vormmerk ook na appel en cassatie (kennelijk) standgehouden(30);
ii) naast het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (en het United States Patent and Trademark Office) acht ook het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom vormmerken als door G-Star gedeponeerd voorshands van bescherming als merk uitgesloten, onder meer op de hiervoor genoemde grond;
iii) de fraaiheid van het uiterlijk van een broek speelt in het algemeen een belangrijke rol bij de aankoopbeslissing; en
iv) het hof acht voorshands niet onaannemelijk dat de door de elementen bepaalde vorm van de Elwood broek daaraan een wezenlijke waarde geeft in de zin van art. 2.1 lid 2 BVIE.

4.25. Met deze (viervoudige) motivering, heeft het hof m.i. alleszins voldaan aan een van de rechter in kort geding te verlangen motiveringsplicht(31). Daarmee faalt de rechtsklacht, voor zover die al het hof miskenning van regels ten aanzien van de motivering in kort geding zou verwijten.
Ik heb ook geen (serieuze) klacht ontwaard dat 's hofs arrest in casu niet voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtegang (hoezeer G-Star het met die gedachtegang oneens moge zijn). Het in dit kort geding gegeven voorlopig oordeel van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, is niet onbegrijpelijk. 

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 31 augustus 2011, KG ZA 11-787 (Prof Save, H.T.C., Pardoel, Ecodrive en Axus)

Met dank aan Marcoline van der Dussen, C'M'S' Derks Star Busmann.

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatig handelen. Software-applicatie voor de iPhone.

Pardoel ontwikkelt de Ecodrive snelheidsbegrenzer voor personen- en vrachtauto's, houdster van Benelux en gemeenschapsmerk ECODRIVE, H.T.C. registreerde ecodrive.nl, thans gehouden door Prof Save. Axus  is actief op het gebied van autoleasing en wagenparkbeheer en heeft een (gratis) iPhone applicatie genaamd ALD Ecodrive en de website aldecodrive.

Ecodrive niet beschrijvend. Merkinbreuk op basis van 2.20 lid 1 onder d BVIE onvoldoende gemotiveerd, omdat Ecodrive er geheel vanuit gaat dat de applicatie concurreert. Geen inbreuk handelsnaam via domeinnaam, want Axus gebruikt Ecodrive niet ter aanduiding van haar onderneming, maar ter aanduiding van de applicatie.

Slaafse nabootsing van het product van Ecodrive is niet aan de orde omdat een software applicatie niet een nabootsing kan vormen van een fysiek product.

Beschrijvend / Inburgering
4.8. Ecodrive heeft aangevoerd dat de merken zouden zijn ingeburgerd, maar die door Axus bestreden stelling heeft zij niet aannemelijk gemaakt. Uit de door haar overlegde producties 3a tot en met 3f (een aantal publicaties in de pers en foto's van stands op een of meer beurzen) volgt weliswaar dat Ecodrive zich heeft ingespannen bekendheid aan haarmerken en haar product te geven, maar de producties zijn onvoldoende om aan te nemen dat zij daarin zodanig is geslaagde dat de merken zijn ingeburgerd.

4.9. Vooralsnog is niet in te zien, en Axus heeft ook niet gemotiveerd, dat de merken
tevens beschrijvend zijn voor de waren toestellen en apparaten voor het verwerken en weergeven van gegevens. In zoverre staan de ingeroepen merken niet ter discussie.

Merkinbreuk
4.13. Dat ook verwarringsgevaar zou bestaan voor zover de merken zijn ingeschreven voor de waren toestellen en apparaten voor het verwerken en weergeven van gegevens heeft. Ecodrive echter onvoldoende gemotiveerd. Zij wijst er in dit verband slechts op dat in het handelsregister als bedrijfsomschrijving van haar onderneming is vermeld 'verkoop van hard- en software voor automotive sector', en dat de applicatie van Axus eveneens software is, maar de relevantie daarvan voor de beoordeling van het verwarringsgevaar van merk en teken is niet in te zien. Mede gelet op de uitvoerig gemotiveerde betwisting van het bestaan van verwarringsgevaar door Axus, kan daarvan in deze procedure niet worden uitgegaan.

4.14. Voor het gestelde gebruik van het teken als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE geldt eveneens dat dit in het licht van de betwisting van Axus onvoldoende is gemotiveerd omdat het betoog van Ecodrive er geheel vanuit gaat dat de applicatie van Axus concurreert met de waren toeren- en/of snelheidsbegrenzers voor (vracht)auto's en snelheidscontrole-apparaten voor voertuigen. Of en zo ja waarom inbreuk zou bestaan, uitgaande van de inschrijving van het merk voor de waren toestellen en apparaten voor het verwerken en weergeven van gegevens heeft zij niet aangegeven.

Inbreuk op het handelsnaamrecht
4.15. Axus bestrijdt terecht dat de domeinnaam aldecodrive.nl als handelsnaam kan worden aangemerkt. Op de webpagina's die via dit adres bereikbaar zijn, gebruik Axus deze naam niet ter aanduiding van haar onderneming, maar ter aanduiding van de applicatie. Voorshands moet dus worden geoordeeld dat geen inbreuk wordt gemaakt op het handelsnaamrecht van Ecodrive.

Onrechtmatige handelen
4.16. Slaafse nabootsing van het product van Ecodrive is niet aan de orde omdat een software applicatie niet een nabootsing kan vormen van een fysiek product. Ook overigens kan het handelen van Axus niet als onrechtmatig worden aangemerkt.

Rechtbank 's-Gravenhage 31 augustus 201,A ZA 09-4413 (Deltex B.V. tegen Jade B.V.)

Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager advocaten en notarissen.

In't kort. Merkenrecht. Vormmerk. Auteursrecht. Beeldmerk. Slaafse nabootsing. Verpakkingen

In gelijke mate IEF 9124. Het vormmerk wordt nietigverklaard. Het Orthoflex kussen ontwerp 1.0. maakt geen inbreuk op auteursrecht. Geen inbreuk op beeldmerk ook niet door het af te beelden op de verpakking. Geen slaafse nabootsing. Geen monopolie op het gebruik van kleurencodering en het staat Deltex vrij Jade hierin te volgen, onrechtmatig is dat niet.

Auteursrecht 4.13. Voor de vraag of inbreuk wordt gemaakt op het werk is van belang vast te stellen of het Orthoflex kussenontwerp 1.0 in zodanige mate de auteursrechtelijke beschermde trekken van het kussen (dan wel alleen de afbeelding) van Jade vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Dit is niet het geval. Het kussen van Jade ontleent zijn oorspronkelijke karakter in het bijzonder aan de afbeelding van de gezichten. Het idee van de afbeelding is door Deltex mogelijk van Jade overgenomen, maar op geheel andere wijze vormgegeven. Het Orthoflex kussen vertoont daarnaast een opvallende uitsparing aan de bovenzijde. De totaalindrukken van het Support kussen en het Orthoflex kussen verschillen daardoor teveel om ontlening aan te nemen.

Beeldmerk 4.18. De - vrijwel uitsluitend - begripsmatige overeenstemming tussen tekens en merk is onvoldoende om aan te nemen dat verwarring zal ontstaan bij het relevante publiek, ook indien in aanmerking wordt genomen dat de tekens worden gebruikte voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De rechtbank neemt voort in aanmerking dat Deltex, evenals Jade, de hardheid van haar kussen aangeeft met een kleurcode (zie hierna), maar ook dat leidt niet tot een ander oordeel met betrekking tot het verwarringsgevaar.

Verpakkingen 4.22. Volgens Jade heeft Deltex het gebruik van de kleurencodes op de verpakking ter aanduiding van de hardheid van het kussen van haar overgenomen terwijl bovendien, naar zij stelt, van de gebruikte kleuren minstens de helft gelijk is aan de door haar gebruikte kleuren. Deltex haakt aldus, naar Jade stelt, onnodig - en daarmee onrechtmatig - aan bij haar producten.

4.23. Ook hiervoor geldt echter dat Jade geen monopolie heeft op het gebruik van de kleurencodering en dat het Deltex in beginsel vrij staat Jade hierin te volgen. Onrechtmatig is dat niet.

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 24 augustus 2011 (bij vervroeging), LJN BR5755, KG ZA 11-730, KG ZA 11-731 (Apple tegen Samsung)

Met samenvatting van Ewoud Swart, C'M'S' Derks Star Busmann.

In navolging van uitspraak in citaten IEF 10106 : De Galaxy S, SII en Ace zal binnenkort  niet meer dezelfde zijn. Vandaag beslist de voorzieningenrechter dat naar voorlopig oordeel deze smartphones van Samsung op een bepaald punt onder het octrooi van concurrent Apple vallen en vaardigt een verbod uit. 

1. EP 868 'Portable electronic device for photo management'
2. EP 022 'unlock image'
3. EP 948 'meerdere touches tegelijk'
4. Modelrechten
5. Auteursrecht en slaafse nabootsing

1. EP 868 'Portable electronic device for photo management'
In een uitgebreid vonnis waarbij meerdere octrooien de revue passeerden, blijkt de inbreuk op octrooi EP 868 van Apple het meest in het oogspringend.
 
Waar gaat het in dit octrooi om? In dit octrooi staat het verplaatsen van digitale objecten (foto’s) op een apparaat met touchscreen beeldscherm centraal. Samsung stelt zich hierbij op het standpunt dat EP 868 nietig zou zijn met het oog op een octrooi uit 1993 (WO 458). Het element waarop EP 868 zich echter onderscheid van de stand van de techniek, is het punt dat de afbeelding op het beeldscherm verplicht terugveert na een eerste veegbeweging met de vinger. Pas na een tweede veegbeweging wordt een afbeelding verder bewogen. 

De voorzieningenrechter stelt vast dat aan alle elementen van conclusie 1 werd voldaan bij de Galaxy S, SII of Ace:, zodra wordt ingezoomd op een foto in de galerij en vervolgens met de vinger veegbewegingen worden gemaakt. Het maakte voor de voorzieningenrechter daarbij niet uit dat dit niet gebeurde als er niet is ingezoomd. (r.o. 4.20)

Anders ligt dit echter voor de Tablet computers (Galaxy Tab 10.1 en 10.1v). Daarbij kan, ook bij het inzoomen, direct naar de volgende foto worden doorgebladerd. De voorzieningsrechter merkt hierbij op dat er wel veegbewegingen denkbaar zijn waarbij wel wordt teruggeveerd, omdat die beweging te kort of niet snel genoeg is. De gemiddelde vakman zal daarbij echter geen onderscheid maken tussen een eerste en tweede beweging, maar eerder uit een lange en korte beweging. Hij begrijpt dat er bij het systeem van EP 868 altijd een eerste beweging met terugveren moet plaatsvinden, voordat naar de volgende foto kan worden doorgebladerd. De gemiddelde vakman zal dat bij de Galaxy Tabs niet onderkennen. (r.o. 4.21).

Twee andere octrooien van Apple tasten de apparaten van Samsung echter niet aan. Met betrekking tot EP 022 oordeelt de voorzieningenrechter zelfs dat er een gerede kans bestaat EP 022 in een bodemprocedure ongeldig zal worden gehouden. 
 
3. EP 022: ‘Unlock image‘
Het gaat bij EP 022 om een uitvinding die ziet op het ontgrendelen van het touchscreen.  Daarvoor moet een ‘unlock image’ in een bepaalde richting worden bewogen. Als de meest nabije stand van de techniek wordt de Neonode N1m genoemd. Het grote verschil bij Apple bestaat slechts uit de gebruikvriendelijke afbeelding waarmee de smartphone wordt ontsloten, de ‘unlock image’.

Volgens de voorzieningenrechter is een dergelijke toepassing niet inventief. Het lijkt een triviale stap, en tevens volgt deze toepassing uit virtuele schakelaars van Plaisant of van de Guitar Rig die eerder zijn gepubliceerd. In beide publicaties wordt een virtueel schuifje in een specifieke richting geschoven. Dat dit externe apparaten zijn weerhoudt de vakman niet om deze publicaties erbij te betrekken,  aldus de voorzieningenrechter. 
 
3. EP 948: ‘Meerdere touches tegelijk’
Samsung maakt verder geen inbreuk op het octrooi EP 948, een uitvinding voor een multi-touchscreen. Het gaat hierbij om de zogenaamde exclusiviteitsvlag, een ‘flag’ die reguleert wanneer meerdere plaatsen op het scherm wel of niet kunnen worden aangeraakt om acties te genereren (bij videospelletjes kan het in het ene geval bijv. gewenst zijn om meerdere knoppen tegelijkertijd te bedienen, terwijl het in andere gevallen bij het videospel ongewenst kan zijn).

EP 948 beschrijft een uitvinding die een exclusiviteitsvlag instelt per view (bepaalde plaats op het scherm), terwijl het op de Samsung opererende Android een exclusiviteitsvlag koppelt aan een window (dat meerdere views bevat). Kortom, Android garandeert niet dat als bijvoorbeeld één knop op het scherm wordt aangeraakt, niet tegelijkertijd ook een andere toets kan worden aangeraakt. Op basis daarvan oordeelt de voorzieningenrechter dat Samsung geen inbreuk maakt op octrooi EP 948 van Apple.
 
4. Modelrechten
 
Samsung maakt eveneens geen inbreuk op de modelrechten van Apple. De kenmerkende elementen van Apple waren reeds bekend (zie o.a.de HP Compaq TC1000) en bovendien merkt de rechter op dat het in de huidige tijd een trend is om producten een ‘minimalistisch’ uiterlijk te geven. Daardoor is de beschermingsomvang van het modelrecht beperkt. Er blijven volgens de voorzieningenrechter op alle producten van Samsung nog voldoende verschillen over waardoor een andere algemene indruk wordt gewekt bij het publiek. De resultaten van het in het geding gebrachte marktonderzoek doen daar niets aan af.
 
5. Auteursrecht en slaafse nabootsing

Tot slot strandt het beroep op auteursrecht omdat de producten van Apple geen auteursrechtelijke bescherming hebben in het land van oorsprong, de Verenigde Staten. Op basis van de Berner Conventie moet daarvan worden uitgegaan.
 
Tenslotte kent de voorzieningenrechter m.b.t. deze inbreuk van slechts één octrooi, hetgeen kennelijk technisch eenvoudig door Samsung kan worden verholpen, geen nevenvorderingen toe. De door Samsung mogelijk te lijden schade lijkt indien het verbod in een bodemprocedrue wordt bestendigd niet groot, en daarom meent de voorzieningenrechter ook dat een uitvoerbaar bij voorraadverklaring op zijn plaats is.

Lees het vonnis hier (LJN / opgeschoonde pdf)