Procesrecht  

Hof Den Haag 17 december 2013, zaaknr. 200.072.828/02 (AGFA tegen Xingraphics c.s.)
Zie eerder op IE-Forum.nl. Proceskosten. Uitvoerbaar bij voorraad. Tussenarrest. AGFA is houdster van EP 0823327 voor een "methode van het maken van een positieve fotosensitieve lithografische printplaat'. Xingraphics c.s. voert aan dat AGFA, gelet op het arrest in de bodemzaak IEF 12291, geen belang meer heeft bij het hoger beroep tegen het kort gedingvonnis IEF 8834 Tevens wensen Xingraphics c.s. alsnog de uitvoerbaarheid bij voorraad middels 234 Rv.

Het hof mag in het kader van dit incident slechts oordelen of de voorzieningenrechter destijds tot een juist oordeel is gekomen (toetsing ex tunc). Het hof zal wel degelijk zijn uitspraak in de bodemzaak in aanmerking moeten nemen. Het belang van AGFA, om de toegekende vergoeding van €120.000,- niet te hoeven betalen, weegt zwaarder dan het belang van Xingraphics c.s. om dit in afwachting van de uitspraak in hoger beroep, te incasseren. Het hof wijst de vorderingen van Xingraphics c.s. in het incident af en verwijst de hoofdzaak naar de rolzitting.

Leestips: 2, 6 en 7.

Hof 's-Hertogenbosch 31 december 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:6298 (Vago B.V. tegen (Koninklijke) PostNL)
In eerdere vonnis [IEF 12562] is bepaald dat Vago inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten met betrekking tot zowel de Van Halem- als de Beatrix-zegel. Er is vanwege uitblijven van betaling van 2,6 miljoen euro vanwege geleden schade faillissement aangevraagd door PostNL [rapport 03.lim.13.296.F.V.01].

Uit de grote hoeveelheid aan stukken die zijn overgelegd, waaronder de stukken uit het strafrechtelijk en getuigenverklaringen, acht het hof echter niet voldoende aannemelijk geworden dan er geen sprake is van het maken en/of verspreiden van valse postzegels. Het faillissement van Vago in de gestelde postzegelfraude wordt in hoger beroep bekrachtigd.

3.7.3. Vago heeft in het kader van haar betwisting – onder verwijzing naar de door haar genomen memorie van grieven in de bodemprocedure tegen POSTNL - kort samengevat aangevoerd dat geen sprake is van het maken, gebruiken en/of verspreiden van valse postzegels en er dus ook geen sprake kan zijn van door Vago berokkende schade aan de zijde van POSTNL. Alle gebruikte postzegels, ook die van vóór 2002 met waardes in guldens, zouden “echte” en legaal verkregen postzegels zijn, aldus Vago.

Uit de grote hoeveelheid aan stukken die zijn overgelegd, waaronder de stukken uit het strafrechtelijk onderzoek naar Vago, de verklaring van de getuigen [getuige 1.] en [getuige 2.] en datgene dat ter zitting in eerste aanleg en in hoger beroep naar voren is gekomen, acht het hof echter niet voldoende aannemelijk geworden dan er geen sprake is van het maken en/of verspreiden van valse postzegels. Er zijn geen lijsten overgelegd waar de namen van verkopende partijen/verzamelaars op staan van wie Vago oude postzegels heeft betrokken, waaronder postzegels met waardes in guldens, derhalve van vóór 2002. Dit is des te significanter, aangezien Vago niet heeft betwist dat er zeer veel postzegels zijn gebruikt en doorverkocht. De enkele mededeling van de heer [directeur van Vago], directeur van Vago, dat hij de postzegels legaal heeft betrokken en wel deels bij het Spaanse bedrijf Afinsa, is daartoe onvoldoende. Immers, door pas thans een dergelijke verklaring af te leggen en niet in enige eerdere civiele procedure of in het strafrechtelijk onderzoek, heeft Vago de mogelijkheid ontnomen om in enigerlei mate te (laten) toetsen of haar stelling juist is. Het enkele noemen van een naam van een (mogelijke) leverancier is naar het oordeel van het hof niet voldoende om aannemelijk te maken dat het mogelijk was om grote hoeveelheiden “echte” en legale (oude) postzegels te verkrijgen en dus dat er in het geheel geen valse postzegels zijn gemaakt, gebruikt en/of verspreid. [directeur van Vago] heeft ook nog verklaard dat hij veel postzegels heeft betrokken van de heer [eigenaar van Philamunt], eigenaar van Philamunt B.V. Deze stelling kan Vago echter niet helpen, aangezien [eigenaar van Philamunt] en Philamunt zelf medeverdachten zijn van Vago en [directeur van Vago] in het strafrechtelijk onderzoek. Tenslotte beschikt ook de curator niet over enige administratie waaruit de gestelde noodzakelijk inkopen blijken en heeft Vago evenmin bijvoorbeeld verklaringen van Afinsa of andere gestelde (grote) leveranciers overgelegd die haar stellingname zouden kunnen ondersteunen.

3.7.4. Op grond van de stukken die het hof ter beschikking staan, in het bijzonder de stukken uit het strafrechtelijk onderzoek, en met inachtneming van de summier uit te voeren toetsing door het hof, acht het hof het derhalve niet voldoende aannemelijk dat de door Vago gebruikte postzegels alle “echt” en legaal verkregen zijn, en er dus geen sprake is van het maken, gebruiken en/of verspreiden van valse postzegels. Derhalve is binnen de summierlijke toetsing ook niet voldoende aannemelijk gemaakt dat er voldoende grond is om de vorderingen van POSTNL, gebaseerd op een veroordelend civiel vonnis, terzijde te schuiven. Aldus zijn de vorderingen van POSTNL naar het oordeel van het hof voldoende komen vast te staan.

Rechtbank Den Haag 18 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 (Aktiebolaget SKF tegen Bearing International Holland)
Bevoegdheid in faillissement. Merkenrecht. SKF houdt zich wereldwijd onder meer bezig met het produceren en distribueren van lagers voor producten met draaiende en aandrijvende delen en heeft Gemeenschapswoord- en beeldmerken. Bearing is een eenmanszaak en handels in lagers. In Oostenrijk is bij een huiszoeking bij een bedrijf lagers aangetroffen die van Bearing afkomstig zijn. De rechtbank Middelburg heeft een ex parte verbod opgelegd en verlof verleend tot leggen van repeterend conservatoir beslag. Uit de analyse van het monster blijkt dat geen van de lagers van SKF afkomstig waren (dit type werd niet in Frankrijk geproduceerd). SKF vordert afgifte van de monsters en bescheiden.

Bearing is failliet verklaard. Uit artikel 29 jo. 23 Fw volgt dat de gefailleerde tijdens het faillissement bevoegd blijft in een geschorste procedure voor zover het rechtsvorderingen betreft waarbij de boedel niet is betrokken.

Er is sprake van merkinbreuk, daarom is er geen belang meer bij inzage en afgifte. Wel is er recht op inzage in de beslagen bescheiden en overlegging van de in beslag genomen monsters ex 843a Rv jo. 1019a Rv. Er volgt schorsing ten aanzien van de schadevergoeding/winstafdracht en proceskostenveroordeling, maar wel een opgaveplicht.

3.2. SKF legt aan haar vorderingen in het incident ten grondslag dat zij ingevolge de artikelen 843a juncto 1019a Rv recht heeft op en belang heeft bij de afgifte van de beslagen monsters en bescheiden om nader bewijs te vergaren dat sprake is van namaak en dus inbreuk zoals in het expertiserapport al geconcludeerd en om de omvang van de inbreuk vast te stellen (niet voor de vaststelling van de hoogte van de schade maar) door inzicht te krijgen in de bron van de inbreukmakende lagers, toeleveranciers en afnemers. Dit laatste is mede van belang is nu de namaaklagers (meestal) van inferieure kwaliteit zijn en zodoende de veiligheid bedreigen hetgeen kan leiden tot productaansprakelijkheid claims en (reputatie)schade bij SKF.

4.11. Nu de rechtbank hiervoor reeds heeft geoordeeld dat sprake is van merkinbreuk, heeft SKF bij de hiervoor als sub (i) genoemde grond voor inzage en afgifte geen belang meer. Naar het oordeel van de rechtbank heeft SKF wel recht op inzage in de beslagen bescheiden en overlegging van de in beslag genomen monsters op de hiervoor als sub (ii) aangeduide grond op grond van de artikelen 843a Rv juncto 1019a Rv. SKF heeft een rechtmatig belang omdat zij aan de hand van de inzage in de bescheiden en afgifte van de monsters gegevens kan verkrijgen ten aanzien van de producenten en afnemers van de inbreukmakende lagers die (potentieel) namaak zijn en de veiligheid bedreigen ter voorkoming van schade waaronder de eigen (reputatie)schade van SKF. De bescheiden zijn voldoende bepaald, hetgeen [X] ook niet heeft bestreden. Ten slotte gaat het om bescheiden en monsters aangaande een rechtsbetrekking waarbij SKF partij is, nu het gaat om een jegens SKF gepleegde onrechtmatige daad, in de vorm van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. Ook als [X] te goeder trouw zou hebben gehandeld, zoals zij heeft aangevoerd en SKF heeft betwist, vormt dat geen grond voor afwijzing van de vordering tot inzage. Het door [X] gestelde belang dat de monsters en bescheiden onder de gerechtelijk bewaarder dienen te blijven, vormt geen grond voor afwijzing nu zij slechts heeft aangevoerd dat dit belang eruit bestaat dat geen sprake is van namaak en zij te goeder trouw heeft gehandeld terwijl de rechtbank inbreuk heeft vastgesteld. Gesteld noch gebleken is dat er bedrijfsvertrouwelijke informatie is beslagen, zodat er dienaangaande geen maatregelen hoeven te worden genomen. Gezien het vorenstaande zal de primaire vordering in het incident tot exhibitie worden toegewezen op de wijze als hierna te melden. In zoverre zullen de in de beschikking van 4 juli 2012 aan de gerechtelijk bewaarders opgelegde plichten worden opgeheven. Afgifte van de overige beslagen lagers is noch in dit kader noch in de hoofdzaak gevorderd.

4.12. Aangezien de primaire vordering in het incident wordt toegewezen, is de voorwaarde waaronder de vordering tot exhibitie in de hoofdzaak is ingesteld, niet vervuld. Daarom komt de rechtbank aan behandeling van die vordering niet toe.

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 (pdf)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 (link)
HA ZA 12-1275 (pdf)

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2062, zaak C-681/13 (Diageo Brands tegen SIMIRAMIDA-04 EOOD) - dossier
Erkenning buitenlands vonnis. Openbare orde-exceptie (art. 34, aanhef en onder 1 EEX-Vo). Zie eerder overzeese gerechten [IEF 11268] en HR [IEF 11898] Uitzondering op regel dat onjuiste toepassing Unierecht niet leidt tot toepassing openbare orde-exceptie? HvJEU 11 mei 2000, C-38/98, Jur. 2000. p. I-2973, NJ 2003/627; HvJEU 28 april 2009, C-420/07, Jur. 2009, p. I-3571, NJ 2010/38. Bulgaars vonnis berust op vaste jurisprudentie Bulgaarse Hoge Raad die evident strijdt met Unierecht (acte éclairé). Zet erkenning vonnis gemeenschapstrouw onder druk? Geldt bij openbare orde-exceptie het vereiste van uitputten van nationale rechtsmiddelen? Is dan relevant dat Bulgaarse stelsel van rechtsmiddelen onvoldoende garanties bood? Vergoeding redelijke en evenredige proceskosten, art. 1019h Rv. Is art. 14 Richtlijn 2004/48/EG van toepassing op kosten van procedure tot schadevergoeding wegens door verweerder gelegde beslagen ter handhaving van merkrecht?

Hoge Raad stelt de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU.

De vragen van uitleg van Unierecht waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 5.2-5.4 overwogene, beantwoording door het HvJEU nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:
1. Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat deze weigeringsgrond mede ziet op het geval waarin de beslissing van de rechter van de lidstaat van herkomst evident in strijd is met het Unierecht, en dit door die rechter is onderkend?
2 (a). Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden?
2 (b). Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, wordt dit anders indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid?
3. Moet art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling mede ziet op de kosten die partijen maken in het kader van een geding in
een lidstaat tot schadevergoeding, indien de vordering en het verweer betrekking hebben op de beweerde aansprakelijkheid van de verwerende partij wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in een andere lidstaat, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning in eerstgenoemde lidstaat van een beslissing van de rechter van laatstgenoemde lidstaat?

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:HR:2013:2062 (link)
ECLI:NL:HR:2013:2062 (pdf)
Dossier (link)

Op andere blogs:
cassatieblog (Prejudiciële vragen over erkenning van een Bulgaars vonnis dat in strijd is met EU recht)
Marques (Johnny Walker-case referred to CJEU by Dutch Hoge Raad: recognition in the Netherlands of a Bulgarian EU trade mark law error (application of international exhaustion))

Brief Minister Opstelten, Arrest van de Hoge Raad d.d. 13 september 2013 over conservatoir
bewijsbeslag in ‘niet IE-zaken’, kenmerk 466774 (pdf).
De rechtspraktijk heeft aangegeven het bewijsbeslag ook mogelijk in niet IE-zaken graag verankerd te zien in een wettelijke regeling, maar de minister constateert dat het eenvoudigweg codificeren en hier en daar aanvullen niet voldoende is. Het (Europee) bewijsrecht is volop in beweging.
(...)
Door het stellen van de prejudiciële vragen en vervolgens de beantwoording daarvan hebben zowel de voorzieningenrechter als de Hoge Raad bijgedragen [IEF 13035] aan de beantwoording van een vraag die de rechtspraktijk reeds geruime tijd heeft bezig gehouden, namelijk de vraag op een bewijsbeslag ook mogelijk is in ‘niet IE-zaken’. De Hoge Raad heeft daarnaast richtlijnen geformuleerd over de wijze waarop het bewijsbeslag uitgevoerd moet worden, alsmede welke voorschriften en waarborgen daarbij in acht moeten worden genomen.

De rechtspraktijk heeft aangegeven dit graag verankerd te zien in een wettelijke regeling.5 Ik heb begrip voor de wens, maar constateer ook dat met het eenvoudigweg codificeren en hier en daar aanvullen van het arrest van de Hoge Raad de rechtspraktijk niet voldoende geholpen zal zijn. Dit houdt verband met het feit dat het bewijsbeslag niet op zichzelf staat, maar onlosmakelijk verbonden is met het bewijsrecht dat – kort gezegd – bepaalt op welke wijze in gerechtelijke
procedures bewijs kan worden geleverd, wat in dat kader van partijen verwacht mag worden en hoe het bewijs gewaardeerd moet worden. Een nieuwe wettelijke regeling voor een algemeen conservatoir bewijsbeslag dient bezien te worden in deze brede context.

Wat het lastig maakt, is dat het bewijsrecht op dit moment volop in beweging is. Naast het eerder aangehaalde nationale wetgevingstraject betreffende wetsvoorstel 33 079 zijn er verschillende ontwikkelingen op Europees niveau die
van invloed zijn op het bewijsrecht of in het bijzonder de exhibitieplicht, die daarvan onderdeel uitmaakt. Over enkele van deze voorstellen heb ik uw Kamer onlangs geïnformeerd in mijn brief over het Europees civiel recht.6 Zo is er het richtlijnvoorstel privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht, dat zich, onder andere, richt op het introduceren van specifieke bewijsnormen voor het mededingingsrecht (COM 2013, 404). De onderhandelingen over deze richtlijn
bevinden zich inmiddels in een vergevorderd stadium; dat wil zeggen dat er onlangs op hoofdlijnen (‘general approach’) een politiek akkoord is bereikt. Toch bestaat er zowel in de Raad als in het Europees Parlement nog een grote mate
van verschil van inzicht over de precieze uitwerking. Daarnaast berichtte ik u ook al over het voornemen van de Europese Commissie om op korte termijn een Groenboek Burgerlijk Procesrecht uit te brengen. De meest recente ontwikkeling,
waarover uw Kamer binnenkort door middel van een BNC fiche nader geïnformeerd zal worden, betreft een nieuw richtlijnvoorstel inzake de bescherming van geheime knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (COM 2013, 813).

Met zijn arrest heeft de Hoge Raad de rechtspraktijk een duidelijk kader geboden waarmee zij voorlopig voort kan. Dat blijkt ook uit twee recente beslissingen van de voorzieningenrechter, waaronder de uitspraak waarbij de voorzieningenrechter die de prejudiciële vragen stelde definitief besliste over het verlof tot het leggen van het bewijsbeslag.7 Dit stelt mij in de gelegenheid om alvorens over te gaan tot het opstellen van een wettelijke regeling voor een algemeen conservatoir bewijsbeslag, nader overleg te voeren met de rechtspraktijk over hoe die regeling
het beste vormgegeven kan worden. Voorts is van belang dat geanticipeerd kan worden op de Europese ontwikkelingen op het terrein van het bewijsrecht. Op dit moment is de uitkomst daarvan echter nog moeilijk te voorspellen. De
verwachting is dat het komend jaar meer duidelijkheid zal brengen. Vanzelfsprekend zal ik uw Kamer informeren, zodra er meer duidelijkheid is.

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9642 (verloren geraakte e-mails)
Als randvermelding. Bewijsrecht. Incident. Exhibitievordering (art. 843s Rv). Voor zover het gaat om verloren geraakte bewijsmiddelen (e-mails), is de vordering toegewezen op grond van art. 843b Rv.

Voor toewijzing van de exhibitievordering op de grondslag van art. 843b lid 1 Rv is niet van belang hoe [geïntimeerde] de e-mail correspondentie is kwijtgeraakt. Zelfs indien dat door zijn eigen schuld zou zijn, beoogt art. 843b lid 1 Rv degene die een bewijsmiddel heeft verloren, weer in de positie te brengen waarin hij verkeerde vóór het verlies van het middel.

4.7. Ten aanzien van de e-mail correspondentie overweegt het hof als volgt. In art. 843b lid 1 Rv is bepaald dat hij die een bewijsmiddel heeft verloren, van degene die de beschikking heeft over bescheiden die tot bewijs kunnen dienen van enig feit waarop het verloren bewijsmiddel betrekking had, of die zodanige bescheiden onder zijn berusting heeft, kan vorderen daarvan te zijnen behoeve op zijn kosten, voor zover nodig, inzage, afschrift of uittreksel te verschaffen. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens.

4.8. Partijen zijn het er niet over eens of de volledige e-mail correspondentie in het geding is gebracht. [geïntimeerde] stelt dat hij niet meer beschikt over de e-mail correspondentie, terwijl[appellant] niet heeft betwist dat hij nog wél over de volledige e-mail correspondentie beschikt.[appellant] heeft (naar 's hofs oordeel terecht) niet bestreden dat [geïntimeerde] wel belang heeft bij de inhoud van de e-mails, nu het er in deze zaak immers om gaat wat partijen op die manier hebben afgesproken en welke stellingen zij na uitvoering van de overeenkomst hebben ingenomen. De inhoud van de e-mails speelt daarbij een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol.

4.10. Voor toewijzing van de exhibitievordering op de grondslag van art. 843b lid 1 Rv is niet van belang hoe [geïntimeerde] de e-mail correspondentie is kwijtgeraakt. Zelfs indien dat door zijn eigen schuld zou zijn, beoogt art. 843b lid 1 Rv degene die een bewijsmiddel heeft verloren, weer in de positie te brengen waarin hij verkeerde vóór het verlies van het middel. Nu vaststaat dat [geïntimeerde] de e-mails niet meer heeft, maar[appellant] wel, zal de vordering van [geïntimeerde] in zoverre worden toegewezen, waarbij met toepassing van art. 843b lid 2 Rv zal worden bepaald op welke wijze[appellant] de e-mail correspondentie aan [geïntimeerde] ter beschikking dient te stellen. Toetsing aan art. 843a Rv is verder niet meer aan de orde.

Het gerechtshof:
in het incident
beveelt[appellant] om binnen vier weken na dit arrest aan [geïntimeerde] te verstrekken afdrukken van alle e-mail berichten tussen partijen (per bericht afzonderlijk afgedrukt) en bepaalt dat de kosten hiervan door [geïntimeerde] vóóraf aan[appellant] dienen te worden betaald, en verklaart dit arrest in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

Hof Den Haag 10 december 2013, IEF 13339 (Zhu Quping tegen Promodyne c.s.)
Uitspraak ingezonden door Jerry Considine, Considine Advocaten.
Merkenrecht. Randorde inschrijving. In eerste aanleg IEF 11083 wordt de inschrijving van Zhu's Beneluxmerk MABA nietig verklaard en wordt de doorhaling uitgesproken vanwege de eerdere inschrijving van het Gemeenschapsmerk door GBS. Zhu wordt bevolen elk gebruik van overstemmende tekens te gebruiken. De beroepen van Zhu op nietigverklaring vanwege kwader trouw (52 lid 1 sub b GMVo), en het auteursrecht (53 lid 2 sub e GMVo) falen. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt Zhu in de kosten ad €27.687,54.

5.9. Het onder 5.4. t/m 5.8 overwogene resumerend:
- het door Zhu ingeroepen voorgebruik in de EU is zo zwak dat daarmee geen enkele rechtspositie is opgebouwd;
- door de aangevallen aanvrage wordt Zhu niet verhinderd om in de EU sigaretten voor de Aziatische markt te (doen) produceren.
- die aanvrage is door GBS bovendien verricht met het oog op de exploitatie van haar merk en niet (enkel) om Zhu te dwarsbomen.
Onder deze omstandigheden valt de te verrichten globale beoordeling in het voordeel van GBS uit: zij heeft de aanvrage om het GBS-merk niet te kwader trouw ingediend.

5.11 De conclusie luidt dat Zhu zich niet met vrucht kan beroepen op artikel 52 lid 1 sub b GMVo.

6.8. Nu, naar uit het voorgaande volgt, Zhu geen ouder auteursrechte tegen het GBS-merk in stelling kan brengen, treft ook zijn beroep op artikel 53 lid 2 sub c GMVo geen doel.

Lees de uitspraak:
zaaknr. 200.110.341/01 (pdf)
IEF 13339 (link)

H. Bongers, ‘Verwatering: de grote boze wolf qua bewijs?!’, IE-Forum.nl IEF 13331.
Bijdrage ingezonden door Henrike Bongers, LinkedIn-profiel.
Bewijsrecht. Merkenrecht. Over de bewijsregels bij verwatering is veel te doen (geweest). Aanleiding voor deze discussie vormde de interessante, doch voor meerdere interpretaties vatbare en daarom verwarrende, Intel uitspraak van het Hof uit 2008. Volgens het Hof mag de merkhouder (al) optreden voordat een ‘verwateringsinbreuk’ zich daadwerkelijk voordoet. Hij moet echter wel bewijzen dat er sprake is van een ‘ernstig gevaar’ dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. Hoe moet ‘ernstig gevaar’ (cursivering HB) nu worden begrepen? Wat verder helemaal voor grote onrust zorgde is het criterium van ‘economische gedragsverandering van de consument of grote kans daarop in de toekomst ’: is het aantonen dat het economisch gedrag van de consument gewijzigd is of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag gewijzigd zal worden volgens het Hof echt een (zelfstandig) vereiste?

Na vele discussies, speculaties en gerechtelijke uitspraken (waarin al dan niet Intel strikt werd toegepast) is er vijf jaar na de ‘beruchte’ Intel uitspraak eindelijk een nieuwe uitspraak van het Hof zelf waarin de Intel uitspraak nader wordt toegelicht en het Hof antwoord geeft op de hierboven weergegeven vragen. Voor het overzicht én de duidelijkheid geef ik kort eerst nog even de geschiedenis weer, te beginnen bij de Intel uitspraak zelf, alvorens te eindigen met de recente uitspraak van het Hof.

Dit artikel is ingekort, lees het gehele artikel hier.

IV. Conclusie
De Intel uitspraak uit 2008 zorgde voor grote onrust in de ‘merkenrechtwereld’ aangezien het Hof een wel erg hoge bewijsstandaard leek te eisen bij verwatering. In de literatuur werd betoogd dat de soep niet zo heet gegeten hoefde te worden als het Hof leek te suggereren en ook (latere) arresten gaven de merkhouder hoop. Die hoop bleek gedeeltelijk gegrond te zijn want het Hof heeft geoordeeld dat onder ‘ernstig gevaar’ dat verwatering zich in de toekomst voordoet een toekomstig niet theoretisch gevaar moet worden begrepen waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen die berusten op een waarschijnlijkheidanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval. ‘Ernstig’ uit r.o. 38 van de Intel uitspraak is gebleken (inderdaad) niet zo ernstig te zijn! Dit kan helaas niet gezegd worden over het bewijscriterium van ‘economische gedragsverandering van de consument of een grote kans daarop’, oftewel de gevreesde r.o. 77 uit de Intel uitspraak. Hoewel de uitspraak van het Gerecht in de zaak Environmental Manufacturing vs. OHIM uit 2012 positief nieuws voor de merkhouder bevatte door de bewijsstandaard te verlagen, heeft het Hof het Gerecht op 14 november 2013 in deze zaak terecht gewezen. Het Hof heeft geoordeeld dat het hier om een autonome, objectieve voorwaarde gaat welke niet uitsluitend kan worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Het Hof benadrukt dat er een hogere bewijsstandaard geëist wordt voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk om te voorkomen dat de mededinging geschaad wordt. Kortom, r.o. 77 van de Intel uitspraak, welke zich volgens het Hof overigens niet beperkt zich tot situaties waarbij waren of diensten niet-soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten, moet strikt geïnterpreteerd worden. Goed nieuws dus voor de mededinging maar slecht nieuws voor de merkhouders. De vraag rijst in hoeverre het in de praktijk (nog) mogelijk is om een succesvol beroep op verwatering te doen; is/blijft verwatering de grote boze wolf?

Henrike Bongers

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (The Sun Company tegen Sol de Mallorca c.s.)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Huisstijl. Franchise. Executie. Cadeaubonnen. Reclameaanhangbord. Organische zoekresultaten. Online (telefoon)gidsen. KvK-inschrijving. Klantenpassen. Gevelkleurstelling. Tweemaal bevel overtreden. Sun is eigenaar van zonnestudio's in Den Haag, heeft een huisstijl ontwikkeld voor de inrichting hiervan, voert de handelsnaam 'The Sun Company' en heeft een beeldmerk. Sun heeft als licentiegever overeenkomsten gesloten met gedaagden tot gebruik van de handelsnaam, het merk en de huisstijl met een direct opeisbare boete van €250 bij overtreding. Middels zes eerdere Kort Gedingen, de bodemprocedure en het arrest wordt onder meer een inbreukverbod afgegeven, en worden beslagen gelegd en weer opgeheven [o.a. IEF2978, IEF2975, IEF6379, IEF10906].

Sun vordert een bedrag van 1 miljoen euro vanwege de in KG III opgelegde dwangsommen en veroordeling in proceskosten. De executierechter beoordeeld of de door de rechter verlangde prestatie waaraan de dwangsom als sanctie is verbonden, is verricht. De voorlopige voorziening is pas vervallen vanaf 31 augustus 2012 vanwege de door Sol de Mallorca gegeven verklaring. Deze verklaring heeft geen terugwerkende kracht, tot die datum blijven dwangsommen verbeurd.

Het verstrekken van cadeaubonnen met daarop het merk en de handelsnaam geldt als gebruik daarvan. Sol de Mallorca c.s. heeft diverse wijzigingen in de zonnestudio's doorgevoerd: Hoewel niet alle elementen die onderdeel uitmaken van de huisstijl vóór 8 juli 2006 integraal zijn verwijderd, is met de aanpassingen in de zonnestudio’s naar het oordeel van de rechtbank voldoende afstand genomen van de huisstijl. Er zijn geen dwangsommen verbeurd voor:

- door het gebruiken van zonnebanken met het 'Sun Company'-logo (dat was expliciet door de voorzieningenrechter overwogen),
- de gevel met kleurstelling is geen overtreding van de huisstijl,
- het verzoek tot wijziging in KvK-handelsregister is tijdig gedaan,
- dat de domeinnaamregistratie nog niet was opgeheven is onvoldoende om van handelsnaamgebruik uit te gaan
- opname in de Gouden Gids kan niet aan Sol worden verweten
- Sun stelt niet dat Sol de Mallorca c.s. onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen uit online gidsen te laten verwijderen
- de organische zoekresultaten betreft informatie die derden online hebben gezet zonder betrokkenheid van Sol, althans op zoekresultaten waar Sol geen invloed op heeft
- het parkeren van een reclameaanhangwagen op een achterterrein kan niet worden gezien als merk of handelsnaamgebruik
- Het nog mogen gebruiken van klantenpassen door klanten na 8 juli 2006 valt niet onder het bevel.

Gelet op het voorgaande is de slotsom dat Sol tweemaal het bevel in KG vonnis III heeft overtreden. Daarmee heeft Sol naar het oordeel van de rechtbank een bedrag van € 20.000,- aan dwangsommen verbeurd.

In citaten:

Cadeaubonnen
Naar het oordeel van de rechtbank geldt het verstrekken van cadeaubonnen met daarop het merk en de handelsnaam als gebruik van merk en handelsnaam als bedoeld in KG vonnis III. (r.o. 4.21).

Huisstijl wijzigingen
Sol de Mallorca c.s. heeft diverse wijzigingen in de zonnestudio's doorgevoerd: Hoewel niet alle elementen die onderdeel uitmaken van de huisstijl vóór 8 juli 2006 integraal zijn verwijderd, is met de aanpassingen in de zonnestudio’s naar het oordeel van de rechtbank voldoende afstand genomen van de huisstijl (4.23).

Logo op zonnebanken
Aangezien de voorzieningenrechter expliciet heeft overwogen dat gebruik van zonnebanken voorzien van het 'Sun Company'-logo niet onrechtmatig is, zijn daarmee geen dwangsommen verbeurd (4.24).

Gevel met kleurstelling
Op een foto is slechts te zien dat de woorden studio en Sun staan, maar niet meer het merk of de handelsnaam. De kleurstelling op de voorgeven dient niet op zichzelf te worden beoordeeld, maar als onderdeel van de huisstijl. Door gebruik van lichtgeel en bordeauxrood is er geen sprake van overtreding van het bevel (r.o. 4.25).

KvK-inschrijving
Er is vóór 8 juli 2006 verzocht tot verwijderen van de handelsnaam uit het handelsregister van de KvK. Dat het niet tijdig is aangepast, is een verzuim dat niet aan Sol de Mallorca is te wijten (r.o. 4.26).

Websites
Het enkele feit dat de domeinnaamregistratie nog niet was opgeheven, is onvoldoende om te oordelen dat nog sprake was van het feitelijk voeren van de handelsnaam (4.27).

Gouden Gids
Tijdens de zitting heeft Sun nog aangevoerd dat recente navraag heeft geleerd dat wat de Gouden Gids betreft, Sol nog tot 28 juli 2006 wijzigingen had kunnen doorgeven en dat zij over een schriftelijke verklaring beschikt waaruit dit volgt. Gelet op het voorgaande is het Sol niet te verwijten dat in genoemde Gouden Gids en KPN telefoongids de handelsnaam nog is opgenomen. (4.28).

Online De Telefoongids en Nationale Telefoongids
Nu daar dus niet van is uit te gaan, is het niet (tijdig) laten wijzigen van de vermelding in die gidsen Sol naar het oordeel van de rechtbank niet te verwijten, terwijl Sun niet heeft gesteld dat Sol de Mallorca c.s. na op de betreffende meldingen te zijn geattendeerd, onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen te laten verwijderen (4.29).

Natuurlijke zoekresultaten
Zoals onweersproken aangevoerd door Sol de Mallorca c.s. gaat het ook hier om informatie die derden online hebben gezet zonder betrokkenheid van Sol althans op zoekresultaten waar Sol geen invloed op heeft, terwijl Sun ook hier niet heeft gesteld dat Sol de Mallorca c.s. na op de betreffende meldingen te zijn geattendeerd, onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen te laten verwijderen (4.30).

Reclameaanhangwagen
Sol de Mallorca c.s. heeft gemotiveerd betwist dat zij in de relevante periode gebruik heeft gemaakt van de reclameaanhangwagen met daarop het merk op de openbare weg en zij heeft gesteld dat deze reclamewagen steeds geparkeerd stond op een achterterrein bij haar bedrijfspand. De foto die Sun ter onderbouwing van haar stelling heeft overgelegd, dateert van 1 oktober 2006 zodat die niet kan dienen ter onderbouwing van een overtreding van het vonnis in de relevante periode (...) Het parkeren van een reclameaanhangwagen op een achterterrein kan gelet op voornoemde omstandigheden dan ook niet worden gezien als gebruik van het merk in het economisch verkeer dan wel van het voeren van de handelsnaam voor de onderneming. (4.31).

Klantenpassen
Voor zover klanten reeds zo’n klantenpas in hun bezit hadden voor 8 juli 2006 valt het nog mogen gebruiken van deze klantenpassen door klanten na 8 juli 2006 niet onder het bevel (4.32).

Lees hier de uitspraak:
HA ZA 12-969 (pdf)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (pdf)

Rechtbank Midden-Nederland 4 december 2013, HA ZA 13-316 (Beckx Trading en Out of the Blue tegen Rubik)
Uitspraak ingezonden door Steffen Hagen en Ewoud Swart, CMS.
Zie eerder IEF10321 en IEF11805. Procesrecht. IPR. Art. 5 lid 3 naast 2 EEX-Vo. Beckx is een Nederlandse handelaar in cadeauartikelen, waaronder de '(Keychain) Magic Cube', 'Pink Cube', Kama Sutra Chube en de 'Sudoku Cube'. Rubik is ontwerper van de zogenaamde Rubik's Cube. In dit incident betwist Rubik de bevoegdheid van de rechtbank Midden-Nederland op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo als bijzondere, alternatieve bevoegdheidsgronden ten opzichte van artikel 2 EEX-Vo. Volgens Rubik is voor de toepasselijkheid van artikel 5 lid 3 EEX-Vo nodig dat de op basis van dit artikel aangezochte rechter een zó sterke band heeft met de vordering dat daardoor gezegd kan worden dat hij in het bijzonder goed voor het beoordelen van de vordering geëquipeerd is dan de volgens de hoofdregel bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.

De Rechtbank Midden-Nederland verwerpt dit betoog. Indien aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 5 lid 3 is voldaan, is de eiser vrij in zijn keuze om de gedaagde op te roepen voor de rechter in de EEX-lidstaat waar deze woonplaats heeft, of voor de krachtens artikel 5 lid 3 EEX-Vo bevoegde rechter. De rechtbank overweegt dat de vordering sub II ziet op een verbintenis uit onrechtmatige daad en daarom binnen het toepassingsbereik van artikel 5 lid 3 EEX-Vo valt. De Rechtbank Midden-Nederland is absoluut en relatief bevoegd. Rubik wordt veroordeeld in de kosten van dit incident.

2.12. Beoordeeld dient dus te worden of aan de vereisten voor de toepasselijkheid van artikel 5 lid 3 EEX-Vo is voldaan. Indien de plaats waar zich een feit heeft voorgedaan dat een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan meebrengen, en de plaats waar door dit feit schade is ontstaan, niet samenvallen, geldt ingevolge vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dat de uitdrukking 'plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan' in artikel 5 lid 3 aldus moet worden verstaan, dat zowel de plaats waar de schade is ingetreden als de plaats van de veroorzakende gebeurtenis is bedoeld ( zie o.m. HvJ EU 30 november 1976, NJ 1977, 494 [Franse Kalimijnen]).

Daanaast heeft het Hof van Justitie bepaald dat artikel 5 lid 3 aldus moet worden uitgelegd, dat een vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht die ertoe strekt het bestaan van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad te ontkennen, binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt (HvJ EU 25 oktober 2012, C-133/11 [Folien Fischer]).