Merkenrecht  

Rechtbank Den Haag 15 april 2020, IEF 19153; ECLI:NL:RBDHA:2020:2852 (Fossil tegen ITG) Merkinbreuk. Fossil is een wereldwijd opererend bedrijf dat het ontwerp, de productie, de verkoop en distributie verzorgt voor verschillende horlogemerken. Fossil is exclusief licentienemer van horloges voorzien van merken van Michael Kors. Michael Kors is houder van (onder meer) het Uniewoordmerk MICHAEL KORS en een Benelux beeldmerk. ITG is een groothandel in – onder meer – uurwerken. Begin mei 2017 heeft Fossil een bericht van de Nederlandse Douane ontvangen dat een tweetal zendingen, bestemd voor ITG, op Schiphol waren onderschept op verdenking van namaak. Fossil vordert onder meer dat ITG inbreuk heeft gemaakt op de MK-merken door het invoeren van namaakproducten voorzien van die merken. De rechtbank stelt vast dat ITG inbreuk heeft gemaakt op de MK-merken in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE. De ITG-horloges zijn geen originele, door Fossil geproduceerde, horloges, waarop zonder toestemming van Michael Kors of Fossil aan de MK-merken identieke tekens zijn aangebracht.

HR Conclusie A-G 17 april 2020, IEF 19151; ECLI:NL:PHR:2020:384 (Stokke tegen Hauck) In dit stadium van het geding gaat het om de vraag of de vorm van de Tripp Trapp-stoel rechtsgeldig is gedeponeerd als merk voor ‘stoelen, met name kinderstoelen’. Na verwijzing heeft het gerechtshof deze vraag ontkennend beantwoord omdat het gaat om een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. In het principaal cassatieberoep wordt opgekomen tegen dat oordeel. De A-G concludeert dat argumenten voor auteursrechtelijke bescherming van het stoelontwerp niet van doorslaggevend belang zijn voor de vraag of daarnaast ook nog de mogelijkheid van merkrechtelijke bescherming bestaat. De conclusie strekt tot verwerping van het principaal cassatieberoep.

Sezen Sümer deed onderzoek naar het nieuw ingevoerde certificeringsmerk en de consequenties die dit nieuwe merk heeft voor huidige merkinschrijvingen. Sümer, alumnus van de Hogeschool Leiden, deed dit in samenwerking met merkenbureau Abcor en het Intellectueel Eigendom LAB van het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid van Hogeschool Leiden. Zij zocht uit wat individuele, collectieve en certificeringsmerken zijn op Benelux en Europees niveau. Daarnaast onderzocht ze op basis van dossieronderzoek en interviews op welke wijze individuele merken omgezet worden in certificeringsmerken en wat de consequenties al dan niet zijn indien het individuele merk opnieuw wordt gedeponeerd. Uit het onderzoek naar 63 dossiers van BOIP en EUIPO is naar voren gekomen welke geregistreerde individuele merken in de praktijk gebruikt worden als certificeringsmerken.

Hof Amsterdam 18 februari 2020, IEF 19141; ECLI:NL:GHAMS:2020:500 (Schaatsenfabriek Viking tegen Viking Outdoor) Schaatsenfabriek Viking houdt zich bezig met de productie en verkoop van schaatsen en aanverwante artikelen, zoals schaatsbroeken, mutsen en sweaters, en is houdster van een aantal Uniemerken. Viking Outdoor Footwear, althans haar rechtsvoorganger Viking Fottoy AS, brengt sinds 1920 laarzen en waterdichte schoenen op de markt. Er was tussen partijen een schikkingsovereenkomst (hierna: Overeenkomst) ter beëindiging van bestaande en voorkoming van nieuwe merkenrechtelijke geschillen opgesteld. Centraal staat de vraag hoe de Overeenkomst, mede gelet op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop deze is tot stand gekomen, moet worden uitgelegd.

Rechtbank Den Haag 8 april 2020, IEF 19140; ECLI:NL:RBDHA:2020:3213 (Philipp Plein tegen kledingwinkel) Philipp Plein is een Duitse modeontwerper. Phipp Plein stelt dat gedaagde inbreuk maakt op Uniewoordmerk “PHILIPP PLEIN” door de verkoop van counterfeit producten. In het tussenvonnis is geoordeeld dat gedaagde bewijs van zijn stelling mag leveren dat de producten door of met toestemming van Philipp Plein in de EER in het verkeer zijn gebracht. Zie [IEF 18488].
Bewezen is dat beslagen kleding van Philipp Plein uitgeputte originele waar betreft. Niet in geschil is dat de beslagen producten anti-counterfeit labels hebben en dat Philipp Plein rechtstreeks producten heeft geleverd met overeenkomende codes aan een eenmanszaak. Er wordt hierdoor uitgegaan van de echtheid van facturen waarin de eenmanszaak deze waren zou hebben verkocht aan gedaagde ondanks het ontbreken van de naam van de koper en de gestelde betaling in cash. Bovendien heeft Philipp Plein geen gegronde reden zich tegen verdere verhandeling te verzetten ex artikel 15 lid 2 UMVo. De gestelde aantastingen van de plastic verpakkingen van beslagen producten - voor zover al zichtbaar voor de beoogde eindgebruiker - vormen geen wijziging of verslechtering van de waar nu de herkomstfunctie en de reputatie van het merkproduct daarmee niet worden aangetast.

Rechtbank Den Haag 25 maart 2020, IEF 19130; ECLI:NL:RBDHA:2020:2734 (Grenzenlos Direkt tegen 365 Nordic Outdoor) Grenzenlos Direkt biedt producten, waaronder jassen en truien, aan in fysieke winkels of online. Grenzenlos Direkt is houdster van het Uniewoordmerk NORDCAP. 365 Nordic Outdoor laat outdoor kleding, voornamelijk jassen, produceren in China. Deze kleding verkoopt 365 Nordic Outdoor vervolgens aan groothandels. Deze groothandels verkopen de betreffende kleding weer door aan marktpartijen die ze in fysieke winkels of online (al dan niet via partners) verkopen. 365 Nordic Outdoor is houdster van het Beneluxwoord/beeldmerk NORD CAPE. Grenzelos Direkt stelt dat door het verkopen van kleding onder het teken NORD CAPE 365 Nordic Outdoor inbreuk maakt op het woordmerk NORDCAP in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo2. Immers, het teken NORD CAPE wordt, zonder toestemming van Grenzenlos Direkt, gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het woordmerk NORDCAP is ingeschreven (kleding) en het merk NORDCAP en het teken NORD CAPE stemmen in begripsmatige, visuele en auditieve zin zodanig overeen dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Er wordt geoordeeld dat 365 Nordic Outdoor met het aanbieden en verkopen van kleding onder het merk NORD CAPE inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Grenzenlos Direkt in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo. Verder wordt de gevorderde stakingsverbod afgewezen wegens gebrek aan belang. De gevorderde opgave en vergoeding van schade, op te maken bij staat, is toegewezen.

Rechtbank Den Haag 8 april 2020, IEF 19128; ECLI:NL:RBDHA:2020:3369 (Wegter tegen Royal Boch) Wegter houdt zich bezig met totaaldienstverlening en is gespecialiseerd in serviesgoed en keukengerei voor consumenten. Royal Boch is producent van aardewerk. Het geschil gaat over een (exclusieve) merklicentie tussen Wegter en Royal Boch. Partijen twisten over en weer over de vraag of Royal Boch de licentieovereenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. Achtereenvolgens komt aan de orde of (a) de licentieovereenkomst ook ziet op de Royal Boch-merken, (b) Royal Boch is tekortgeschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst, (c) Wegter is tekortgeschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst, (d) Royal Boch de licentieovereenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden of beëindigd. Dan komt (e) het door Wegter gesteld onrechtmatig wapperen aan de orde. Tot slot worden de vorderingen besproken. Geoordeeld wordt dat merkhouder Royal Boch de aan licentienemer Wegter gegunde exclusiviteit heeft geschonden. De ontbinding/opzegging van de licentieovereenkomst door Royal Boch heeft verder geen rechtsgevolg gehad, Royal Boch wordt veroordeeld de licentieovereenkomst verder na te komen en veroordeeld tot betaling van schadevergoeding.

HvJ EU 2 april 2020, IEF 19119, IEFbe 3062; ECLI:EU:C:2020:267 (Coty tegen Amazon) Prejudiciële beslissing in het kader van een geding tussen Coty Germany GmbH enerzijds en Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH en Amazon EU Sàrl anderzijds betreffende de verkoop op een marktplaats van de website www.amazon.de, door een derde verkoper, zonder toestemming van Coty, van parfumflesjes waarvoor de aan het betrokken merk verbonden rechten niet zijn uitgeput.
Het betreft de uitlegging van artikel 9, lid 2, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (PB 2009, L 78, blz. 1), in de versie van vóór de wijziging ervan bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), en van artikel 9, lid 3, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

Rechtbank Den Haag 25 maart 2020, IEF 19102; ECLI:NL:RBDHA:2020:2735 (Coty tegen Easycosmetic) Coty maakt deel uit van de internationaal opererende Coty-groep, welke actief is in de markt van parfumproducten, cosmetica en huidverzorging. Coty is binnen de Coty-groep verantwoordelijk voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en vervaardigt en verhandelt parfumproducten onder verschillende merken. Zij heeft hiertoe van de houders van deze merken licenties verkregen. Easycosmetic verkoopt via haar website www.easycosmetic.nl parfum- en cosmeticaproducten van ruim 250 verschillende merken. Op de verpakkingsdozen die Easycosmetic gebruikt voor het versturen van bestellingen naar klanten zijn in totaal 80 tekens gelijk aan verschillende merken, waaronder merken waar Coty een licentie van heeft, afgebeeld. Volgens Coty maakt Easycosmetic hiermee inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 20 februari 2020, IEF 19098; ECLI:NL:RBROT:2020:1770 (Firma X tegen Audi) Kort geding. Firma X is een detailhandel in auto-onderdelen. Audi is houdster van verschillende Uniemerken. Audi stelt dat Firma X op grote schaal namaakgrillen verkoopt en verhandelt. Audi heeft de voorzieningenrechter op grond van artikelen 9 lid 1 sub a en 11 van de Handhavingsrichtlijn juncto artikel 1019e Rv verzocht dat Firma X wordt bevolen om de inbreuk te staken. De voorzieningenrechter wijst de vordering af wegens het ontbreken van spoedeisend belang en het niet voldoen aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. De bevelen worden vernietigd (met terugwerkende kracht).