Merkenrecht  

Rechtbank Den Haag 19 februari 2020, IEF 19030; ECLI:NL:RBDHA:2020:1395 (CF tegen VES) CF is opgericht door de Amerikaan X, bedenker van het zogenoemde CrossFit-trainingsprogramma. CF is houdster van het Uniewoordmerk CROSSFIT (hierna: Crossfit-merk). VES is een overkoepelende fitnessorganisatie waarbij zo’n honderd (zelfstandige) sportscholen uit Nederland en Vlaanderen zijn aangesloten en heeft het Benelux beeldmerk met de bewoording “The Crossbox” ingeschreven (hierna: The Crossbox-merk). Rond de tijd dat VES haar merk heeft gedeponeerd, is zij aan haar leden een trainingsprogramma onder de naam ‘The CrossBox’ gaan aanbieden. CF is van mening dat VES hiermee inbreuk maakt op haar merkenrecht op grond van artikel 9 lid 2, aanhef en onder c, dan wel aanhef en onder b UMVo. Het beroep op sub c slaagt niet, omdat uit de feiten onvoldoende blijkt dat het Crossfit-merk bekendheid geniet als bedoeld in die bepaling. Het beroep op sub b slaagt ook niet, omdat er onvoldoende overeenstemming tussen de merken bestaat om te spreken van verwarringsgevaar. Tot slot kan niet worden geoordeeld dat aan de vereisten voor vervallenverklaring van het Crossfit-merk is voldaan, zodat de reconventionele vordering wordt afgewezen.  

Rechtbank Den Haag 11 december 2019, IEF 19021; ECLI:NL:RBDHA:2019:13703 (Graco tegen gedaagden) Graco is wereldwijd actief op het gebied van materiaalbehandelsystemen en -componenten. Graco houdt een aantal Graco-merken die zijn ingeschreven bij het Benelux merkenbureau. Gedaagden drijven beide een eenmanszaak die zich gezamenlijk bezighouden met verkoop van materialen en gereedschap voor wand- en plafondafwerking en verhuur en reparatie van wand- en plafondafwerkingsmachines. Graco stelt dat gedaagden inbreuk maken op haar intellectuele eigendomsrechten. De vorderingen van Graco jegens gedaagde 2 worden bij gebrek aan belang afgewezen. De vorderingen van Graco jegens gedaagde 1 worden wel toegewezen.

Board of Appeal EUIPO 21 januari 2020, IEF 19013, IEFbe 3038; zaak R 962/2019-5 (Chiquita Brands tegen Fyffes International) Deze zaak gaat om de bananenoorlog tussen Chiquita Brands en Fyffes International (“de EUTM eigenaar”). De EUTM eigenaar wilde bovenstaand merk registreren voor ananassen, bananen, vers fruit en groenten. Chiquita maakte bezwaar tegen registratie van dit merk. Er wordt geoordeeld dat uit alle bewijsmiddelen - waaronder het bewijs dat buiten de relevante periode is weergegeven - blijkt dat het gebruik zoals afgebeeld door de EUTM eigenaar in relatie tot “bananas, plantains and pineapples” voldoende is om een marktaandeel op een specifieke markt  in stand te houden, dan wel te creëren. Het is niet relevant of dit het resultaat is van eigenlijke commerciële successen. Er wordt daarom geconcludeerd dat het bestreden oordeel tot stand blijft, welke ook de registratie voor het teken voor “plantains’’ omvat.

Rechtbank Noord-Holland 12 februari 2020, IEF 19012, IT 3033; ECLI:NL:RBNHO:2020:841 (Rataplan Beheer tegen Kringloopwinkel Alkmaar) Kort geding. Rataplan Beheer beroept zich op inbreuk op haar merk- en handelsnaam rechten ten aanzien van de naam “Rataplan”, welke naam door Stichting Kringloopwinkel Alkmaar werd ingekocht als zoekwoord in Google AdWords. Er wordt vastgesteld dat de wijze waarop Kringloopwinkel Alkmaar gebruik maakte van “Rataplan” als Google AdWord inderdaad een inbreuk oplevert. Kringloopwinkel Alkmaar heeft met Rataplan Beheer een ‘gentlemens agreement’ gesloten in welk kader zij de toezegging heeft gedaan om “Rataplan” niet meer als Google AdWord te gebruiken. Rataplan Beheer stelt dat Kringloopwinkel Alkmaar niet aan die toezegging voldoet. In kort geding kan niet worden vastgesteld of dat inderdaad zo is. Omdat Kringloopwinkel Alkmaar geen onthoudingsverklaring met boetebeding heeft willen tekenen en genoemde toezegging slechts is gedaan voor een periode van zes maanden is er aanleiding voor toewijzing van de vordering van Rataplan Beheer tot het niet inkopen van de naam Rataplan als zoekwoord in Google AdWords.

Rechtbank Midden-Nederland 24 januari 2020, IEF 19005; ECLI:NL:RBMNE:2020:216 (TePe tegen X) Kort geding. TePe is een onderneming die functionele mondhygiëneoplossingen ontwikkelt, produceert en verkoopt, waaronder ragers waarmee de ruimte tussen de tanden schoongemaakt wordt. Zij is houdster van twee Uniemerken: het woordmerk TePe en een beeldmerk. Gedaagde is een groothandel in onder meer medische en tandheelkundige instrumenten. Via haar webshop biedt zij ook ragers van TePe aan. Deels betreft het doorverkoop van ragers in originele verpakkingen van TePe, en deels verkoop van ragers die zij van een andere verpakking heeft voorzien (omgepakt). Kern van het geschil is de vraag of TePe zich op grond van haar merkrecht kan verzetten tegen het ompakken van haar producten door gedaagde. Gedaagde heeft niet voldaan aan de aan uitputting van het merkrecht gestelde voorwaarden en inbreuk gemaakt op het merkrecht van TePe.

Rechtbank Gelderland 29 januari 2020, IEF; C/05/356833/ HA ZA 19-24 (El Mousati tegen autobedrijf) Eiser EL Mousati heeft sinds 2010 een autobedrijf. Eiser gebruikt de handelsnaam ‘Motech’ en legt dit ook vast als woordmerk. Deze onderscheidingsmiddelen gebruikt eiser ten behoeve van zijn autobedrijf in Arkel. Gedaagde gebruikt ook de handelsnaam ‘Motech’ ten behoeve van zijn autobedrijf in Zevenaar. Gedaagdes handelsnaamgebruik dateert voor de merkregistratie. Hij maakt inbreuk op eisers merk en handelsnaam.

HvJ EU 29 januari 2020, IEF 18982, IT 3025, IEFbe 3031; ECLI:EU:C:2020:45 (Sky tegen SkyKick) Het Britse bedrijf Sky is merkhouder van Uniemerken met betrekking tot televisie-uitzendingen, telecom en meer. Deze merken zijn ook ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk als nationale woordmerken. Sky heeft een vordering wegens inbreuk op de merken ingesteld tegen SkyKick, een Amerikaanse onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het aanbieden van cloud-services. SkyKick heeft aangevoerd dat de ingeroepen merken geheel of gedeeltelijk nietig zijn omdat onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is aangegeven op welke waren en diensten deze betrekking hebben. Tevens zouden de merken te kwader trouw zijn aangevraagd, om een zeer ruime merkbescherming te verkrijgen.

Hof Den Haag 28 januari 2020, IEF 18980; ECLI:NL:GHDHA:2020:71 (H&M tegen Adidas) Zie ook [IEF 17252]. Volgens Adidas, geïntimeerde in deze uitspraak, heeft H&M met haar Work Out-lijn inbreuk gemaakt op het merkenrecht van Adidas. Het gaat in bijzonder om de twee strepen die op de kleding van de Work Out-lijn zijn afgebeeld en de ruimte tussen die strepen. In een eerdere zaak heeft de rechtbank het inbreukverbod van Adidas toegewezen, waarop H&M in hoger beroep is getreden. Er wordt, in tegenstelling tot het oordeel van de rechtbank, geoordeeld dat H&M door het gebruik van de Work Out-kleding geen inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van Adidas, omdat de tussenruimte tussen de twee strepen op de Work Out-kleding niet visueel gelijk is aan de breedte van de Adidas-strepen. Hierdoor wordt er geconcludeerd dat de totaalindruk van beide merken niet voldoende overeenkomen dat verwarringsgevaar ontstaat en is het inbreukverbod alsnog afgewezen.

HR 24 januari 2020, IEF 18972; ECLI:NL:HR:2020:112 (Spirits tegen FKP) Cassatie. Vervolg op [IEF 13355]. Geschil tussen Russische staatsonderneming en private partij over wie rechthebbende is op Benelux-merken voor wodka. De klachten over het arrest van het hof zijn beoordeeld. Deze klachten kunnen niet leiden tot vernietiging van het arrest, zie ook de conclusie van de A-G [IEF 18727]. Spirits wordt zowel in het principale als in het incidentele beroep in het ongelijk gesteld. De zaak wordt afgedaan door de veroordeling in de proceskosten in de bestreden uitspraak te vernietigen en een bedrag toe te wijzen, het dubbele van het standaardtarief voor complexe zaken, € 80.000,--.

Benelux Gerechtshof 23 januari 2020, IEF 18971, IEFbe 3026; C 2019/3 (Les Castarts tegen GDS) GDS stelde oppositie in tegen de inschrijving van woord/beeldmerk Castart. Zij voerde aan dat het teken overeenstemt met haar oudere merk KARSTADT en betrekking heeft op waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor haar oudere merk is ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwaring bestaat (artikel 2.3, sub b, BVIE). Het Bureau wees de oppositie (nr. 2013822) toe en besliste dat het Benelux depot met nummer 1362238 niet werd ingeschreven. Deze oppositie is ten onrechte toegewezen. Les Castart is nu het gelijk gesteld. De algemene indruk die het teken en het (oudere) merk bij de gemiddelde consument achterlaten, is ondanks de beperkte overeenkomsten te verschillend. Er is geen sprake van verwarringsgevaar.