Merkenrecht  

EUIPO 17 december 2024, IEF 22448 (Tesla tegen Capella Eood). De autoproducent Tesla heeft in 2007 een EUTM (Europese Unie handelsmerk) met betrekking tot het TESLA-merk aangevraagd. Twee maanden later heeft Capella Eood eveneens een EUTM aangevraagd, met als argument dat zij al een eerder recht op het merk TESLA heeft, omdat zij dit in 2007 in Oostenrijk heeft gedaan. Tesla heeft hiertegen een vordering tot nietigverklaring ingediend. Tesla stelt dat Capella Eood een bekende ‘trademarktroller’ is, die gebruikmaakt van een strategie waarbij derden worden geblokkeerd om een financieel voordeel te behalen. Volgens Tesla zou Capella Eood verschillende firma’s hebben opgezet, waarmee zij honderden duizenden merkaanvragen in diverse lidstaten heeft ingediend. De meerderheid hiervan zou echter nooit tot inschrijving zijn overgegaan en uitsluitend bedoeld zijn geweest om later voorrang te eisen bij mogelijke EUTM-aanvragen. Tesla concludeert hieruit dat de merkaanvraag TESLA een voorbeeld is van de oneerlijke aanvraagstrategie van Capella Eood, zonder enige commerciële logica, en uitsluitend bedoeld om Tesla te blokkeren. Hierdoor stelt Tesla dat het merk nietig verklaard moet worden. Capella Eood stelt daarentegen dat zij rechtsgeldig EUTM-houder is, omdat zij de vergoeding voor haar aanvraag heeft betaald. Daarnaast beweert zij dat Tesla al tientallen jaren bewust inbreuk maakt op haar merkenrecht. Volgens Capella Eood is er geen sprake van kwade trouw en is Tesla’s redenering niet overtuigend, en bovendien in strijd met de grondrechten en het EU-recht.

Rb. Den Haag 17 december 2024, IEF 22444; ECLI:NL:RBDHA:2024:21280 (Polmos tegen Pilot en gedaagde). Polmos is rechthebbende op een woord- en beeldmerk dat zij als sticker aanbrengt op flessen Belvedere-wodka. Daarnaast is zij auteursrechthebbende van het logo dat onderdeel uitmaakt van het beeldmerk. Pilot was betrokken bij de handel in en was eigenaar van een aantal zendingen flessen namaak-Belvedere-wodka. Deze zendingen zijn in Nederland aangetroffen, deels bij gedaagde en deels bij de douane. Op deze zendingen heeft Polmos conservatoir beslag laten leggen. Daarom vordert Polmos een verbod op de afgifte van de merkinbreukmakende flessen en schadevergoeding op grond van haar merkregistraties, auteursrechten, of onrechtmatige daad.

EUIPO kamer van beroep 28 oktober 2024, IEF 22437, IEFbe 3842 (KCT tegen EUIPO). KCT heeft een merkaanvraag ingediend voor een bewegingsmerk betreffende de beweging van een draaiend raam. KCT stelt dat de beweging die het raam van de merkaanvraag maakt, volledig anders is dan die van een normaal klapraam. Bij een klapraam draait het kozijn naar buiten met een draai-as die vastzit aan het bovenste of onderste deel van het kozijn. Het raam in kwestie draait volledig los van het kozijn met behulp van twee zwartgekleurde scharnieren.

Gerecht EU 27 november 2024, IEF 22424; ECLI:EU:T:2024:865 (European Food tegen EUIPO (Nestlé)) European Food en Nestlé procederen al meer dan tien jaar juridisch tegen elkaar, sinds European Food in 2011 een verzoek tot nietigverklaring van het woordmerk FITNESS van Nestlé indiende. Volgens European Food is het woordmerk beschrijvend en heeft het geen onderscheidend vermogen [zie IEF 21480]. European Food diende bij de Kamer van Beroep nieuw bewijsmateriaal in, maar deze weigerde het te accepteren omdat European Food volgens haar onvoldoende had aangetoond dat sprake was van nieuwe feiten. Hiertegen stelde European Food beroep in. Het Gerecht oordeelt dat de Kamer van Beroep een te strikte interpretatie heeft gehanteerd bij het accepteren van nieuw bewijsmateriaal.

Hof Den Haag 1 oktober 2024, IEF 22420; ECLI:NL:GHDHA:2024:2287(Earth Concepts tegen Upstream en EWI) Het arrest van het hof Amsterdam over deze zaak is door de Hoge Raad vernietigd en verwezen naar het Gerechtshof Den Haag [zie IEF 20526]. In deze zaak gaat het over een geschil tussen Earth Concepts, Upstream en EWI over het eigendom en de levering van de merken "Earth Water". Upstream heeft in samenwerking met EWI de woord- en beeldmerken "Earth Water" geregistreerd, waarbij in de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom aan Upstream toekomen. Earth Concepts stelt dat zij op basis van een licentieovereenkomst uit 2010 recht heeft op overdracht van deze merken en daarom in 2014 beslag hierop heeft gelegd. Als de overeenkomst uit 2010 geldig is, heeft Earth Concepts mogelijk een ouder recht op de merken dan EWI, die de merken vóór het beslag via een vaststellingsovereenkomst heeft verkregen. Upstream stelt echter dat deze licentieovereenkomst niet geldig is of niet bestaat. Daarnaast voeren Upstream en EWI aan dat de merken destijds te kwader trouw zijn geregistreerd en dat Upstream onder invloed van misleiding of bedrog stond. EWI stelt dat de overdracht van de merken aan hen gerechtvaardigd is en dat het beslag van Earth Concepts in 2014 daardoor niet rechtsgeldig is, zodat de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen een toewijzing aan Earth Concepts.

Rb. Rotterdam 6 december 2024, IEF 22422; ECLI:NL:RBROT:2024:12214 (MAN MET BRIL KOFFIE tegen MAN MET FRIET en Het Paviljoen by MMF) MMBK is een onderneming genaamd MAN MET BRIL KOFFIE die gespecialiseerd is in koffieproducten. Daarvoor heeft ze een horecagelegenheid en verkoopt deels online koffieproducten aan consumenten en horecaondernemingen. MMF is een onderneming genaamd Man met Friet en verkoopt friet aan horecagelegenheden. De bestuurders van MMF hebben een onderneming genaamd Het Paviljoen by MAN MET FRIET opgericht voor de exploitatie van de snackbar Het Paviljoen. MMF heeft een Benelux-beeldmerk met woordelementen geregistreerd. MMBK stelt dat de gedaagden inbreuk maken op haar handelsnaam- en merkrechten, omdat de namen te veel op elkaar lijken, wat tot verwarringsgevaar leidt.

Rb. Den Haag 4 december 2024, IEF 22419; ECLI:NL:RBDHA:2024:20026 (IPC tegen Coolers) IPC is een Amerikaanse fabrikant van onder andere koelboxen, koeltassen, drankkoelers en bijbehorende accessoires. IPC is houder van de IGLOO-merken ter onderscheiding van haar producten, de IGLOO-producten. Sinds haar oprichting verkoopt Coolers voornamelijk IGLOO-producten. Na enige tijd zijn IPC en Coolers een mondelinge distributieovereenkomst aangegaan. Tien jaar na deze mondelinge overeenkomst wilden beide partijen deze overeenkomst schriftelijk vastleggen. De partijen werden het echter niet eens over de inhoud hiervan, waardoor de distributieovereenkomst werd beëindigd. IPC stelt dat Coolers toerekenbaar tekortschoten in de nakoming van haar plichten uit hoofde van de distributieovereenkomst, door het niet betalen van de openstaande facturen voor de levering van IGLOO-producten. Hierdoor heeft IPC de distributieovereenkomst ontbonden op 13 oktober 2023. Zij stelt dat beide partijen vanaf dat moment geen verbintenissen meer hadden uit hoofde van de overeenkomst. Coolers stelt daarentegen dat de distributieovereenkomst niet rechtsgeldig werd beëindigd, omdat het niet betalen van de facturen geen tekortkoming in de nakoming opleverde. Coolers had namelijk haar verplichting daartoe opgeschort. Hierdoor heeft IPC volgens Coolers wanprestatie gepleegd.

Rb. Den Haag 25 november 2024, IEF 22416; ECLI:NL:RBDHA:2024:19460 (Lancôme tegen Ninôme) Lancôme heeft sinds 1951 een Benelux-woordmerk voor verschillende schoonheidsproducten en wordt in 130 landen verkocht. Ninôme brengt een voedingssupplement met collageen op de markt. Lancôme stelt dat Ninôme hierdoor inbreuk maakt op haar Benelux-woordmerk en vordert dat merkinbreuk sub b wordt vastgesteld. Bij vergelijking van het woordmerk LANCÔME met het teken NINÔME valt op dat beide visueel en auditief in hoge mate overeenstemmen en beide worden opgevat als fantasienamen zonder duidelijke betekenis. Daarnaast bestaat er enige overlap tussen het merk en het teken met betrekking tot de categorieën waarin zij zijn ingeschreven. Dit wordt door Ninôme B.V. niet betwist, maar zij stellen dat er geen sprake is van identieke waren. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat de waren wel identiek zijn, aangezien het voedingssupplement ook een schoonheidsproduct is en als zodanig wordt gepresenteerd. Bovendien wordt het aangeboden aan dezelfde doelgroep en binnen hetzelfde marktsegment als de producten van Lancôme. De rechter stelt verder dat door de manier waarop het merk en het teken in de praktijk worden weergegeven, evenals hoe de waren in de handel worden gebracht, er sprake is van verwarringsgevaar.

Parket bij de Hoge Raad 8 november 2024, IEF 22418; ECLI:NL:PHR:2024:1192 (P.K. tegen Vemedia). Deze zaak gaat over merkenrechtelijke rechtsverwerking, waarbij sprake moet zijn van bewust gedogen door de houder van een ouder merk ten aanzien van het gebruik van een ingeschreven jonger merk. P.K., merkhouder van ‘Lucovitaal’, verweet Vemedia inbreuk op haar merkenrecht vanwege het gebruik van het merk ‘LEEF VITAAL’, dat op naam stond van moederbedrijf Versailles. ‘LEEF VITAAL’ werd in 2007 ingeschreven. In 2009 sommeerde P.K. Vemedia om het gebruik van het merk te staken. Dit leidde echter niet tot een rechtszaak, maar P.K. liet de kwestie voor langere tijd rusten. Toen Vemedia in 2019 een nieuw product op de markt bracht, stelde P.K. dat dit wel inbreuk maakte op haar merkenrechten. In de daaropvolgende procedure voerde Vemedia aan dat sprake was van rechtsverwerking door P.K.'s stilzitten gedurende vijf jaar [zie IEF 20548]. Dit rechtsverwerkingsverweer slaagde, omdat P.K. vanaf 2009 bewust heeft gedoogd dat Vemedia het LEEF VITAAL-merk meer dan vijf jaar als merk op verpakkingen heeft gebruikt, terwijl het merkgebruik op de verpakkingen vanaf september 2019 niet wezenlijk is veranderd. Het hof bevestigde dit oordeel in hoger beroep [zie IEF 21675]. Procureur-Generaal Van Peursem onderbouwt in deze conclusie zijn oordeel dat het cassatieberoep van P.K. niet slaagt. Hij gaat hierbij in op twee specifieke onderdelen van het geschil.

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2024, IEF 22396; ECLI:NL:GHARL:2024:7032 (Kracht Recruitment tegen Vakkracht) Kracht Recruitment heeft in kort geding gevorderd dat Vakkracht het gebruik van het woordmerk ‘Vackracht’ moet staken door verwarringsgevaar met haar woord- en beeldmerk ‘Kracht Recruitment’. Deze vorderingen zijn in kort geding toegewezen, waarna Vakkracht de handelsnaam en het teken ‘Vakkracht’ is gaan gebruiken. Vakkracht is hierna in hoger beroep gegaan waarbij het eerdere vonnis is vernietigd [zie IEF 21203]. Na deze vernietiging is Vakkracht weer haar eerdere handelsnaam gaan gebruiken en is Kracht Recruitment een volgende bodemprocedure begonnen. In deze bodemprocedure heeft Kracht Recruitment een verklaring van inbreuk in haar merkenrechten gevorderd. Als tegenvordering eist Vakkracht een verklaring van onrechtmatig handelen en een schadevergoeding door het dwingen tot wijzigen van haar handelsnaam. De rechtbank heeft de vorderingen van Kracht Recruitment afgewezen en de tegenvorderingen van Vakkracht deels toegewezen. Hiertegen is Kracht Recruitment in hoger beroep gegaan.