Merkenrecht  

Het tweede onderdeel heeft als uitgangspunt dat het hof zou hebben vastgesteld dat op Aruba symbolische leveranties door Souza Cruz  zouden hebben plaatsgevonden teneinde door eerste gebruik op Aruba het recht op dat merk te verkrijgen en door verder gebruik binnen de daarvoor gestelde termijn van drie jaar dat recht te handhaven.

Het onderdeel klaagt vervolgens dat het hof op grond van deze feiten tot de conclusie had moeten komen dat (althans behoort in cassatie ervan uitgegaan te worden dat) Souza Cruz merkgerechtigde met betrekking tot het merk PALERMO in Aruba was. Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk, betoogt het onderdeel, wordt in Aruba verkregen door een eerste gebruik ook wanneer het gaat om een ("symbolisch") gebruik dat alleen erop gericht is een recht te creëren. Hetzelfde geldt met betrekking tot het gebruiksvereiste, neergelegd in art. 2 lid 1 MA: een (symbolisch) gebruik alleen teneinde het recht in stand te houden is voldoende."

Het onderdeel kan volgens de Hoge Raad bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

Het onderdeel slaagt voor zover het ten betoge strekt dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat een slechts symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen, onder art. 2 lid 1 MA geen merkrecht in Aruba kan doen ontstaan, met navenante gevolgen voor de nietigverklaringsprocedure onder art. 10 MA. Opmerking verdient hierbij dat de Hoge Raad aan gebruik van het merk in de zin van art. 3 van de Mw 1893 geen andere eis stelde dan dat het merk wordt gebezigd ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen en daarvoor in dat geval voldoende was een tweetal verkopen in een periode van drie jaren van telkens vijf pakjes sigaretten aan vijftien detaillisten (vgl. HR 14 mei 1964, NJ 1965, 287)."

Lees hier het arrest (met gratis lezenswaardig Verkade-album).

Het gangbare Nederlandse bijvoeglijk naamwoord ‘happy’ betekent gelukkig of blij (Van Dale Hedendaags Nederlands 2002). De plaatsing van ‘happy’ vóór ‘vakanties’ maakt dat het in aanmerking komende publiek ‘happy’ zal opvatten als een eigenschap van ‘vakanties’. ‘Happy’ is dan de aanduiding van het voor dat publiek wenselijk kenmerk dat de vakantie een blije of gelukkige ervaring oplevert. Het Bureau toont aan, met door hem overgelegde producties, welke door DTI niet (voldoende) zijn weersproken, dat ‘happy’ op deze wijze wordt gebruikt, ook in verband met vakantie(reizen).

Zowel ‘happy’ als ‘vakanties’ kunnen derhalve een aanduiding zijn van relevante kenmerken van de betrokken diensten, zodat het teken naar het oordeel van het hof uitsluitend bestaat uit beschrijvende aanduidingen.

Het gehele teken verschilt niet merkbaar van de som van zijn bestanddelen. De woordcombinatie bevat niet iets ‘extra’s’,waardoor het onderscheidende kracht krijgt. Tevergeefs beroept DTI er zich in dit verband op dat het teken een Engels met een Nederlands woord combineert. (...) Evenmin is – zoals DTI aanvoert – sprake van een originele, goed te onthouden slogan met een zelfstandige, niet louter beschrijvende, betekenis."

De inschrijving van het teken dient aldus geweigerd te worden. Lees hier de beschikking.

Naar het oordeel van het hof is het teken aldus begrepen zowel naar vorm als naar inhoud aan te merken als een doorsnee reclame-mededeling. In het teken ligt een niet mis te verstane aanprijzing besloten door de belofte van ‘zeer veel genoegen’. Het teken is voorts samengesteld zoals voor dergelijke mededelingen gebruikelijk. Zo blijkt uit hetgeen het Bureau aanvoert en door DTI niet (voldoende) is bestreden, dat ‘grenzeloos’ gangbaar is als voorvoegsel in tal van wervende en aanprijzende woordsamen-stellingen als grenzeloos goed, grenzeloos voordelig, grenzeloos fietsen, grenzeloos vakantieplezier en grenzeloos dromen, ook in verband met de betrokken diensten. Juist bij gebruik in verband met die diensten zal het in aanmerking komend publiek het teken daarom opvatten als een verkoopbevorderend bedoelde slogan.

Anders dan DTI aanvoert is geen sprake van een originele slogan noch van een teken met een andere, zelfstandige betekenis. Het teken GRENZELOOS GENIETEN bestaat uit alledaagse woorden en is – zoals gezegd - volgens de gewone taalconventies samengesteld, de gelijke beginletters (alliteratie) daaronder begrepen. Het teken bevat kortom geen element dat maakt dat het in aanmerking komend publiek in het teken méér zal zien dan een wervende boodschap. Naar het oordeel van het hof leent GRENZELOOS GENIETEN zich er van huis uit niet voor om de betrokken diensten te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming, en die diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dit oordeel valt niet anders uit indien, zoals DTI aanvoert, het in aanmerking komend publiek specifiek bestaat uit diegenen die een reisarrangement wensen te boeken naar Egypte of Turkije.

DTI beroept er zich ten slotte nog op dat het door haar gedeponeerde teken door het Bureau ten onrechte is aangemerkt als louter beschrijvend voor de betrokken diensten en voorts, dat het Bureau niet heeft aangetoond dat het teken bestaat uit voor die diensten gebruikelijke aanduidingen. Deze stellingen kunnen DTI niet baten. Uit het voorgaande vloeit immers voort dat het teken voor de betrokken diensten elk onderscheidend vermogen mist, zodat inschrijving daarvan moet worden geweigerd, nog afgezien van de vraag of het teken louter beschrijvend is of bestaat uit gebruikelijke aanduidingen in de zin van artikel 6bis, eerste lid, onder c en onder d BMW.

De inburgering kan zonder nadere gegevens niet worden aangenomen. Het verzoek van DTI wordt afgewezen.
Lees hier de beschikking.

In casu blijkt echter dat de SGS niet altijd optreedt als bestuursorgaan maar ook, en eigenlijk voornamelijk "inter partes expertonderzoek" verricht. Alleen indien er echt expliciet om wordt gevraagd treedt zij op als ‘notified body’ en bestuursorgaan. De uitkomst van het voor Ostoy verrichte onderzoek betrof echter slechts "een opinie." De Rechtbank Rotterdam volgt deze redenering, omdat er i.c. geen expliciet verzoek was er geen aanleiding was voor SGS om na te gaan of Ostoy haar speelgoed niet op geheel privaatrechtrechtelijke basis wilde laten testen, maar uit was op een verklaring van de SGS als ‘notified body.’ Een bestuursorgaan kan dus een dubbele pet hebben. Lees het vonnis hier.

In overweging 6.5 beantwoordt de rechtbank deze vraag bevestigend en hakt daarmee een knoop door die doorgehakt moest worden. De rechtbank verwerpt (terecht) het verweer dat de rechthebbende hiermee méér rechten zou krijgen dan hem toekomt. Het gaat immers alleen om de vraag bij wie de rechten berusten, bij Buma (krachtens overdracht en art. 30a Aw) of bij de individuele rechthebbenden. Dat de individuele rechthebbenden nu de facto de uitvoering van het gehele nieuwe dramatisch muzikale werk waar hun liedjes onderdeel van uitmaken kan verbieden is misschien een feit, maar geen ‘overbedeling’ aan rechten.
 
In ov. 6.6 onderzoekt de rechtbank of liedjes van eisers wel een integrerend onderdeel van het gele (dramatisch-muzikale) werk, oftewel van het verhaal, uitmaken. Alleen dan is er immers sprake van een uitvoering met vertoning van een dramatisch-muzikaal werk en dus van groot recht dat aan de individuele rechthebbenden toekomt. Met uitzondering van twee liedjes (Super Trouper en Voulez Vous) oordeelt de rechtbank dat dit het geval is en daarmee is het lot van (de rest van de liedjes in) de musical bezegeld.

Titelbescherming

Vervolgens gaat de rechtbank ook nog (uitgebreid) in op de vorderingen gebaseerd op het pretense merkrecht van eiseres op de titel “Mama Mia!” De rechtbank is blijkens ov. 6.17 van oordeel dat de titel “Mama Mia!” door het publiek ten aanzien van de musical niet als herkomstaanduiding zal worden opgevat en derhalve geen geldig merk is voor musicals.

In ov. 6.18 blijkt evenwel dat de aanduiding “Mama Mia!” volgens de rechtbank door eiseres ook is gebruikt voor merchandisingsactiviteiten en -artikelen en ten aanzien van die waren en diensten wél als geldig merk is aan te merken. De rechtbank constateert evenwel dat gedaagde de aanduiding Mama Mia –Come Together uitsluitend gebruikt ter aanduiding van haar musical (en dus ook weer niet als herkomstaanduiding). Daarom kan en moet de merkinbreukvraag uitsluitend worden beantwoord aan de hand van art. 13A lid 1 sub d BMW en dan alleen nog ten aanzien van merchandisingsartikelen en -activiteiten en niet t.a.v. de musical zelf.  De rechtbank meent dat van dergelijke merkinbreuk geen sprake is (zie het slot van ov. 6.18). Ook is de rechtbank (blijkens ov. 6.20) van mening dat het gebruik van een sterk gelijkende titel in casu op zichzelf niet onrechtmatig is.

Ten slotte blijkt echter dat het aanhaken bij de naam en de bekendheid van de musical vanwege de bijkomende omstandigheden van het geval (omschreven in ov. 6.22) toch wel onrechtmatig is. Er is onder andere sprake van gevaar voor verwarring. Dat is onrechtmatig en die onrechtmatigheid wordt nog vergroot door de seksueel getinte verwijzingen in de musical van gedaagde.’

De Amsterdamse rechtbank komt in casu (wederom) tot het oordeel dat de titels van individuele werken als zodanig geen merken zijn (vgl. Rb. Amsterdam 28 juli 2004, AMI 2005, p. 59 (Standaard/Gele Teken)). En dat is goed verdedigbaar (vgl. mijn noot onder voornoemd vonnis). Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat via de onrechtmatige daad exact hetzelfde resultaat lijkt te worden behaald als op grond van het merkenrecht mogelijk zou zijn.

Gedaagde Wigt mag niet verder met zijn musical, zoals ook eerder in kort geding tussen dezelfde partijen in twee instanties was bepaald. (Zie Vzr. Rb. Arnhem 18 december 2002, LJN AF3265 en Hof Arnhem 24 december 2002, LJN AF3864).  Eerder was Wigt betrokken bij een ander geschil over groot- en kleinrecht. Zie Pres. Rb. ’s-Gravenhage 18 november 1998, IER 1999, nr 12, p. 81 m.nt. FWG (Lloyd Webber/Wigt).  DJGV.

Lees het vonnis hier.