Merkenrecht  

 Voor andere dan dergelijke waren en diensten kon naar het oordeel van het hof evenwel aan de woordcombinatie een zekere originaliteit niet worden ontzegd. In het dictum heeft het hof het BMB bevolen over te gaan tot inschrijving van het depot van het woordmerk EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL voor de waren en diensten in de verschillende in het dictum vermelde klassen, maar voor een gedeelte daarvan met de toevoeging "voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter".

Het HvJEG heeft met betrekking tot de toelaatbaarheid van deze, in de zojuist bedoelde toevoeging tot uitdrukking gebrachte zogenoemde "disclaimer" zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. Het Benelux-Gerechtshof heeft in aansluiting daarop beslist dat met het stelsel van de (oude) BMW niet verenigbaar is dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten, en dat daarmee evenmin verenigbaar is dat het BMB de weigering van de inschrijving mag beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voorzover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden.

Hieruit volgt dat het hof in zijn beschikking ten onrechte de hiervoor bedoelde "disclaimer" aan het gegeven bevel tot inschrijving met betrekking tot een aantal klassen van waren en diensten heeft toegevoegd.

Het onderdeel houdt tevens de klacht in dat het hof heeft miskend dat het alleen bevoegd is een bevel te geven (of te weigeren) tot inschrijving van het depot zoals dat door de deposant is verricht, althans zoals door de deposant is voorgesteld. Volgens het onderdeel betekent dit dat het, afgezien van de toevoeging van een "disclaimer", het hof ook niet vrijstond ambtshalve tot wijziging, aanvulling of beperking van het depot over te gaan.

Nu verweerder de mogelijkheid om het depot te wijzigen, aan te vullen of te beperken niet aan het BMB heeft voorgelegd, ook niet na de voorlopige weigering van de inschrijving, stond het het hof, naar moet worden afgeleid uit de aangehaalde overwegingen van het Benelux-Gerechtshof, niet vrij ambtshalve een bevel te geven om tot gedeeltelijke inschrijving van het depot over te gaan. Zulks valt immers buiten het kader van de beoordeling of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd, en komt neer op kennisneming van aanspraken die niet aan het BMB zijn voorgelegd, een en ander als bedoeld in het aangehaalde arrest van het Benelux-Gerechtshof.

Lees het arrest hier.

Het Gerecht gaat met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub d mee met het oordeel van het OHIM dat de door interveniënte aan het OHIM overgelegde documenten een afdoend bewijs vormen dat de term WEISSE SEITEN op de datum van indiening van verzoeksters aanvraag tot inschrijving van het merk WEISSE SEITEN voor het doelpubliek een gebruikelijke term was geworden als algemene benaming van de gids van particuliere telefoonabonnees. Dit geldt niet alleen voor de analoge versie.

Artikel 7, lid 1, sub c levert niet veel meer op.  De term is in het Duits synoniem van gids van particuliere telefoonabonnees geworden. Bijgevolg kan deze term ook worden beschouwd als een beschrijving van de waren die onder deze gebruikelijke benaming vallen, te weten „magnetische gegevensdragers en bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name banden, schijven, cd-roms” en „drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken”, aangezien deze term de soort van deze waren aanduidt.

Het betoog dat een uitgave niet uit witte bladen bestaat, omdat nagenoeg alle uitgaven met zwarte inkt op wit papier zijn gedrukt, en dat het woord „Seiten” niet op een boek kan duiden, omdat de bladen slechts een bestanddeel van een boek zijn en deze term dus niet volstaat om de consument erop te wijzen dat hij een boek zal ontvangen wanneer hij de „weiße Seiten” bestelt, zijn derhalve niet ter zake dienend, aangezien de kamer van beroep heeft vastgesteld dat het merk WEISSE SEITEN deze waren beschrijft, omdat WEISSE SEITEN synoniem is van gids van particuliere telefoonabonnees en niet omdat de pagina’s van een dergelijke gids wit zijn.

Verzoeksters argument dat niemand bij het zien van het teken WEISSE SEITEN denkt aan een uitgeverij, een uitgave of een redactiebureau, faalt, want de kamer van beroep heeft vastgesteld dat er een voldoende band bestaat tussen deze diensten en de waren waarvoor de term „weiße Seiten” „gids van particuliere telefoonabonnees” betekent.

De betrokken term kan gemakkelijk worden begrepen in de zin van „weißfarbige Seiten” en kan – zoals het OHIM en interveniënte stellen – worden gebruikt als synoniem van „weißfarbige Blätter”. Bijgevolg kan worden aangenomen dat deze term ten minste de waar „papier” beschrijft, alsmede de waren „papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voorzover niet begrepen in andere klassen”, aangezien verzoekster geen onderscheid heeft gemaakt binnen deze algemene categorie.

Met betrekking tot „materiaal voor kunstenaars”, „leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)” en  “kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen)” zij opgemerkt dat hieronder ook papier kan vallen, en aangezien verzoekster binnen deze categorie de opgave van de waren niet heeft beperkt door papier uit te sluiten, moet worden aangenomen dat de term „weiße Seiten” de categorie „materiaal voor kunstenaars” beschrijft.

Uit deze overwegingen volgt dat het verband tussen het merk WEISSE SEITEN en de kenmerken van alle betrokken waren en diensten voldoende nauw is om onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te vallen.

Lees het arrest hier.

Met betrekking tot het relevante publiek oordeelt het GVEA dat het in casu gaat om levensmiddelen voor courant gebruik. Bijgevolg bestaat het relevante publiek uit alle consumenten. Het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk moet dus worden beoordeeld met in aanmerkingneming van de vermoedelijke verwachtingen van de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument.

Aangezien verzoekster geen bewijzen heeft overgelegd die tegen toepassing van de rechtspraak waarin is bepaald dat de consument in de eerste plaats een loutere functie van verpakking toeschrijft aan flessen met dergelijke waren - dient haar stelling te worden afgewezen.

In de tweede plaats dient aangaande de vier kenmerken die volgens verzoekster onderscheidend vermogen geven aan de fles, om te beginnen te worden opgemerkt dat het feit alleen dat een vorm een variant is van een van de gebruikelijke vormen van een bepaalde soort waren, geen voldoende bewijs is dat het uit deze vorm bestaande merk onderscheidend vermogen bezit. Steeds moet worden nagegaan of een dergelijk merk het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument mogelijk maakt, de betrokken waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De kans dat de als merk aangevraagde vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist, wordt immers groter naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar.

Wat de langgerekte hals en de afgeplatte buik betreft, zij vastgesteld dat deze parameters van het aangevraagde merk niet verschillen van de gebruikelijke vorm van een fles voor waren als die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. De lengte en de diameter van de hals noch de verhouding tussen de breedte en de dikte van de fles zijn in enig opzicht opvallend. Hetzelfde geldt voor de kussenvormige voet. Dit designkenmerk is immers gebruikelijk voor flessen in de betrokken sector.

Het enige kenmerk waardoor het aangevraagde merk verschilt van de gebruikelijke vorm, zijn de uitsparingen in de zijkanten. Anders dan de door het BHIM gegeven voorbeelden vertoont het aangevraagde merk scherpe krommingen, waardoor bijna de indruk van een halve cirkel ontstaat.

Maar ook al zou dit kenmerk als ongebruikelijk worden aangemerkt, het is op zich niet voldoende om de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk zodanig te beïnvloeden dat het aangevraagde merk op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen.
De totaalindruk die de vier genoemde kenmerken, in hun geheel beschouwd, oproepen, kan deze vaststelling niet op losse schroeven zetten. Uitgaande van de totaalindruk die het aangevraagde merk oproept, mist dit dus elk onderscheidend vermogen.

Lees het arrest hier.

Met betrekking tot de spoedeisendheid overweegt de rechter in 4.3

"Hiertoe is redengevend dat Pepsico in het geheel niet heeft gemotiveerd waarom zij haar vordering bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag - ingesteld op 15 november 2005 - uitsluitend heeft gebaseerd op het bepaalde in de Gemeenschapsmerkenverordening en niet mede op het bepaalde in de Benelux Merken Wet (BMW). Dit had wel op haar weg gelegen, nu de door haar in de onderhavige procedure gestelde inbreuk op de BMW destijds evenzeer aanwezig was; ípsei is immers reeds in september 2004 op de Nederlandse markt geintroduceerd. Een spoedeisend belang had thans nog kunnen worden aangenomen indien zich sedert het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag een feitelijke wijziging in die inbreuk zou hebben voorgedaan. Hiervan is echter niet gebleken"

Lees het vonnis hier.

"La présente affaire est donc différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt ALADIN, précité (point 98), dans laquelle les produits en question, outre qu’ils étaient partiellement similaires, appartenaient à une même gamme de produits. Par ailleurs, comme le fait observer l’OHMI, la protection offerte aux marques renommées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’a pas été invoquée par la requérante dans la procédure d’opposition et la renommée des marques antérieures n’a pas été prouvée par la requérante devant le Tribunal."

OHIM heeft haar oordeel bovendien voldoende gemotiveerd. Verwijzing door naar motivering eerdere (interne) instanties was gelegitimeerd. "En outre, compte tenu de la continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l’OHMI, il est parfaitement loisible à la chambre de recours de se référer, en la confirmant, à la motivation de la décision de la division d’opposition.

Lees het arrest hier.

 Dominerende bestanddeel. Het GvEA is evenals de Kamer van Beroep en de oppositieafdeling van mening dat het woordelement "Ferro"het dominerend bestanddeel van het beeldmerk is. "Anders dan verzoekster stelt, is de banier – gelet op de door het aangevraagde merk opgeroepen visuele totaalindruk- immers geen beeldelement dat voldoende belangrijk is om meer de aandacht van de consument te trekken dan het woordelement."

"Het Gerecht is van oordeel dat het woord „ferró" de overhand heeft boven het beeldelement van het aangevraagde merk en daadwerkelijk zijn stempel drukt op de perceptie van dit merk, door de grote afmetingen en de plaats ervan op de banier, die een louter decoratieve functie als achtergrond heeft en daardoor niet als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk kan worden beschouwd. De kamer van beroep heeft derhalve geen beoordelingsfouten gemaakt door vast te stellen dat „ferró" het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is en dat de banier slechts van ondergeschikt belang is."

Overeenstemming. Het Gerecht is van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen. "Ook al bestaat het oudere woordmerk uit zeven letters en drie lettergrepen, terwijl het woordelement van het aangevraagde merk slechts vijf letters en twee lettergrepen bevat, dit neemt niet weg dat de twee tekens dezelfde letters bevatten, te weten „f", „e", „r" en „o". Bovendien zijn deze letters in dezelfde volgorde geplaatst. Zo heeft zowel het woordelement van het aangevraagde merk, te weten „ferró", als het woordelement dat het oudere merk vormt, te weten „ferrero", dezelfde begin en eindletter, met name „f" en „o". Bovendien hebben de twee tekens de eerste drie letters, te weten „fer", gemeen. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de consument in beginsel vooral aandacht besteedt aan het begin van het woord."

 "Verder verschilt de lettergreepstructuur van de twee betrokken tekens alleen door de herhaling van het foneem „er" in het oudere merk „ferrero", die ontbreekt in het woordelement „ferró" van het aangevraagde merk. Dit verschil in de lettergreepstructuur van de betrokken tekens heeft evenwel niet de overhand boven de punten van overeenstemming tussen deze tekens, omdat de letters van de extra lettergreep in het woordelement dat het oudere merk vormt, te weten „e" en „r", ook aanwezig zijn in het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk, en meer bepaald in de eerste lettergreep ervan.

De extra lettergreep in het oudere merk kan derhalve de visuele totaalindruk die de betrokken merken bij de gemiddelde consument oproepen, niet wijzigen." 

"Met betrekking tot de beeldelementen van het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk, zoals de lichtjes gebogen schrijfwijze van het woord „ferró", is het Gerecht verder van oordeel dat deze nauwelijks waarneembaar is en derhalve in casu elk onderscheidend vermogen mist. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een grotere eerste en laatste letter in dit woord."

Het Gerecht is eveneens van oordeel dat de tekens fonetisch overeenstemmen. "Er dient immers te worden benadrukt dat alle letters van het woordelement dat het oudere merk vormt, te weten „ferrero", voorkomen in het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten het woordelement „ferró", en dat dit laatste woordelement geen andere letters bevat dan die van het oudere merk, te weten „f", „e", „r" en „o". Verder zij opgemerkt dat deze letters in dezelfde volgorde zijn geplaatst in de twee betrokken tekens, die overigens beginnen met dezelfde drie letters, te weten „f", „e" en „r", en eindigen op dezelfde letter „o". De twee betrokken tekens stemmen dus uit fonetisch oogpunt in zekere mate overeen."

Eerdere beslissingen. Dat Griekse rechterlijke instanties van mening zijn, dat er geen verwarring tussen de tekens zou bestaan, doet volgens het Gerecht niet terzake, het communautaire merkensysteem is immers een autonoom systeem.

Ook eerdere beslissingen van oppositieafdelingen hebben geen invloed op de beoordeling door het Gerecht.

Lees het arrest hier.