Merkenrecht  

Conclusie A-G (nog niet in't Nederlands): Under Article 5(1) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks the proprietor of a registered trade mark cannot give its consent to the use of its trade mark irrevocably. After the revocation of such consent, the exclusive right conferred by a registered trade mark can be asserted against the party that used the mark with the consent of the proprietor, even though the proprietor and that party shared the use of the trade mark - each for different goods, for which the mark was registered - over an extended period of time.

National law on the wrongful or abusive exercise of rights may not permanently prevent the proprietor of a trade mark from exercising its rights with respect to some of the goods for which the trade mark is registered. This notwithstanding, Directive 89/104 does not prevent national law from providing for a different remedy.
– Article 5(1) of Directive 89/104 does not allow national courts to definitively prevent the proprietor of a registered trade mark from recommencing the use of the mark after terminating an undertaking to a third party not to use that mark for certain goods by way of the law of unfair competition based on benefits of the proprietor from and investments by the third party in the publicity of the trade mark as well as the confusion of consumers. This notwithstanding, Directive 89/104 does not prevent national law from providing for a different remedy.

Gestelde vragen:

1.1. Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende exclusieve recht door zijn houder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:
- wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren?
- wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?
1.2. Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit exclusief recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht op een andere manier worden gesanctioneerd?
2.1. Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde gevoerde publiciteit met betrekking tot dit merk en bij het cliënteel verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?
2.2. Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?

HvJ EU 18 april 2013, zaak C-12/12 (Colloseum Holding) - dossier
Merkenrecht. Normaal gebruik. Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt.

Uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) – Begrip „gebruik van het merk” – Erkenning van het bestaan van het gebruik van een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk bij gebruik van dit samengesteld merk. Erkenning van het bestaan van het gebruik van een merk indien het enkel samen met een ander merk wordt gebruikt, waarbij de twee merken zowel afzonderlijk als samen zijn ingeschreven als samengesteld merk.

Het hof verklaart voor recht: Aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

Gestelde vragen: Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„Dient artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus te worden uitgelegd,
1) dat een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk en alleen door het gebruik van het samengestelde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, rechtsinstandhoudend kan zijn gebruikt wanneer enkel het samengestelde merk wordt gebruikt;
2) dat een merk rechtsinstandhoudend wordt gebruikt wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven?”

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 april 2013, LJN BZ7844, KG 13-123 (Christian Louboutin tegen Van Haren Schoenen B.V.)
Uitspraak mede ingezonden door Sven Klos, Laura van Gijn, Klos Morel Vos & Schaap en Thierry van Innis, Field Fisher Waterhouse LLP.

Merkenrecht. Zoolmerk heeft aspecten van kleur- en vormmerk. Inburgering. Louboutin, ontwerper van high fashion damesschoenen heeft een zogenaamd "zoolmerk" geregistreerd voor de rode zool. Van Haren heeft zich op het standpunt gesteld dat het zoolmerk een kleurmerk is, waarvoor derhalve de strenge eisen gelden die zijn ontwikkeld in het Libertel-arrest.

Naar voorlopig oordeel heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn.

Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Louboutin heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux het zoolmerk herkent als van Louboutin; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Van Haren wordt bevolen niet langer zijn zwarte en/of donkerblauwe hooggehakte damesschoenen met rode zolen te verkopen.

In citaten:

4.7.  Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen. Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen.

4.8.  Naar voorlopig oordeel heeft Louboutin voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux zijn zoolmerk als zodanig opvat voor zover het gaat om hooggehakte damesschoenen; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Door verscheidene bronnen wordt in verschillende media verwezen naar de schoenen van Louboutin waarbij wordt genoemd dat deze als afkomstig van Louboutin herkenbaar zijn en herkend worden aan de rode zool. Dit blijkt onder meer uit de door Louboutin overgelegde productie 3. Vooralsnog ervan uitgaande dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden daartoe mogen worden gerekend, volgt uit de door Louboutin overgelegde productie 3 dat dit publiek in de rode zool onder een hooggehakte damesschoen het zoolmerk herkent. Anders dan Van Haren heeft betoogd, gebruikt Louboutin de rode zool voorshands oordelend niet puur decoratief. Louboutin heeft met de overlegging van productie 3 voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek de rode zool (in ieder geval mede) opvat als herkomstaanduiding. Dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af aan het bestendige gebruik van de rode zool door Louboutin als merk. Het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt. Uit de overige voorbeelden die Van Haren heeft overgelegd van damesschoenen met een hak en een rode zool blijkt vooralsnog dat het in de meeste, zo niet alle, gevallen gaat om incidenteel gebruik voor schoenen die ofwel niet vergelijkbaar zijn met Louboutin’s schoenen, ofwel om gebruik van een niet op het zoolmerk gelijkende kleur rood, ofwel om een zool die niet op die van het zoolmerk lijkt.

4.10.  Ter zitting is verklaard namens Louboutin dat zijn bezwaren alleen betrekking hebben op de zwarte en blauwe versie van de Van Haren schoen, afgebeeld onder 2.4 en derhalve geen betrekking hebben op de rode variant. Aan de orde is dus de vergelijking van het zoolmerk met de zool zoals die onder de zwarte en blauwe schoen is aangebracht. Voorop staat dat uit artikel 2.20 lid 2 BVIE blijkt dat het aanbrengen van het teken op een waar is voorbehouden aan de merkhouder.

4.12.  Niet in geschil is dat de waren waarvoor Van Haren het met het zoolmerk overeenstemmende teken gebruikt identiek zijn aan de waren waarvoor het zoolmerk is ingeschreven, te weten schoenen. Daar komt bij dat Van Haren dat teken juist toepast op het specifieke type schoenen waarvoor Louboutin het zoolmerk ook consequent gebruikt, te weten modieuze hooggehakte damesschoenen. Zelfs de wijze waarop de rode zool bij alle schoenen van Louboutin doorloopt in de binnenkant van de hak, is door Van Haren toegepast bij haar schoenen. In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken. Ook hier geldt dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden in de Benelux daartoe mogen worden gerekend. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen (omdat de schoenen van Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren) doet daaraan niet af. Ook door het zien van anderen met hooggehakte damesschoenen met rode zolen kan sprake zijn van merkenrechtelijk relevante verwarring (de zogenoemde “post-sale confusion”) als men aan de rode zool een Louboutin-schoen meent te herkennen terwijl sprake is van een Van Haren-schoen. De voorzieningenrechter komt daarom tot het voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk op het zoolmerk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Op andere blogs:
Abcor (Gevecht om het monopolieGevecht om het monopolie op een rode schoenzool op een rode schoenzool)
AOMB (Louboutin laat geen loopje met zich nemen!)
AVadvocaten (Hooggehakte damesschoenen met rode zool)
Merkwaardigheden (De rode waas van Louboutin)
NLO (Contrasterende rode onderzool is als merk voorbehouden aan Louboutin)
SOLV (De wezenlijke waarde van hooggehakte schoenen)

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 19 februari 2013, Rolnr. A/12/10673 (BVBA IMMO C&S tegen BVBA C.S. Vastgoed)

Uitspraak ingezonden door Geert Philipsen, GSJ advocaten en Ria Hens, DILAWHENS Advocaten.

Beide partijen zijn vastgoedmakelaar in de regio "groot Antwerpen". Immo C&S heeft haar handelsnaam IMMO C&S sinds 2009 gevoerd en in februari 2012 gedeponeerd als Benelux woordmerk. C.S. Vastgoed maakt gebruik van het merk/de handelsnaam in brieven, in Google ingegeven zoektermen [red. AdWords] en in mond-op-mond reclame. Er wordt een inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 95 WMPC vastgesteld.

De beperking op het ingeroepen merkenrecht (conform artikel 2.23 lid 2 BVIE) wordt niet aanvaard. Het logo wordt niet als "nagebootst' beschouwd en al evenmin wordt aangenomen dat door het gebruik van het logo wordt aangehaakt op het "succes" van IMMO C&S. Anderzijds houdt de handelsnaamrechtelijke inbreuk alsmede de aanvaarde merkenrechtelijke inbreuk, een inbreuk op artikel 95 WMPC in, zodat de vordering op grond van deze bepaling gegrond wordt verklaard.

Verder dient in dit licht reeds worden aangegeven te worden dat op grond van de WMPC het gebruik van die naam niet de indruk mag wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de gebruiker van die naam en de merkhouder, en dat er ook geen ongerechtvaardigd voordeel mag worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Onder 2.b.
De rangorde die tussen merken moet worden aangehouden, wordt in beginsel bepaald door de datum van depot of aanvrage, dan wel door de voorrang (ook wel prioriteit genoemd) die kan worden ingeroepen. Die voorrangs-of prioriteitsregeling houdt in dat het merk beschouwd wordt, voor wat betreft de rangorde alsof het op de voorrangs- of prioriteitsdatum gedeponeerd is zodat die (eerdere) datum doorslaggevend is bij de bepaling wie de oudste rechten. Er wordt geen reden aangebracht waarom hiervan zou afgeweken dienen te worden bij het invullen van het begrip "ouder recht van plaatselijke betekenis".

Tenslotte beroept C.S. VASTGOED zich op haar vennootschapsnaam C.S. VASTGOED . BVBA als "ouder recht van plaatselijke betekenis". De vennootschapsnaam wordt beschermd door artikel 65 W. Venn. Het recht op bescherming komt, evenals de handelsnaam, toe aan de eerste gebruiker. Het ouder recht van plaatselijke betekenis komt enkel toe aan C.S. VASTGOED voor haar vennootschapsnaam in de functie die artikel 65 W. Venn. eraan toemeet. Het rechtmatig gebruik als vennootschapsnaam t.o.v. het ingeroepen merkenrecht) wordt door !MMO C&S niet als inbreukmakend beschouwd. Hieromtrent wordt geen vordering ingesteld. Het gebruik als handelsnaam van het C.S. VASTGOED wordt als inbreukmakend beschouwd en dit gebruik kan niet gelijkgeschakeld worden met het gebruik als vennootschapsnaam. Anders gezegd, het is niet omdat de vennootschapsnaam een "ouder recht van plaatselijke betekenis" is dat deze vennootschapsnaam rechtmatig kan gebruikt worden als handelsnaam indien dit gebruik zich situeert na het aanvragen van het merkdepot.

Met ingang van 15 april 2013 treedt een aangepaste versie van de CBO-Keurmerkcriteria in werking. Op advies van de Commissie van Belanghebbenden, waarin ook het betalingsplichtige bedrijfsleven vertegenwoordigd is, heeft VOI©E de CBO-Keurmerkcriteria op een aantal punten verbeterd.

De verbeteringen vloeien voort uit de eerste praktijkervaringen met het keurmerk, en met name de bevindingen van de onafhankelijke auditor van het Keurmerkinstituut. De aanpassingen betreffen vooral een verduidelijking en strakkere definiëring van een aantal begrippen, zodat een betere en meer eenduidige toetsing van de criteria mogelijk wordt. Ook zijn criteria die de transparantie bevorderen verbeterd, bijvoorbeeld de verplichting om in het jaarverslag een toelichting te geven op het gevoerde beleid terzake van bestedingen aan sociaal-culturele fondsen en de vermelding van relevante nevenfuncties van bestuurders.

De aanpassingen in de CBO-Keurmerkcriteria hebben tevens geleid tot enige aanpassingen in het bijbehorende Normenkader en in de Richtlijnen goed bestuur en integriteit. De nieuwe versies van deze documenten per 15 april 2013 zijn hier te vinden.

Het CBO-Keurmerk is voor het eerst aan alle leden van VOI©E verleend in het najaar van 2011. Ook in 2012 zijn alle leden opnieuw gecertificeerd. VOI©E werkt samen met alle belanghebbenden voortdurend aan de verdere verbetering van het Keurmerk om een goede invulling te geven aan de roep om meer transparantie en daarbij de objectiviteit te waarborgen.

HR 12 april 2013, nr. 11/04114, LJN BY1533 (Hauck tegen Stokke)

Hauck Alpha	Stokke

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek en mede door Klos Morel Vos & Schaap.

Zie eerder de Conclusie A-G in IEF 11836. Auteursrecht. Merkenrecht. Vragen over wezenlijke waarde van de waar. De Hoge Raad verwijst naar de vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan en stelt de volgende vragen van uitleg:

1. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), van de Richtlijn 89/104/EEG zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt?

b. Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd?

2. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?

b. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?

c. Is voor de beantwoording van vragen 2. a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als 'wezenlijk' in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

d. Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

3. Dient art. 3 lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder (i) bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder (iii) bedoelde?

Lees het arrest nr. 11/04114, LJN BY1533..

Op andere blogs:
Cassatieblog (Hoge Raad stelt vragen over nietigheidsgronden vormmerk)
IPKat (Little time to talk about Hauck)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) GREEN beschrijvend voor 'teruggewonnen' en 'gerecyclede' goederen
B) Antwoord van Parfums Rochas SAS ingediend buiten de tijd die ervoor staat
C) Verwarring tussen HASTELLOY en ASTALOY zelfs bij professioneel publiek
D) Geen verwarringsgevaar tussen GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN en ZANOTTI

Gerecht EU 11 april 2013, zaak T-294/10, CBp Carbon Industries / OHMI (CARBON GREEN) - dossier

A) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1361/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 april 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „CARBON GREEN” in te schrijven voor waren van klasse 17.

Het beroep wordt afgewezen. Terecht is geoordeeld dat het aangevraagde merk beschrijvend is voor de betrokken goederen, in de zin van artikel 7 (1) (c), van Verordening nr. 207/2009. Het woord 'groen' duidt in dit geval op ecologisch voordeel. De omschrijving van de betrokken goederen verwijst naar 'teruggewonnen' en 'gerecyclede' goederen. Het kenmerk van de goederen is dat ze bijdragen aan het behoud ecologisch evenwicht. In die context heeft het woord 'groen' een rechtstreeks en concreet verband met de betrokken waren. Op de blog: MARQUES

25. As for the word ‘green’, the parties agree on the fact that in the present case, it denotes ecological benefits. However, it is apparent from the actual description of the goods concerned, which refers to ‘reclaimed’ and ‘recycled’ goods, that a feature of the goods is that they contribute to maintaining ecological balance. In that context, the word ‘green’ has a direct and specific relationship with the goods concerned, and enables the relevant public to perceive immediately, without further thought, a description of a characteristic of those goods.

26. Therefore, the Board of Appeal was right to find, in paragraph 23 of the contested decision, that the word ‘green’ must be considered, from the point of view of the relevant public, as descriptive of a characteristic of the goods concerned.

Gerecht EU 10 april 2013, zaak T-360-11, Fercal - Consultadoria e Serviços / OHMI - Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA) -
dossier

B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het Gemeenschapswoordmerk „PATRIZIA ROCHA”, voor waren van klasse 25, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2355/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 april 2011, waarbij niet-ontvankelijk is verklaard het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van het nationale woordmerk „ROCHAS”, voor waren van de klassen 2, 3, 14, 16, 18, 21, 25, 26 en 34.

Het is Parfums Rochas SAS niet toegestaan om aan de procedure deel te nemen. De uiterste datum voor het antwoord van "Parfums Rochas SAS" verliep op 13 december 2011 om middernacht. Het antwoord van Parfums Rochas SAS is gedeponeerd bij de griffie op 2 januari 2012, na het verstrijken van de termijn voor de indiening van het antwoord op grond van artikel 135, paragraaf 1, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering. Geconcludeerd moet worden dat het antwoord was ingediend buiten de tijd die ervoor stond.

14. Le délai de présentation du mémoire en réponse pour Parfums Rochas S.A.S. prenait ainsi fin le 13 décembre 2011 à minuit.

16. Or, l’original signé du mémoire en réponse de Parfums Rochas S.A.S. n’a été déposé au greffe du Tribunal que le 2 janvier 2012, soit après l’expiration du délai de présentation du mémoire en réponse prévu à l’article 135, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure mentionné au point 14 ci-dessus.

17. Partant, il y a lieu de conclure que ce mémoire a été déposé hors délai.

Gerecht EU 10 april 2013, zaak T-505/10, Höganäs / OHMI - Haynes (ASTALOY) - dossier

C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „ASTALOY” voor waren van klasse 6 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1530/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 augustus 2010, houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „HASTELLOY” voor waren van klasse 6 is ingesteld.

Het beroep wordt afgewezen. Gezien de visuele en fonetische overeenstemming van de conflicterende merken, de totaalindruk voor het relevante publiek en de overeenstemming van de producten kan verwarringsgevaar worden verondersteld. Zelfs voor een professioneel publiek dat actief is binnen deze niche en die een hoge mate van aandacht besteedt, kan niet worden uitgesloten dat de betrokken merken tot verwarring over de commerciële herkomst van de producten zullen leiden.

68. Even if coexistence without the likelihood of confusion of the trade marks at issue were to be established on the basis of the affidavits provided by the applicant, the Court finds that the Board of Appeal did not err in finding that there was a likelihood of confusion between those marks given the visual and phonetic similarities of the marks at issue, the relevant public and the similarity of the products.

69. Indeed, even for a professional public which is active in the field of metallurgy and which pays a high degree of attention, it cannot be ruled out that the trade marks at issue could create an association or even confusion as to the commercial origins of the products sold under each of those marks, given the small visual and phonetic differences between the marks at issue and the possibility that they both evoke an alloy.

70. That conclusion is not called into question by the applicant’s argument based on the fact that it is also the owner of the ASTALOY CrM trade mark, which covers the same geographic area and the same products as those covered by the contested application. As the intervener has pointed out, it was only before the Court that the applicant raised that argument for the first time. In addition, the applicant has provided no proof in support of its claim. Finally, that trade mark is not identical to either the mark applied for or the earlier mark invoked. The likelihood of confusion must be assessed on the basis of the mark applied for and of earlier mark forming the basis of the opposition.

Gerecht EU 9 april 2013, zaak T-336/11, Italiana Calzature / OHMI - Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN) - T-337/11 - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van de communautaire en nationale beeld- en woordmerken, met het woordelement „ZANOTTI”, voor waren van de klassen 18 en 25 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 634/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 april 2011 houdende vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk met de woordelementen „GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN” in te schrijven voor waren van de klassen 18 en 25 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie.

Het beroep wordt afgewezen. De term "Zanotti" heeft geen zelfstandige onderscheidende positie in het aangevraagde merk. Het figuratieve element domineert de de totaalindruk van het aangevraagde merk en de term "zanotti" is nauw verbonden met de naam "Giuseppe" voorafgaande en de term "Design" opvolgende. Het woord "Giuseppe Zanotti design" zou door de consument kunnen worden opgevat als een aanduiding van de ontwerper en niet als de commerciële herkomst van de producten. De tekens zijn over het algemeen verschillend in visuele termen en hebben zowel auditief als conceptueel een geringe mate van soortgelijkheid. Van verwarringsgevaar is geen sprake.

52. À cet égard la chambre de recours a constaté, à juste titre, au point 61 de la décision attaquée, que le terme « zanotti » ne détenait pas une position distinctive autonome dans la marque demandée. D’une part, c’est l’élément figuratif qui domine l’impression visuelle globale de la marque demandée et, d’autre part, ledit terme, placé au milieu de l’élément verbal, est étroitement associé au prénom Giuseppe le précédant ainsi qu’au terme « design » lui succédant.

62. À cet égard, il convient de constater que la marque italienne figurative et la marque communautaire verbale antérieures sont très similaires, toutes les deux étant, de manière exclusive, constituées par le terme « zanotti » qui, dans le cas de la marque figurative est écrit en caractères stylisés, mais néanmoins facilement lisibles sans que cette stylisation ajoute un aspect figuratif particulier à la marque italienne. En conséquence, les considérations relatives à la similitude des signes examinés aux points 36 à 42 ci-dessus peuvent s’appliquer en l’espèce. Les signes en cause sont donc globalement différents sur le plan visuel, présentent un degré de similitude faible sur le plan phonétique et un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.

64. Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures invoquées par la requérante à l’appui de son opposition. En conséquence, il y a lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

B. Kist, 'Geen rode zool in Nederland', NRC 10 april 2013.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever BV.

Sarah Jessica Parker en Scarlett Johansson dragen ze, om maar een paar sterren te noemen. De schoenen met de rode zool van ontwerper Christian Louboutin zijn populair. Althans bij vrouwen die zich kunnen veroorloven om 500 tot 4.000 euro neer te tellen voor een paar hoge hakken.

Waarom niet een graantje meepikken, vroeg de Nederlandse schoenenwinkel Van Haren zich af,en introduceerde een pump met rode zool. Niet met de exclusieve uitstraling van een Louboutin, maar wat  wil je voor €39,90!

De nieuwe ‘Van Haren’ is het modehuis niet ontgaan.Op 28 maart spande Louboutin een rechtszaak aan tegen de schoenenketen. Daarbij beriep het bedrijf zich op eenopvallende merkregistratie; een claim op het gegeven ‘rode zool onderschoen met hoge hak’. In 2012 gebruikte Louboutin dit merk al in de VS tegen Yves Saint Laurent, die ook schoenen met rode zolen verkocht. De Amerikaanse rechter bepaalde toen echter dat de merkenclaim van Louboutin zich beperkt tot pumps waarbij de kleur van de schoen contrasteert met de rode zool [red. zie eerder op IE-Forum.nl]. Dus tegen de totaal rode schoenen van YSL kon Louboutin niets ondernemen. Maar bij de zwarte en blauwe schoenen van Van Haren is dat contrast er wel. De uitspraak wordt verwacht op 18 april.

Bas Kist

Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch 27 maart 2013, LJN BZ6835 (eiser tegen gedaagde)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaam. Verwarringsgevaar. Eiser exploiteert een Belgisch eetcafé te Maastricht onder de handelsnaam "Witloof", en is houdster domeinnaam www.witloof.nl en heeft Benelux woordmerk "WITLOOF" ingeschreven. Gedaagde exploiteert een restaurant te Cromvoirt, aanvankelijk onder de naam “Proeverij Wit-Loof” en sedert oktober 2012 onder de naam “Restaurant Loveren”. Gedaagde gebruikte tot die tijd de domeinnaam www.wit-loof.nl.

Rechtbank: Toegegeven wordt dat het woord “Wit-Loof” in de handelsnaam van gedaagde dominant is en dat dit woord nauwelijks verschilt van het merk “Witloof”. De gemiddeld oplettende restaurantbezoeker zal zich, als hij op zoek is naar restaurant Witloof te Maastricht niet licht vergissen als hij op enigerlei wijze wordt geconfronteerd met Proeverij Wit-Loof te Cromvoirt. Naar het oordeel van de rechtbank is er, gelet op de plaatsen waar de ondernemingen gevestigd zijn (Cromvoirt en Maastricht liggen ruim 125 kilometer uit elkaar) en de verschillende aard van de beide ondernemingen, geen verwarring bij het publiek te duchten tussen de ondernemingen.

Ook is niet goed denkbaar dat een klant zal denken dat er een economische of juridische band bestaat tussen de beide ondernemingen, gelet op de verschillende uitstraling en de afwijkende concepten. Van een inbreuk op het merkrecht of de de handelsnaam van eiser door gedaagde is aldus geen sprake. De rechtbank vernietigt het gewezen verstekvonnis en wijst de vorderingen af.

4.7.  Hetgeen de rechtbank heeft overwogen omtrent het gevaar van verwarring in verband met de gestelde merkinbreuk, geldt ook voor het gevaar van verwarring in verband met de gestelde handelsnaaminbreuk. Naar het oordeel van de rechtbank is er, gelet op de plaatsen waar de ondernemingen gevestigd zijn (Cromvoirt en Maastricht liggen ruim 125 kilometer uit elkaar) en de verschillende aard van de beide ondernemingen, geen verwarring bij het publiek te duchten tussen “Witloof” te Maastricht en “Proeverij Wit-Loof” te Cromvoirt. Ook is niet goed denkbaar dat een klant zal denken dat er een economische of juridische band bestaat tussen de beide ondernemingen, gelet op de verschillende uitstraling en de afwijkende concepten. Van een inbreuk op de handelsnaam van [eiser] door [gedaagde] is aldus geen sprake.

Op andere blogs:
DomJur 2013-956 (Witloof – Proeverij Wit-Loof)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 maart 2013 en 10 april 2013, LJN BZ6854, zaaknr. C/13/538535 (FourOneMedia en Vereniging Onafhankelijke Televisieproducenten tegen Staat der Nederlanden en Het Instituut Fysieke Veiligheid)

Uitspraak ingezonden door Anne Bekema en Bas Le Poole, Houthoff Buruma.

Beeldmerk politie. Auteursrecht striping. Mediarecht. Four One Media produceert de televisieserie Dokter Tinus en vraagt toestemming voor het gebruik van politiehuisstijl. Staat is houder van twee Benelux beeldmerken en auteursrechthebbende ten aanzien van de politiehuisstijl, waaronder zogenaamde striping (beeldmerk). Op de website van IFV, een zelfstandig bestuursorgaan, staat een tekst over toestemming van het gebruik van het politielogo en/of -striping. Four One Media en OTP vorderen toestemming voor het gebruik van de politiehuisstijl en de Staat en het IFV te verbieden toestemming voor het gebruik van de politiehuisstijl door leden van OTP te onthouden op grond van redenen die zijn gebaseerd op de IE-rechten van de Staat.

Ook entertainmentprogramma's (waaronder dramaseries) vallen onder de werking van artikel 10 EVRM. Het televisiekijkend publiek is eraan gewend dat de politie er in dramaseries uitziet als echte politie en dat de producent daarom een geldige reden heeft om gebruik te maken van echte beeldmerken van de staat. Mede omdat er een gesloten systeem is (verhuurbedrijven verhuren enkel dit materiaal aan producenten die toestemming hebben van IVF), gebiedt de voorzieningenrechter de Staat en het IFV om Four One Media schriftelijk toestemming te verlenen voor het gebruik van de politiehuisstijl (waaronder beeldmerken en 'striping') in de tweede televisieserie Dokter Tinus.

Over de vorderingen 2 en 3 is de voorzieningenrechter met de Staat en IFV van oordeel dat deze vorderingen te algemeen van aard zijn om in een kort geding (bij wijze van voorlopige voorziening) te kunnen worden toegewezen.

In citaten:

4.6. Waar het de televisieserie Dokter Tinus betreft, overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Ook entertainmentprogramma's (waaronder dramaseries) vallen onder de werking van artikel 10 EVRM. Het televisiekijkend publiek is eraan gewend dat de politie er in dramaseries precies zo uitziet als de echte politie. Dit heeft tot gevolg dat een producent van een dramaserie een geldige reden heeft om gebruik te maken van politie-uniformen en politieauto's die zijn voorzien van de 'echte' beeldmerken van de Staat. Het verweer van de Staat dat iedere producent over een weinig bezwarend alternatief beschikt (nepuniformen, nepauto's) gaat daarmee niet op. De kijker zal dat als niet echt ervaren en raar, amateuristisch of zelfs belachelijk vinden. De facto heeft de Staat bij deze stand van zaken (als monopolist van politiediensten) een machtsmiddel in handen, te meer daar ter zitting is gebleken dat een televisieproducent de desbetreffende uniformen en auto's alleen kan huren bij bepaalde verhuurbedrijven die hiervoor een vergunning hebben van de Staat en te meer daar een dergelijk verhuurbedrijf pas overgaat tot verhuur aan een individuele televisieproducent indien die producent kan aantonen dat hij voor zijn dramaserie toestemming van het IFV heeft verkregen. Er is dan ook sprake van een gesloten systeem. Tezamen met de actieve rol die de Staat en het IFV zichzelf toekennen, welke rol neerkomt op een verregaande bemoeienis vooraf met de inhoud van het script van een nog uit te zenden dramaserie, komt dit op gespannen voet te staan met artikel 7 van de Grondwet (het verbod op censuur).
Dat het televisieproducenten niet verplicht wordt gesteld voorafgaande toestemming te vragen en zij ook zonder die toestemming tot uitzending kunnen overgaan, zoals de Staat en het IFV hebben betoogd, doet aan dit oordeel niet af. In de eerste plaats zal dit vanwege de voornoemde rol van de verhuurbedrijven betekenen dat zij de benodigde materialen niet kunnen huren, maar die tegen hoge(re) kosten zelf moeten laten (na)maken. Verder wordt verwezen naar de onder 2.8 van dit vonnis weergegeven sommatie van IFV aan IDTV Drama. Het achteraf dreigen met juridische procudures en de daarmee verband houdende kosten, kan televisieproducten in de toekomst dwingen vooraf toestemming te vragen.


4.8 Op grond van alle hiervoor onder 4.6 en 4.7 genoemde omstandigheden van het geval IS de voorzienmgemechter over de televisieserie Dokter Tinus van oordeel dat een afwegmg van belangen in het voordeel van Four Orxe Media dient uit te . vallep. Dit leidt tot toewijzing.van Vordering ,1. Een dwangsom zal hieraan niet • gorden verbonden; nu de Staat geacht wordt zich aan'rechteriijke uitspraken te houden. Hetzelfde geldt voor het IFV als 'onderdeel' van de Staat..

4.9. Over de vorderingen 2 en 3 is de voorzieningenrechter het volgende van oordeel. Gevorderd is kort gezegd - dat de Staat en het IFV nmuner een voorafgaande inhoudelijke toetsing mogen venichten alsmede de Staat en het IFV te gebieden nmuner toestemming te weigeren op basis van de eerste twee toetsingsgronden, zoals hiervoor weergegeven onder 2.3 (een niet waarheidsgetrouw beeld en afbreuk van het imago). De Staat en het IFV hebben terecht aangevoerd dat deze vordenngen te algemeen van aard zijn om in een kort geding (bij wijze van voorlopige voorziening) te kunnen worden toegewezen. Weliswaar is hieivoor uiteengezet dat er in de regel geen grond zal zijn voor een voorafgaande toetsing van een scnpt van een televisieserie waarin de politiehuisstijl wordt gebruikt, maar dat die regel nooit mtzouderingen zal kennen, kan niet op voorhand worden aangenomen. Gedacht kan worden aan een geval waarin eerder terechte bezwaren (achteraf) zijn gemaakt tegen het gebmik van de politiehuisstijl en de kans op herhaling van onrechtmatig handelen zo groot is dat voorafgaande toetsing van ,de inhoud van het programma op zijn plaats is. Bij onrechtmatig handelen zoals hiervoor bedoeld kan worden gedacht aan venvaningsgevaax (bijvoorbeeld als niet voldoende duidelijk is dat het om fictie gaat) of van ernstige reputatieschade (bijvoorbeeld mdien de politie enkel m beeld wordt gebracht met de opzet haar imago te schaden) of wanneer de veiligheid van de burger in het geding is (zie de derde toetsingsgrond van het IFV, hien/oor onder 2.3 opgenomen). ïn dergelijke gevallen hoeft ook een toetsmg vooraf niet per defmitie ongerechtvaardigd te zijn De voorzienmgemrechter kan hierover op voorhand geen uitspraak doen. Mocht zich m de toekornst een nieuw geval voordoen waarin toestemming wordt geweigerd dan kunnen partijen zich laten leiden door de overwegingen die de voorzieningrechter in dit vonnis heeft opgenomen. Zo nodig zal de meest gerede partij een nieuw kort geding moeten aanspannen.

Lees het afschrift zaaknr. C/13/538535 en LJN BZ6854.

Op andere blogs:
KluwerCopyrightBlog (Netherlands: police copyright vs. police drama series)
Mediareport (Vonnis in politiezaak)
Weblog Remy Chavannes (Politie staat tevergeefs op haar strepen, uitingsvrijheid gaat voor)