Merkenrecht  

Merk A

MBGC heeft naar aanleiding van de door Aguilar overgelegde bescheiden die een gebruik van Merk A zouden moeten aantonen de vraag opgeworpen of merkgebruik op facturen gericht aan wederverkopers en/of op verpakkingsmaterialen die de eindgebruiker/consument niet onder ogen komen, in de beoordeling betrokken kunnen worden. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend waartoe als volgt wordt overwogen. Gebruik van een merk op facturen of verpakkingsmaterialen richting wederverkopers/detailhandelaren kan een reëel commercieel doel dienen in bovenvermelde zin aangezien het op de markt van detailhandelaren een reële functie kan vervullen ter onderscheiding van de waren als afkomstig van Aguilar (vgl. HR 23 december 2005, LJN AU2850, C04/247 HR, Sidoste/Bonnie Doon, met name r.o. 3.5.3).

Dit oordeel wordt niet anders door het feit dat het HvJ EG in r.o. 36 van Ansul/Ajax overwoog dat bij normaal gebruik sprake moet zijn “van een gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.

De rechtbank deelt niet de door MBGC aan die overweging gegeven lezing dat dan ook uitsluitend gebruik richting consumenten/eindverbruikers mag meetellen.  Dit staat niet met zoveel woorden in vermelde rechtsoverweging, terwijl een dergelijk oordeel – indien zulks werkelijk bedoeld zou zijn – mede gelet daarop dat ook gebruik richting wederverkopers een reëel commercieel doel kan hebben (zoals de Hoge Raad oordeelde in voornoemd arrest Sidoste/Bonnie Doon), bepaald een nadere motivering behoefde. In de daaropvolgende overwegingen maakt het HvJ EG bovendien duidelijk dat bij de beoordeling van instandhoudend gebruik in feite juist alle omstandigheden moeten worden meegewogen, in welke redenering niet goed past dat een bepaalde vorm van gebruik reeds op voorhand zou moeten worden uitgesloten. Ruimer is ook het in r.o. 37 door het HvJ EG gehanteerde begrip “klanten”, terwijl tot slot van belang is dat een beperking tot consumenten/eindverbruikers in het uiteindelijke door het HvJ EG gegeven antwoord op de vraag niet voorkomt.

Vervolgens heeft MBGC aangevoerd dat gebruik van een logo zonder daarin het element “calzados” niet tot instandhoudend gebruik van Merk A kan leiden. Ook dit betoog wordt verworpen. De rechtbank vermag niet in te zien dat door weglating van “calzados” het onderscheidend vermogen van Merk A zou zijn gewijzigd. De tekst “calzados” is in het teken als geheel in visueel opzicht immers van ondergeschikte betekenis. Terecht voert Aguilar aan dat het beeldmerk wordt gedomineerd door het dravende paardje met daaronder in vette letters “Mustang”, een en ander geplaatst in een cirkel.”

Volgens de rechtbank heeft “Aguilar met een zeer aanzienlijke hoeveelheid bescheiden afdoende aangetoond dat zijn gebruik van het logo (via een niet betwiste licentie aan Mustang Inter S.L.) zeker niet slechts symbolisch van aard is en was doch integendeel een reëel commercieel doel dient en diende.” De rechtbank weigert de gevorderde vervallenverklaring van Merk A.

Merk B

Ter ondersteuning van zijn gebruik van Merk B heeft Aguilar slechts een ongedateerde advertentie in het weekblad “Het” overgelegd. Dit is onvoldoende om van normaal gebruik te kunnen spreken. De rechtbank verklaart Merk B vervallen.

Merk C

MBGC beroept zich erop dat Merk C op verwarringwekkende wijze overeenstemt met haar eerder gedeponeerde Mustang-merken, vanwege het feit dat in Merk C “by mustang” is opgenomen.

“De rechtbank is van oordeel dat van onvoldoende overeenstemming in voormelde zin sprake is, waarbij de volgende omstandigheden in aanmerking zijn genomen. In de eerste plaats is van belang dat in de totaalindruk van het merk de woorden “by mustang” slechts een tamelijk ondergeschikte, zoniet onopvallende plaats innemen. De aandacht van het in aanmerking te nemen publiek zal veeleer worden getrokken door de gestileerde zoolafdruk en het woord “Sixtyseven”. Daarbij komt de omstandigheid dat MBGC haar wetenschap van het reeds tamelijk langdurige gebruik, dat wil zeggen in ieder geval sedert eind jaren negentig door Aguilar van “Mustang” als handelsnaam en als (onderdeel van) woord- en beeldmerken in de Benelux niet heeft bestreden.

Relevant wordt aldus ook dat Aguilar op zich genomen een handelsnaamrecht voor “Mustang” heeft opgebouwd, zodat het publiek – zo het al “by mustang” zal opvallen – dat onderdeel van het logo als een verwijzing naar die handelsnaam zal opvatten, daarin gesterkt door de toevoeging “by”. Ten aanzien van Merk A moet bovendien worden aangenomen dat MBGC het gebruik reeds meer dan vijf jaren heeft gedoogd in de zin van artikel 14bis BMW zodat MBGC haar Mustang-merken niet meer kan inzetten tegen gebruik van Merk A, waarin “Mustang” nu juist een prominente plaats inneemt. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het gevaar voor verwarring tussen merk en teken uit te sluiten. Lees het vonnis hier

Waren en diensten: Thus, it is necessary to examine whether there is similarity between the following goods and services: on the one hand, the services covered by the earlier Spanish mark COMPUSA No 2 133 202, included in Class 39, namely ‘transport; packaging and storage of goods; travel arrangement’, and on the other hand the goods and services covered by the trade mark applied for COMPUSA, included in Classes 9 and 37, namely ‘Computer hardware; computer software’ and ‘Inspection and repair of electronic circuitry and components in computer hardware’.

As regards the nature of the goods and services, the contested decision rightly considers the ‘transport services’ referred to by the applicant to mean a fleet of trucks or ships used to move goods from A to B. Equally, ‘packaging and storage services’ merely means, in reality, the service whereby a company’s merchandise is put into containers for a fee. Those services are not similar to the services or the IT products offered by the intervener.

Physically sending computer software and computers bought or rented from an undertaking offering its goods by means of the internet to both consumers and professionals is merely the execution of a distance selling contract or of a service contract which is not connected to transport services. Consequently, sales by internet and goods transportation services are by no means complementary in nature.

Toepasselijk recht: The applicant submits that, since the public targeted by the two marks consists of average Spanish consumers and the relevant market is the Spanish market, the Spanish case-law concerning the likelihood of confusion between the signs should have been taken into account by the Board of Appeal. Under that case-law the identity of the names of the two marks results in their ‘incompatibility’, even when the goods related to the signs in dispute are different, they belong to two different classes of the Nice Classification (Classes 29 and 30), and there is no relationship between them, since the likelihood of confusion on the market is evident.

Given the unitary nature of the Community trade mark, the Community trade mark regime is an autonomous system with its own set of objectives and rules peculiar to it, and applies independently of any national system. (…) As a result, OHIM cannot be bound by a decision given in a Member State according to which where the two marks are identical in name they are ‘incompatible’ even if the goods and services covered by the signs in question are different. That is so even if such a decision was adopted under national legislation harmonised with Directive 89/104. Lees het arrest hier.

1. Weten van eerder conflicterend merkgebruik en toch dat merk op eigen naam  deponeren, is de kern van de merkenrechtelijke maatstaf van kwade trouw. 
 (Zie nrs. 526-532)

2. Het willens en wetens afkijken en deponeren van andermans eerder in het buitenland  gebruikte merkteken, kan niet via § 3-2D MRL worden verboden, en geldt krachtens  die bepaling niet als ‘te kwader trouw’. Andersluidende opvattingen in de Benelux,  Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Oostenrijk zijn daarom  onjuist, en in strijd met hun implementatiekeuze om alleen het territoriaal bepaalde §  3-2D MRL en niet het extraterritoriale § 4-4G MRL te implementeren.
(Zie m.n. nrs. 25-30, 225-226, 258-260, 555-559)

3. Andersluidende nationale  bepalingen die feitelijk overeenkomen met het  beoordelingskader en de ratio van § 3-2D en § 4-4G MRL zijn ontoelaatbaar.  Dergelijke nationale normconcurrenten zijn in strijd met de (beoogde) limitatieve  opsomming in de Merkenrichtlijn en moeten worden afgeschaft; onder meer in  Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Finland en Zweden.
 (Zie m.n. nrs. 503, 590)

4. De Benelux moet § 4-6A en B BMW vervangen door een letterlijke implementatie van  § 3-2D en § 4-4G MRL.
 (Zie nrs. 591-597)

5. De typische Benelux opvatting in § 4-6A en B BMW om alleen ‘normaal voorgebruik  te goeder trouw’ in aanmerking te nemen bij de beoordeling van kwade trouw, is  onjuist, is onnodig beperkend en past niet bij het in nr. 583 voorgestelde  beoordelingskader van kwade trouw.
 (Zie m.n. nrs. 532, 572, 583)

6. De in Winner Taco gewezen regel van het Benelux-Gerechtshof dat deponerende  voor-voorgebruikers nooit te kwader trouw kunnen zijn, is onjuist.
 (Zie nr. 126)

7. Letterlijke implementatie van richtlijnen helpt implementatiegebreken voorkomen,  geeft alle betrokkenen duidelijkheid (what you see is what you get) en garandeert in  beginsel richtlijnconformiteit.
 (Zie nr. 500)

8. § 5 lid 5 Merkenrichtlijn verzuimt zich (ten onrechte) te beperken tot  inbreukmakend gebruik in het handelsverkeer.
 (Zie A. Tsoutsanis, Bijblad bij de Industriële Eigendom 2003 p. 5-10 en European Intellectual  Property  Review 2006/2 (te verschijnen)).
 
9. Nu het Tilburgse (studenten)bedrijf ‘Unigear’ de naam ‘Leiden University’ op 5  februari 2001 (te kwader trouw!?) als merk heeft gedeponeerd, moet de Universiteit  Leiden (uiterlijk) voor 5 februari 2006 een gerechtelijke procedure tot  nietigverklaring starten, bij gebreke waarvan haar vordering mogelijk is verjaard en  Tilburgers voortaan geld (kunnen) verdienen aan de naam en faam van Leiden.

10. Waar de uitzondering de uitzondering blijft, blijft de regel als regel de regel.

De promotiecommissie bestond uit: mr. D.W.F. Verkade (promotor), prof. mr. D.J.G. Visser (referent), prof. mr. S.M. Bartman, jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper, prof. mr. Ch.E.F.M. Gielen en prof. mr. J.H. Spoor. Het proefschrift is verkrijgbaar bij Kluwer.

Nokia heeft zulks in het kader van dit kort geding evenwel voldoende aannemelijk gemaakt door erop te wijzen dat de in de batterij aanwezige cel niet de gehele behuizing van de batterij vult (zoals blijkt uit een intern onderzoeksrapport), de in reliëf gevormde nummers in het door karton afgedekte gedeelte van de blisterverpakking in elkaar overlopen (waardoor deze zelfs niet meer leesbaar zijn) en de inkoop/verkoopprijs van Erhan beduidend lager ligt dan hetgeen gebruikelijk is (EUR 14,50 respectievelijk EUR 20,- tegenover EUR 40,-).

Deze feiten tezamen genomen maken niet aannemelijk dat de batterij (met verpakking) toch van Nokia afkomstig zou zijn en sprake zou zijn van fabricagefouten zoals Erhan nog heeft gesteld. 

Nu deze namaakbatterij verder voorzien is van het merk Nokia en voorts verpakt was in de beschreven verpakking die (afgezien van eerder genoemde in reliëf gevormde nummers in de blister) niet te onderscheiden valt van een originele Nokia batterij verpakking, is voldoende aannemelijk dat van merk- en auteursrechtinbreuk sprake is. 

Een verbod daartoe kan in dit kort geding worden toegewezen aangezien Nokia – in weerwil van het betoog van Erhan – geacht moet worden een spoedeisend belang bij haar verbodsvordering te hebben, gelet op de (dreiging van) voortschrijdende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

Anders is dit evenwel voor het gevorderde voorschot op schadevergoeding, waarvan niet is toegelicht en ook niet valt in te zien welk spoedeisend belang Nokia thans bij toewijzing zou hebben. De nevenvorderingen zullen als het kader van dit kort geding te buiten gaand worden afgewezen.

De dwangsom is vatbaar is voor matiging door de rechter. Hiermee is ook de door Erhan betoogde verstrekkendheid van het verbod omdat hij verplicht zou worden iedere batterij uit de verpakking te halen en te controleren op technische eigenschappen die bovendien slechts aan Nokia bekend zouden zijn, afdoende geredresseerd te achten. Indien Erhan immers kan aantonen voldoende maatregelen te hebben genomen om de verkoop van namaakbatterijen van Nokia te voorkomen, zal een matiging van een eventueel verbeurde dwangsom in de rede liggen. Lees het vonnis hier.

Bij brief hebben partijen gezamenlijk de kamer van beroep verzocht de procedure te schorsen. Bij beslissingen van 20 september 2004 heeft de kamer van beroep geoordeeld dat door de intrekking van de oppositie de procedure was beëindigd, zodat de enige nog te beslechten kwestie de verdeling van de kosten was, aangezien partijen daarover geen overeenstemming hadden bereikt.

Verzoekster concludeert nu dat het het Gerecht behage vast te stellen dat de aan het OHIM gerichte brief van 4 juni 2004, die door verzoekster en opposante gezamenlijk is ondertekend, geen verklaring tot beëindiging van de procedure voor de kamer van beroep inhoudt, doch gewoon een verzoek om schorsing van deze procedure en de bestreden beslissingen te vernietigen.

Verzoekster voert hiertoe aan dat de gezamenlijke brief van partijen van 4 juni 2004 niet meer was dan een verzoek om schorsing van de procedure met het oog op het treffen van een minnelijke regeling inzake de waren die van de opgave van de door het aangevraagde merk aangeduide waren dienden te worden geschrapt. Verzoekster concludeert dat de kamer van beroep het door partijen bij het BHIM ingediende schorsingsverzoek verkeerd heeft geïnterpreteerd. Het OHIM is van mening dat het beroep gegrond is en dat de bestreden beslissingen moeten worden vernietigd. Volgens het BHIM is de ontvankelijkheid van dergelijke conclusies door de rechtspraak erkend.

Het gerecht oordeelt allereerst: "Dienaangaande zij vastgesteld dat de bestreden beslissingen niet expliciet vermelden dat de procedure is beëindigd."

"Derhalve dient te worden onderzocht of de kamer van beroep in casu op goede gronden kon concluderen dat beide partijen de bij haar aanhangige procedure wilden beëindigen. Dienaangaande zij opgemerkt dat, met betrekking tot de voorwaarden en modaliteiten van een verzoek om gedeeltelijke of gehele intrekking van een merkaanvraag of van een oppositie bij het BHIM, artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat de aanvrager te allen tijde zijn gemeenschapsmerkaanvraag kan intrekken of de daarin opgenomen opgave van waren of diensten kan beperken. [...]

In casu stelt het Gerecht vast dat de overweging van de kamer van beroep, dat partijen het gezamenlijke voornemen te kennen hadden gegeven om de procedure te beëindigen, feitelijke grondslag mist. [...]

Voorts bevat de gezamenlijke brief van partijen van 4 juni 2004, anders dan in bovengenoemde rechtspraak wordt geëist, geen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk verzoek om gedeeltelijke intrekking van de merkaanvraag of om intrekking van de oppositie.

Gelet op de bewoordingen van die brief stellen verzoekster en het BHIM terecht dat die brief slechts een gezamenlijk verzoek om schorsing van de procedure voor de kamer van beroep inhoudt. Het enige uitdrukkelijke verzoek dat in deze brief aan de kamer van beroep wordt gericht, is immers het volgende:

„Namens de twee partijen verzoeken wij hierbij om schorsing van de beroepsprocedure.” [...]

De brief van 4 juni 2004 moet dus in deze context worden geïnterpreteerd, met name in die zin dat, aangezien de kamer van beroep partijen erop had gewezen dat verdere verzoeken om schorsing van de procedure in beginsel niet zouden worden ingewilligd, partijen wilden uiteenzetten welke uitzonderlijke redenen in casu een bijkomende schorsing rechtvaardigden. [...]

Gelet op een en ander geven de bestreden beslissingen blijk van een onjuiste opvatting van de feiten en moeten deze beslissingen derhalve worden vernietigd." Lees hier het arrest.