Merkenrecht  

Hof Den Haag 26 januari 2016, IEF 15659 (Pacogi tegen Lacoste)
Uitspraak ingezonden door Fleur Folmer, NautaDutilh. Merkenrecht. Oppositie. Pacogi heeft het woordmerk ‘EAU CROCO’ ingediend ter inschrijving bij het Benelux-depot. Lacoste stelt oppositie in tegen deze inschrijving, welke wordt toegewezen door het BBIE [2009064]. Pacogi gaat in beroep en stelt onder meer dat alleen begripsmatige overeenstemming onvoldoende verwarringsgevaar oplevert. Het hof oordeelt, net als het BBIE, dat er een begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het woordmerk ‘EAU CROCO’ en het beeldmerk van Lacoste. Door beiden wordt het concept ‘krokodil’ uitgedragen. Vanwege de sterke begripsmatige overeenstemming is er, ondanks gebrek aan visuele overeenstemming, sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Het hof verwerpt het beroep.

17. Gegeven het feit da tin ruimte mate begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het beeldmerk en het bestreden teken, de gelijkheid tussen de betrokken waren, alsmede het grote onderscheidend vermogen van het beeldmerk, is er naar het oordeel van het hof, in aanmerking nemende hetgeen in r.o. 6 is overwogen, ondanks het gebrek an visuele overeenstemming, sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek, in die zin dat men aan de onder het beeldmerk en de onder het bestreden teken aangeboden waren dezelfde herkomst zal toeschrijven of dat het publiek zal menen dat tussen de ondernemingen die deze waren op de markt brengen een juridische of economische band bestaat. Dat geldt temeer in aanmerking genomen de markt waarop de betrokken waren worden aangeboden, waarin het - naar Lacoste onweersproken heeft gesteld - gebruikelijk is dat parfums in verschillende varianten, met variatie in benaming, worden aangeboden. Aldus bestaat een reëel gevaar dat het relevante publiek zal menen bij de onder het bestreden teken (EAU CROCO) aangeboden parfum van doen te hebben met geuren uit dezelfde lijn (en met dezelfde herkomst) als de van het beeldmerk voorziene producten.

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 januari 2016, IEF 15654; ECLI:NL:RBDHA:2016:800 (Funxtion tegen Health Centers)
Merkenrecht. Auteursrecht. Onder het merk FunXtion exploiteert eiser een fitnessconcept om het plezier en motivatie van leden van fitnesscentra te optimaliseren. Gedaagde Health Center Eijsden, Maastricht en Meerssen hebben een (inmiddels beëindigde) licentieovereenkomst. Een uitgegeven poster wordt nog steeds gebruikt, dat levert auteursrechtinbreuk op. Op websites, facebook en LinkedIn-pagina van de directeur wordt FUNXTION nog gebruikt. Het door HC gebruikte logo 'Outdoor Funxtion' en variant 'funCtion' zijn merkinbreuk op FUNXTION. Een rectificatie op websites wordt bevolen.

- gebruik van het teken ‘Funxtion’
4.8. Naar voorlopig oordeel hebben HC Maastricht en HC Eijsden inbreuk gemaakt op de merkrechten van FunXtion als bedoeld in de artikelen 9 lid 1 sub a GMVo en 2.20 lid 1 sub a BVIE. Zij hebben immers het teken ‘Funxtion’ dat identiek is aan de merken in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor FunXtion haar merken onder meer heeft ingeschreven, te weten sportdiensten. Niet in geschil is dat HC Maastricht en HC Eijsden gelet op artikel 13 van de respectieve licentieovereenkomsten na het einde van die overeenkomsten geen toestemming meer hadden om de merken te gebruiken. Dat HC Maastricht het fitnessconcept van FunXtion na het einde van de licentieovereenkomst feitelijk niet (meer) gebruikte en HC Eijsden het concept helemaal niet heeft gebruikt, zoals HC c.s. heeft aangevoerd, is voor de merkenrechtelijke beoordeling niet van belang. Doorslaggevend is dat in het economisch verkeer gebruik werd gemaakt van de merken voor de ingeschreven diensten.

- gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’
4.12. De voorzieningenrechter stelt vast dat het teken ‘Outdoor Funxtion’ auditief, visueel en begripsmatig aanzienlijke gelijkenis vertoont met de merken. Het element ‘outdoor’ in het teken verwijst naar een buitenactiviteit en is zodoende beschrijvend voor buiten sporten. Dit element is dan ook minder onderscheidend in het teken. Het element ‘Funxtion’ is dan ook het dominante element in het teken en dit is identiek aan de merken.

4.14. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat diensten verricht onder het teken ‘Outdoor Funxtion’ afkomstig zijn van FunXtion (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat HC Maastricht en HC Eijsden op de ene of andere manier, vanwege een economische band met FunXtion iets te maken hebben met de onder het overeenstemmende teken aangeboden diensten (indirecte verwarring). Met name het indirecte verwarringsgevaar is zeer reëel. Partijen hebben immers een zakelijke relatie met elkaar gehad waarbij het HC Maastricht en HC Eijsden was toegestaan de merken van FunXtion te gebruiken in het kader van het verzorgen van sportdiensten. Hierdoor bestaat het gevaar dat het relevante publiek nog steeds zal denken dat HC Maastricht en HC Eijsden hun diensten aanbieden in het kader van die samenwerking en dat de diensten derhalve dezelfde herkomst hebben of in ieder geval van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.

Inbreuk auteursrecht
4.19. HC c.s. heeft niet betwist dat HC Maastricht en HC Eijsden de logo’s en de poster, ook na de beëindiging van de licentieovereenkomsten, zonder toestemming van FunXtion, op hun websites hebben openbaar gemaakt. Deze openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen vormen naar voorlopig oordeel een inbreuk op de auteursrechten van FunXtion.

- logo ‘Outdoor Funxtion’
4.21. De voorzieningenrechter verwerpt dit standpunt. HC c.s. stelt terecht dat buiten het gebruik van het woord ‘Funxtion’ het logo ‘Outdoor Funxtion’ in niets lijkt op de onder 2.3 vermelde logo’s of de onder 2.4 vermelde poster van FunXtion. Hierbij geldt overigens wel dat op grond van hetgeen hiervoor reeds is overwogen het gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’ ook zoals afgebeeld in dit logo inbreuk maakt op de merkrechten van FunXtion. De toevoeging van de kleurelementen en de tekst ‘100% green fit’ doet daaraan niet af.

Reindert van der Zaal, Stijn Wijnker, ‘Transit in transitie. Een kort commentaar op artikel 10 lid 4 van de nieuwe Merkenrichtlijn’, IEF 15648; IEFbe 1671.
Ingezonden door Reindert van der Zaal en Stijn Wijnker, Kennedy Van der Laan. Serie Het Nieuwe Merkenrecht. Waar het begrip ‘transit’ voor IE-juristen een dankbaar onderwerp van debat is, heeft transit bij veel merkhouders vooral een negatieve connotatie. Transit lijkt, sinds het ten onder gaan van de (verderop besproken) vervaardigingsfictie, voor merkhouders in veel gevallen namelijk gelijk te staan aan ‘niet kunnen handhaven’. Die handhavingsproblemen hangen samen met het feit dat uit het Communautair Douanewetboek volgt dat externe transitgoederen zich tijdens het transport formeel gezien buiten het grondgebied van de EU bevinden. Het is dan ook niet verrassend dat merkhouders met smart hebben zitten wachten op verandering van het transit-regime. Met de nieuwe Merkenrichtlijn , die tezamen met een nieuwe verordening deel uitmaakt van het ‘Trademark Reform Package’, is die verandering er nu gekomen. De Europese wetgever heeft beoogd de problematiek rondom handhaving in transitkwesties te verhelpen door ook transitgoederen binnen de reikwijdte van het Europese merkenrecht te brengen.

In deze bijdrage geven wij kort commentaar op de nieuwe transit-wetgeving. Voor een goed begrip hiervan zullen we eerst kort terugblikken.

Inhoudsopgave
Een terugblik
Transit onder de nieuwe Merkenrichtlijn
Artikel 10 lid 4
Rechten in land van eindbestemming
De rol van de douane
Slotopmerkingen

Lees: Reindert van der Zaal, Stijn Wijnker, ‘Transit in transitie. Een kort commentaar op artikel 10 lid 4 van de nieuwe Merkenrichtlijn’, IEF 15648; IEFbe 1671.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 7 december 2015, IEF 15629; C-654/15 (Länsförsäkringar)
Over de uitleg van artikel 9 lid 1 (b) Merkenverordening waarbij derden, zonder toestemming, in de handel gebruik maken van een aan Europees merk gelijkend teken.

1. Wordt het exclusieve recht van de merkhouder aangetast wanneer gedurende vijf jaar volgend na de registratie geen normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk is gemaakt in de EU voor de goederen of diensten uit de merkinschrijving?
2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, onder welke omstandigheden en op welke wijze wordt het exclusieve recht door die situatie aangetast?

Via gov.uk:

1. Does it affect the proprietor’s exclusive right that, within a period of five years following registration, he has not made genuine use of the Community trade mark in the European Union for goods or services covered by the registration?
2. If the answer to question 1 is in the affirmative, in what circumstances and in what way does that situation affect the exclusive right?

Verzoekster is werkzaam in de financiële sector en houdster van een gemeenschapsmerk in onder meer de makelaardij/taxaties/verhuur onroerende zaken en voor bouw/reparaties. Verweerster Matek zit in de montagebouw van houten huizen. Zij heeft haar gemeenschapsmerk in 2007 in gebruik genomen. Verzoekster start een procedure tegen verweerster wegens inbreuk op haar gemeenschapsmerk in de jaren 2008/2011 en vraagt een verbod op gebruik van haar merk, of gelijksoortige tekens. Zij stelt dat er gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan over de tekens van partijen. Verweerster acht de gelijkenis niet zodanig dat er gevaar voor verwarring is. De Rb stelt verzoeker voor wat betreft het verwarringsgevaar in het gelijk en legt de gevraagde dwangsom op. In beroep wijst het Hof de vordering van verzoekster af. Er is sprake van gelijkenis van het teken maar wat daadwerkelijk vergeleken moet worden is de daadwerkelijk uitgeoefende werkzaamheid. Het Hof ziet geen verwarringsgevaar.

Voor de verwijzende ZWE rechter (hoogste rechter) stelt verzoekster dat bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met formeel ingeschreven gemeenschapsmerken – merken die niet worden gebruikt voor de goederen of diensten waarvoor zij zijn ingeschreven – over het tijdvak van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving worden uitgegaan van enkel de inschrijving en niet van het feitelijk gebruik. De verwijzende rechter leest in Vo. 207/2009 dat ‘verwarring’ afhangt van verschillende factoren (mate van bekendheid, mogelijk associatie van het merk e.d.) op deze zaak van toepassing is. Het zal in deze zaak met name om de vraag gaan hoe de soortgelijkheid van de waren/diensten moet worden beoordeeld. Om voor bescherming in aanmerking te komen moet in ieder geval sprake zijn van daadwerkelijk gebruik. Het tijdvak waar het geschil over gaat ligt in ieder geval binnen de termijn van vijf jaar vanaf inschrijving van het merk door verzoekster. Hij legt de volgende vragen aan het HvJEU voor: 
1. Is het van betekenis voor het uitsluitende recht van de merkhouder dat deze gedurende een tijdvak dat gelegen is binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving in de Unie geen normaal gebruik van het gemeenschapsmerk heeft gemaakt voor de waren of diensten waarop de inschrijving betrekking heeft? 
2. Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, in welke omstandigheden en op welke wijze beïnvloedt die omstandigheid het uitsluitende recht?

BGH Verhandelungstermin in Sachen I ZB 52/15 (Farbmarke “Rot”), Sachen I ZR 198/13 (Verteilungsplan der VG Wort - Verlagsanteil) en Sachen I ZR 272/14, I ZR 1/15, I ZR 43/15, I ZR 48/15 en I ZR 86/15 (Haftung wegen Teilnahme an Internet-Tauschbörsen)
Uit het persbericht: Zaak I ZB 52/15 inzake het kleurmerk “rood” zal worden behandeld op 21 april 2016. Zie IEF 13958 voor de uitspraak van het HvJ EU in deze zaak. Het kleurmerk is ingeschreven door de overkoepelende organisatie voor spaarbanken. Ondernemingen van een Spaanse bankroep, die de kleur rood gebruiken voor de aanduidingen van hun diensten op de Duitse  markt, verzoeken om annulering van het kleurmerk. Dit verzoek werd in eerste instantie afgewezen, maar het Bundespatentgericht oordeelt dat het kleurmerk onderscheidend vermogen mist. Merkhouder gaat in beroep en vordert nietig verklaring van het besluit.

Zaak I ZR 198/13 inzake de verdeling van gelden van VG Wort, de literaire collectieve beheersorganisatie in Duitsland, zal worden behandeld op 10 maart 2016. Klager is auteur van wetenschappelijke werken en had een uitvoeringsovereenkomst met VG Wort. Volgens klager worden de gelden op onjuiste wijze verdeeld en krijgt hij minder dan hem toekomt. Het Oberlandesgericht heeft het beroep grotendeels bevestigd. Verweerder heeft niet het recht om een uitgeversaandeel van de gelden die klager toekomen af te trekken. Dit kan alleen indien klager zijn rechten aan verweerder volledig had overgedragen. Collectieve beheersorganisatie kunnen echter wel deelnemen aan de inkomsten indien de maker de reeds gemaakte wettelijk voorgeschreven vergoeding had toegewezen. VG Wort heeft om herziening van het besluit gevraagd en streeft naar volledige verwerping. Eiser wilt zijn klacht volledig gegrond verklaard zien.

Zaken I ZR 272/14, I ZR 1/15, I ZR 43/15, I ZR 48/15 en I ZR 86/15 (Haftung wegen Teilnahme an Internet-Tauschbörsen) worden behandeld op 12 mei 2016. Centraal staat de aansprakelijkheid voor deelname aan file sharing. Verzoekers zijn rechthebbenden van de exploitatie rechten op diverse filmwerken. Volgens hen verschaffen de gedaagden toegang tot hun werken door middel van “sharing” via hun internetverbinding. Het Landsgericht wees in de zaken I ZR 272/14, I ZR 1/15 en I ZR 44/15 en I ZR 43/15 schadevergoeding toe. De klachten in zaken I ZR 48/15 en I ZR 86/15 werden afgewezen.

OHIM 12 januari 2016, IEF 15620 (Etincelle tegen Alexander Wang)
Uitspraak ingezonden door Anthony van der Planken en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue. Merkenrecht. Kwade trouw. Etincelle heeft eind 2011 aanvraag ingediend om het woordmerk ‘ALEXANDER WANG’ in te schrijven in klasse 3. Alexander Wang, een bekende modeontwerper, vordert nietigheid wegens kwade trouw. Dit wordt toegewezen. Etincelle gaat hier tegen in beroep bij de Second Board of Appeal. Zij stelt dat kwade trouw niet is bewezen. Ook stelt zij dat het later ingebrachte bewijs niet mag worden meegenomen in de beoordeling. Dit wordt afgewezen nu de stukken binnen de tijdslimiet zijn ingediend. De Second Board of Appeal oordeelt dat er wel degelijk sprake is van kwade trouw. Zij leidt dit af uit de grote bekendheid van Alexander Wang in de EU. Dit vestigt een sterk vermoeden dat Etincelle op de hoogte was van het gebruik van dit teken in de betrokken sector. Ook het feit dat Etincelle in de EU en China een aantal andere namen van bekende modeontwerpers als merk geregistreerde draagt bij aan haar kwade trouw. De Board wijst het beroep af.

73. In light of the above considerations, even though there is no evidence on file that proves that the CTM proprietor has had either a direct or indirect commercial relationship with Alexander Wang, as argued by the CTM proprietor, the facts and evidence provided allow the Board to establish a presumption of knowledge of use of the earlier sign by the CTM proprietor at the date of filing of the contested CTM application.

74. In fact, on the basis of the quite long-standing use of the earlier sign 'ALEXANDER WANG' in the fashion sector (at least five years, i.e. beginning 2007 - end 2011), the general knowledge in the economic sector concerned and the close proximity of the fashion-cosmetics sector, it cannot only be presumed, but can be considered more than probable, that the CTM proprietor had knowledge of the earlier sign (see, by analogy, 11/06/2009, C-259/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, §39).

Rechtbank Oost-Brabant 13 januari 2016, IEF 15612; ECLI:NL:RBOBR:2016:64 (Expertise en Taxatie handelsnamen)
Uitleg overeenkomst. Handelsnaam. Domeinnaam. Beeldmerk. Woordmerk. Eiseres en gedaagde hebben een koopovereenkomst gesloten waarbij gedaagde haar ondernemingen waarin schade-expertises plaatsvonden verkoopt aan eiseres. Met deze overdracht krijgt zij ook het recht om de handelsnaam [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise, met een beëindigingsmogelijkheid in het geval van negatieve effecten. Gedaagde behoudt haar andere onderneming waarin taxaties plaatsvinden. Zij deponeert bij het BBIE de beeldmerken [B] resp. [B] Taxatie met het onderschrift Taxatie en Expertise. Eiseres vordert een verklaring voor het recht dat het haar is toegestaan de handelsnamen [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise te gebruiken. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Rechter gaat over tot uitleg en oordeelt dat bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden het niet is komen vast te staan dat zich negatieve effecten hebben voorgedaan. Eiseres mag de handelsnamen (blijven) voeren.

4.1.3. Ingevolge het bepaalde in artikel 1 onder B van de Overeenkomst heeft [gedaagde] ten alle tijde het recht om het gebruik van de naam [A] in voormelde handelsnamen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] te beëindigen indien het verdere gebruik van de handelsnamen tot negatieve effecten voor [gedaagde] leidt. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Dit begrip is in de Overeenkomst niet nader toegelicht. De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan, anders dan [gedaagde] heeft gesteld, niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

4.1.4.    De omstandigheid dat in de Overeenkomst niet nader is omschreven wat in het verband van de beëindiging van het gebruik van de naam [A] onder ‘negatieve effecten’ moet worden verstaan, brengt volgens [gedaagde] mee dat daaronder dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Uit de tekst van de Overeenkomst, die door [gedaagde] is opgesteld zoals tussen partijen niet in geschil is, blijkt dat niet en [gedaagde] heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het de bedoeling van partijen was dat de onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Tegen die stelling van [gedaagde] spreekt bovendien dat in artikel 1 onder B van de Overeenkomst is bepaald dat [gedaagde] het recht tot beëindiging kan uitoefenen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] , welk overleg overigens onweersproken niet heeft plaatsgevonden. Dit komt er immers op neer dat [gedaagde] dat recht niet geheel zelfstandig kon uitoefenen. Volgens [eiseres] kwam het recht tot beëindiging van het gebruik van de naam [A] enkel aan [gedaagde] toe als [eiseres] ernstig met justitie in aanraking zou komen dan wel in staat van faillissement zou geraken. De heer [naam 4] , directeur van [gedaagde] , heeft daaromtrent ter comparitie verklaard dat hij navraag heeft gedaan bij degene die zijdens [gedaagde] bij de totstandkoming van de Overeenkomst waren betrokken, te weten [x] [naam 2] en [x] [A] , en dat deze personen hem hebben gezegd dat de negatieve effecten breder waren dan een faillissement of justitiële contacten, zonder dat aan hem daarbij is aangegeven hoeveel breder. Dat onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren, is kennelijk door genoemde personen niet bevestigd.

Er kan gelet op het voorgaande niet van worden uitgegaan dat met ‘negatieve effecten’ wordt gedoeld op enkel door [gedaagde] als zodanig ervaren effecten.

4.1.5. Voor wat betreft de door [gedaagde] ondervonden negatieve effecten heeft [gedaagde] gewezen op de omstandigheid dat de clientèle van [gedaagde] door de splitsing steeds vaker in verwarring kwam, hetgeen bleek uit verkeerd geadresseerde e-mails en andere correspondentie en overboeking van bedragen naar het rekeningnummer van het verkeerde [B] . Volgens [gedaagde] heeft de verwarring tussen [eiseres] en [gedaagde] een steeds negatiever effect op de dienstverlening door [gedaagde] en belemmert zij de verdere uitbouw van de onderneming van [gedaagde] . [gedaagde] heeft de verkeerd geadresseerde e-mails, correspondentie en overboekingen en de gestelde verwarring niet nader onderbouwd en evenmin heeft zij nader geadstrueerd in hoeverre dit tot negatieve effecten voor [gedaagde] heeft geleid.

Ter comparitie heeft [naam 4] voornoemd verklaard dat [gedaagde] enorme administratieve lasten en ICT-kosten had en dat [gedaagde] inkomsten misloopt als men bij het zoeken op internet naar [gedaagde] bij de onderneming van [eiseres] terecht kan komen, maar ook dit is door haar niet nader geconcretiseerd en onderbouwd.

4.1.6. Bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden ter onderbouwing van het standpunt van [gedaagde] dat zich negatieve effecten als bedoeld in de Overeenkomst voordoen, komt de rechtbank niet toe aan het opdragen van bewijs aan [gedaagde] . Het door [gedaagde] gedane bewijsaanbod wordt gepasseerd.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Januari 2016. Het Franse modehuis Louis Vuitton heeft gewoon geen gevoel voor humor. Dat is een van de opvallende conclusies van Jesse Furman, District Judge van de rechtbank in New York. My Other Bag. Op 6 januari deed Furman uitspraak in een rechtszaak die het modehuis had aangespannen tegen het bedrijf My Other Bag MOB. De Fransen wilden de verkoop verbieden van de canvas-tassen van MOB, waarop aan de ene kant een tekening van een Louis Vuitton-tas staat afgebeeld en op de andere kant de tekst ‘My Other Bag’. De MOB-tassen zijn geïnspireerd op de bekende bumperstickers ‘My other car’, waarmee de eigenaar van een goedkope auto grapt dat hij nog een luxe auto in de garage heeft staan.

Parodie Volgens Louise Vuitton maakt MOB met de tassen inbreuk op zijn merk- en auteursrechten. Maar dat ziet de rechter in New York anders. In zijn 30 pagina’s tellende vonnis van begin januari wast hij het modehuis in felle bewoordingen stevig de oren. Volgens de rechter is het zonneklaar dat het hier om een geoorloofde parodie gaat, waarmee My Other Bag zijn eenvoudige canvas tas afzet tegen de luxueuze en extreem dure Vuitton-tas. Iedereen begrijpt meteen dat het hier om een grapje gaat. Maar misschien kan Louis Vuitton niet tegen grapjes. ‘In some cases it is better to smile than it is to sue’, aldus de rechter.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Louis Vuitton kan niet tegen grapjes NRC 12-01-2016

Bijdrage ingezonden door Joop Elzas & Loes van den Winkel, Arnold & Siedsma. Naast de juridische uitdagingen die Volkswagen in de Verenigde Staten met betrekking tot hun 'sjoemelsoftware' te wachten staat, verloopt het op het vlak van het Europese merkenrecht ook niet vlekkeloos. Tot driemaal toe werd een inschrijving van een woordmerk geweigerd, omdat het onderscheidend vermogen miste. Een teken kan slechts als merk dienen en als zodanig worden beschermd, wanneer het geschikt is om de betreffende producten te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten van andere producenten. Met andere woorden: een merk moet onderscheidend vermogen bezitten om daadwerkelijk als merk te kunnen dienen. In de praktijk is een geringe mate van onderscheidend vermogen vaak voldoende om een Europese merkaanvraag aanvaard te krijgen, hoewel men daar steeds strenger mee omgaat. Toch is hier een grens aan, zoals het geval kan zijn bij aanprijzende termen.

Indien een aanprijzende term voor merkbescherming in aanmerking wil komen, dient deze term door het publiek direct te kunnen worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Wanneer de term echter in eerste plaats als een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling wordt gezien, is dit voor merkinstanties reden om het ontbreken van onderscheidend vermogen vast te stellen. In dat geval zal inschrijving van het merk worden geweigerd. Het Europese Merkenbureau (OHIM), dat Europese merkaanvragen behandelt, zal in het geval van gebrek aan onderscheidend vermogen een weigering tot inschrijving uitspreken. In de praktijk worden ook beeldmerken vaak op deze grond geweigerd.

Volkswagen
Recent voorbeeld van een poging om een aanprijzende term als merk in te laten schrijven, komt van Volkswagen. De Duitse autofabrikant wilde CHOICE vastleggen als woordmerk in de Europese Unie. De inschrijving werd in eerste instantie door het OHIM geweigerd. Volkswagen was het hier niet mee eens en ging bij de Board of Appeal van het OHIM in beroep, maar werd ook daar niet in het gelijk gesteld. Verder beroep bij het OHIM was niet mogelijk, maar Volkswagen kon wel in beroep bij de General Court van de Europese Unie.

De General Court [T-431/14] was het echter met het OHIM eens en oordeelde dat de term CHOICE elk onderscheidend vermogen mist en daarom geweigerd moest worden voor inschrijving als merk. Net als het OHIM vond ook de General Court dat CHOICE in de Engelse taal als bijvoeglijk naamwoord en als zelfstandig naamwoord kan worden geïnterpreteerd. In de eerste variant betekent CHOICE 'top quality' of 'exquisite' en in de tweede variant 'the act of choosing' of 'selection'.

Volkswagen voerde het verweer dat het kopende publiek de term CHOICE slechts als zelfstandig naamwoord zou opvatten. Daarnaast stelde het bedrijf dat de betekenis die de General Court aan CHOICE als zelfstandig naamwoord gaf, buiten de grenzen van de semantische inhoud van de term gaat - dat wil zeggen buiten de grenzen van de betekenis van het belangrijkste en dominerende bestanddeel van de term.

General Court
De General Court ging in beide verweren niet mee. Zij oordeelde dat niet kan worden gezegd dat het kopende publiek de term CHOICE noodzakelijkerwijs zal opvatten als zelfstandig naamwoord, omdat ook een bijvoeglijk naamwoord als een opzichzelfstaand woord kan worden gebruikt. Precies wat Volkswagen in dit geval deed. Het tweede verweer werd afgewezen, omdat Volkswagen niet kon weerleggen dat CHOICE ook kan worden geïnterpreteerd als 'the act of choosing' of 'selection'.

Volgens de General Court wordt onder de term CHOICE een indicatie van een goede keuze verstaan. Dit geldt voor zowel het bijvoeglijke naamwoord als het zelfstandige naamwoord, omdat in beide betekenissen de term CHOICE een aanprijzend karakter heeft. Termen met een aanprijzend karakter hebben de eigenschap om de abstracte kwaliteiten van een waar of dienst te benadrukken, zo stelt de General Court. Bovendien suggereren aanprijzende termen dat de betrokken waren of diensten superieure eigenschappen bezitten ten opzichte van de eigenschappen die over het algemeen verwacht worden. Zo ook de term CHOICE.

Anders gezegd, de term CHOICE wordt door het kopende publiek in de eerste plaats gezien als een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, namelijk een auto van Volkswagen. De term mist onderscheidend vermogen en kan bijgevolg niet als merk worden ingeschreven. Pech voor Volkswagen dus. Temeer, omdat eerder ook de inschrijvingen van de termen EXTRA en COMPETITION van Volkswagen niet door het OHIM werden gehonoreerd.

Richtlijnen
Volgens richtlijnen van het OHIM komt een merk "in gevallen waarin de gebruikte lexicale structuur […] als gebruikelijk kan worden beschouwd in reclametaal en in de betrokken commerciële context" niet voor inschrijving in aanmerking, op basis van gebrek aan elk onderscheidend vermogen.

De woorden PREMIUM (als aanduiding voor beste kwaliteit), PLUS (in de betekenis van aanvullend, extra, van uitstekende kwaliteit en voortreffelijk in zijn genre) en ULTRA (als aanduiding voor buitengewoon) werden eerder voor merkinschrijving geweigerd.

Een en ander wil niet zeggen dat aanprijzende termen die in reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door het merk aangeduide waren of diensten voorkomen nooit als merk kunnen worden ingeschreven. Voorbeelden waarbij dit wel lukte zijn BRAVO en HOT. Dit zijn echter oude registraties die gezien de huidige reeks van beslissingen er niet meer doorheen zou komen bij het Europese Merkenbureau. Weet dus waar u aan begint als u een aanprijzende term als merk wilt laten registreren. De kans op succes is uitermate klein.

Redactionele bijdrage ingezonden door Marjolein Driessen, Legaltree. Vlak voor kerst (2015) oordeelde de Rechtbank van Koophandel Brussel (IEFbe 1655) over de vermeende inbreuk die door een aantal partijen wordt gemaakt op de vorm van het stazakje van Capri Sun. Die vorm heeft Capri Sun in 1997 ingeschreven als merk in de Benelux via een Internationale Registratie (hier links).

Dit vormmerk is de afgelopen jaren meerdere keren onderwerp geweest van geschil. Bij de Nederlandse rechters haalde Capri Sun tot nu toe bakzeil. Zowel de Haagse rechtbank (zie: IEF 13734) als de Amsterdamse rechtbank (zie: IEF 14511 en IER 2015/46 met lezenswaardige noot van Wouter Pors) oordeelden in 2014 dat het vormmerk technisch bepaald is en daarmee niet geldig. De Brusselse rechtbank gaat daar niet in mee.

Vormmerken hebben het de laatste jaren steeds moeilijker. Bij het Haagse BMM-event op 24 november 2015 hebben de industrie, merkengemachtigden en advocaten uitgebreid gediscussieerd over het bestaansrecht van het vormmerk. De (in mijn ogen betreurenswaardige) conclusie die kan worden getrokken uit de vormmerkjurisprudentie van het Hof van Justitie EU van de afgelopen jaren luidt dat het bijna geen zin meer lijkt te hebben voor bedrijven om de vorm van hun producten of de verpakking als vormmerk te deponeren. In verreweg de meeste gevallen wordt het depot geweigerd en als het toch wordt ingeschreven, kan er geen beroep op worden gedaan omdat een van de drie uitsluitingsgronden van artikel 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn (aard van de waar/wezenlijke waarde/technische uitkomst) alsnog van toepassing wordt geacht.

In de Belgische kwestie speelde voor wat betreft de geldigheid van het Capri Sun stazakje als vormmerk vooral een rol de vraag of de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (de andere door gedaagden aangevoerde uitsluitingsgrond – wezenlijke waarde – is door de Brusselse rechtbank terecht snel terzijde geschoven zodat ik bespreking van die grond laat voor wat het is). Gedaagden vonden ook nog dat de in artikel 2.1 lid 1 BVIE vereiste grafische voorstelling ontbrak, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. De inschrijving van het stazakje zoals hierboven weergegeven toont de volgende wezenlijke eigenschappen die beoordeeld moeten worden:

- Een zakje bestaande uit reflecterend materiaal;
- In een rechthoekige taps toelopende vorm (smal aan onderzijde / breed en spits een bovenzijde);
- Volledig rechte randen;
- Hoogte-/breedteratio van ongeveer 1.5;
- Specifieke bolling (‘buikje’) aan de smallere onderzijde.

De ovale onderzijde van het stazakje blijft – net als de zijkanten en achterzijde – hier buiten beschouwing. De onderzijde is namelijk niet als zodanig in het depot opgenomen en speelt dus geen rol in de beoordeling. Hieruit blijkt nog maar eens dat het erg belangrijk is voor merkhouders dat het depot van hun merken op de juiste wijze gebeurt zodat zij de bescherming kunnen inroepen voor alle wezenlijke kenmerken van de betreffende vorm. Had Capri Sun iets meer aandacht besteed aan het depot zelf, dan had zij wellicht iets eenvoudiger de bescherming als vormmerk kunnen inroepen. Nu moet zij het doen met die ene afbeelding die is gedeponeerd.

De vraag of één van de uitsluitingsgronden voor vormmerken zich voordoet, moet worden beantwoord vóórdat bekeken wordt of het vormmerk onderscheidend vermogen heeft. Als het betreffende teken op basis van de uitsluitingsgronden van artikel 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn (vgl.: artikel 2 lid 1 onder 2 BVIE) geweigerd moet worden, kan er geen onderscheidend vermogen zijn verkregen, aldus het Hof van Justitie EU in het recente Kit Kat-arrest (C 215/14). Uit dit arrest volgt ook dat de drie uitsluitingsgronden niet gecombineerd mogen worden; de weigering van het vormmerk kan alleen plaatsvinden als één van de drie uitzonderingsgronden (of allemaal) van toepassing is op het gehele merk.

Als de hiervoor genoemde wezenlijke eigenschappen dus allemaal noodzakelijk zijn om een technisch effect te behalen, is het vormmerk van Capri Sun nietig. Wat de Brusselse rechtbank in de beoordeling hiervan anders (en: beter?) lijkt te doen dan de Haagse en Amsterdamse rechtbank is het scheiden van oorzaak en gevolg:

“(…) vraag of de vormelementen technisch de oorzaak zijn en dus ‘noodzakelijk’ zijn om de (beweerde) technische uitkomsten te verkrijgen. Het volstaat niet, zoals verweersters en de Nederlandse vonnissen doen, om aan te voeren dat alle wezenlijke kenmerken van de vorm een functie (tot gevolg) hebben, men moet ook aantonen dat de technische functie zelf de oorzaak is van die vorm.” (vonnis r.o. 46).

De Brusselse rechtbank verwijst in die zin ook naar het arrest van het Gerecht inzake de Rubik’s kubus (T-450/09, IEF 14409). De zwarte lijnen in de tekening van de kubus vloeien niet voort uit het draaivermogen, waardoor die zwarte lijnen geen technische functie vervullen. Een kubus met een draaimechanisme hoeft immers niet noodzakelijkerwijs zichtbare scheidingslijnen te bevatten.

De Brusselse rechtbank stelt zich – daarbij geholpen door (de advocaten van) Capri Sun – vervolgens de vraag: “zijn de wezenlijke kenmerken van de vorm de oorzaak van het technische resultaat (en werd die vorm daarom gekozen) of heeft een welbepaalde technische functie gewoon een vorm, de litigieuze vorm, maar ook andere mogelijke vormen, tot gevolg? Enkel in het eerste geval speelt de uitsluitingsgrond. In het laatste geval kan het misschien zo zijn dat dat elk wezenlijk vormelement wel een functie heeft, maar impliceert het voorhanden zijn van alternatieven dat de technische uitkomst de vorm niet bepaalt en concurrenten dus niet gehinderd worden in het zoeken naar een technische oplossing.”

Het bestaan van alternatieve vormen lijkt Capri Sun in deze zaak vooral te helpen. Dat is een benadering die breekt met de lijn van de zeer ruime techniekexceptie die het Hof van Justitie EU heeft ingezet met het arrest Philips/Remington van 18 juni 2002 (C-299/99) en die in de recentere rechtspraak van het Hof (Lego/Mega Brands, C-48/09P, IEF 9083 en Hauck/Stokke, C-205/13, IEF 14209) is bevestigd.

Alhoewel de rechtbank overweegt dat het bestaan van alternatieve vormen om tot eenzelfde technisch resultaat te komen niet volstaat om te ontsnappen aan de uitsluitingsgrond, leveren die alternatieve vormen wél een belangrijke indicatie dat een bepaalde vorm niet de oorzaak is voor het behalen van een technische uitkomst en dus niet noodzakelijk, maar enkel het gevolg daarvan (r.o. 48). Er zijn door Capri Sun vele alternatieve verpakkingsvormen getoond, die in het vonnis zijn afgebeeld. Of deze alternatieven ook allemaal naar voren zijn gebracht in de Nederlandse geschillen, is mij niet bekend, maar in elk geval speelden alternatieve verpakkingsvormen daar géén rol (van betekenis), laat staan dat die alternatieven ervoor hebben gezorgd dat het stazakje van Capri Sun wél (vorm)merkenrechtelijke bescherming toekomt. Al die verschillende verpakkingsvormen tonen aan dat de wezenlijke eigenschappen van het Capri Sun stazakje niet (allemaal) noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. “In casu is de vraag niet of de vorm een functie vervult, maar wel of de vorm noodzakelijk (de oorzaak) is om die functie te vervullen. De talrijke alternatieven sluiten dat uit.”, aldus de Brusselse rechtbank (r.o. 48).

Anders dan bijvoorbeeld de Haagse rechter, acht de Brusselse rechter gezien de vele getoonde alternatieven, de rechte randen van het vormmerk een belangrijk niet-functioneel element. Terecht naar mijn mening. Het helpt Riha (één van de gedaagden) daarbij niet dat zij de vorm van stazakjes heeft ingeschreven als vormmerk waarbij die randen niet recht zijn, waarmee Riha naar mening van de rechter bevestigt dat deze randen niet functioneel bepaald zijn. Ook het verweer dat de rechthoekige vorm beter in de hand zou liggen en daarmee functioneel bepaald is, wordt niet gevolgd. Sommige alternatieve stazakjes liggen juist beter in de hand dan de rechthoekige van Capri Sun.

Helaas wordt in het vonnis niet ingegaan op een ander wezenlijk geacht element van de stazakjes, namelijk het reflecterende materiaal. Niet bij de beoordeling van de technische uitsluitingsgrond, noch bij de inbreukvraag. Alhoewel dit materiaal een in beginsel technisch bepaalde eigenschap lijkt te zijn (zo leid ik af uit het Capri Sun-vonnis van de Amsterdamse rechtbank, IEF 14511), omdat de vruchtendrank daardoor beter houdbaar blijft, heeft Capri Sun er bij haar stazakjes die zij verkoopt voor gekozen – en gedaagden in navolging daarvan ook – het materiaal niet volledig te bedrukken, maar de randen vrij te houden. In mijn ogen is dat een van de herkenbare, onderscheidende elementen van de Capri Sun stazakjes in de praktijk. Voor de theoretische inbreukvraag is dat niet direct relevant, maar het Hof van Justitie EU heeft in het Pi-Design/Yoshida-arrest van 16 maart 2014 (C-337/12 P - C-340/12 P, IEF 13616) geoordeeld dat bij de beoordeling of er sprake is van een teken dat slechts uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, ook het daadwerkelijke gebruik van het geregistreerde (vorm)merk in overweging moet worden genomen.

De bedrukking van de zakjes door gedaagden wordt in onderhavige zaak (ook) niet meegenomen, omdat het gaat om de specifieke vorm van de stazakjes en die vorm als zodanig voldoende onderscheidend is om zelfstandig als herkomstaanduider te fungeren. Bij de inbreukvraag gaat het om een vergelijking tussen de vorm van de volgende stazakjes:

De vorm van de stazakjes van gedaagden wordt door de Brusselse rechter – dus ongeacht de specifieke opdruk – identiek beoordeeld en daarmee inbreukmakend ex artikel 2.20 lid 1a BVIE. Verwarringsgevaar hoeft dus niet te worden aangetoond. Dat komt in eerste instantie wat vreemd over, maar lijkt me toch juist te zijn. Het gaat bij vormmerken immers om de vorm van een product of de verpakking, ongeacht of daar andere (onderscheidende) kenmerken aan zijn toegevoegd. En juist die vorm is identiek. Een andere benadering zou (kunnen) betekenen dat wanneer een gedaagde partij eigen (onderscheidende) elementen, zoals een woordmerk, op de verpakking plaatst, er geen sprake meer zou zijn van inbreuk omdat de consument dan een duidelijk onderscheid kan maken tussen de verpakkingen. Een onbevredigend resultaat (dat – ten onrechte; zie ook de noot van Wouter Pors in IER 2015/46) wel volgt uit de beoordeling door de Amsterdamse rechtbank over de slaafse nabootsingsvordering van Capri Sun).

Al met al een lezenswaardig vonnis op basis waarvan het vormmerk (gelukkig) weer enige rol van betekenis speelt. Of dat zo blijft, moeten we afwachten. Ik acht zeker niet uitgesloten dat gedaagden in hoger beroep zullen gaan van het vonnis van de Brusselse rechtbank. Ook de beide Nederlandse Capri Sun-zaken liggen voor aan de appelrechters. Wordt vervolgd dus.