Merkenrecht  

Gerecht Eerste Aanleg van Aruba 19 april 2016, IEF 15919; ECLI:NL:OGEAA:2016:273 (Rolex tegen Polo/Lauren)
Procesrecht. Het gerecht houdt iedere beslissing aan. De griffier heeft kennisgeving van het verzoek ex 10 Mv gedaan, mededeling behandeling ex 12 lid 3 Mv en er is voldaan aan het voorschrift van artikel 15 Haags Betekeningsverdrag 1965. Rolex mag zich uitlaten over de kennisgeving bij brief dat dat die niet voldoet aan de vormen van de in de wetgeving van de staat New York voorgeschreven betekening of kennisgeving.

Request for an Advisory Opinion van EFTA-Gerecht 22 maart 2016, IEF 15907, IEFbe 1780, zaak E-05/16 (Vigeland park)
Advies gevraagd door Hof van Beroep Oslo voor Intellectuele Eigendomsrechten (Klagenemnda for industrielle rettigheter). Merkenrecht. EFTA (Europese Vrijhandelsorganisatie). Verlopen auteursrecht. Zeer bekende, cultureel waardevolle beeldhouwwerken. In het Vigeland park in Oslo, Noorwegen, staat het grootste beeldenpark ter wereld dat door één kunstenaar is gemaakt, Gustav Vigeland. Tussen 1907 en 1942 zijn er 212 stenen en bronzen beelden gemaakt. Het park is de populairste toeristische attractie van Noorwegen. Is de bekendheid van het werk relevant om een merk te weigeren? Geldt de richtlijn ook voor 2D-weergave van 3D-beeldhouwwerken? Moet een merk worden geweigerd op basis van sectorgebruiken of is beschrijvendheid voldoende?

1. May trademark registration of copyright works, for which the protection period has expired, under certain circumstances, conflict with the prohibition in Article 3(1)(f) of the Trade Marks Directive on registering trademarks that are contrary to 'public policy or … accepted principles of morality'?

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 17 maart 2016, IEFbe 1773; IEF 15887 (August Storck tegen Leonidas) 
Merkenrecht. Slogans. Inbreuk op bekend merk. Verwateringsgevaar. Art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. De rechtbank stelt vast Leonidas met zijn slogans zonder geldige reden inbreuk maakt op meerdere (oudere en bekende) merken van Storck.  Zo pleegt Leonidas o.a. met de slogan “Omdat jij het bent” inbreuk op het merk van Leonidas: “MERCI, DAT JIJ ER BENT”.  De rechtbank overweegt dat het gebruik er toe kan leiden dat de normaal geïnformeerde consument zou kunnen geloven dat het ingeroepen merk geen merk is, maar een algemene slogan. Dit gebruik vermindert het onderscheidend vermogen van het bekende merk en doet dus afbreuk daaraan. Er bestaat een reëel risico op verwatering van het ingeroepen merk. Hiermee is de inbreuk o.g.v. art. 2.20 lid 1 sub c BVIE gegeven.

Rechtbank Rotterdam 20 april 2016, IEF 15890; ECLI:NL:RBROT:2016:3143 (FKP Sojuzplodoimport tegen Spirits International)
Merkenrecht. Beeldmerken. Verwarringsgevaar. Depot niet te kwader trouw. FKP Sojuzplodoimport (FKP) heeft meerdere beeldmerken (etiketten) ingeschreven voor klasse: wodka/vruchtendranken en sappen. Deze beeldmerken bevatten een afbeelding van een gebouw met daarop de tekst ‘Stolichnaya’. Spirits International (Spirits) heeft twee beeldmerken gedeponeerd.  Éen die gelijkenis vertoont met de karakteristische letter ‘S’ uit het beeldmerk van FKP en één die gelijkenis vertoont met het gebouw uit het beeldmerk van FKP. De rechtbank oordeelt dat er, wegens het ontbreken van verwarringsgevaar, geen sprake is van merkinbreuk.

Rechtbank Den Haag 20 april 2016, IEF 15886; IEFbe 1772; ECLI:NL:RBDHA:2016:4084 (Majestic tegen ATG Gloves)
Merkenrecht. Beschrijvend merk. Inburgering. Tussenvonnis. Zie eerder: [IEF 13668]. De rechtbank Den Haag overweegt dat het Uniemerk MAXIFLEX [van Majestic] beschrijvend is voor veiligheidshandschoenen met maximale flexibiliteit. De rechtbank overweegt dat het merk vanwege het beschrijvende karakter daarom in beginsel nietig verklaard dient te worden. ATG verweert zich met een beroep op inburgering, maar doet dat ontoereikend om inburgering vast te stellen in het Nederlandse taalgebied. ATG krijgt hiervoor een bewijsopdracht.

Een aantal jaren geleden hebben we met The Legal Group Advocaten een spontane brainstormsessie gehouden voor onze nieuwe slogan. Tijdens deze sessie werd mijn voorstel “Knowledge is Power!” door mijn collega’s op subtiele wijze naar de prullenbak verwezen. De slogan moest niet uitsluitend reflecteren naar onze innovatieve praktijk, maar tevens naar onze ambitie om het allerbeste advocatenkantoor te worden. Het is onze collega mevr. mr. Pien Bos geweest die vervolgens de slogan “Built to win” heeft bedacht. Met andere woorden: mevr. mr. Pien Bos is naast moeder van drie kinderen tevens de geestelijk vader van de slogan “Built to win”.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 15 februari 2016, IEF 15868; IEFbe 1768; C-139/16 (Moreno Marin)
Merkenrecht. Geografische indicatie. De drie verzoekers hebben een vordering tot staking ingesteld tegen verweerster Abadía Retuerta wegens inbreuk op verzoekers industriële eigendomsrechten en oneerlijke mededinging wegens oneigenlijk gebruik van het begrip domein in combinatie met het merkteken. Het merk ‘La Milla de Oro’ (klasse 33, wijnen) van verzoekers is op 23-04-2009 geregistreerd bij het SPA octrooibureau. Eerst op naam van eerste verzoeker, en op 26-11-2009 overgedragen aan medeverzoeker Cárdaba. Verweerster stelt kwade trouw bij registratie van verzoekers aanvraag tot registratie van de merken ‘La Milla de Oro’, ‘Abadía de Retuerta’ en ‘Balneario Retuerta’. In reconventie eist zij nietigverklaring van de inschrijving van ‘La Milla de Oro’ omdat het om een herkomstaanduiding gaat, hetgeen in strijd is met de SPA merkenwet. Verzoekers tonen aan dat zij de inschrijving van ‘Abadía de Retuerta’ hebben ingetrokken en voor ‘Balneario Retuerta’ inschrijving in een andere klasse was gevraagd (44 = diensten van kuuroorden) maar dat inschrijving voor klassen 33 en 34 werd gegeven omdat niet was voldaan aan de inschrijvingseisen voor klasse 44. Het teken ‘La Milla de Oro’ hebben verzoekers ook gebruikt voor inschrijving in andere klassen, zoals 16 (publicaties), 39 (excursies), 43 (restauratie) enz. Verzoekers ontkennen kwade trouw bij aanvraag. De handelsrechter wijst op 29-07-2014 verzoekers vordering af en de vordering in reconventie toe. De inschrijving ‘La Milla de Oro’ wordt nietig verklaard wegens de herkomstaanduiding. Over de andere merken wordt geen uitspraak gedaan. Verzoekers gaan in beroep bij de verwijzende rechter.
Gestelde vragen:

1. Omvat het verbod als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 mede het gebruik van een teken dat verwijst naar het kenmerk van waren of diensten dat deze in overvloed op een en dezelfde plaats kunnen worden aangetroffen met een hoge waarde en kwaliteit?
2. Is een dergelijk teken aan te merken als een teken waarmee de plaats van herkomst wordt aangeduid, aangezien de concentratie van waren of diensten zich steeds voordoet op een bepaalde locatie?

 

Rechtbank Den Haag 13 april 2016, IEF 15862; IEFbe 1764; ECLI:NL:RBDHA:2016:3789 (Bacardi tegen Seva)
Merkenrecht. Parallelimport. Merkenrechtelijke status van accijnsgoederen. Het HvJEU IEF 15117, IEF 14058 heeft beslist dat de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat een derde van het merk voorziene goederen onder de accijnsschorsingsregeling laat plaatsen na ze, zonder toestemming van die houder, de EER heeft doen binnenbrengen en in het vrije verkeer heeft doen brengen. De rechtbank veroordeeld Seva om inbreuk op de Uniemerken BACARDI, DEWAR’S en BOMBAY SAPPHIRE te staken en gestaakt te houden die niet door Bacardi of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Er wordt een opgaveplicht opgelegd.

Hof Den Haag 6 april 2016, IEF 15853; ECLI:NL:GHDHA:2016:929 (TSS c.s. tegen Recom)
Merkenrecht. Procesrecht. Bevoegdheid. Afstemmingsregel. De rechtbank oordeelde dat er geen merkinbreuk is door fabricage zonnepalen met instemming [IEF 15468]. TSS c.s. vordert met succes om Recom te bevelen tot opheffing douanebeslag. De vorderingen tot verwijdering van de merken en betaling aan derde gaat buiten de bevoegdheid van de Nederlandse voorzieningenrechter ex 31 EVEX-verdrag. Deze zijn niet aan de bodemrechter voorgelegd én er geen sprake is van een voorlopige of bewarende maatregel. Een zodanig bevel heeft een definitief karakter.

De ‘Guidelines on current trade mark practice’ zijn geupdate en komen nu overeen met de nieuwe Verordening. De tekst van deze guidelines is beschikbaar in de vijf werktalen van EUIPO. De inhoud van deze bladzijden is mogelijk nog niet volledig bijgewerkt om alle veranderingen van de gewijzigde verordening weer te geven. Wilt u bijgepraat worden? Kom naar de lunchbijeenkomst woensdag 13 april, Het Nieuwe Merkenrecht voor merkengemachtigden.