Merkenrecht  

HvJ EU 11 mei 2017, IEF 16782; IEFbe 2168; ECLI:EU:C:2017:360; C‑421/15 P (Pi-Design tegen Yoshida Metal Industry) Uniemerkenrecht. Inschrijving van tekens die een oppervlak met zwarte stippen weergeven. Hogere voorziening na Gerecht EU [RENV IEF 14953 en IEF 13616] waaruit volgt dat dit teken geen vormmerk is. In casu voert Yoshida louter aan dat de litigieuze tekens aanzienlijke decoratieve en onderscheidende bestanddelen bevatten. Zij legt echter ter onderbouwing geen gegevens of stukken over waaruit duidelijk blijkt dat het Gerecht de feiten en de bewijzen onjuist heeft opgevat waar het tot de slotsom komt dat het specifieke ontwerp van het geheel van zwarte punten een ontoereikend treffend sierkarakter vertoonde om als een wezenlijk niet-functioneel element van de litigieuze tekens te kunnen worden beschouwd. Hogere voorziening wordt afgewezen.

Rechtbank Den Haag 10 mei 2017, IEF 16780; IEFbe 2166; ECLI:NL:RBDHA:2017:4772 (Meering tegen CCC) Benelux-merkenrecht. MTA en CCC drijven ondernemingen in touringcardiensten. In 1975 is MTA opgericht, zij is houdster van Benelux-woordmerk MEERING en houdt domeinnamen. Ze gebruikt op de achterzijde de aanduiding Almere-Tours met daaronder J.Meeting en heeft domeinnamen meering.amsterdam en meeringtouringcars.amsterdam geregistreerd. Het gebruik van deze aanduiding is niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid. Niet is gebleken dat er een noodzaak is de familienaam te vermelden, laat staan dat die noodzaak zo ver zou gaan de aanduiding in dezelfde lay-out en in eenzelfde groot formaat te moeten gebruiken. In 1996 is, na overname van touringcarsbedrijf van Amersfoort Bloeit, door CCC geen gebruik gemaakt van de aanduiding zodat er ex artikel 2.23 lid 2 BVIE geen ouder recht van plaatselijke betekenis is. CCC moet inbreuk op Benelux-merk MEERING ex 2.20 lid 1 sub a BVIE, de handelsnaaminbreuk met Meering Touringcars Amsterdam staken en beveelt overdracht van de .amsterdam-domeinnamen.

Vragen aan HvJ EU, 2017, IEF 16770; IEFbe 2158; C-129/17 (Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe) Merkenrecht. Kan een merkhouder zich verzetten tegen debranding door een derde partij wanneer de goederen nooit eerder in de EER verhandeld zijn geweest, met het oog op importeren of het verkopen van goederen in de EER. Maakt het uit of daarbij sprake is van rebranding door de derde partij? Maakt het enig verschil of de geïmporteerde goederen op basis van hun uiterlijk verschijning of het model door de relevante gemiddelde consument geïdentificeerd zullen worden als afkomstig van de merkhouder? De gestelde vragen:

1. (a) Do the articles 5 of Directive 2008/95/EC and 9 of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) cover the right of the trade-mark proprietor to oppose the removal, by a third party, without the consent of the trade-mark proprietor, of all signs identical to the trade marks which had been applied to the goods (debranding), in the case where the goods concerned have never previously been traded within the European Economic Area, such as goods placed in a customs warehouse, and where the removal by the third party occurs with a view to importing or placing those goods on the market within the European Economic Area?

Rechtbank Amsterdam 3 mei 2017, IEF 16769; IEFbe 2157 (Verweij Fashion tegen Giordano Germany; Verweij Fashion tegen Giordano Enterprises) Merkenrecht. Giordano Germany is houdster van diverse woord/beeldmerken. Verweij en Giordano zijn in onderhandeling over een distributieovereenkomst voor de Benelux. In de onderhandeling wordt aangekondigd oppositie te gaan voeren tegen de merkaanvragen door Verweij. Er is geen normaal gebruik gemaakt van het merk ex 2.26 BVIE. Echter de correspondentie met een aantal (potentiële) distributeurs is geen normaal gebruik. Dat zij sedert jaren via het platform Aliexpresse een Nederlandtalige en Franstalige website exploiteert, daar in euro's wordt afgerekend en met iDeal - een op Nederland gerichte betalingswijze - kan worden afgerekend, is een door Aliexpress aangeboden optie. Die is onafhankelijk van de exploitant van de betreffende sub-site. Het duidt dus niet op de intentie om zich op de Beneluxmarkt te richten. In HA ZA 15-1010 worden de internationale merkinschrijvingen vervallen verklaart. In zaak HA ZA 16-1 wordt de doorhaling van het Beneluxwoordmerk bevolen.

Rechtbank Den Haag 3 mei 2017, IEF 16761;  ECLI:NL:RBDHA:2017:4382 (HDD tegen de V.O.F.) Merkenrecht. HDD is als distributeur en agent voor buitenlandse fitnessbedrijven betrokken bij sport- en fitnessgerelateerde activiteiten. Les Mills verstrekt via lokale tussenpersonen, zoals HDD, licenties aan sportscholen/fitnessbedrijven om haar fitnessprogramma’s te kunnen doceren en reclame maken. Zij heeft daartoe de merken BODYPUMP en SH'BAM. De V.O.F. heeft in haar lesrooster, op Facebook en haar website Sh'BENG en PUMP-lessen aangeboden. Merken en teken stemmen door de gelijkheid van het onderscheidende deel PUMP auditief zowel als visueel overeen. De klank en het woordbeeld en van teken SH'BENG en merk SH'BAM (mede door de apostrof) zijn nagenoeg identiek. Het gebruik deze tekens voor fitnesslessen maakt inbreuk op Uniemerken van Les Mills.

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2017, IEF 16757; IEFbe 2152; ECLI:EU:C:2017:330; C-231/16 (MERCK) Merkenrecht. Procesrecht. Rechtsmacht. Over de rechtsmacht over een aantal Britse en internationale woordmerken MERCK. Begrippen 'dezelfde partijen' en 'dezelfde handelingen', gebruik van Merck op websites en online platformen. Conclusie AG: Bij aanhangig gemaakte zaken in twee lidstaten, een op basis van een nationaal merk en een tweede op basis van een Uniemerk stemmen slechts voor die ene lidstaat overeen. Het Uniemerkengerecht moet zich ambtshalve niet-ontvankelijk verklaren voor dat deel van het grondgebied - als zij het later aangesproken gerecht is.

Vzr. Rechtbank Gelderland 4 april 2017, IEF 16753; IEFbe 2151; ECLI:NL:RBGEL:2017:2433 (Connect tegen Connect Professionals) Connect is een uitzendbureau sinds 1992 en is houdster van woordmerk CONNECT. Connect Professionals is opgericht in 2008 en voert (interim)opdracht uit en bemiddelt personeelsdiensten. Het woordmerk en het teken stemmen in zodanige mate overeen dat het verwarringsgevaar in beginsel is gegeven. Dit geldt te meer omdat ook Connect met louter beschrijvende elementen achter het woord Connect, zoals Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, naar buiten treedt. Connect Professional handelt in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Connect is eind 2016 pas op de hoogte geraakt dat onder de naam Connect Professionals in dezelfde branche wordt gewerkt. Dat kan nauwelijks anders betekenen dan dat tussen 2009 en eind 2016 geen verwarring is ontstaan bij het in aanmerking komende publiek. Er is niet voldoende onderbouwd aannemelijk gemaakt dat verwarring te duchten is als bedoeld in artikel 5 Hnw. Staking woordmerkinbreuk wordt bevolen en veroordeling in de proceskosten €15.196,92.

Rechtbank Den Haag 26 april 2017, IEF 16745; IEFbe 2146 (Tommy Hilfiger en Calvin Klein tegen Soob management) Bodemzaak na IEF 16253. Merkenrecht. Namaak. Door Soob management is op grote schaal merkinbreuk gemaakt. Van de inzenders: De rechtbank legt een pan-Europees inbreukverbod op t.a.v. de EU-merken en een Benelux-wijd verbod t.a.v. de Benelux merken. (3.1/3.3/3.6). Meest noemenswaardige wat mij betreft is de mega-schadevergoeding die Soob Management moet betalen aan (i) Tommy Hilfiger van EUR 1.471.626,75, ook nog eens te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van EUR 39,88 per door gedaagde verhandeld product dat inbreuk maakt en niet op de facturen waarover Tommy Hilfiger beschikt staat vermeld en (ii) aan Calvin Klein van EUR 44.083,60 te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van EUR 23,65 per door gedaagde verhandeld product dat inbreuk maakt en niet op de facturen waarover Calvin Klein beschikt staat vermeld (3.5 en 3.8) Verder gelast de rechtbank de vernietiging van alle namaakgoederen (3.11) en wordt Soob Management veroordeeld in de proceskosten (3.12).

Gemeenschappelijk HvJ Aruba e.a. 7 april 2017, IEF 16734 ; ECLI:NL:OGHACMB:2017:23 (Klassy tegen Noble's Freezone) Merkenrecht. Noble heeft diverse partijen kleding verkocht en geleverd aan Klassy. Klassy ontbindt de koopovereenkomst bij conclusie van antwoord voor een deel van de afgeleverde kleding omdat er sprake was van nagemaakte merkkleding. Bij conclusie van repliek betwist Noble dit, er zijn al eerder producten van dezelfde 'style' afgenomen, betaald. Kleding uit China behoeft geen namaak te zijn. Indien Klassy erin slaagt die stelling te bewijzen, is er sprake van non-conformiteit. Klassy krijgt een bewijsopdracht.

Rechtbank Den Haag 19 april 2017, IEF 16733; ECLI:NL:RBDHA:2017:3987 (NXP tegen Infineon) Merkenrecht. Begin jaren ‘90 heeft de Oostenrijkse vennootschap Mikron een contactloze communicatiemethode ontwikkeld die gebruik maakt van radio-frequency identification (RFID), bekend van de OV-chipkaart. Mikron, overgenomen door Philips, werkte samen met Siemens, die haar chipsactiviteiten in Infineon heeft ondergebracht. Philips' chipsactiviteiten zijn later ondergebracht in NXP. Door het gebruik van de term 'Mifare compatibility' maakt Infineon bij de verhandeling van een deel van haar chips gebruik van het Mifare-teken ter aanduiding van de bestemming van de waar. Het uitsluitend recht van de merkhouder niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar aan te duiden, voor zover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel; specifiek wordt in artikel 2.23 lid 1 suc c BVIE en 12 lid 1 sub c UMVo) dit voor accessoires en onderdelen benoemd. De uitingen “Mifare compatible” en “Mifare compatibilty” zijn niet in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De inbreukvordering wordt afgewezen.