Alle rechtspraak  

S. Hagen, E. Swart, ‘@ Bavariababe: Zo, nu eerst een Twitter account’, IEF 10001.

Met dank aan Steffen Hagen en Ewoud Swart, CMS Derks Star Busmann.

Commentaar over twitteraccounts en het merkenrecht (zie pdf voor voetnoten).

Het is alweer een jaar geleden dat bierbrouwer Bavaria tijdens een zinderende voetbalzomer veel publiciteit trok met haar campagne rondom de Bavaria Babes (u weet het vast nog wel, die vrolijke Hollandse meiden in oranje jurkjes op de tribunes in Zuid-Afrika). De term Bavaria Babes kreeg ook in de media een enorm podium en werd daarmee waarschijnlijk een van de bekendste nieuwe woorden in 2010 (al moest het het in de verkiezing van het Van Dale Woord van het Jaar afleggen tegen het aanmerkelijk minder sexy “gedoogregering”). Met de campagne had Bavaria (anders dan onze jongens op het veld) goud in handen. Dergelijk succes trekt doorgaans ‘aanhakers’ aan, maar op dat front bleef het lange tijd opmerkelijk stil (geen Grolsch Girls, Heineken Honeys of Amstel’s Angels..).

Ook in de social media werden de Bavaria Babes een veel besproken fenomeen, al verzuimde Bavaria haar damesteam als Twitteraccount te registreren. Waarop Movuz, een aanbieder van verrijdbare biertaps, haar kans schoon zag (zij het pas in februari 2011, opmerkelijk genoeg) en @bavariababes als Twitter-account registreerde.  Naar eigen zeggen “met een knipoog”, maar Bavaria kon er niet om lachen. Eerder deze maand (juli 2011) hebben partijen de kwestie uiteindelijk geschikt, waarbij de Twitter-account alsnog aan Bavaria is overgedragen.  Het kwam dus niet tot nieuwe ‘Twitter-rechtspraak’.  Stel dat de zaak nu wél aan de rechter was voorgelegd, in hoeverre had Bavaria zich dan als merkhouder tegen het gebruik van deze Twitter-account met succes in rechte kunnen verzetten?

Verbodsacties

Hoewel Bavaria niet over het merk ‘Bavaria Babes’ beschikt(e), is zij wel al veertig jaar houder van een Benelux registratie voor het merk ‘Bavaria’.   Op grond daarvan kan Bavaria ingevolge art. 2.20 BVIE, kort gezegd, iedere derde het gebruik verbieden van (a) een identiek teken voor identieke waren of diensten, of (b) een (soort)gelijk teken voor (soort)gelijke waren of diensten indien dit gebruik verwarringsgevaar oplevert. Aangezien ‘Bavaria’ een bekend merk is kan de merkhouder bovendien het gebruik verbieden van (c) een (soort)gelijk teken voor niet soortgelijke waren of diensten. Ten slotte kan men optreden tegen (d) gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Voor een sub (c) of (d) verbod is vereist dat door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.

Identiek teken

Het lijdt geen twijfel dat het teken zoals gebruikt door Movuz – de Twitter-accountnaam ‘@bavariababes’ – overeenstemt met het (bekend) merk ‘Bavaria’. Mogelijk valt het teken zelfs als identiek aan te merken. Uit de rechtspraak volgt immers dat wanneer een teken is samengesteld uit te scheiden elementen, er sprake kan zijn van een identiek teken, wanneer het relevante publiek het gedeelte van het gebruikte teken dat overeenstemt met het merk in die zin separaat ziet, dat het een zelfstandig onderscheidende plaats heeft.  Gezien de dominante en zelfstandige positie die de term Bavaria in de gebruikte accountnaam inneemt, naast het in het populaire taalgebruik gebruikelijke ‘babes’, lijkt het ons aannemelijk dat een rechter de naam als een identiek teken zou (kunnen) hebben aangemerkt.

Gebruik voor soortgelijke waren

Onder dit teken biedt Movuz verrijdbare biertaps en drankkarren aan. Op 6 april 2011 lanceerde Movuz haar website en kondigde dit op Twitter aan via @bavariababes.  Daarmee is sprake van gebruik in het economisch verkeer voor soortgelijke waren. Voor ‘gebruik voor waren’ is het voldoende dat het teken wordt gebruikt met het doel een internetgebruiker in contact te brengen met (een advertentie voor) de waren.   Dat de internetgebruiker ook zelf nog een aantal handelingen moet verrichten om dit contact te bewerkstelligen (bijv. een website openen en daarop zoeken naar de waren) maakt daarbij niet uit.   Voor een verbodsactie sub (b) is verder vereist dat de twitteraar gebruik maakt van het merk in het economisch verkeer. Dat dit hier het geval was is helder. Was Movuz een student geweest, die via @bavariababes aan zijn vrienden (‘volgers’) twittert dat hij een lekker glas Bavaria (of Heineken) heeft besteld, dan ontsnapt hij gezien dit privé-gebruik aan een verbod sub b.   

Verwarringsgevaar

Sub b vereist ten slotte dat er sprake is van verwarringsgevaar. Reeds gezien de hoge mate van (soort)gelijkheid van tekens, waren en relevant publiek is verwarringsgevaar aannemelijk. Daarnaast draait het bij twitteren om korte, kernachtige berichten en teksten. De gemiddelde internetgebruiker  gaat geen uitgebreid onderzoek doen naar de identiteit van de twitteraar, maar krijgt slechts de accountnaam van de twitteraar mee. Met tweets onder de naam @bavariababes wekt Movuz bij de gemiddelde internetgebruiker de indruk dat zij een commerciële band heeft met bierbrouwer Bavaria.  Op zijn minst maakt Movuz het de internetgebruiker moeilijk om te weten te komen of de waren waar het Twitter-account naar verwijst afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een (niet aan de merkhouder gelieerde) derde.
Verwarringsgevaar is eens te meer aannemelijk vanwege de bekendheid van Bavaria in (een aanmerkelijk deel van)de Benelux.  

Profiteren zonder geldige reden

Vanwege diezelfde bekendheid is de aanwezigheid van verwarringsgevaar bovendien niet eens nodig, indien Bavaria een verbod op grond van sub (c) zou kunnen vorderen. Dat Movuz bij het gebruik van haar Twitter-account profiteerde van de bekendheid van het merk Bavaria is evident, en gaf Movuz ook met zoveel woorden toe. Zij vergoeilijkte het gebruik evenwel met het argument dat dit ‘met een knipoog’ was. Movuz lijkt zich daarmee op een parodie-exceptie te beroepen als geldige reden voor haar gebruik. Net als Bavaria ontgaat ons evenwel wat die ‘knipoog’ zou zijn. Men gebruikt simpelweg het merk van een ander (op een niet parodisch-geestige manier) om potentiële klanten naar de eigen webshop te lokken.

Ander twittergebruik

Indien sprake was geweest van niet-commercieel gebruik – dus niet ter onderscheiding van waren, maar bijvoorbeeld voor privé-tweets – had Bavaria kunnen teruggevallen op een verbodsactie op grond van sub (d). Wij stelden al vast dat bij gebruik van @bavariababes zonder meer sprake zal zijn van profiteren (kielzog varen). De naam @bavariababes is herkenbaar juist vanwege de overeenstemming met het bekende merk Bavaria, en heeft een aantrekkingskracht waarmee een twitteraar ongetwijfeld, ook al is het in de privé-sfeer, extra aandacht krijgt en volgers wint. Daarmee wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de naam en reputatie (en de daarin gepleegde investeringen) van Bavaria. Van een geldige reden daarvoor is niet snel sprake. Indien de accountnaam bijvoorbeeld gebruikt zou worden ter facilitering van een actueel, publiek debat over de betreffende marketing campagne van Bavaria zou een twitteraar mogelijk met een beroep op de vrijheid van meningsuiting een geldige reden voor gebruik hebben (gehad).  De betreffende twitterconversaties moeten dan echter niet uitlopen op nodeloos grievende uitingen.

Ook als de accountnaam slechts door Movuz was geregistreerd zonder deze daadwerkelijk te gebruiken, dan had Bavaria kunnen terugvallen op sub (d). Volgens vaste rechtspraak kunnen louter geregistreerde (en nog niet actief gebruikte) domeinnamen een merkinbreuk opleveren, en naar onze mening zou dit naar analogie ook moeten gelden voor Twitter-accounts. 
 
Twitter buiten schot

En Twitter zelf? Net zoals Google kan de online dienstverlener Twitter niet zelf aangesproken worden op merkinbreuk door gebruikers van haar dienst, aangezien dit geen gebruik ‘voor de eigen commerciële communicatie’ van Twitter zelf betreft. Interessant is in dit verband de mening van Heremans en Bieseman dat dienstverleners in de Benelux mogelijk toch op grond van sub (d) zouden moeten kunnen worden aangepakt.  Twitter voert volgens haar website overigens zelf beleid dat merkinbreuken via Twitter wil voorkomen.  Intussen voorkwam dit niet dat  @bavariababes door Movuz als accountnaam werd geregistreerd.

Het ‘vonnis’

In een procedure had Bavaria dus op basis van haar ‘Bavaria’ merkregistratie naar onze mening waarschijnlijk met succes een verbodsactie kunnen instellen op grond van zowel art. 2.20 sub (b), (c) als (d) BVIE. In die zin hoeft Bavaria dus ook in de toekomst niet te vrezen dat zij per se alle varianten op haar merk en reclame-uitingen ook als twitteraccount moet registreren. Sterker nog, zelfs bij gebreke van een merkregistratie kan men zich in voorkomend geval wellicht nog beroepen op het leerstuk van de onrechtmatige daad. Zo heeft de Amsterdamse Voorzieningenrechter recent het ‘op slinkse wijze weglokken van klanten’ via twitter onrechtmatig geacht.  Ook in dit opzicht zou Movuz derhalve in een procedure niet erg sterk hebben gestaan. Een schikking zoals die nu is getroffen, waarbij Movuz de Twitter-accountnaam aan Bavaria heeft overgedragen, lag dan ook in de rede.  Desalniettemin zal men ongetwijfeld de afgelopen maanden profijt hebben gehad van de publiciteit die deze kwestie heeft gegenereerd. Dat Movuz aldus haar eigen bavariababes-buzz heeft gecreëerd, moet haar worden nagegeven. En zien wij het nu goed dat de dames op de website van Movuz  onder hun ‘Oktoberfest’-achtige outfit stiekem nog een oranje jurkje dragen..?

BBIE 5 juli 2011, oppositienr 2004700 (Promotie voor speciale evenementen tegen Amsterdam Classics bv)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerk NIGHT OF THE PROMS en woord-/beeldmerk NIGHT OF THE PROMS tegen woord-/beelmerk THE CLASSICAL PROMS. Oppositiebeslissing. Toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven.

Vergelijking waren en diensten (beiden klasse 9 en 41 o.a. beeld/geluidsdragers en culturele activiteiten.
Visueel: in zekere mate overeenstemmend
Auditief: in zekere mate overeenstemmend

Conceptueel een merkwaardige conclusie inzake de begripsmatige betekenis, er wordt geciteerd uit Van Dale Groot Woordenboek Nederlands, echter  er wordt geconcludeerd dat "Prom" geen vaststaande betekenis, aldus geen vergelijking mogelijk.

44. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht, hetgeen overigens in confesso is (zie punt 31 [red. puur klassieke muziek vs. popmuziek]).

49. “Prom” staat volgens Van Dale (Groot Woordenboek Nederlands, 14de druk en Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 2 de druk) voor een promenade(concert), oorspronkelijk een concert in een openbaar park, op een plein enz. waarbij de mensen kunnen rondwandelen, thans een populair concert. In de Verenigde Staten is een prom een semi-formeel dansbal dat het schooljaar afsluit.2

50. Van Dale vermeldt niet de etymologie van het woord, maar er zijn sterke aanwijzingen dat deze is terug te voeren tot The Proms (formeel The BBC Proms of The Henry Wood Promenade Concerts), een jaarlijks zomerfestival van klassieke muziekconcerten in Londen, voor het eerst georganiseerd in 1895. De term promenade (of prom) sloeg oorspronkelijk op de praktijk van het “rondwandelen” gaande de voorstellingen, maar verwijst thans naar het gebruik van de staanplaatsen in het concertgebouw.3

51. Het Bureau is echter van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, in casu bestaande uit een ruim en algemeen Benelux publiek, geen kennis zal hebben van deze ontstaansgeschiedenis met oorsprong in de Verenigde Staten en/of het Verenigd Koninkrijk, en deze woorden geen vaststaande betekenis zal toedichten. De betekenis van de overige verbale elementen, Night of ("Nacht van") en The Classical ("De Klassieke") is wel duidelijk, maar dit maakt nog niet dat de tekens in hun geheel genomen een vaststaande of verschillende betekenis hebben voor het in aanmerking komend publiek

52. Merk noch teken heeft een vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

WIPO Arbitration and Mediation Center. Geschillenbeslechter 30 juni 2011, zaaknr. D2011-0636 (Cooperative Unive U.A. tegen Ashantiplc Ltd en Domain Name Privacy LLC, inzake unive.com) Arbiters: Lothian, Machado en Lyon.

Even kort. Domeinnaamrecht. Merkennaamrecht. WIPO geschillenbeslechting. Woord "unive" wordt wijdverbreid gebruikt, vaak als afkorting van universiteit. Uit klacht valt niet af te leiden dat verweerder op de hoogte had moeten zijn van het merk van klager. Klacht heeft geen kwade trouw van verweerder aangetoond. Klager heeft klacht niet onderbouwd en probeert WIPO Panel te misleiden, dus sprake van kwade trouw van klager. Misbruik van procesrecht. Klacht is afgewezen.

The record shows that “unive” is a term in widespread use both as a truncation of ‘university’ and with other meanings. Furthermore, it is clear to the Panel that, while the term can refer to the Complainant’s trademark, the overwhelming search association of the term “unive” is to subject matter relating to universities. Moreover, the Panel finds that there is nothing in the Complaint (including annexes) to indicate that (i) the Respondent was or should have been aware of the Complainant or its mark when it registered the disputed domain name, (ii) the Respondent ever used the disputed domain name for any insurance-related matter or directed its contents to Internet users in The Netherlands, or (iii) the Respondent targeted the Complainant or its trademark in any way at any time.

The Complaint contains no allegation of facts from which bad faith on the part of the Respondent could reasonably be inferred, and absolutely no evidence of such. The Complainant effectively asserts that any person who uses the term “unive” in any way is ipso facto acting in bad faith, solely by virtue of the Complainant’s trademark. The Complainant does not describe or provide evidence of the use to which Respondent put the disputed domain name other than a screenshot of the website associated with the disputed domain name, which incidentally supports the Respondent’s contention that it uses the term in connection with its association with universities. The Complainant merely asserts that the Respondent’s use is “commercial”.

Lees de gehele arbitrage hier (link / pdf)

WIPO Arbitration and Mediation Center 13 juli 2011, Zaaknummer: DNL2011-0035, (Robeco Groep N.V. tegen Bahnhofsgaststaette), Arbiter: Alfred Meijboom

Eiser is Robeco Groep, een wereldwijd opererende fondsinvesteerder en houder van woord-/beeldmerken waaronder ROBECO (Benelux en Gemeenschapsmerk) al 20 jaar sponsor en organisator van de Robeco Zomerconcerten. Verweerder genereert traffic voor zijn website met gesponsorde links, houder van domeinnaam <robecoconcerten.nl>.

Verweerder reageert niet. Omdat verweerder niet in Nederland verblijft of is geregistreerd is de voertaal Engels ex 17.2 Regulations. Verwarringwekkende overeenstemming, Geen recht of legitiem belang én registratie te kwader trouw: ja. Bewijslevering prima facie: geen licentie, geen authorisatie, geen eerder gebruik of legitiem non-commercieel gebruik. Overdracht bevolen.

Onder A. Identical or Confusingly Similar. (...) The addition of a descriptive element does not prevent confusion (e.g., ANWB B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010-0072 and LEGO Juris A/S v. Nick Terlouw, WIPO Case No. DNL2011-0023).

Onder B. Rights or Legitimate Interests (...) This condition is met if Complainant makes a prima facie case that Respondent has no rights or legitimate interests, and Respondent fails to rebut that showing, by, for example, providing evidence of one of the three circumstances mentioned in article 3.1 of the Regulations (e.g., Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd, WIPO Case No. DNL2008-0002 and LEGO Juris A/S v. M. Moench, WIPO Case No. DNL2009-0052).

The Panelist understands that Complainant has not licensed or otherwise authorized Respondent to use the ROBECO trademarks or Trade name. Nor could the Panelist find any indication that Respondent, (Regulations, article 3.1 (a)) before having been notified of the dispute, made demonstrable preparations to use the Domain Name in connection with a bona fide offering of goods or services, (Regulations, article 3.1 (b)) is commonly known by the Domain Name, or (Regulations, article 3.1 (c)) is making a legitimate noncommercial use of the Domain Name.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 juli 2011, LJN BR1613 (Breitman tegen Manderen B.V. en Vereniging Milli Görus), gemotiveerd vonnis: hier

Met dank aan Sven Klos en Sjo-Anne Hoogcarspel, Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht van architect op moskee. Inbreuk op Auteursrecht en Persoonlijkheidsrecht. Kop / staart vonnis in conflict tussen archtitect Breitman en bouwer van de Westermoskee Amsterdam Manderen. Samenwerking met andere partij. Manderen wordt verboden het ontwerp voor een Moskee van te realiseren. Ook een andere moskee mag niet gerealiseerd worden wegens schending persoonlijkheidsrecht, nu het ontwerp voor het gehele Riva-project een integraal geheel vormt. “De door het gerechtshof aan Manderen opgelegde bouwplicht kan Breitman niet worden tegengeworpen.” (r.o. 4.8). Geen afgifte of vernietiging tekeningen van het ontwerp.  Motivering toegevoegd op 22 juli 2011.

4.6 (..) Gelet op het voorgaande wordt er voorhands vanuit gegaan dat Breitman uitsluitend een licentie tot realisering van ijn ontwerp an Stadgenot heeft verstrekt en geen licentie aan Manderen. Van een overdracht vande exploitatierechten is al helemaal geen sprake. Wat Stadgenoot later met Manderen is overeengekomen over de realisatie va de Westermoskee kan Breitman niet worden tegengeworpen, nu hij bij die afspraken in het geheel niet is betrokken. Van een sublicentie, kan geen sprake zijn. De standaardvoorwaarden (SR 1997) laten een sublicentie ook niet toe, zelfs niet indien Mandern dat in haar verhouding met Stadgenoot zou hebben bedongen.

4.7. Breitman heeft evenmin op een andere wijze toestemming aan Manderen verleend om tot realisatie van zijn ontwerp voor de Westermoskee over te gaann. Gedurende de kort geding procedur is nog wel getracht om een samenwerking tussen partijen tot stand te brengen, aar dat heeft uiteindelijk nies opgeleverd, Breitman heeft te kennen gegeven er geen enkel vertrouwen in te hebben dat Manderen een partij is waarmee een vruchtbare samenwerking kan worden gerealiseerd. Ook de omstandigheid ddat Manderen heeft verklaard Breitman vergaan tegemoet te willen komen in de eisen die Breitman stelt aan een samenwerking, brengt niet mee dat Breitman kan worden gedwongen tot een samenwerking met Manderen.

4.8. Breitman is gelet op het voorgaande gerechtigd om Manderen te weerhouden zijn ontwerp voor de Westermoskee te gebruiken voor de realisatie van die moskee. De door het gerechtshof aan Manderen opgelegde bouwplicht kan Breitman niet worden tegengeworpen.

4.9. De vordering onder 3.1 III om Manderen to verbieden op het Riva-terein een ander gebouw te realiseren dan het gebouw dat door Breitman op basis van zijn voor de Westermoskee en/of het Riva project vervaardigde ontwerpen ontworpen is, is toewijsbaar. In dit verband is van belang dat d door Breitman ontworpen moskee een onderdeel vormt van het Riva-project en het Manderen niet vrijstaat een deel van Breitmans ontwerp voor dat project te wijzigen.

4.10. De vordering tot afgifte, dan wel vernietiging of het onbruikbaar maken van de tekeningen (en andere roerende zaken) waarin Breitmans ontwerp van de Westermoskee en./of het Riva-project is vervat, is niet toewijsbaar. Deze tekeningen zijn door Breitman in opdracht van Stadgenoot gemaakt ten behoeve van Manderen. Dat Manderen deze tekeningen niet mag openbaren maakt dit niet anders.5.1.  wijst de vorderingen jegens Milli Görus af,

5.2.  verbiedt [gedaagden] met onmiddellijke ingang het ontwerp voor de Westermoskee te verveelvoudigen of openbaar te maken, meer in het bijzonder om het ontwerp van [eiser] voor de Westermoskee te realiseren in een bouwwerk of dit ontwerp anderszins te gebruiken,

5.3.  verbiedt [gedaagden] met onmiddellijke ingang elke handeling te verrichten die een aantasting of wijziging in de zin van artikel 25 Auteurswet van het ontwerp van [eiser] voor de Westermoskee en/of het Riva project tot gevolg heeft, meer in het bijzonder om op het Riva-terrein te Amsterdam een ander gebouw te realiseren dan het gebouw dat door [eiser] op basis van zijn voor de Westermoskee en/of het Riva project vervaardigde ontwerpen is ontworpen,

5.4.  veroordeelt [gedaagden] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van EUR 10.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met hetgeen onder 5.2 tot en met 5.3 staat vermeld, dan wel -naar keuze van [eiser]- voor iedere handeling die een overtreding oplevert van hetgeen onder 5.2 tot en met 5.3 staat vermeld, tot een maximum van EUR 5 miljoen is bereikt,

5.5.  veroordeelt [gedaagden] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op EUR 105,62 aan dagvaardingskosten, EUR 258,= aan griffierecht en EUR 39.871,28 aan advocaatkosten,

Lees het vonnis hier (pdf / LJN / gemotiveerd vonnis)

BBIE 30 juni 2011, oppositienr 2004996 (AXA tegen 3 Suisse international)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woord-/beeldmerken AXA réinventons / la banque | la banque et l´assurance | le homebanking tegen internationale aanvrage woord/beeldmerk Monabanq. réinventeer la banque plus pres de la vie. Franstalige oppositiebeslissing over (on)praktisch nut van registreren van slogans in combinatie met merknam en/of logo. Afgewezen. Merk wordt ingeschreven.

38. En ce qui concerne le dépôt contesté, le slogan « réinventer la banque plus près de la vie » apparaîtra comme une phrase élogieuse peu distinctive par rapport aux produits et services revendiqués. Par conséquent, l’élément de fantaisie « Monabanq » placé en début de marque sera perçu par le public comme l’élément dominant du dépôt contesté.

39. En principe, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/020, 17 mars 2004). Le terme de fantaisie « Monabanq », domine visuellement et phonétiquement le signe contesté. L’Office relève qu’il ne peut toutefois être fait totalement abstraction du slogan « réinventer la banque plus près de la vie » en tant qu’il comporte des éléments communs avec le droit invoqué, à savoir le radical du verbe « réinventer » et les termes descriptifs « la banque ».

40. A cet égard, l’Office estime toutefois que l’utilisation du terme « réinventer » n’est, dans le secteur bancaire et plus généralement dans le secteur des services, pas particulièrement original, ni distinctif. En effet, ce terme véhicule l’idée de nouveauté et d’innovation, qualités communément revendiquées par les acteurs économiques quel que soit le secteur d’activités concerné. Par conséquent, l’Office estime que ce terme ne peut faire l’objet d’un droit exclusif d’utilisation au profit de l’opposant du seul fait de son inclusion dans le droit invoqué.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

Merkenrecht. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard zijn om door te nemen. De komende dagen zal bespreking plaatsvinden van beslissingen die er in het bijzonder toedoen.

Tipt u ons op redactie@ie-forum.nl

BBIE 5 juli 2011, oppositienr. 2004453 (Keukenconcurrent Nederland B.V. tegen Badkamerconcurrent.nl B.V.)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woord-/beeldmerk KEUKENCONCURRENT tegen woord-/beelmerk BADKAMERCONCURRENT. Oppositiebeslissing. Toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven. Merk en teken stemmen visueel en conceptueel geheel overeen en auditief gezien in zekere mate. De waren van beide merken zijn identiek.

46. Het woord CONCURRENT kan, zowel in het merk als in het teken, verwijzen naar de concurrentiële positie van de onderneming dan wel van de desbetreffende waren, en is dus begripsmatig identiek. Dat het voorafgegaan wordt door een verschillende soortnaam heft de begripsmatige overeenstemming als gevolg van de identiteit van dit element niet op.

47. Ook de beeldelementen van de hand zijn voor een begripsmatige interpretatie vatbaar: bij het ingeroepen recht lijkt de hand het spreekwoordelijke dubbeltje om te keren, bij het betwiste teken wordt meer nadrukkelijk de duim opgestoken. In beide gevallen geven de beeldelementen op non-verbale wijze een uitdrukking van algehele tevredenheid weer. Ook hierin valt dus een conceptuele overeenstemming te ontwaren.

55. Merk en teken stemmen begripsmatig en visueel overeen en zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend terwijl de betrokken waren identiek zijn. De mate van overeenstemming, met name op begripsmatig en visueel vlak en vooral de identiteit van de waren bieden ruimschoots compensatie voor het verhoogde aandachtsniveau voor een deel van de waren en een mogelijk gering onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

Hof 's-Gravenhage 12 juli 2011, LJN BR1364 (Yellow Page Marketing B.V. tegen Yell Limited)

Merkenrecht. Internationaal privaatrecht. Art. 22 sub 4 EEX-Verordening is niet van toepassing in het kader van voorlopige maatregelen. GAT-LuK-doctrine (IEF 2333) brengt niet mee dat rechter inbreukbevoegdheid verliest.

Art. 1019h Rv is ook van toepassing wanneer in een procedure de vraag aan de orde is of inbreuk wordt gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht in een andere EU-lidstaat.) geldt voor alle industriële-eigendomsrechten die worden genoemd in art. 22 sub 4 EEX-Verordening. GAT-LuK-doctrine brengt niet mee dat rechter inbreukbevoegdheid verliest. Art. 1019h Rv is ook van toepassing wanneer in een procedure de vraag aan de orde is of inbreuk wordt gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht in een andere EU-lidstaat.

Artikel 22 sub 4 EEX-Verordening

4.3  De vorderingen van Yell zijn primair gebaseerd op inbreuk op haar merkrechten in het Verenigd Koninkrijk. YPM voert het verweer dat deze merkrechten nietig zijn. Daarmee rijst de vraag of en in hoeverre aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter uit hoofde van artikel 2 EEX-Verordening afbreuk wordt gedaan door de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening. Volgens deze bepaling zijn, kort gezegd, de gerechten van de lidstaat van deponering of registratie exclusief bevoegd om te oordelen over de geldigheid van industriële-eigendomsrechten. In zijn arrest van 13 juli 2006, C-4/03, NJ 2008, 78 (GAT/LuK) heeft het Europese Hof van Justitie enige nadere uitleg gegeven over (de inhoudelijk identieke voorganger in het EEX-Verdrag van) deze bepaling. Het Hof besliste dat, indien in een octrooi-inbreukprocedure de geldigheid wordt betwist van het ingeroepen octrooi – ongeacht of dat bij wege van verweer of van een (reconventionele) vordering geschiedt – de onderhavige exclusieve-bevoegdheidsregel toepassing dient te vinden. De Hoge Raad heeft deze ‘GAT/LuK-regel’ nader uitgewerkt in zijn arrest van 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II).

4.4  In dit verband overweegt het hof om te beginnen dat – anders dan Yell betoogt – de GAT/LuK-regel ook van toepassing is in de merkenrechtelijke context; hij geldt niet alleen ten aanzien van octrooien, maar ook ten aanzien van de andere in artikel 22 sub 4 bedoelde industriële-eigendomsrechten. De overwegingen die aan de GAT/LuK-regel ten grondslag liggen (zoals die zijn weergegeven in het GAT/LuK-arrest en nader zijn gepreciseerd in HvJ EU 12 mei 2011, C-144/10, rov. 46 (Berliner Verkehrsbetriebe)), gelden immers au fond evenzeer ten aanzien van de andere in artikel 22 sub 4 bedoelde industriële-eigendomsrechten. Deze opvatting vindt ook steun in artikel 22 sub 4 van het Lugano II-Verdrag (PbEU 2007, L339/3). In deze bepaling is het GAT/LuK-arrest immers verwerkt (door toevoeging van de woorden “ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen”) zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende in deze bepaling bedoelde industriële-eigendomsrechten. Een identieke wijziging is ook voor artikel 22 sub 4 EEX-Verordening voorgesteld (Commissiedocument COM(2010)748).

4.5  Voorts moet worden vastgesteld dat – anders dan YPM betoogt – de enkele betwisting van de geldigheid van een merkrecht niet meebrengt dat de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvorderingen verliest. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft bij vonnis van 22 december 2010 in de zaak Solvay/Honeywell (LJN BP6970) een prejudiciële vraag van deze strekking aan het Hof van Justitie gesteld (aldaar aanhangig met zaaknummer C-616/10). Zolang het Hof van Justitie niet anders beslist, dient op grond van HR 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II) te worden aangenomen dat de enkele omstandigheid dat een nietigheidsverweer wordt gevoerd, niet meebrengt dat de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvorderingen verliest. Vgl., in dezelfde zin, het toelichtende Rapport van F. Pocar bij het Lugano II-Verdrag, toelichting op artikel 22 sub 4 (PbEU 2009, C319/27). In die situatie staat het de rechter vrij, zo heeft de Hoge Raad beslist, om de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter omtrent de geldigheid van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht, doch alleen indien de eisende partij dat wenst; indien eiser geen aanhouding wenst, dient de rechter de vordering af te wijzen.

BBIE 27 mei 2011, oppositienr 2005174 (NAUTICA APPEREL INC. tegen Groenveld h.o.d.n. Nautickids)

Wellicht ten overvloede. Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerk NAUTICA (o.m. zonnebrillen, kleding)  tegen woordmerk NAUTICKIDS (zeilkleding voor kinderen). Oppositiebeslissing. Complementariteit van waren en diensten. Begripsmatige overeenstemming. Oppositie toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven, met 'proceskosten' veroordeling.

Vergelijking waren en diensten: deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk.
Visueel: overeenstemmend
Auditief: in zekere mate overeenstemmend
conceptueel: in zekere mate overeenstemmend,  "Het in aanmerking komend Beneluxpubliek zal in ieder geval de relatie met scheepvaart begrijpen, gelet op de verwante Nederlandse en Franse woorden “nautiek”, “nautisch”, nautisme en nautique" (r.o. 46)

40. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

41. Een dergelijke complementariteit bestaat tussen de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht en de diensten in klasse 35 (met betrekking tot de specifieke kinderkleding in klasse 25): beide zijn immers onontbeerlijk voor elkaar zodat deze waren en diensten in sterke mate soortgelijk zijn.

46. Het ingeroepen recht is een van het Latijn afgeleid zelfstandig naamwoord in het meervoud en heeft de betekenis “op scheepvaart betrekking hebbende voorwerpen” (Van Dale, Groot Woordenboek Nederlands, 14de  druk). Het in aanmerking komend Beneluxpubliek zal in ieder geval de relatie met scheepvaart begrijpen, gelet op de verwante Nederlandse en Franse woorden “nautiek”, “nautisch”, nautisme en nautique.

47. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let  op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Zo zal het in aanmerking komend publiek het element KIDS in het betwiste teken opvatten als “van/voor kinderen” en dus als beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Het element NAUTIC zal worden opgevat als een min of meer gefantaseerde variant op “nautisch”, nautique of nautical en verwijst dus naar eenzelfde begripsinhoud als het ingeroepen recht.

67. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE