Alle rechtspraak  

BBIE 30 juni, oppositienr 2004594 en  (Grotto S.p.A. tegen Lamkhatri )

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder EU-woordmerk G.A.S. EU-woord-/beeldmerk [GAS] tegen woordmerkaanvrage GASOIL (allen: kleding). Oppositiebeslissing. Toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven.

Conceptueel: lage mate van overeenstemming. Visueel en auditief: bepaalde mate van overeenstemming. Identieke waren. Bestaan van het merk GAS komt in vele sectoren voor, co-existentie van merken kan toch voortduren als er geen verwarringsgevaar is? Echter er is verwarringsgevaar.

57. En ce qui concerne l’argument du défendeur relatif à l’existence de marques « GAS » dans de nombreux secteurs (voir point 22), il convient de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’opposant qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. Force  est toutefois de constater qu’en l’espèce, le défendeur n’a nullement démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion.

BBIE 30 juni, oppositienr. 2005295 (Grotto S.p.A tegen TAMOKO SPRL)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder EU-woordmerk G.A.S., EU-woord-/beeldmerken [GAS] en [GAS]  tegen inschrijving woordmerk OIL&GAS (allen: (imitatie)leer, textiel en kleding). Oppositiebeslissing. Toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven. Eerste ingeroepen merk wordt niet aan toetsing onderworpen, omdat het het resultaat niet beïnvloed omdat reeds op ingeroepen recht nr. 2 en 3 oppositie is toegewezen:

53. Etant donné que l’opposition a abouti sur base des second et troisième droits invoqués, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence d’un risque de confusion en rapport avec le premier droit invoqué. Une telle comparaison ne peut en effet avoir d’influence sur le résultat final.

Lees de beslissing hier (link en link).
BVIE

CvdM 28 juni 2011, Kenmerk 22357/2011007621 (Sanctie TROS tav Het Sprookjesboomfeest)

Mediarecht. Merkgebruik en reclame. Gebruik van merkenrecht geschiedt met toestemming, middels overeenkomst.

TROS krijgt boete á €120.000 voor reclame-uiting en overtreding dienstbaarheidsverbod TROS door gebruik van door Efteling geregistreerd woordmerk Sprookjesboom in het programma Het Sprookjesboomfeest.  In het programma Het Sprookjesboomfeest wordt gebruik gemaakt van (beeld)merken, figuren, een melodie en vormgeving die ook door De Efteling wordt gebruikt in haar attractiepark en bij andere uitingsvormen. Deze uitingen worden aangemerkt als vermijdbare uitingen die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat afname of producten. Artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008.

Met een uitgebreide beschrijving van de overeenkomsten tussen vormgeving van het programma en de Efteling, o.m. stijl van Anton Pieck, concept van sprekende bomen (pocahontas, The Wizard of Ozz), overeenkomende sprookjesfiguren (Langnek, tevens merk) en melodie van Bach in Minuet in G Majeur. Het tonen of vermelden van een (beeld) merk in de titel van en gebruik overige uitingen in een programma afzonderlijk en/of in samenhang, wordt beschouwd als een niet-toegestane vermijdbare uiting als bedoeld in artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008

48. Deze uitingen in het programma Het Sprookjesboomfeest worden aangemerkt als vermijdbare uitingen die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd (zie ook de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 21 augustus 1997, TROS - Aktua in bedrijf, nr. R01.93.2121).

49. Ingevolge artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008, mogen programma’s van publieke omroepdiensten, afgezien van de wettelijke toegestane reclame- of telewinkelboodschappen, geen vermijdbare uitingen bevatten. Op grond van het tweede lid van artikel 2.89 van de Mediawet 2008 is in het Mediabesluit 2008 vastgelegd in welke gevallen vermijdbare uitingen zijn toegestaan en wanneer uitingen onvermijdbaar zijn.

Titelsponsoring 57. Het tonen of vermelden van een naam, handelsmerk, beeldmerk of beeldmerk van een derde (niet zijnde de publieke media-instelling) in de programmatitel wordt beschouwd als een niet-toegestane vermijdbare uiting die onmiskenbaar tot gevolg heeft dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd en is derhalve in strijd met artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008.

De Sprookjesboom 60. Naast het meerdere malen tonen en vermelden van het (beeld)merk Sprookjesboom wordt zowel bij aanvang als tijdens het programma Het Sprookjesboomfeest een geanimeerde boom – genaamd Sprookjesboom – getoond. De Sprookjesboom in het programma Het Sprookjesboomfeest toont sterke gelijkenis met de Sprookjesboom in het attractiepark De Efteling. Beide hebben een soortgelijk uiterlijk en dezelfde naam en functie, namelijk de Sprookjesboom vertelt een sprookje over de inwoners van het Sprookjesbos.

Conclusie 70. In het programma Het Sprookjesboomfeest is gebruik gemaakt van (beeld)merken, figuren, een melodie en vormgeving die ook door De Efteling wordt gebruikt in haar attractiepark en bij andere uitingsvormen. Het tonen of vermelden van een (beeld) merk in de titel van een programma wordt beschouwd als een niet-toegestane vermijdbare uiting als bedoeld in artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008. Ook de overige uitingen (beeldmerk Sprookjesboom, uiterlijk van de Sprookjesboom, Beeldmerk Langnek, het Sprookjesbos, de getoonde naam Theater De Efteling, vormgeving en melodie) getoond en/of vermeld in het programma Het Sprookjesboomfeest zijn afzonderlijk en/of in samenhang vermijdbare uitingen die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd.

Artikel 2.89 Mediawet 2008

Rechtbank Rotterdam 14 juli 2011, AWB 10/4519 BC-T2 (Stichting Het Ketelhuis tegen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Met dank aan Joran Spauwen en Annemieke Kappert, Kennedy Van der Laan.

Reclamerecht. Merkenrecht. Parodie op onderscheidend teken van sigarettenfabrikant. Tabakswet.

Een controleur van de VWA maakt een procesverbaal op waaruit volgt dat er "een onderscheidend teken werd gebruikt op promotiemateriaal. Dit onderscheidende teken werd al gebruikt voor "Lucky Strike" sigaretten en shag, zijnde tabaksproducten. dit is een overtreding van artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet."

Tabakswet is niet bedoeld om uiting als onderhavige te verbieden, vrijheid van meningsuiting 10 EVRM. Parodie niet te reguleren met Tabakswet. Dit is geen (indirecte) reclame voor tabaksproducten. Rechter vernietigt het besluit.

2.5.4 (...) De bedoeling van de wetgever is dus om met artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet het omzeilen van de bij de Tabakswet gestelde reclame- en sponsorbeperkingen te voorkomen. Hoewel de poster, in het bijzonder de rode cirkel waarin de tekst "Bioscoop Het Ketelhuis" staat vermeld, een duidelijke gelijkenis vertoont met de cirkel die wordt gebruik in het beeldmerk Lucky Strike, is deze poster naar het oordeel van de rechtbank niet aan te merken als een commerciële uiting waarmee de reclame- dan wel de sponsorbeperkingen worden omzeild (sluikreclame) en is de Tabakswet ook niet bedoeld om dit soort uitingen te verbieden. Daartoe acht de rechtbank, in tegenstelling tot hetgeen verweerder heeft aangevoerd, mede van belang dat het niet de bedoeling van eiseres is geweest om enige vorm van tabaksreclame te maken, maar om met de poster haar bioscoop en de Nederlandse film te promoten door middel van een - voor de objectieve waarnemer duidelijk als zodanig te herkennen - parodie op (de gezondheidswaarschuwing op) een sigarettenpakje.

HvJ EU 28 juli 2011, gevoegde zaken C-400/09 en C-207/10 (Orifarm c.s. tegen Merck Sharp Dohme en Paranova c.s. tegen Merck Sharp Dohme)

Met eerdere conclusie A-G Y. Bot IEF 9649. Prejudiciële vragen Højesteret, Denemarken. Merkenrecht. Ompakken van parallel ingevoerde geneesmiddelen. Uitleg ompakkingsjurisprudentie Hoffmann-La Roche (23 mei 1978), Pfizer (3 december 1981), MPA Pharma und Bristol-Myers Squibb (11 juli 1996).

Vragen: 1. Moeten de [reeds aangehaalde] arresten [...] MPA Pharma [...], en Bristol-Myers Squibb e.a. [...], aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur die houder is van een vergunning voor het in de handel brengen van een parallel ingevoerd geneesmiddel en over de informatie betreffende dit geneesmiddel beschikt, en die aan een onafhankelijke onderneming instructies geeft aangaande de aankoop en de ompakking van het geneesmiddel, het gedetailleerde ontwerp van de verpakking ervan en de met betrekking tot het product te nemen maatregelen, inbreuk maakt op de rechten van de merkhouder door zichzelf – en niet de onafhankelijke onderneming die de houder van de ompakkingsvergunning is, het geneesmiddel heeft ingevoerd en fysiek heeft omgepakt en daarbij het merk van de merkhouder (opnieuw) heeft aangebracht – op de buitenverpakking van het parallel ingevoerde geneesmiddel als de ompakker te vermelden?
2. Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat wanneer de houder van de vergunning voor het in de handel brengen zichzelf als de ompakker vermeldt in plaats van de onderneming die op bestelling de fysieke ompakking heeft uitgevoerd, er geen gevaar is dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is?
3. Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, wordt uitgesloten wanneer de onderneming die fysiek ompakt als ompakker wordt vermeld?
4. Is voor de beantwoording van de eerste vraag enkel van belang het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, of zijn ook andere overwegingen die de merkhouder raken van belang, bijvoorbeeld
a)      dat de entiteit die invoert en fysiek ompakt en het merk van de merkhouder (opnieuw) op de buitenverpakking van het product aanbrengt, daardoor zelf inbreuk kan maken op het merk van de merkhouder, en
b)      dat om redenen die zijn toe te schrijven aan de entiteit die fysiek heeft omgepakt, de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product aantast of dat de presentatie van de ompakking zodanig is dat verondersteld moet worden dat deze de reputatie van de merkhouder schaadt (zie onder meer arrest [...] Bristol-Myers Squibb e.a.[, reeds aangehaald])?
5)      Is voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, die zichzelf als ompakker heeft vermeld, ten tijde van de kennisgeving aan de merkhouder van de voorgenomen verkoop van het parallel ingevoerde geneesmiddel na ompakking, tot hetzelfde concern behoort als de daadwerkelijke ompakker (zusteronderneming)?”

31. De merkhouder heeft er dan ook geen rechtmatig belang bij te eisen dat de naam van de daadwerkelijke ompakker van het product op de verpakking wordt vermeld om de enkele reden dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van dit product aantasten kan en dus eventueel de merkrechten kan schaden.

32. Het belang van de merkhouder bij het behoud van de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product wordt immers voldoende beschermd door de in punt 27 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte voorwaarde dat is aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van dat product niet kan aantasten. In omstandigheden als die in de hoofdgedingen moet dit worden aangetoond door de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, volgens wiens instructies de ompakking heeft plaatsgevonden en die de verantwoordelijkheid voor deze ompakking op zich neemt.

33      Merck betoogt echter dat het voor de bescherming van de consument noodzakelijk is dat de naam van de daadwerkelijke ompakker op de verpakking van het omgepakte product is vermeld. Het is volgens haar immers in het belang van de consument dat hij de naam van die onderneming kent, met name wanneer hij krachtens zijn nationale recht niet alleen tegen de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, maar ook tegen de ompakker een vordering kan instellen wanneer hij door de ompakking schade heeft geleden.34. Uit de bewoordingen van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 blijkt duidelijk dat de uitzondering op het in deze bepaling neergelegde beginsel van de uitputting van het aan het merk verbonden recht beperkt is tot de bescherming van de rechtmatige belangen van de merkhouder, terwijl de specifieke bescherming van de rechtmatige belangen van de consument door andere rechtsinstrumenten wordt verzekerd.

Hof verklaart voor recht:

Artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een aan een farmaceutisch product dat parallel wordt ingevoerd verbonden merk, zich niet op basis van deze bepaling kan verzetten tegen de verdere verhandeling van dit omgepakte product op de enkele grond dat de nieuwe verpakking als ompakker niet de onderneming vermeldt die dit product in opdracht daadwerkelijk heeft omgepakt en die over een vergunning beschikt om dit te doen, maar de onderneming die de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van dit product is, volgens de instructies waarvan de ompakking is verricht en die de verantwoordelijkheid voor deze ompakking op zich neemt.

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juli 2011 HA ZA 09-3551 (A&F Trade Mark Inc tegen X, Y, Fashion Gate en Drent Trading B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Gerrit Poiesz, KPS Advocaten. Modelrecht, merkenrechten, auteursrecht op kleding van ABERCOMBIE & FITCH en ABERCROMBIE KIDS. Onrechtmatig handelen. Opgave van herkomst gevorderd en rectificatie en Fashion Gate is in deze procedure in staat van faillissement. Stellingen van A&F worden niet concreet met feiten en omstandigheden onderbouwd. Alle vorderingen worden afgewezen en A&F wordt in proceskosten veroordeeld ex 1019h Rv.

4.4. Naar aanleiding van de betwisting door gedaagden liggen de vragen voor of sprake is geweest van een partij namaakkleding en of het daarbij gaat om de kledingstukken afgebeeld in productie 15 bij de dagvaardingen. Ook indien veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de juistheid van de stellingen van A&F dat de desbetreffende kleding namaak is, volgt daaruit nog niet dat sprake is van het plegen van inbreuk op haar merkrechten door gedaagden. Hetgeen door A&F is gesteld met betrekking tot het handelen van gedaagden kan niet leiden tot de vaststelling dat sprake is van inbreukmakende handelingen. 

4.5. Door A&F is geen enkele onderbouwing gegeven van haar stelling met betrekking tot het (laten) voorzien van kleding van tekens identiek aan de merken van A&F door gedaagden. Daarvan is evenmin gebleken. Deze stelling wordt daarom gepasseerd. Ook de stelling van A&F dat via gedaagden nog steeds “A&F kleding” te koop is, wordt gepasseerd nu dit door haar in het geheel niet is onderbouwd, hetgeen op haar weg ligt aangezien gedaagden dit weerspreken. Er is dan ook geen aanleiding A&F tot bewijs van deze stellingen toe te laten.

4.7. (...) Op grond van het voorgaande neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat Fashion Gate houder/bewaarder van de kleding voor Idifex is geweest. Door A&F is in het licht van hetgeen in de procedure naar voren is gekomen onvoldoende onderbouwd gesteld om tot de conclusie te kunnen komen dat de andere gedaagden (ook) de desbetreffende kleding in opslag hebben gehad.

4.8. (...) Gesteld noch gebleken is dat Fashion Gate de merken van A&F heeft gebruikt in haar eigen commerciële communicatie of dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk is ontstaan van een verband tussen Fashion Gate en de door Idifex aan Kembel verkochte kleding of met de merken van A&F. Met het enkel in opslag houden van de kleding ten behoeve van een ander heeft Fashion Gate zelf geen gebruik gemaakt van de merken van A&F.

4.10. Evenmin kan worden aangenomen dat er sprake is (geweest) van inbreuk op modelrechten en/of auteursrechten. A&F heeft namelijk niet gesteld, laat staan voldoende concreet onderbouwd, waarop deze rechten betrekking hebben. De enkele, niet toegelichte noch onderbouwde stellingen dat zij het auteursrecht op “de ontworpen kleding” heeft en dat zij tevens modelrechten op “de kleding” heeft, maken niet duidelijk waarop zij doelt en derhalve waarvoor zij bescherming vraagt.

Rechtbank 'S-Gravenhage 27 juli 2011, HA ZA 11-195 (Gaastra International Sportswear B.V. en X-One B.V. tegen [X])

met gelijktijdige dank aan Thomas Berendsen, Banning advocaten.

Merkenrecht. Handelaar in nep-kleding via marktplaats, een zekere "Mike". Verkoper wordt via onderzoeksbureau getraceerd. Ondanks betwisting doorgedaagde dat hij "Mike" is wordt inbreuk op Gemeenschapsmerken vastgesteld. Niet verschijnen met de gevolgtrekking die de rechter geraden acht. Schadevergoeding. Nevenvorderingen.

4.4. De rechtbank overweegt dat [X] geen enkele onderbouwing heeft gegeven voor zijn stelling dat het door Goorts uitgevoerde onderzoek niet objectief is. Ook de opmerkingen van [X]s advocaat ter zitting over de betrouwbaarheid van dit onderzoek zijn zonder enige feitelijke onderbouwing gebleven. Dat Goorts betaling heeft ontvangen voor dit onderzoek is onder de gegeven omstandigheden – en zonder nadere onderbouwing – onvoldoende om aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek te twijfelen.

Niet verschijnen 4.6. In gevolge artikel 88 lid 4 Rv kan de rechter uit een niet-verschijnen ter terechtzitting de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. In dit geval draagt het niet-verschijnen van[X] bij tot de conclusie dat hij zijn verweer niet voldoende heeft onderbouwd.

Eerst ter comparitie is door [X]s advocaat ontkend dat het door Goorts genoemde telefoonnummer aan [X] toebehoorde alsmede dat [X] zijn auto op het internet ter verkoop heeft aangeboden. Omdat [X] niet op ter comparitie aanwezig was, konden hem daarover geen nadere vragen worden gesteld en heeft hij daarover verder geen informatie kunnen geven. Indien hij aanwezig zou zijn geweest had [X] zich bovendien nader kunnen uitlaten over de persoonlijke kenmerken van de Mike uit het onderzoek van Goorts en hemzelf en had hij de van de zijde van Gaastra c.s. aanwezige vertegenwoordiger de gelegenheid gegeven daar nader op in te gaan. Juist omdat zijn verweer betrekking heeft op (een verwisseling van) zijn identiteit en op de gegevens die hem al dan niet (kunnen) identificeren, was [X]s aanwezigheid op de zitting geboden. Hetgeen door zijn advocaat – ook na telefonisch contact door hem met [X] – ter zitting naar voren is gebracht, kon dat niet ondervangen. Hierdoor kan de rechtbank de gegrondheid van [X]s verweer niet voldoende beoordelen. Zij houdt het verweer daarom voor ongegrond. Dit betekent dat de rechtbank ervan uitgaat dat [X] de in het onderzoek van Goorts bedoelde “Mike” is. De rechtbank stelt vast dat [X] inbreuk heeft gemaakt op het Gemeenschapsmerk van X-One zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Het door X-One gevorderde verbod om inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk is daarom toewijsbaar.

Schade 4.9. Uit de vaststelling van merkinbreuk volgt op grond van het bepaalde in de artikelen 14 en 101 GMVo jo artikel 2.21 BVIE dat X-One als houdster van het Gemeenschapsmerk waarop inbreuk is gemaakt, recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade. Ook Gaastra International heeft als licentiehoudster recht op vergoeding van de door haar
geleden schade ten gevolge van de merkinbreuk op grond van het bepaalde in artikel 22 lid 4 GMVo jo artikel 2.32 lid 4 BVIE.

Nevenvorderingen 4.13. Gaastra c.s. vorderen voorts een bevel aan [X] om informatie te verschaffen over zijn leveranciers, afnemers, inkoop- en verkoopaantallen, en winst. [X] voert geen afzonderlijk verweer tegen deze vorderingen zodat deze als hierna verwoord worden toegewezen.

4.14. Ook voert [X] geen afzonderlijk verweer tegen de gevorderde afgifte van de voorraad. Deze vordering van de merkhoudster X-One is toewijsbaar. Ten aanzien van Gaastra International zal deze vordering worden afgewezen.

4.15. De gevorderde dwangsommen zijn zoals hierna verwoord eveneens toewijsbaar.

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juli 2011, HA ZA 09-1190 (Dr.Ing. H.C.F. Porsche en Porsche Specialist Van den Berg Apeldoorn B.V.)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht: www.porschespecialist.nl en vermelding op goudengids.nl. Geslaagd beroep op 2.23 BVIE.Afwijzing van vorderingen.

Deze zaak betreft de vraag of het Van den Berg als niet-geautoriseerd dealer is toegestaan voor haar onderneming, die in hoofdzaak bestaat uit de wederverkoop en reparatie/renovatie van tweedehands automobielen van het merk ‘Porsche’ alsmede de handel in onderdelen daarvan, een handelsnaam te voeren die bestaat uit het teken ‘Porschespecialist Van den Berg (Apeldoorn)’ alsmede of zij een website mag exploiteren met de domeinnaam porschespecialist.nl. en de daarop gehanteerde tekens, waaronder haar logo.

4.9 De rechtbank is van oordeel dat de kans dat een dergelijke indruk kan ontstaan, niet reëel aanwezig is. Daartoe geldt in de eerste plaats dat Van den Berg het merk ‘Porsche’ in al haar tekens consequent, op een uitzondering na die in r.o. 4.12. zal worden besproken, gebruikt met de toevoeging ‘specialist’. Deze toevoeging geeft aan dat Van den Berg specialist is of gespecialiseerd is in automobielen van het merk Porsche, welke specialisatie door Porsche overigens niet is bestreden, en zal bij het publiek niet zonder meer de indruk wekken dat zij tot het dealernetwerk van Porsche behoort. Integendeel, zij afficheert zich als ‘specialist’ en derhalve juist niet als officiële dealer. In de tweede plaats is de inhoud van de onder de domeinnaam geëxploiteerde website van Van den Berg niet zodanig dat gezegd moet worden dat Van den Berg niet loyaal handelt jegens Porsche. Het gebruik van het teken ‘porschespecialist’ blijft beperkt tot een kleine vermelding onder een logo van Van den Berg op de linkerbovenzijde van de site, welke ondergeschikt is aan de wijze waarop de naam “Van den Berg” is weergegeven, en een vermelding bij de contactgegevens op de rechterbovenzijde van de pagina. Het feit dat onder aan iedere pagina van de website in een onopvallende grijstint de contour van het 911-
model wordt weergegeven, maakt dit niet anders. In de derde plaats heeft Van den Berg op haar website een disclaimer opgenomen waarin wordt aangegeven: “Porschespecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG
automobielen of Pon. Porsche verwijst louter naar het type auto.” Iedere eventueel ontstane indruk van een dealerschap of een bijzondere band met de merkhouder, wordt hierdoor weggenomen.

4.11 Kort en goed betekent dit een en ander dat het gebruik van de tekens door Van den Berg is geoorloofd en dat zij hierdoor geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Van handelsnaaminbreuk is ook geen sprake nu het ontbreken van de in r.o. 4.9. bedoelde indruk tevens betekent dat er geen gevaar voor verwarring tussen de beide ondernemingen is te duchten in de zin van de artikelen 5 en 5a Hnw. Van onrechtmatig handelen is om dezelfde redenen evenmin sprake. Dat Van den Berg met de contour van het 911-model auteursrechtinbreuk zou plegen kan ten slotte ook niet worden ingezien, reeds omdat Porsche niet gemotiveerd heeft gesteld waaruit de auteursrechtelijk beschermde trekken van dat model zouden bestaan en waarom de door Van den Berg gebruikte afbeelding in zodanige mate bedoelde trekken van het 911-model
vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de door Van den Berg gebruikte afbeelding als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.

4.12 Porsche heeft voorts nog gesteld dat Van den Berg ook het teken ‘Porsche Van den Berg Apeldoorn’ gebruikt. In dit teken mist de toevoeging ‘specialist’. Juist als gevolg hiervan kan naar het oordeel van de rechtbank bij het publiek de indruk ontstaan dat Van den Berg tot het dealernetwerk van Porsche behoort of dat er tussen de twee ondernemingen een bijzondere band bestaat. De vermelding van een naam met daarvoor of -achter de naam van de merkhouder (bijv. VOLVO Buitenweg of Jan de Jong BMW) is immers een tamelijk gebruikelijke wijze waarop tot het dealernetwerk van een merkhouder behorende garagebedrijven plegen te worden aangeduid althans kan de indruk doen ontstaan van een bijzondere band met de merkhouder. Gebruik van dit teken door Van den Berg is dan ook niet toegestaan. Een verbod zal evenwel achterwege blijven nu Van den Berg uitdrukkelijk heeft betwist dat zij dit teken hanteert of heeft gehanteerd, terwijl Porsche daartegenover slechts print screens van de online Gouden Gids en de website www.porsche.vindnu.net heeft overgelegd (vgl. r.o. 2.7. en 2.8.), waarvan, gelet op het hiertegen Van den Berg hiertegen heeft aangevoerd – zij betwist daarvoor toestemming te hebben gegeven, niet zonder meer is komen vast te staan dat de daarin opgenomen vermeldingen met haar medewerking of instemming tot stand zijn gekomen. Porsche heeft weliswaar in het algemeen bewijs aangeboden van haar stellingen, maar de rechtbank gaat daaraan voorbij nu deze stelling in het licht van het voorgaande onvoldoende is onderbouwd.

BBIE 11 juli 2011, oppositienr 2004958 (P2 Proces- & Projectmanagers B.V. tegen PTWEE B.V.)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerk P2 tegen woord-/beelmerk [PTWEE Pro's met Passie voor ICT]. Oppositiebeslissing. Gedeeltelijk toegewezen. Merk wordt ingeschreven voor klassen 35 en 42. Bijzonder, visueel geen overeenstemming letter/woordcombinatie is zodanig groot. Vergelijking waren en diensten: P2 in klasse 41 "Training in projectmanagement en coaching" PTWEE voor o.a. "Software voor beheer en optimaliseren van Enterprise Resource Planning" (klasse 9) en "automatiseringsdiensten en adviezen van ERP software" (klasse 42).

Echter betreft de complementariteit een opvallende overweging dat software ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf wordt gebruikt. Dus ook (project)management en daarom wordt PTWEE niet ingeschreven voor klasse 9 software voor ERP.

63. ERP-software wordt voornamelijk binnen organisaties gebruikt ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf.1 Tot deze processen behoort ook (project)management, en het ligt dan ook voor de hand dat daarbij gebruik wordt gemaakt van  deze software. Eveneens zal deze software derhalve gebruikt worden bij het coachen en het geven van trainingen inzake projectmanagement. Tussen deze waren en diensten bestaat derhalve een  zeer nauwe band, zodat zij in sterke mate soortgelijk zijn

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

BBIE 7 juli, oppositienr 2005055 (ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG tegen Dutch Bicycle Group B.V.)

Met samenvatting van Frank Bouman, Inaday merken & patenten.

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder beeldmerk [PEGASUS] woord-/beeldmerk [PEGASUS] tegen beelmerk [SCHAAKBORDPAARD]. Oppositiebeslissing. Totaalindruk: De merken en het teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Afgewezen. Merk wordt ingeschreven.

Begripsmatige gelijkenis tussen twee paarden. Het BBIE concludeert dat het eerste paard een mythologisch paard is [PEGASUS] en het andere een paardenhoofd/schaakstuk en dat er daarom geen begripsmatige gelijkenis is. Er begint dan wel een rare kronkel te komen in Sabel/Puma, HvJ EU 11 november 1997, C-251/97:

"Het criterium ”gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten moet aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren."

37. Begripsmatig verwijzen de tekens onmiskenbaar naar een in wezen zelfde soort dier, namelijk een paard. Echter, de begripsinhoud wordt danig genuanceerd door de specifieke invulling die de respectieve afbeeldingen geven, namelijk enerzijds van een mythologisch, goddelijk en vliegend paard, anderzijds van een gestileerd paardenhoofd, ook bekend vanuit het schaakspel. Dit alles maakt dat de begripsmatige overeenstemming hooguit gering te noemen is.

35. Beide tekens zijn zuivere beeldmerken, bestaande uit een (gehele of gedeeltelijke) afbeelding van een paard. Visueel verschillen de afbeeldingen echter sterk: het ingeroepen recht beeldt een paard uit in volle actie (in rengalop of steigerend), de  voorste benen in de lucht, de achterste naar achteren gestrekt. Verder heeft het paard (gestileerde) vleugels, hetgeen uiteraard in het oog springt bij paarden en waarmee kennelijk verwezen wordt naar het mythische paard Pegasus. Het betwiste teken bevat alleen de kop van een paard en geeft een statische indruk; het doet denken aan een schaakstuk. Verder is het iets gedetailleerder dan het ingeroepen recht in de weergave van de bek, de kaaklijn en een oog. De punten van gelijkenis die opposant opsomt (zie punt 17: zelfde richting, manen en spitse oren) zijn niet geheel overtuigend, aangezien een laterale afbeelding slechts op twee manieren kan worden weergegeven en ook een gestileerde weergave van de  manen en de oren van een paard weinig uitbeeldingsvrijheid laat. Het Bureau is al met al  van oordeel dat de tekens in hun visuele totaalindruk niet overeenstemmen.

36. Fonetisch is het niet uitgesloten dat de consument de tekens zal aanduiden door ze te beschrijven in zijn moedertaal (in die zin GEU, Pelikan, T-389/03, 17 april 2008). In het Nederlands bijvoorbeeld zou dat voor het ingeroepen recht kunnen zijn: “vliegend (of gevleugeld) paard”, “steigerend paard” of misschien wel “Pegasus”; bij het betwiste teken “paardenhoofd”, “paardenkop” of “schaakpaard”. De enkele aanwezigheid van het element “paard” in deze aanduidingen acht het Bureau te gering om tot auditieve overeenstemming te concluderen.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

Hof Leeuwarden 26 juli 2011, LJN BR3119 (De Nederlandse Dagbladpers c.s. tegen Provincie Flevoland)

In navolging van IEF 8597. Auteursrecht, papieren knipselkrant, zonder vergoeding. Begrippen "nieuwsberichten en gemengde berichten" uit art. 15 lid 2 Aw. 'Free Flow of Information-beroep'.

De vervaardiging en verspreiding van een knipselkrant met daarin auteursrechtelijke beschermde werken die in dag- en weekbladen zijn verschenen (met uitzondering van berichten zonder eigen persoonlijk karakter en/of stempel van de maker). Wanneer het auteursrecht nadrukkelijk is voorbehouden, zonder dat een vergoeding is betaald, is aan te merken als een schending van het auteursrecht van de betrokken rechthebbenden.

Reikwijdte auteursrechtvoorbehoud 13. In hoger beroep gaat het uiteindelijk om de vraag of NDP c.s. ten aanzien van de hiervoor bedoelde artikelen zich het auteursrecht kunnen voorbehouden en meer in het bijzonder wat de reikwijdte is van het begrip “nieuwsberichten en gemengde berichten” als bedoeld in artikel 15 lid 2 Auteurswet.

14. Bij de beantwoording van deze vraag moet in aanmerking worden genomen dat Nederland bij de implementatie van de Auteursrechtrichtlijn artikel 15 lid 2 Auteurswet niet heeft aangepast. Niettemin moet deze bepaling krachtens vaste rechtspraak, ongeacht of deze bepaling van eerdere of latere datum dan de Auteursrechtrichtlijn is, zo veel mogelijk worden uitgelegd in het licht van de bewoordingen van de Auteursrechtrichtlijn (vgl. Hoge Raad, 19 juni 2009, LJN: BH7602). Dit brengt mee dat het hof bij de uitlegging en toepassing van artikel 15 lid 2 Auteurswet ervan moet uitgaan dat de Nederlandse staat de bedoeling heeft gehad ten volle uitvoering te geven aan de uit de betrokken richtlijn voortvloeiende verplichtingen (HvJ EG 16 december 1993, Wagner Miret, C-334/92, Jurispr. blz. I-06911).

Richtlijnconforme interpretatie 19. Gelet op voorgaande overwegingen is het hof van oordeel dat een regeling die inhoudt dat er voor het overnemen door de pers in de pers als bedoeld in artikel 15 lid 1 Auteurswet geen auteursrechtvoorbehoud kan worden gemaakt ten aanzien van auteursrechtelijk beschermde werken, verder gaat dan de in artikel 5 lid 3 sub c van de Auteursrechtrichtlijn opgenomen beperkingen en restricties. Een dergelijke uitleg van artikel 15 lid 2 Auteurswet laat zich evenmin rijmen met de doelstellingen van de Auteursrechtrichtlijn als verwoord in de considerans en artikel 10 bis van de Berner Conventie. In het bijzonder zou hierdoor afbreuk worden gedaan aan het in de Auteursrechtrichtlijn opgenomen uitgangspunt dat de rechthebbenden een billijke compensatie moeten ontvangen om hen naar behoren te compenseren voor het gebruik van beschermde werken. Het verweer van Provincie Flevoland dat zij geen commercieel belang had bij de vervaardiging en verspreiding daarvan, is niet relevant. Relevant is dat NDP c.s. inkomsten mislopen doordat de provincie de auteursrechtelijk beschermde artikelen gebruikt zonder daarvoor aan NDP c.s. een vergoeding te betalen.

20. Door Provincie Flevoland is niet gesteld dat in het proces van het tot stand brengen van artikel 15 lid 2 Auteurswet er in toelichtingen of uitlatingen ondubbelzinnig uitdrukking is gegeven aan de welbewuste bedoeling om artikel 15 lid 2 Auteurswet te doen afwijken van hetgeen waartoe de Auteursrechtrichtlijn zou verplichten of de vrijheid zou laten. Haar verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 10 november 1995 (LJN: ZC1875) mist doel nu de Hoge Raad in dit arrest zich niet heeft uitgesproken over de betekenis van het begrippenpaar "nieuwsberichten en gemengde berichten". In dit arrest is door de Hoge Raad uitgemaakt dat de term tijdschrift tevens knipselkranten omvat. Anders dan Provincie Flevoland stelt, biedt dit arrest evenmin steun voor de opvatting dat op grond van het in artikel 15 lid 2 Auteurswet neergelegde algemeen geldend rechtsbeginsel van free flow of infomation geen auteursrechtvoorbehoud kan worden gemaakt ten aanzien van auteursrechtelijk beschermde nieuwsartikelen. In dit arrest is door de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.4 immers overwogen dat tegenover het algemeen belang van free flow of infomation de belangen van de auteurs van de betrokken artikelen beschermd worden door de mogelijkheid van het opnemen van een verbod op overneming.

22. Het voorgaande betekent niet, anders dan de rechtbank heeft overwogen, dat artikel 15 lid 2 Auteurswet bij zo’n beperkte uitleg van het begrippenpaar “nieuwsberichten en gemengde berichten” volledig zinledig zou zijn. Berichten zonder eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker kunnen naar Nederlands recht immers voorwerp zijn van de Nederlandse geschriftenbescherming. Artikel 15 lid 2 Auteurswet heeft dus de functie dat dergelijke onpersoonlijke geschriften – die niet vallen onder de Auteursrechtrichtlijn – in het kader van de persexceptie mogen worden overgenomen ongeacht een mogelijk voorbehoud.

23. Met NDP c.s. is het hof voorts van oordeel dat er geen enkele aanwijzing in de wetsgeschiedenis is te vinden dat de Nederlandse wetgever met een beroep op artikel 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn een bestaande beperking op het auteursrechtvoorbehoud ten aanzien van het analoge gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in het kader van de persexceptie in stand heeft willen houden, nog daargelaten dat niet is komen vast te staan dat voor de implementatie van de Auteursrechtrichtlijn onder "nieuwsberichten en gemengde berichten" ook auteursrechtelijke beschermde werken vielen. Slotsom

24. De conclusie is dat NDP c.s. er met succes over klagen dat de rechtbank heeft aangenomen dat de onmogelijkheid van een auteursrechtvoorbehoud als bedoeld in artikel 15 lid 2 Auteurswet ook geldt ten aanzien van "nieuwsberichten en gemengde berichten" die een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd. De vorderingen van NDP c.s. zullen, als hierna bepaald, worden toegewezen. Het hof ziet aanleiding om de dwangsommen te maximaliseren. Krachtens afspraak zal ieder der partijen de eigen volledige proceskosten in eerste instantie en in hoger beroep dragen.

Art. 15 Auteurswet

Op andere blogs:
CopyRechten.nl (Adieu Graaisites)
Noot Koelman