Woord- en of beeldmerk  

Hof van beroep Brussel 24 juni 2015, IEF 15122 (Tomra tegen BOIE)
Merkenrecht. Het beroep strekt tot vernietiging van BOIE-beslissing waarbij inschrijving van merk BEST voor lasersorteerapparaten werd geweigerd, omdat het te beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist. Het teken zou enkel een verkoopbevorderende connotatie hebben, maar er is geen absolute weigeringsgrond (onderscheidend vermogen of beschrijvend voor de waren) om het merk te weigeren. In het Nederlands, Duits en Engels appelleert BEST aan een comparatieve plaats in een schaal van deugdelijkheid of voorkeur. Dat hoeft niet per se te appelleren aan een cognitieve inhoud. Wegens de aard van de waren, zal het doelpubliek niet frequent met verschillende van dezelfde waren tegelijk worden geconfronteerd. Het Hof vernietigt de beslissing en laat het woordmerk in het Benelux merkenregister inschrijven.

23. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat het teken geen onderscheidend vermogen zou hebben om de waren waarvoor het merk is gedeponeerd te identificeren als afkomstig van de onderneming van eiseres.

Zodoende moet worden besloten dat de absolute weigeringsgrond ult artikel 2.11. 1. b. BVIE niet voorhanden is en kan er geen reden zijn om het merk niet in te schrijven wegens ontstentenis van onderscheidend vermogen, tenzij alsnog zou moeten worden aangenomen dat het teken een beschrijvend karakter heeft.

25. Over de notie ‘kenmerk’ moet worden aangenomen dat ze refereert aan een objectief gegeven en niet aan subjectieve perceptie omtrent een bij hypothese kenmerkend gegeven in hoofde van het doelpubllek. De aan een teken toegeschreven hoedanigheid dat het een kenmerk kan aanduiden, kan alleen maar een karakteristiek gegeven betreffen dat bepaalbaar en precies is en aldus door elk individu van het doelpubliek kan worden vastgesteld. Verondersteld wordt dat het doelpubliek dat met het teken wordt geconfronteerd, meteen en zonder reflectie een band kan leggen tussen het teken en een kenmerk.

26. Zoals boven reeds aangegeven, kan het professionele doelpubliek op het grondgebied van de Benelux het woord ‘best’ ook percipiëren in een taalkundige zin van een comparatieve duiding van deugdelijkheid of voorkeur. Nochtans heeft het woord ‘best’ als zodanig in geen van de drie boven vermelde op het grondgebied van de Benelux betrokken talen een betekenis als bljvoegli]k naamwoord, zonder dat er verbulging aan te pas komt. Het woord zelf krijgt in het Nederlands en het Engels de comparatief kwalitatieve duiding maar eerst wanneer het in een verband met een ander woord samen wordt gebruikt (‘het best’, ‘the best’) en in het Duits vergt het woord steeds een verbulgingsvorm, hetzij als bijvoeglijk naamwoord, hetzij als zelfstandig naamwoord ( ‘besten’, ‘Best’).

Aldus beschouwd, heeft het woord ‘best’ een merkbaar afwijkende verschijningsvorm van hetgeen in het gangbare taalgebruik als woord kan worden gebruikt indien daarmee een hoedanigheid behoort te worden geduid, als diegene die er door het BBIE wordt aan toegeschreven.

27. Afgezien dus van de vorming van het teken (als acroniem) moet worden besloten dat zo het woordteken, zoals het werd gedeponeerd, bu het doelpubliek misschien ook secundair een suggestieve indruk kan wekken, het woordteken niet beschrijvend is in de zin van artikel 2.11.1 c. BVIE voor de waren waarvoor het is gedeponeerd. Het bezit geen neutrale, zakelijke informatieve strekking en kan niet dienen in zijn enige relevante betekenis om een hoedanigheid te duiden als diegene die in de voormelde verdragsbepallng is aangegeven.

Evenmin zijn er aanwijzingen dat het woord binnen een redelijk te verwachten toekomst in het gewone taalgebruik zal kunnen dienen om enig kenrnerk van de in het depot aangegeven waren aan te duiden.

28. Uit het bovenstaande volgt dat geen enkele absolute weigeringsgrond aan de registratie van het teken in de weg staan

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 juli 2015, IEF 15119; ECLI:NL:RBDHA:2015:8204 (Voestalpine Railpro tegen Railpromo)
Merkenrecht. Railpro (onder die merknaam) ondersteunt als infralogistiek bedrijf spoorwegbeheerders en -aannemers bij de aanleg en het onderhoud van het spoor. Railpromo organiseert op maat gemaakte reizen voor besloten gezelschappen. De twee extra letters ‘m’ en ‘o’ die samen een extra lettergreep vormen, zijn in auditief opzicht niet gelijk (de klemtoom ligt anders; railpro vs. railpromo). De afzet van de Railpro's railinfra-producten plaatsvindt via een kleine kring van specialisten in de spooraannemerij, wel geteld vier. Er is slechts een zeer geringe soortgelijkheid tussen de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. De vorderingen ex 2.20 sub a, b en c BVIE worden afgewezen.

4.5. Railpromo c.s. ontkent niet dat er sprake is van enige mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de Railpro-merken en de tekens zoals gebruikt, hoewel zij er terecht op wijst dat er ook verschillen zijn zoals de twee extra letters ‘m’ en ‘o’ die samen een extra lettergreep vormen en in ieder geval in auditief opzicht (de klemtoom ligt anders; railpro vs. railpromo) niet gelijk zijn. Van visuele gelijkenis is te minder sprake voor zover het gaat om een vergelijking tussen de ingeroepen beeldmerken en de tekens waar die worden gebruikt op de in 2.6. en 2.8. bedoelde wijze. Het naar voorlopig oordeel belangrijkste argument dat Railpromo c.s. in het kader van de overeenstemmingsvraag aanvoert is dat de merken en tekens in begripsmatige zin niet overeenstemmen. Het dominante - maar beschrijvende bestanddeel ‘rail’ in merken en tekens betekent spoor. Het bestanddeel ‘pro’ in de merken zal bij het in aanmerking komende publiek, daarover verschillen partijen onderling niet werkelijk van mening, worden begrepen als ‘voor’ (in de zin van : voor het spoor) of ‘professional’. Het bestanddeel ‘promo’ in de door Railpromo c.s. gebruikte tekens zal echter worden begrepen als ‘promotie’, zodat van begripsmatige overeenstemming tussen merken en tekens voorshands niet is uit te gaan. Wat de onderscheidendheid van de Railpro-merken betreft, geldt dat niet is weersproken dat deze door inburgering in elk geval enige mate van onderscheidende kracht hebben gekregen. Daarbij dient dan wel in beschouwing te worden genomen dat, zoals ter zitting duidelijk is geworden, de afzet van de railinfra-producten plaatsvindt via een kleine kring van specialisten in de spooraannemerij, wel geteld vier (of vijf – als Prorail als klant wordt meegeteld). De inburgering zal vooral daar doel hebben getroffen. Het onderscheidend vermogen wordt echter voorshands als gering aangemerkt. De mate van overeenstemming tussen merken en tekens wordt gezien het voorgaande eveneens gering geacht.

4.7. De hiervoor besproken omstandigheden afwegend, kan naar voorlopig oordeel niet worden gezegd dat er bij het in aanmerking komende publiek van de waren en diensten waarvoor de Railpro-merken zijn ingeschreven, i.e. de spooraannemerij, van wie meer oplettendheid mag worden verwacht, sprake is van reëel verwarringsgevaar.

c-grond
4.8. Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE / artikel 9 lid 1 sub c GMVo is onder meer vereist dat het om een bekend merk gaat. Dat de Railpro-merken bekende merken zouden zijn is door Railpromo c.s. (ook voor railinfra-producten) bestreden, terwijl Railpro dit, bijvoorbeeld door het overleggen van gegevens waaruit dit zou kunnen blijken, zoals een marktonderzoek, onvoldoende heeft onderbouwd. Gelet op een en ander is in dit geding van de bekendheid niet uit te gaan. Reeds daarop strandt het beroep.

handelsnaamrecht
4.9. Zoals hiervoor in het kader van het beroep op de Railpro-merken besproken zijn de diensten die Railpromo c.s. aanbiedt (georganiseerd personenvervoer) een geheel andere tak van sport dan de afzetmarkt van de railinfra-producten en goederenvervoer waarvoor de merken zijn ingeschreven. Vertaald naar het handelsnaamrecht betekent dit dat de aard van de beide ondernemingen dusdanig verschillend is dat er bij het relevante publiek geen verwarring als bedoeld in de Handelsnaamwet is te duchten, zodat het beroep op het handelsnaamrecht reeds hierop strandt.

Lees de uitspraak (pdf/html)
Op andere blogs:
www.domjur.nl

HvJ EU 16 juli 2015; IEF 15118; C-681/13; ECLI:EU:C:2015:471 (Diageo Brands BV tegen Simiramida-04 EOOD)
Uitspraak mede ingezonden door Arnout Gieske, Marco Gerritsen, Van Diepen Van der Kroef en Charles Gielen, NautaDutilh. Merkenrecht.  Gerechtskosten. Beslissing van een rechterlijke instantie van een andere lidstaat die strijdig is met het Uniemerkenrecht, rechtvaardigt niet de niet-erkenning wegens strijd met openbare orde, wanneer het niet een fundamentele rechtsregel betreft - daar valt het merkenrecht niet onder. De gerechtskosten voor erkenning vallen onder proceskosten handhaving ie-rechten. Het HvJ EU verklaart voor recht:

1)      Artikel 34, punt 1, van [EEX-Vo] moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat een in een lidstaat gegeven beslissing in strijd met het Unierecht is, niet rechtvaardigt dat deze beslissing niet wordt erkend in een andere lidstaat wegens strijdigheid met de openbare orde van laatstbedoelde staat wanneer de aangevoerde onjuiste rechtstoepassing geen kennelijke schending vormt van een rechtsregel die van essentieel belang wordt geacht in de rechtsorde van de Unie en dus van de aangezochte lidstaat, of

van een in die rechtsordes als fundamenteel erkend recht. Dat is niet het geval bij een onjuiste toepassing van een bepaling als artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992.

Wanneer de rechter van de aangezochte staat nagaat of eventueel sprake is van een kennelijke schending van de openbare orde van deze staat, moet hij ermee rekening houden dat, behoudens bijzondere omstandigheden die het te moeilijk of onmogelijk maken de rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst aan te wenden, de justitiabelen de plicht hebben in deze lidstaat alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden om een dergelijke schending in een eerder stadium te voorkomen.

2)      Artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op de gerechtskosten die de partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot vergoeding van de schade wegens een beslag dat in een andere lidstaat is gelegd ter voorkoming van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, wanneer in het kader van deze schadevordering de vraag rijst naar erkenning van een in die andere lidstaat gegeven beslissing waarbij is vastgesteld dat dit beslag onrechtmatig is.

Gestelde vragen [IEF 13375]:

Moet artikel 34, aanhef en onder 1, van verordening (EG) nr. 44/20011 aldus worden uitgelegd dat deze weigeringsgrond mede ziet op het geval waarin de beslissing van de rechter van de lidstaat van herkomst evident in strijd is met het Unierecht, en dit door die rechter is onderkend?
a.     Moet artikel 34, aanhef en onder 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden?

b.     Indien het antwoord op vraag 2) a. bevestigend luidt, wordt dit anders indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid?

Moet artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG2 aldus worden uitgelegd dat deze bepaling mede ziet op de kosten die partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot schadevergoeding, indien de vordering en het verweer betrekking hebben op de beweerde aansprakelijkheid van de verwerende partij wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in een andere lidstaat, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning in eerstgenoemde lidstaat van een beslissing van de rechter van laatstgenoemde lidstaat?

Out-law.com

HvJ EU 16 juli 2015; IEF 15117; zaak C-379/14; ECLI (TOP Logistics , Mevi en Van Caem tegen Bacardi)
Merkenrecht. Parallelimport. Van goederen met een AGP-status die niet langer een T1-status hebben, moet worden aangenomen dat zij douanerechtelijk zijn ingevoerd onder de douaneregeling vrij verkeer. De douanestatus staat er dan niet langer aan in de weg dat sprake kan zijn van invoer in merkenrechtelijke zin. Het hof verklaart voor recht:

Artikel 5 [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk zich ertegen kan verzetten dat een derde van dat merk voorziene goederen onder de accijnsschorsingsregeling laat plaatsen na ze, zonder toestemming van die houder, de EER te hebben doen binnenbrengen en in het vrije verkeer te hebben doen brengen.

Gestelde vragen [IEF 14058]:

Deze vragen betreffen goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in het communautair douanewetboek, verordening (EEG) nr. 2913/921 (oud) en verordening (EG) nr. 450/20082 ).

Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van richtlijn 89/104/EEG3 (thans richtlijn 2008/95/EG4 ), aldus dat sprake is van "gebruik (van het teken) in het economisch verkeer" dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?

Wanneer vraag 1) bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?

HvJ EU 16 juli 2015; IEF 15116; zaak C-580/13; ECLI:EU:C:2015:243 (Coty Germany tegen Stadtsparkasse Magdeburg)
Zie eerder Conclusie AG IEF 14874. Verkoop van namaakgoederen Davidoff Hot Water. Het hof verklaart voor recht: Artikel 8, lid 3, onder e), van [Handhavingsrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale bepaling als die in het hoofdgeding, op grond waarvan een bankinstelling zich onbeperkt en onvoorwaardelijk mag beroepen op het bankgeheim om niet over te gaan tot het verstrekken, uit hoofde van artikel 8, lid 1, onder c), van die richtlijn, van informatie over de naam en het adres van een rekeninghouder.

Gestelde vragen [IEF 13423]:

Moet artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG1 aldus worden uitgelegd dat deze bepaling in de weg staat aan een nationale regeling die in een geval als het hoofdgeding een bankinstelling toestaat om met een beroep op het bankgeheim te weigeren om informatie als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub c, van deze richtlijn te verstrekken over de naam en het adres van een rekeninghouder?

Vzr. Rechtbank Gelderland 15 april 2015, IEF 15091; ECLI:NL:RBGEL:2015:4404 (Santander tegen Top-Incasso)
Santander wordt door L.A. benaderd die in de veronderstelling verkeerde dat hij een kredietverzekering bij hen had afgesloten, met als bewijs een valselijk met het logo/beeldmerk van Santander opgemaakte brief ter beschikking gesteld door Top-Incasso. Gedaagde licht toe dat hij geld nodig had en door wanhoop vanwege slechte persoonlijk en financiële situatie so heeft gehandeld, dat is onrechtmatig handelen en merkgebruik. Gedaagde wordt verboden van het merk gebruik te maken op straffe van lijfsdwang van 60 dagen per overtreding tot een maximumtermijn van 1 jaar.

4.2. [gedaagde sub 1] betwist niet dat hij via zijn bedrijf Top-Incasso C.V. jegens Santander onrechtmatig heeft gehandeld door gebruik te maken van de door Santander genoemde drie valse Santander-brieven van Top-Incasso C.V. Desgevraagd heeft hij toegelicht dat hij geld nodig had en dat hij door wanhoop vanwege zijn slechte persoonlijke en financiële situatie zo heeft gehandeld. Gelet hierop staat het onrechtmatig handelen van [gedaagde sub 1] en Top-Incasso C.V. jegens Santander vast. Onweersproken is dat dit onrechtmatig handelen, neerkomende op het onrechtmatig gebruik van de naam en het beeldmerk van Santander in de valse Santander-brieven en de daarin ten onrechte gewekte indruk dat er sprake is van een via Top-Incasso C.V. bij Santander afgesloten kredietverzekering en aldus een (contractuele) relatie tussen Santander en Top-Incasso C.V., schade berokkent aan Santander. Nu [gedaagde sub 1] en Top-Incasso C.V. niet hebben gereageerd op de aanzegging c.q. sommatie van Santander en zij puur uit financieel gewin hebben gehandeld, is de vrees van Santander gerechtvaardigd dat dit onrechtmatig handelen in de toekomst kan worden voortgezet. Mede ter bescherming van de (exclusieve) rechten van Santander op haar (handels)naam en beeldmerk zullen de verboden onder a. en b. jegens [gedaagde sub 1] en Top-Incasso C.V. dan ook worden toegewezen.

4.5. De toegewezen verboden onder a. en b. zullen jegens [gedaagde sub 1] worden versterkt met de gevorderde lijfsdwang. Dit is het enige effectieve middel om [gedaagde sub 1] te weerhouden het hiervoor omschreven onrechtmatig handelen voort te zetten. Aannemelijk is dat toepassing van een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst zal bieden. [gedaagde sub 1] is failliet zodat het opleggen van een dwangsom voor hem geen prikkel tot nakoming van de verboden oplevert. Het grote (financiële) belang van Santander bij naleving van de verboden rechtvaardigt de toepassing van lijfsdwang. [gedaagde sub 1] zal van toepassing van dit ingrijpende middel geen last hebben indien hij zich onthoudt van de in de verboden omschreven onrechtmatige handelingen. De gevorderde lijfsdwang zal worden beperkt als hierna aan te geven.

5.4. verklaart ten aanzien van [gedaagde sub 1] de hiervoor onder 5.2 en 5.3 uitgesproken veroordelingen uitvoerbaar bij lijfsdwang voor de duur van 60 dagen voor elke (afzonderlijke) overtreding van deze veroordelingen, tot de maximumtermijn van één jaar is bereikt,

Hof Den Haag 18 november 2014, IEF 15080; ECLI:NL:GHDHA:2014:4655 (Livesafe tegen McAfee)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Livesafe is eind 2011 opgericht en drijft een onderneming die alarmeringssystemen voor de veiligheid van mensen, dieren en objecten aanbiedt, waarbij gebruik wordt gemaakt van GPS signalen. Het McAfee LiveSafe pakket bevat beveiligingssoftware die bescherming biedt tegen virussen en is door middel van apps uit te breiden en kunnen op apparaten die van GPS zijn voorzien worden getraceerd. De voorzieningenrechter IEF 12932 oordeelde dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Het Hof bekrachtigt het vonnis. Handelsnaamrechtelijk gezien is de aanduiding ‘LiveSafe’ door McAfee beschrijvend voor het product.

4.2 Naar voorlopig oordeel van het hof komen de vorderingen niet voor toewijzing op de aangevoerde merkenrechtelijke grondslag in aanmerking, reeds wegens gebrek aan overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het aangevallen teken. Daartoe is het navolgende redengevend.


4.3 Het woordelement ‘Live’ kan worden uitgesproken als ‘liv’ en heeft dan (onder meer) de betekenis van ‘leven’, maar kan ook worden uitgesproken als ‘laiv’ en heeft dan (onder meer) de betekenis van ‘levend’ (of, indien verward met ‘life’ dat hetzelfde wordt uitgesproken, de betekenis van ‘het leven’). Naar voorlopig oordeel van het hof zal de gemiddelde consument de woordcombinatie Livesafe (waarbij niet ter discussie staat dat ‘safe’ zal worden opgevat als ‘veilig’), zeker in combinatie met het beeldelement – het gestileerde reddingvest – in alle gevallen, hoe ook uitgesproken, begrijpen als ‘veilig leven / levend’. In zoverre treft de derde grief van Livesafe doel.

4.4 Het woord ‘Livesafe’ is beschrijvend voor software, telecommunicatie en veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen, waarvoor het Livesafe merk mede is gedeponeerd. De woordcombinatie ontstijgt begripsmatig, auditief of visueel niet de som van haar afzonderlijke bestanddelen. Niet aannemelijk is gemaakt dat het teken een eigen betekenis heeft (gekregen) die los staat van haar bestanddelen. Dat geldt ook indien is uit te gaan van de betekenis ‘direct’ of ‘rechtstreeks’ die het woord ‘live’ ook kan hebben zoals Livesafe nog heeft aangevoerd, nog daargelaten dat dit niet juist voorkomt omdat de gemiddelde consument het bestanddeel ‘Live” in combinatie met het beeldelement nu juist zal opvatten in de betekenis van ‘(in) leven’ (zoals ook door Livesafe onderkend: zie appeldagvaarding, par. III.4-6). Het woord ‘livesafe’ bestaat aldus uitsluitend uit bestanddelen die zowel afzonderlijk als in combinatie verwijzen naar een kenmerk van deze ingeschreven waren en diensten en ontbeert derhalve onderscheidend vermogen. Grief 4 treft daarom geen doel. Het hof merkt daarbij op dat Livesafe zich (in hoger beroep) niet heeft beroepen op andere dan de hiervoor genoemde waren en diensten waarvoor het Livesafe merk is ingeschreven.

4.6 Vanwege de beeldelementen in het woord/beeldmerk Livesafe kan het merk niet ieder onderscheidend vermogen worden ontzegd. Daarmee ligt de vraag voor in hoeverre bij de beoordeling van de vraag naar overeenstemming tussen het merk zoals ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, al dan niet rekening gehouden moet (of mag) worden met de niet onderscheidende beschrijvende elementen uit het ingeroepen merk, in dit geval het woordbestanddeel ‘Livesafe’. Het hof is van oordeel dat bij de hiervoor bedoelde overeenstemmingsvraag, de beschrijvende elementen in de zin van artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE uit een samengesteld merk, die ieder onderscheidend vermogen ontberen, buiten beschouwing dienen te blijven, ook indien deze elementen in het samengestelde merk het dominante bestanddeel vormen. Indien met deze beschrijvende, niet onderscheidende elementen wel rekening gehouden zou worden, dan zou dat er immers toe leiden dat via de achterdeur – door de toevoeging van een enkel (juist niet dominant) beeldbestanddeel – toch bescherming voor een beschrijvend merk wordt verkregen, in weerwil van artikel 2.11 lid 1 onder c. Dit heeft bovendien het ongerijmde effect dat de beschermingsomvang van een samengesteld woord/beeldmerk met een beschrijvend woordbestanddeel juist groter is, naarmate het beeldelement minder dominant is. Ook zou de aldus verkregen bescherming van beschrijvende woordbestanddelen strijdig zijn met het doel van de absolute weigeringsgrond van artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE, te weten het algemeen belang dat beschrijvende tekens door iedereen vrijelijk moeten kunnen worden gebruikt, het zogenoemde freihaltebedürfnis2. Voor zover het Gerecht van Eerste Aanleg hierover een andere opvatting zou hebben (zie de zaak ‘Micro’3 overweging 60 ‘… the word element ‘micro’ will be perceived by the relevant public as referring to the idea of something ‘small’ or to a ‘microphone’. In so far as the word element ‘micro’ is the dominant visual element of the mark applied for, it is clear that, notwithstanding the descriptiveness of the word element (…) there is a large degree of conceptual similarity between the signs at issue.’) deelt het hof deze niet om voornoemde redenen.

4.9
Naar voorlopig oordeel is de aanduiding ‘LiveSafe’ door McAfee als beschrijvend aan te merken voor het door haar onder die aanduiding aangeboden product (zie 2.9 hiervoor). Het gebruik van een beschrijvende productaanduiding, waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de oudere handelsnaam van een ander, is in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toe kan brengen. Dat kan anders zijn indien sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden.4 Van dergelijke omstandigheden is in het onderhavige geval evenwel geen sprake. Gegeven de ondernemingsactiviteiten van Livesafe, te weten het aanbieden van producten gericht op de fysieke beveiliging van personen en objecten door middel van een GPS tracker dan wel een, door middel van een app, als GPS tracker functionerende mobiele telefoon of tablet, behoefde McAfee zich naar voorlopig oordeel van het hof niet te onthouden van het gebruik van de beschrijvende aanduiding LiveSafe voor haar software product, dat primair gericht is op de beveiliging van digitale (persoons-)gegevens tegen virussen en diefstal. De toegenomen overeenstemming tussen de door Livesafe enerzijds en McAfee anderzijds aangeboden producten, waar Livesafe op heeft gewezen, is niet te wijten aan McAfee, maar aan Livesafe zelf. Pas nadat McAfee met haar LiveSafe product op de markt was gekomen is Livesafe ertoe over gegaan een software product op de markt te brengen waarmee zij dezelfde functionaliteit biedt als de McAfee LiveSafe software (zie pleitnota Livesafe par. 21 en 35,36).

Rechtbank Den Haag 1 juli 2015, IEF 15077 (FKP Sojuzplodoimport tegen Spirits)
Merkenrecht. Provisioneel verbod. FKP is rechthebbende op een aantal wodkamerken [meer voorgeschiedenis]. FKP vordert, met succes voor de duur van het geding een verbod op overdracht van de (jongere) merken die thans op naam van Spirits staan in bepaalde landen of deze te laten doorhalen. FKP heeft een belang bij dit verbod, omdat bij een eventueel toewijzend vonnis in de hoofdzaak executie niet meer mogelijk zou zijn. Nu Spirits verklaren geenszins van plan te zijn de Merken over te dragen, is de gevorderde voorlopige voorziening voor hen in zoverre niet bezwaarlijk.

4.14. FKP heeft belang bij een provisioneel verbod op overdracht en het laten vervallen van de Merken, nu FKP een eventueel toewijzend vonnis in de hoofdzaak mogelijk niet meer zal kunnen executeren indien de Merken gedurende de hoofdprocedure zullen worden overgedragen aan derden of zullen komen te vervallen en/of indien de Jongere Merkregistraties worden overgedragen. Weliswaar hebben Spirits International en Spirits Product inmiddels toegezegd de Merken niet over te dragen of te laten vervallen en om de Jongere Merkregistraties op naam van Spirits Product niet over te dragen (mits eisers de kosten van instandhouding voor hun rekening nemen), een verbod op straffe van verbeurte van een dwangsom biedt FKP echter meer zekerheid.

4.15. Nu Spirits International en Spirits Product verklaren geenszins van plan te zijn de Merken over te dragen, is de gevorderde voorlopige voorziening voor hen in zoverre niet bezwaarlijk. Voor zover de voorlopige voorziening hun beschikkings- en beheersbevoegdheden met betrekking tot de Merken en de Jongere Merkregistraties op naam van Spirits Product hindert, wordt dat gerechtvaardigd door de voorshands aannemelijke stelling van FKP dat zij een beter recht op deze merken heeft, en het belang dat FKP heeft bij de gevorderde voorzieningen. Indien aan Spirits International en Spirits Product een verbod tot het laten vervallen van bepaalde merken wordt opgelegd, bestaat inderdaad de mogelijkheid dat zij instandhoudingskosten voor hun rekening moeten nemen die anders niet aan de orde zouden zijn geweest. Deze kosten kunnen zij echter, indien zij in de hoofdprocedure in het gelijk worden gesteld, op FKP verhalen.

4.16. Gezien het vorenstaande weegt het belang van FKP bij het geven van een voorlopige voorzieningen, tegen de achtergrond van de te verwachten resterende duur van de hoofdzaak en van de proceskansen daarin, zwaarder dan het belang van Spirits International en Spirits Product bij het achterwege blijven van die voorzieningen. De incidentele vordering voor zover ingesteld door FKP kan daarom worden toegewezen, met dien verstande dat de te geven voorzieningen op de hierna genoemde wijze worden ingeperkt.

4.17. De rechtbank volgt Spirits International en Spirits Product in hun bezwaar dat er geen grond is om tegen elk van hen een verbod te geven ten aanzien van alle merken, nu steeds slechts één van hen eigenaar is van elk individueel merk. Derhalve zullen Spirits International en Spirits Product telkens alleen worden verboden de (Jongere) Merken die op eigen naam staan over te dragen of te laten vervallen, op de wijze zoals in het dictum vermeld.

Op andere blogs:
Dohmen

Rechtbank Gelderland 24 juni 2015, IEF 15076 (DP Products tegen Magro)
Uitspraak ingezonden door Gert Jan van de Kamp, Park Legal. Auteursrecht. Merkenrecht. Reclamerecht. DP verkoopt onder meer wifi antennes onder de (merk)naam PowerWifi. De Groot/Magro verkoopt deze ook en vermeld dat zijn CT-1024 geheel gelijk is aan de PowerWifi, waarvoor hij een beeldmerk heeft ingeschreven, een woordmerk is te beschrijvend gebleken. Inbreuk op auteursrecht op handleidingen; de teksten, afbeeldingen, foto en screenshots in de handleidingen voor de antenne en de antenne in combinatie met de router is nagenoeg geheel overgenomen van DP Products. De mededeling "CT-1024 is geheel gelijk aan de PowerWifi of TurboWifi-antenne" is misleidend en een ongeoorloofde vergelijkende reclame (6:194(a) BW). Ex 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt er nodeloos verwarring gewekt door op bol.com gebruik te maken van het EAN-nummer dat is toegekend aan de antenne van DP Products en waardoor de advertentie van DP Products is vervangen door die van De Groot.
Lees verder

Hof Den Haag 30 juni 2015, IEF 15074; ECLI:NL:GHDHA:2015:1845 (DSquared2 TM tegen Dean's Fashion) ; ECLI:NL:GHDHA:2015:1757.
Uitspraak mede ingezonden door Diederik Stols, Boekx. Merkenrecht. DF heeft een benelux-depot van woordmerk DEAN RICH ingediend. Het Bureau wijst de oppositie van DSQ op basis van gemeenschapswoordmerk DEAN & DAN af [beslissing]. Het hof is met DSQ van oordeel dat er sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht, al door het overeenstemmende bestanddeel DEAN, dat (ongeveer) de helft van zowel het merk als het teken uitmaakt en dat een, niet beschrijvende, in de Benelux vrij ongebruikelijke jongensnaam is. De oppositiebeslissing wordt vernietigt en het merk wordt niet ingeschreven voor (bepaalde) waren in klasse 25, 14 en 18.

9. DF heeft betwist
dat het merk gebruikt is in de Europese Unie;
dat, als al sprake zou zijn van gebruik, het publiek dit als merkgebruik zou opvatten;
dat, als er al sprake zou zijn van merkgebruik, dit normaal gebruik in de Europese Unie zou opleveren;
at het gebruik gemaakt is door DSQ.

Ad a. Gebruik van het merk in de Europese Unie ?
14 (...) Het bovenstaande acht het hof voldoende om aan te nemen dat het merk in de relevante periode normaal is gebruikt voor kleding in de Benelux, zodat nadere bestudering van de overige facturen aan detaillisten in de Benelux (ordner 1 en eerste helft ordner 2) daarvoor niet nodig is.

21. Uit de overgelegde gebruiksbewijzen blijkt naar het oordeel van het hof voldoende dat het merk in de relevante periode is gebruikt in de Benelux, Frankrijk en Italië voor kleding in klasse 25. Dat het merk niet op de facturen is vermeld kan daaraan niet afdoen. Uit de gebruiksbewijzen kan niet worden afgeleid dat het merk ook is gebruikt voor waren in de klassen 14 en 18, waarvoor het merk en het teken ook zijn gedeponeerd.

Ad b Merkgebruik?

24. Het hof kan DF niet volgen in haar stelling dat het relevante publiek het onderhavige gebruik van de aanduiding DEAN & DAN niet zal opvatten als merkgebruik. Het gaat immers om een niet-beschrijvend onderscheidend teken (op de stelling van DF dat de naam DEAN op zichzelf nauwelijks onderscheidend vermogen heeft, zal het hof hieronder in rechtsoverweging 29 ingaan; DF betwist niet het onderscheidend vermogen van het merk als geheel) bestaande uit een combinatie van (eigen)namen, dat is aangebracht op de kleding. Niet betwist is dat het in de modebranche gebruikelijk is dat eigennamen, waaronder voornamen van ontwerpers, fungeren als merk (COCO van COCO CHANEL en GIO van GIORGIO ARMANI) en dat submerken worden gebruikt in combinatie met het hoofdmerk, in casu DSQUARED!. Ook is niet ongebruikelijk dat het gebruik van het merk wordt gecombineerd met andere tekens. Het bovenstaande, alsmede de omstandigheid dat het gebruikelijk is merken op kleding (aan de buitenkant) weer te geven in aanmerking nemende, zal het relevante publiek een combinatie van eigennamen op kleding, al dan niet in combinatie met andere tekens, in het algemeen opvatten als merkgebruik. Dat en waarom in afwijking daarvan de aanduiding in dit geval door het relevante publiek uitsluitend als versiering zou worden opgevat valt, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien. De stelling van DF dat DSQ de aanduiding gebruikt om de ontwerpers bij name te noemen, sluit geenszins uit dat het ook als merk wordt opgevat. De stellingen van DF dat het merk niet op de facturen, op de homepage van de website van DSQ en een aantal webshops van derden wordt genoemd, kunnen onvoldoende afdoen aan voormeld oordeel over de opvatting van het relevante publiek. De door DF genoemde uitspraken van het OHIM (waaraan het hof niet gebonden is), waarin de onderdelen “bio-lift” (voor cosmetica) en “Reserva de la familia” (voor sterke drank) in gecombineerde logo’s niet als een (sub)merk werden aangemerkt, zijn voor deze zaak niet van belang, alleen al omdat het daarbij ging om beschrijvende aanduidingen. Dat het merk ook nog op andere wijzen op kleding is aangebracht (zoals afgebeeld op pagina 10 van de pleitnotities van DF) doet aan het bovenstaande evenmin af. Het verweer dat het gebruik van het merk niet als merkgebruik kan worden gekwalificeerd faalt dan ook.

Ad c Normaal gebruik?
25 (...) is het hof van oordeel dat sprake is van normaal gebruik van het merk voor kleding in de Europese Unie in de relevante periode. Of het merk ook normaal gebruikt is voor de andere waren waarvoor het is ingeschreven in klasse 25 (schoeisel, hoofddeksels) kan, gelet op hetgeen hierna bij de warenvergelijking wordt overwogen, in het midden blijven.

26. Overigens merkt het hof op dat uit de honderden overgelegde facturen aan Spaanse detaillisten blijkt dat kleding voorzien van het merk ook is geleverd aan een aanzienlijk aantal detaillisten in Spanje. Het hof legt deze constatering evenwel niet aan zijn beslissing ten grondslag om de hiervoor in rechtsoverweging 16 aangegeven redenen.


Ad d. Gebruik van het merk door of namens DSQ
28. Het bovenstaande brengt mee dat de bezwaren van DSQ tegen het oordeel van het Bureau dat niet blijkt dat het merk in de Europese Unie normaal is gebruikt in de relevante periode, slagen en het hof alsnog moet beoordelen of het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren verwarring kan ontstaan. Partijen verwijzen in dit verband naar hun bij het Bureau aangevoerde argumenten.

Overeenstemming?
29. Het hof is met DSQ van oordeel dat er sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht, al door het overeenstemmende bestanddeel DEAN, dat (ongeveer) de helft van zowel het merk als het teken uitmaakt, dat zich op dezelfde plaats in het merk en het teken vooraan bevindt en dat een, niet beschrijvende, in de Benelux vrij ongebruikelijke jongensnaam is. De stelling van DF dat DEAN nauwelijks onderscheidend is passeert het hof als onvoldoende onderbouwd. De enkele omstandigheid dat de naam DEAN onderdeel uitmaakt van zes in de Europese unie ingeschreven merken voor waren en diensten in de mode-industrie, is daartoe onvoldoende, temeer nu niet gesteld of gebleken is dat deze merken ook worden gebruikt. Dat sprake is van visuele en auditieve overeenstemming geldt temeer nu zowel in het merk als in het teken het woord DEAN meer bepalend is voor het totaalbeeld daarvan dan het/de andere onderde(e)l(en) daarvan; in het merk is het woord DEAN meer bepalend dan DAN door zijn plaatsing vóór het woord DAN; in het teken is het woord DEAN meer bepalend omdat het relevante publiek in de Benelux – dat voldoende bekend is met de Engelse taal om het woord rich (waarmee naar het oordeel van beide partijen “rijk” is bedoeld) in deze combinatie te begrijpen – het woord rich zal opvatten als “rijk” en dus als een niet-onderscheidende term, waarmee (slechts) iets gezegd wordt over het woord waarmee het is gecombineerd DEAN.
Voorts is sprake van begripsmatige overeenstemming nu merk en teken dezelfde jongensnaam bevatten (vergelijk Gerecht EU 5 oktober 2011, T-421/10, Rosalia).