DOSSIERS
Alle dossiers

Woord- en of beeldmerk  

IEF 15500

Gestileerde letter Omega niet onderscheidend

Gerecht EU 3 december 2015, IEF 15499 ; ECLI:EU:T:2015:928; T-695/14 (Omega)
Merkenrecht. Beeldmerk. Omega heeft een gemeenschapsbeeldmerkaanvraag gedaan dat door het BHIM wordt geweigerd op absolute gronden, het ontbreekt aan onderscheidend vermogen. De gemiddelde consument beperkt zich tot een oppervlakkig onderzoek naar het merk dat slechts een gestyleerde versie van de letter oméga voorstelt. Het beroep wordt verworpen.

48      Cette considération est d’autant plus applicable à l’appréciation de l’éventuel caractère distinctif d’un signe. En effet, si le consommateur moyen ne se livre pas à un examen des différents détails d’une marque, laquelle constitue, par définition, une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service et, en d’autres termes, possède un caractère distinctif, il ne procédera certainement pas à un examen détaillé d’un signe dont il n’est même pas certain qu’il possède un tel caractère.

49      Compte tenu également de cette considération, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a, en substance, considéré que le consommateur moyen qui, en règle générale, se limitera en un examen superficiel du signe en cause ne verra pas en lui une représentation stylisée de la lettre oméga. Il est, en effet, beaucoup plus probable que ce consommateur percevra ledit signe de la manière indiquée par la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée.
IEF 15491

Twee-strepen maakt inbreuk op Adidas' drie-strepenmerk

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015, IEF 15491 (H&M tegen Adidas)
Uitspraak ingezonden door Gregor Vos, Klos Morel Vos & Reeskamp. Merkenrecht. Verwarringsgevaar. Verwatering. Al sinds 1997 zijn H&M en Adidas in een geschil verwikkeld vanwege de H&M twee-strepensportkleding vgl. IEF 10477 en IEF 8447. Deze producten maken volgens Adidas inbreuk op haar drie-strepenmerk. Na verschillende uitspraken stelde de Nederlandse rechter prejudiciële vragen aan het HvJ. Na terugverwijzing oordeelt het Hof dat Adidas in het gelijk moet worden gesteld, op grond van zowel gevaar voor verwarring als gevaar voor verwatering. De grieven worden afgewezen, H&M dient het gebruik van de tekens in de Benelux te staken.

Verwarringsgevaar: H&M miskent de mogelijkheid van zogeheten ‘post sale confusion’, dat wil zeggen de verwarring die kan ontstaan bij het publiek dat wordt geconfronteerd met het twee-strepenteken nadat het kledingstuk is aangeschaft en buiten de omgeving waar het is aangekocht (vgl. HvJ EG Arsenal/Reed). Die verwarring wordt niet weggenomen door het aanbrengen van een (duidelijk zichtbaar) H&M label. Die visuele overeenstemming wordt niet weggenomen door enige auditieve of begripsmatige verschillen.

Dat Adidas Cruyff tijdens het WK 1974 en de tweelingbroers Van de Kerkhof tijdens het WK 1978 hebben toegestaan om een twee-strepenmotief te gebruiken, staat daaraan evenmin in de weg. Uit dit incidentele gebruik kan, gelet op het door Adidas gevoerde handhavingsbeleid, geen verwatering van het drie-strepenbeeldmerk worden afgeleid.

Mate van bekendheid driestrepenbeeldmerk
7.10. Het hof is van oordeel dat Adidas c.s. met het door hen overgelegde materiaal in het kader van dit kort geding genoegzaam hebben aangetoond dat het drie-strepenmerk in de Benelux over de gehele periode van 1997 tot heden bij een breed publiek bekend was en is. Dit is door H&M, gelet op het door Adidas c.s. overgelegde materiaal, onvoldoende onderbouwd betwist. De enkele omstandigheid dat het drie-strepenbeeldmerk in genoemde top 100 slechts een 59ste plaats inneemt, staat niet in de weg aan de voorlopige conclusie dat het drie-strepenbeeldmerk bij de gemiddelde consument van sport- en vrijetijdskleding algemeen bekend is. Dat Adidas c.s. Cruyff tijdens het WK van 1974 en de tweelingbroers van de Kerkhof tijdens het WK van 1978 hebben toegestaan om een twee-strepenmotief te gebruiken, staat daaraan evenmin in de weg. Uit dit incidentele gebruik kan, mede gelet op het door Adidas c.s. gevoerde handhavingsbeleid, geen verwatering van het drie-strepenbeeldmerk worden afgeleid.

Verwarringwekkende overeenstemming?
7.14. Het hof kan H&M evenmin volgen in haar stelling dat de strepen op haar fitnesskleding niet, althans niet op de wijze zoals deze blijkt uit de in het geding zijn merkinschrijvingen van Adidas c.s., afsteken tegen de basiskleur van het kledingstuk. Het contrast is wat betreft het gele kledingstuk minder groot, maar naar het oordeel van het hof nog steeds voldoende groot om te kunnen spreken van een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. Het enige verschil is dat H&M twee strepen gebruikt in plaats van drie. Naar het voorlopig oordeel van het hof weegt dit punt van verschil, gelet op de totaalindruk die door het rie-strepenbeeldmerk en het twee-strepenteken wordt opgeroepen, niet op tegen de punten van overeenstemming. Die visuele overeenstemming wordt niet weggenomen door enige auditieve of begripsmatige verschillen. Naar het oordeel van het hof is daarom aan de noodzakelijke vereiste van overeenstemming tussen merk en teken voldaan. De daarop betrekking hebbende principale grief XIV faalt.

7.15. Gelet op de mate van bekendheid van het drie-strepenbeeldmerk, de gelijkheid van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor het teken door H&M wordt gebruik en de mate van overeenstemming daartussen, is het hof voorshands van oordeel dat het door H&M gebruikte twee-strepenteken zodanig met het drie-strepenbeeldmerk overeenstemt dat door het gebruik van dat teken bij potentiële kopers van de betrokken sport- en vrijetijdskleding verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen, omdat de kledingstukken door H&M uitsluitend in haar eigen winkels worden aangeboden waar geen kleding van Adidas c.s. wordt verkocht, zoals H&M onder grief X in het principaal appel stelt, doet daaraan niet af. Met die stelling miskent H&M de mogelijkheid van zogeheten ‘post sale confusion’, dat wil zeggen de verwarring die kan ontstaan bij het publiek dat wordt geconfronteerd met het twee-strepenteken nadat het kledingstuk is aangeschaft en buiten de omgeving waar het is aangekocht (vgl. HvJEU 12 november 2002, nr. C-206/01, ECLI:NL:XX:2002:AK3864, Arsenal/Reed). Die verwarring wordt evenmin weggenomen, zoals H&M stelt, door het aanbrengen van het H&M label, nog daargelaten dat H&M niet heeft aangetoond dat de betrokken kledingstukken zijn voorzien van een, volgens H&M, duidelijk zichtbaar H&M label. De grief faalt.

7.19. Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat Adidas c.s. zich in beginsel kunnen verzetten tegen het gewraakte gebruik van het twee-strepenteken door H&M, wat betreft de toekomst op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub BVIE en voor wat betreft 1997 op grond van artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW. De principale grieven XVI, XVII, XVIII en XIX, die alle vanuit verschillende gezichtspunten bestrijden dat er sprake is van verwarringsgevaar en inbreuk, falen dus.

Afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het driestrepenbeeldmerk
7.21. Met betrekking tot het vereiste verband tussen drie-strepenbeeldmerk en twee-strepenteken kan het hof kort zijn. De bij de beoordeling van de b-grond vastgestelde overeenstemming geldt tevens en eens temeer voor de c-grond. Het voorlopig oordeel van het hof dat er sprake is van verwarringsgevaar betekent noodzakelijkerwijs dat het relevante publiek een verband legt tussen het drie-strepenbeeldmerk en het twee-strepenteken. Dat het publiek een verband legt, is op zich nog niet voldoende voor een geslaagd beroep van Adidas c.s. op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE. Daarvoor is nodig dat Adidas c.s. aantonen dat door dit gebruik tevens afbreuk wordt gedaan of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen (ook wel “verwatering”, “verschraling” of “vervaging” genoemd) of de reputatie van hun driestrepenbeeldmerk (ook wel “aantasting” of “degeneratie” genoemd) of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of reputatie (het zogenaamde “meeliften”) van het driestrepenbeeldmerk. Voor inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE volstaat het dat er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken (vgl. HvJEU, 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:NL:XX:2009:BJ1503, L’Oréal/Bellure). Uit de stellingen van Adidas c.s. begrijpt het hof dat zij zich in het bijzonder beroepen op de verwatering van hun merkrechten. Uit het Intel-arrest volgt dat de vraag of er sprake is van verwatering bevestigd moet worden beantwoord indien er een grote kans bestaat dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de betrokken waren waarvoor het driestrepenbeeldmerk is ingeschreven als gevolg van het gebruik van het twee-strepenteken in de toekomst zal wijzigen.

Op andere blogs:
Bright-advocaten.nl

IEF 15485

Miskenning van Portugese oorsprongsbenamingen PORTO en PORT

Gerecht EU 18 november 2015, IEF 15485; ECLI:EU:T:2015:863 (Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto)
Merkenrecht. Oorsprongsbenaming. Nietigheidsprocedure gericht tegen Gemeenschapswoordmerk PORT CHARLOTTE voor whiskey op basis van oudere oorsprongsbenamingen PORTO en PORT. Onjuiste feitelijke vaststelling betreffende de naam Oporto, bescherming van de woorden „porto” en „port” als geografische aanduidingen per se en niet als „equivalenten” en bescherming van de oorsprongsbenamingen voor wijn niet alleen krachtens verordening nr. 491/2009, maar ook krachtens het nationale recht. De beslissing wordt vernietigd, vanwege vermeende miskenning van de Portugese oorsprongsbenaming „porto” of „port” op basis van nationale recht.

 

40      In casu staat vast dat de oorsprongsbenamingen „porto” of „port” zijn beschermd op grond van Decreto-Lei n° 173/2009 en Decreto-Lei n° 212/2004, de 23 de Agosto de 2004 (Portugees wetsdecreet nr. 212/2004 van 23 augustus 2004) en van het Portugees wetboek van intellectuele eigendom, met als gevolg dat zij eerst in de lijst van de v.q.p.r.d. en vervolgens in de database E-Bacchus zijn opgenomen (zie artikel 118 vicies, lid 1, laatste volzin, juncto artikel 118 quindecies van verordening nr. 491/2009). Overeenkomstig artikel 54, lid 2, onder a), van verordening nr. 1493/1999 omvatten de v.q.p.r.d. immers „in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitslikeurwijn, hierna ,v.l.q.p.r.d.’ genoemd, die beantwoordt aan de definitie van likeurwijn”, en krachtens artikel 54, lid 4, van diezelfde verordening moeten de lidstaten met betrekking tot die v.q.p.r.d. de Commissie de lijst verstrekken van door hen erkende v.q.p.r.d., met opgave, voor elk van deze v.q.p.r.d., van de nationale bepalingen die voor de productie en de bereiding ervan gelden. Voor de toepassing van artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009 moest het BHIM bijgevolg rekening houden met het feit dat deze oorsprongsbenamingen krachtens het nationale recht beschermd waren, hetgeen de kamer van beroep in casu heeft gedaan (zie de punten 17 en 18 van de bestreden beslissing). Overigens wordt dit oordeel niet ontkracht door het argument dat er op nationaal niveau en op het niveau van de Unie beschermingsregelingen naast elkaar bestaan, dat verzoeker met name ontleent aan bepaalde voorstukken van de Commissie (zie punt 28 hierboven), aangezien deze stukken noch de omvang noch de precieze voorwaarden van deze bescherming betreffen.

48      In casu blijkt uit het dossier dat verzoeker zich zowel tijdens de procedure voor het BHIM als in de loop van het geding herhaaldelijk met behulp van diverse bewijsstukken heeft beroepen op de toepasselijke regels van Portugees recht betreffende de bescherming van de oorsprongsbenamingen „porto” en „port” en de beslissingspraktijk van de Portugese rechterlijke instanties en autoriteiten dienaangaande. Bovendien heeft de kamer van beroep noch het BHIM gesteld dat verzoeker niet heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast. De kamer van beroep was in die omstandigheden, gelet op haar verplichting krachtens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 om de feiten ambtshalve te onderzoeken en gelet op haar zorgvuldigheidplicht [zie in die zin arrest van 15 juli 2011, Zino Davidoff/BHIM – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T‑108/08, Jurispr., EU:T:2011:391, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak), evenwel niet gerechtigd om geen acht op de bewijsstukken te slaan en de betrokken Portugese regeling niet toe te passen op grond dat de bescherming van deze oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen uitsluitend door verordening nr. 491/2009 werd geregeld of zelfs tot de uitsluitende bevoegdheid van de Unie behoorde (punt 14 van de bestreden beslissing).
IEF 15480

Geen garantie BKR-verwijdering en toegestaan refererend merkgebruik

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 november 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:13582 (Stichting BKR tegen Dynamiet)
Merkenrecht. Misleidende reclame. BKR is een stichting die onder meer het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) beheert en woordmerkhouder van 'BKR' is. Via Adwords, haar website en Facebook plaatst zij mededelingen dat zij alle (terechte en onterechte) registraties bij het BKR kan (laten) verwijderen. In reclame-uitingen wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van korte, compact geformuleerde zinnen die de kern van hetgeen de reclamemaker wil communiceren weergeven; de consument wordt duidelijk gemaakt dat verwijdering niet zonder meer gegarandeerd is. BKR onderkent dat Dynamiet zich kan beroepen op refererend merkgebruik en dus eerlijk gebruik in de handel (artikel 2.23 lid 1 BVIE, slotzin).

4.5. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. In reclame-uitingen wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van korte, compact geformuleerde zinnen die de kern van hetgeen de reclamemaker wil communiceren weergeven. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument is hiermee bekend en zal naar het oordeel van de voorzieningenrechter de stelling van Dynamiet dat zij (terechte en onterechte) BKR-registraties kan verwijderen niet opvatten in die zin dat Dynamiet zelf die handelingen verricht die voor de daadwerkelijke verwijdering noodzakelijk zijn. De reclame-uitingen zoals onder meer weergegeven onder 2.8 zijn daarom niet om die reden misleidend te noemen. Hierbij speelt tevens een rol dat ook BKR zich bedient van de uiting “Registratie verwijderen”, terwijl zij naar eigen zeggen evenmin daar zelfstandig toe in staat is. Alleen de kredietverstrekker die de registratie verrichtte kan dit, aldus BKR. Tot slot wordt naar voorlopig oordeel in het vervolg van de website van Dynamiet voldoende duidelijk gemaakt dat zij een juridische dienstverlener is die een bemiddelende rol vervult bij het betwisten van BKR registraties. Een gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument zal daaruit afleiden dat Dynamiet niet zelf de registraties verwijdert.

4.6. Wat betreft de claim van Dynamiet dat zij terechte BKR-registraties kan verwijderen spitst het geschil tussen partijen zich toe op de vraag in welk geval sprake is van terechte registraties. Het standpunt van BKR komt er naar de kern genomen op neer dat ingeval geoordeeld wordt dat een registratie moet worden verwijderd deze onterecht is, zodat de claim van Dynamiet onjuist is. De voorzieningenrechter is evenwel met Dynamiet van oordeel dat van een terechte registratie kan worden gesproken indien op het moment dat deze registratie voor het eerst plaatsvond werd voldaan aan de daaraan gestelde criteria. Onbetwist is dat het mogelijk is dat een latere belangenafweging ertoe leidt dat een dergelijke registratie alsnog wordt verwijderd, zoals in de hiervoor genoemde Santander-zaak. Het daarvoor kernachtig gebruiken van de uitdrukking “terechte BKR-registratie verwijderen” acht de voorzieningenrechter niet misleidend. Zelfs tot het moment dat het verzoek tot verwijdering van de registratie wordt ingediend, is immers sprake van een terechte registratie. Het is pas de door betrokkene overgelegde aanvullende informatie over zijn specifieke belangen, die maakt dat de kredietverstrekker de registratie dient te herbeoordelen en desnodig te verwijderen (Santander r.o. 3.3). Voor zover BKR betoogt dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat iedere (terechte) BKR-registratie kan worden verwijderd, is de voorzieningenrechter van voorlopig oordeel dat Dynamiet op haar website dit beeld – zo dit al zou zijn ontstaan – in voldoende mate corrigeert. De onder 2.9 weergegeven teksten op de website maken de consument die zijn BKR-registratie wenst te laten verwijderen in voldoende mate duidelijk dat verwijdering niet zonder meer gegarandeerd is.

Merkenrecht
4.8. BKR onderkent dat Dynamiet zich kan beroepen op refererend gebruik van het teken BKR maar stelt dat er geen sprake is van eerlijk gebruik in de handel (artikel 2.23 lid 1 BVIE, slotzin) omdat er sprake is van misleiding. Zij verwijst daarbij naar hetgeen zij daarover aangaande misleidende reclame heeft gesteld. Aangezien hiervoor is overwogen dat van misleidende reclame geen sprake is, kan het beroep van BKR op haar merkrechten haar daarom evenmin baten.
IEF 15479

Ontoereikende onthoudingsverklaringen voor inbreuk Octo-lamp

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 november 2015, IEF 15479; ECLI:NL:RBDHA:2015:13519 (Secto Design tegen Lforlight)
Uitspraak mede ingezonden door Daan van Eek, Hoogenraad & Haak. Auteursrecht. Merkenrecht. Secto is licentiehouder voor de in 2005 openbaargemaakte Octo-lamp en heeft merken SECTO en OCTO ingeschreven. LforLight brengt de Octo-lamp op de markt. De eenzijdig opgestelde onthoudingsverklaringen van LforLight zijn echter niet toereikend voor Secto, de lampen zijn niet omschreven en de boete is te laag. Dus er is nog belang, er volgt toewijzing van auteursrecht- en merkenrechtelijke vorderingen.

3.2. Daartoe heeft Secto c.s. het volgende gesteld. De verhandeling van de inbreukmakende lampen door LforLight maakt inbreuk op de merk- en auteursrechten van Secto c.s. Dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden wordt door LforLight erkend. De eenzijdig opgestelde onthoudingsverklaringen van LforLight zijn echter niet acceptabel voor Secto c.s. In de onthoudingsverklaring staat bijvoorbeeld geen duidelijke omschrijving van de inbreukmakende lampen en de boete van € 500,-- is te laag. Secto c.s. heeft een spoedeisend belang bij de door haar gevorderde voorzieningen teneinde de inbreuk te beëindigen. Secto c.s. wenst voorts direct actie te ondernemen teneinde de verdere verhandeling van de inbreukmakende lampen tegen te gaan. Van Secto c.s. kan niet worden gevergd dat zij de uitkomst van een bodemprocedure of eventuele schadestaatprocedure moet afwachten voordat zij de door LforLight onrechtmatig verkregen winst, of althans een voorschot daarop, ontvangt.
3.3. LforLight voert de volgende verweren. Secto c.s. heeft de dagvaarding te laat verstuurd. Daarnaast heeft de oproeping door Secto c.s. verkeerd plaatsgevonden. Bovendien heeft Secto c.s. geen spoedeisend belang bij haar vorderingen, aangezien LforLight reeds voldaan heeft aan hetgeen door Secto c.s. wordt gevorderd. Zo heeft LforLight verklaard zich te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten en Gemeenschapsrechten van Secto c.s. Ook heeft LforLight een volledige, juiste opgave verstrekt van de gegevens die beschikbaar waren over de leverancier(s) van de lampen, het aantal ingekochte lampen, het aantal verkochte lampen, het aantal lampen op voorraad en de berekening van de behaalde winst.
IEF 15476

Geen verwijdering persbericht AFM-site of staking 'internetcampagne'

Vrz. Rechtbank Amsterdam 16 oktober 2015, IEF 15476; ECLI:NL:RBAMS:2015:8380 (Optieclub.nl tegen Stichting AFM)
Mediarecht. Adwords. Optieclub.nl verhandelt via haar website zogenoemde ‘binaire opties’, haar AFM-vergunningsaanvraag werd afgewezen. Het CBb besluit en geeft een persbericht af met als kop “AFM moet vergunning verlenen aan Optieclub.” De AFM heeft de vergunning alsnog afgegeven en daarover bericht. Optieclub vordert verwijdering van mededelingen op AFM-website en staken internetcampagne met adwords. Het bericht van 1 april is niet onrechtmatig en er is geen spoedeisend belang bij verwijdering of aanpassing. Gezien de gemotiveerde betwisting door de AFM dat zij geen adwords gebruikt, is onderzoek naar de technische werkwijze van Google Adwords in kort geding geen plaats. De vorderingen worden afgewezen.

4.10. Volgens Optieclub.nl voert de AFM een gerichte campagne, door ‘optieclub’ op te geven als zoekwoord voor Google Adwords, zodat het publiek dat de naam ‘optieclub’ googelt meteen terecht komt bij het nieuwsbericht met de gewraakte berichtgeving over Optieclub.nl. AFM heeft deze stelling echter gemotiveerd betwist. Zij stelt het woord ‘optieclub’ niet als zoekwoord aan Google te hebben opgegeven. Wel is het volgens haar mogelijk dat Google dit zoekwoord automatisch als ‘adword’ genereert, via de zogenoemde ‘Dynamic search’ methode, wat ertoe kan leiden dat de bezoeker naar de AFM pagina wordt doorgeleid.
4.11. Zonder nader onderzoek naar de feiten, en de technische werkwijze van Google in dit verband, waarvoor dit kort geding zich niet leent, kan tegen de achtergrond van de betwisting van de AFM niet worden aangenomen dat de AFM een specifiek op Optieclub.nl gerichte campagne voert, waarmee een onrechtmatig handelen jegens Optieclub.nl zou zijn gegeven. De enkele verklaring van de medewerker van Team Nijhuis, weergegeven bij 2.9, is daartoe onvoldoende.
Voor het toewijzen van het door Optieclub.nl gevorderde verbod bestaat daarom evenmin voldoende grond. Ook deze vordering zal worden afgewezen.
IEF 15468

Geen merkinbreuk door fabricage zonnepanelen met instemming

Rechtbank Rotterdam 25 november 2015, IEF 15468; ECLI:NL:RBROT:2015:8646 (Recom tegen Newcorp c.s.)
Merkenrecht. Geen beeldmerkinbreuk vanwege instemming merkhouder met fabricage zonnepanelen [vgl. IEF 14721]. Of er ook toestemming was voor invoer behoeft niet te worden onderzocht, nu het gaat om niet-communautaire goederen. Tussen partijen staat immers vast dat de zonnepanelen niet-communautaire goederen zijn die nog niet in het vrije verkeer van de EU zijn gebracht. Er is onrechtmatig douanebeslag gelegd, deze dienen te worden vrijgegeven en de schade dient te worden vergoed.

5.2. De rechtbank verklaart voor recht dat:
( a) Recom met het handelen zoals omschreven in de conclusie van eis in reconventie
onrechtmatig heeft gehandeld en handelt jegens APL doordat Recom misbruik maakt van Verordening 608/2013;
( b) het door Recom gepretendeerde merkrecht “Recom” de ‘lien’ van APL op de twee door
haar vervoerde containerladingen zonnepanelen tot zekerheid van de betaling door de
‘Merchant’ van de overeengekomen container demurrage vergoeding en de door APL
gemaakte wegtransport kosten, surveykosten en opslagkosten niet inperkt, anders dan
de consequentie dat bij executie van de ‘lien’ van APL de zonnepanelen niet op de
Europese markt mogen worden gebracht;
IEF 15466

Beeldmerk Pickanterie vervallen verklaard wegens niet normaal gebruik

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 6 november 2015, IEF 15466 (Gold Meat Belgium tegen Leyco)
Uitspraak ingezonden door Lisbeth Depypere en Tom Heremans, CMS. Merkenrecht. Geen normaal gebruik beeldmerk. Vervallenverklaring. Gold Meat is houdster van het beeldmerk Pickanterie. Waar eerst Gold Meat leverancier van pikanterie aan Delhaize was, werd begin 2015 deze positie overgenomen door Leyco. Gold Meat vordert dat Leyco het gebruik van het beeldmerk staakt. De voorzitter oordeelt het beeldmerk vervallen wegens gebrek aan normaal gebruik. De vorderingen worden afgewezen.

24. Uit de van het dossier blijkt dat Gold Meat op haar internet-pagina's enkel de omschrijvende woorden "pickanterie” of "Pick'antede" gebruikt, maar niet haar beeldmerk, om pickanterie aan te duiden (zie stukken C1 en C2 bundel Delhaize). Dat wordt bevestigd door het merendeel van de stukken die Gold Meat zelf voorlegt waarin geen enkele keer het beeldmerk voorkomt:
(…)
AI die stukken hebben gemeen dot er nergens gebruik wordt gemaakt van het litigieuze beeldmerk. Ze bevatten Iouter een verwijzing naar het soortproduct pickanterie (zoals bijvoorbeeld ook naar kipkap wordt verwezen), overigens zonder dat zelfs maar wordt bewezen dat dat woord - laat staan her beeldmerk - op de producten zelf werd aangebracht.

25. Het gebruik van de woorden "pickanterie" of "Pick'anterie" is geen normaal gebruik van het beeldmerk, noch is het gebruik van een gewijzigd teken een normaal gebruik van het beeldmerk.

26. Het beeldmerk PICK'ANTERIE bevat eveneens belangrijke figuratieve elementen. Die figuratieve elementen domineren her beeldmerk en het zijn bijgevolg die figuratieve elementen die ervoor zouden kunnen zorgen dat her merk eventueel voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk ingeschreven te zijn voor vleesproducten en met name pikanterie. De eenvoudige vermelding van de woord "Pickanterie" en/of "Pick'anterie" ter aanduiding van de pickanterie kan dus bezwaarlijk gelden als een normaal gebruik van het litigieuze beeldmerk.

27. Maar ook het gebruik van een gewijzigd teken kan niet gelden als een normaal gebruik van her Iitigieuze beeldmerk, zoals blijkt uit de geciteerde rechtspraak.

30. Het bewijs van een normaal gebruik moet objectief en concreet worden geleverd: "Het bewijs van her normaal gebruik dient te worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.“

Dit afdoend gebruik moet worden bewezen aan de hand van concrete objectieve elementen over "de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van bet gebruik.

Het normale gebruik van een merk kan "niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens (...) worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van bet merk op de betrokken markt bewijzen.

De Rechtbank van koophandel te Gent oordeelde aldus dat het merk POWERROOF moest worden doorgehaald omdat "Uit de door verweerster voorgelegde stukken blijkt dat verweerster bet merk Powerroof gebruikt in haar catalogi, folders en promotiemateriaal zonder dat verweerster een daadwerkelijke commercialisering van de waren op de markt aantoont (...).,,

De loutere publicatie van het litigieuze beeldmerk van Gold Meat in vier advertenties in vaktijdschriften en her gebruik van de drie etiketten bij een etiketcontrole tonen geenszins een daadwerkelijke commercialisering aan van de waren onder dat beeldmerk en gelden niet als een normaal gebruik. Her enige gebruik dat Gold Meat heeft gemaakt in de relevante periode strookt niet met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.

IEF 15459

Afwijkende vorm FF-merk wijzigt onderscheidend vermogen niet

Hof Den Haag 24 november 2015, IEF 15459; ECLI:NL:GHDHA:2015:3280 ( Flexi-Force tegen F.lli Facchinetti)
Merkenrecht; oppositie. Normaal gebruik gemeenschapsmerk; geen gebruik in te gewijzigde vorm. Verwarringsgevaar. Flexi-Force verzoekt om vernietiging van de BBIE-beslissing om woord-beeldmerk niet in te schrijven en verzoekt alsnog inschrijving. De bezwaren van Flexi-Force richten zich tegen gebruik in gewijzigde vorm, dat artikel 15 GMVo zeer ruim en daarmee onjuist is toegepast door tekens die wezenlijk zijn gewijzigd ook onder de reikwijdte van dit artikel te laten vallen. Het hof is met het Bureau van oordeel dat hier sprake is van een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt. Er is sprake van normaal gebruik, beroep wordt afgewezen.

6. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo.). In dit artikel is, voor zover van belang, bepaald:
“1. Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.
Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:
a. a) het gebruik van het Gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; (…)”

12. Met betrekking tot de overige gebruiksbewijzen overweegt het hof als volgt. Op de voorpagina van catalogus 2 en in de advertenties in de Annuario Guida 2010 en 2011 alsmede in de Giornale del Serramento zijn de woorden F.lli Facchinetti direct naast het beeldelement geplaatst en zijn enkele elementen aan het merk toegevoegd (te weten: het jaartal 1949, het teken ® en (op de voorpagina van catalogus 2:) de rechtsvorm s.r.l.). Het hof is met het Bureau van oordeel dat hier sprake is van een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt. Voorts wordt het merk in dezelfde advertenties niet alleen met de woorden F.lli Facchinetti naast het beeldelement maar ook op de ingeschreven wijze gebruikt, zij het met toevoeging van een lauwerkrans, de jaartallen 1949-2009 en het getal 60. Ook hier is naar het oordeel van het hof geen sprake van een wijziging van het onderscheidend vermogen. Datzelfde geldt ook voor de voorpagina van catalogus 1 waar het merk is gebruikt op de ingeschreven wijze doch met toevoeging van ‘since 1949’ en het teken ®. De stukken, betrekking hebbend op de Internationale Eisenwarenmesse, laat het hof buiten beschouwing omdat hiermee slechts de (kennelijke) aanwezigheid van Facchinetti op de beurs wordt aangetoond maar op geen enkele wijze het gebruik van het merk wordt bewezen.

14. Het hof overweegt voorts dat catalogus 1 in de Engelse taal is opgesteld en catalogus 2 zowel in de Italiaanse als de Engelse taal, zodat daaruit moet worden afgeleid dat de catalogi voor de Europese markt waren bestemd. Ook de vermelding in de Annuario Guida (een in diverse Europese talen opgestelde gids van Italiaanse exporterende bedrijven) toont aan dat Facchinetti zich op de Europese markt richt. Dit wordt overigens ook bevestigd door de facturen die geadresseerd zijn aan afnemers in onder andere België, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Uit de facturen volgt eveneens dat (met de bestellingen uit catalogus 1 en 2) in de relevante periode een substantiële omzet is gegenereerd zodat sprake is van een reële commerciële exploitatie. Het hof is dan ook van oordeel dat met de door Facchinetti overgelegde stukken, gelet op de daaraan te stellen eisen volgens de hiervoor aangehaalde rechtspraak, op voldoende wijze een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de Europese markt in de relevante periode is aangetoond.

7. Door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en het ingeschreven merk, wordt aan de houder van een merk de mogelijkheid geboden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd (HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers; vgl. ook HvJ EU 13 september 2007, C-123/06, ECLI:NL:XX:2007:BC0675, Bainbridge).

IEF 15454

FLUGEL doorgehaald vanwege slogan RED BULL VERLEIHT FLUGEL

OHIM 2 december 2014, IEF 15454 (Red Bull tegen Asolo)
Uitspraak ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird. Gemeenschapsmerk. Red Bull vordert nietigverklaring van het woordmerk Flügel gedeponeerd door Asolo. De OHIM handhaaft de doorhaling van het gemeenschapsmerk Flügel op basis van de oudere merken "Verleiht Flügel" en "Red Bull verleiht Flügel" van Red Bull. Het verweer dat deze slogans door Red Bull nooit als merk zijn gebruikt en zeker niet voor alcoholhoudende dranken gaat niet op. [red. Er wordt beroep ingesteld]

The abovementioned evidence indicates that the earlier trade mark has been used tor a substantial period of time and it is generally known to a significant part of the Austrian public in the relevant market in conneetion with energy drinks, as it has been attested by independent sources, in particular the FESSEL-GfK and Karmasin market studies. As demonstrated by the 1997 survey, the mark ' ... VERLEHIT FLÜGEL' was known to 79% of the respondents and a total of 66% have seenlheard the expression one year before. Moreover, a total of 86% spontaneously associated the slogan with the applicant. lt is therefore considered that under such recognition numbers, this document, albeit with not much support from other evidence, serves to conclude that the aarlier mark already enjoyed a degree of recognition among the relevant public by the filing of the contested CTM. Additionally, the 2010 survey (which shows, among others, that 98% of all the interviawed persons and 100% of the energy drinks consumers always refer to Red Bull when hearing or seeing the slogan' ... VERLEHIT FLÜGEL') supported by the sales figures and marketing efforts show that the trade mark has a consolidated position in the market Moreover, the applicant refers to a decision of 27/11/2003 of the Regional Court of Appeal of Vienna which confirms the well-known character of the slogan ' ... VERLEHIT FLÜGEL'. Although national decisions are not binding for the Office, still they are admissible means of evidence and may have evidentiary value, especially if they originate from the Membar State the territory of which is also relevant for the proceedings at hand. In the present case, it is considered that the decision serves as an indication of the reputation of the earlier mark and the evidence submitted by the applicant also services to support the findings of that decision. Under these circumstances, the Cancellation Division finds that, taken as a whole, the evidence indicates that the aarlier trade mark enjoys a certain degree of recognition among the relevant public, which leads to the conclusion that the aarlier trade mark enjoys a reputation. Whether the dagree of recognition is sufficient for Artiele 8(5) CTMR to be applicable depends on other factors relevant under Artiele 8(5) CTMR such as, for example, the dagree of similarity between the signs, the inherent characteristics of the aarlier trade mark, the type of goods and services in question, the relevant consumers, etc.


First, it has to be noted that all the eontested goods in the present case (namely beers; mineral and aerated waters and ether non-aleohotic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations tor the preparatien of drinks in Class 32 and aleohotic drinks (except trom beers); aleoho/ie essences; aleoho/ie extracts; fruit extracts [alcoholic} in Class 33) are conneeled to the reputed energy drinks to some extent, as explained in detail in sectien c) above.

Second, the evidenee adduced in the present case, shows that the applicant's earlier mark enjoys a reputation in Austria in conneetion with energy drinks. Furthermore, the applicant submitted a study (see above under Enelosure 2 'Fiügel association' carried out in 2010 by Karmasin Motivforschung) which showed that 85% of the total interviewed, 80% of the people aged between 14-36 and 88% of the energy drink eensurners assoeiate the CTM proprietor's product 'Fiügel' with the applicant.

Bearing in mind the foregoing, it is considered that, in view of the special connections between the earlier reputed goods and the contested ones, a substantial part of eensurners may decide to turn to the CTM proprietor's goods in Classes 32 and 33 in the belief that the contested sign is somehow linked to the applicant's reputed mark ' .. . VERLEIHT FLÜGEL', thus misappropriating its attractive powers and advertising value. This may stimulate the sales of the CTM proprietars products to an extent which may be disproportionately high in camparisen with the size of its own promotional investment and thus lead to the unacceptable situation where the propriator is allowed to take a 'free-ride' on the investment of the applicant in promoting and building-up good will for its mark.