Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 3 februari 2016, IEF 15670 (Hof audio-licht-beeld tegen gedaagde)
Uitspraak ingezonden door Jarl Koning, Trip Advocaten & Notarissen. Merkenrecht. Handelsnaam. Auteursrecht. Domeinnaam. Gedaagde houdt zich onder de naam HOF bedrijfsmatig bezig met dienstverlening op het gebied van audio, licht en beeld, waarbij hij een logo is gaan gebruiken dat enige verwantschap vertoont met het logo dat eiseres in de afgelopen jaren gebruikte. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik door gedaagde van de handelsnamen waarin HOF voorkomt schending van artikel 5 Hnw oplevert. Daarnaast maakt gedaagde op grond van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE merkinbreuk. Doordat gedaagde zonder toestemming van eiseres foto’s heeft gebruikt ten behoeve van zijn website, heeft hij tevens auteursrechtinbreuk. Ook wordt domeinnaamoverdracht bevolen.

Handelsnaam
4.10. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in casu sprake van een zodanig geringe afwijking tussen de in geding zijnde handelsnamen dat bij het relevante publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. In dit verband speelt een rol dat beide ondernemingen in dezelfde regio op een soortgelijk vakgebied werkzaam zijn en zich (deels) richten tot hetzelfde publiek.
4.11. Bij het oordeel dat verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is, hecht de voorzieningenrechter geen overwegende betekenis aan het verschil tussen beide namen in die zin dat eiseres soms de toevoeging 'audio-licht-beeld' gebruikt en gedaagde de toevoegingen 'eventsupport', 'eventsupport  & AV', 'AV' en 'Pro'. Juist vanwege de grote bekendheid van de naam HOF is dit het kenmerkend element van beide handelsnamen. Ook indien en voor zover het relevante publiek het verschil tussen beide ondernemingen onderkent, acht de voorzieningenrechter het gevaar alleszins aanwezig dat men desalniettemin een band van economische of juri disc he aard veronderstelt (indirecte verwarring).
4.12. In de gegeven omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik door gedaagde van handelsnamen waarin de naam HOF voorkomt, voor het vakgebied waarop gedaagde thans werkzaam is, schending oplevert van het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Merkrecht
4.17. Ingevolge artike12.20 lid l.a BVIE kan de merkhouder (in casu eiseres) optreden tegen gebruik van een met zijn merk identiek teken voor identieke waren of diensten. Onder identiek teken moet worden verstaan wanneer het zonder wijziging oftoevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (vgl. Hvr EU 20 maart 2003, IER 2003,237). Nu het dominerende bestanddeel van de door beide partijen gebruikte tekens HOF is, terwijl de verschillen - eiseres gebruikt naast HOF als toevoeging drie rode bollen en gedaagde gebruikt voor de letter 0 in HOF een rode kleur en in het midden van die 0 een rode stip, alsmede onder de naam HOF in een veel kleiner lettertype de woorden 'Eventsupport  & AV' - zo gering zijn dat deze aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.
4.18. Zoals hiervoor ook is overwogen worden de merken van partijen gebruikt voor werkzaamheden die liggen op het zelfde danwel een soortgelijk terrein als waarop eiseres werkzaam is. Beide merken zijn daarnaast ingeschreven in de klassen 35 en 42. De diensten van partijen komen dan ook in ieder geval voor een gedeelte met elkaar overeen.
4.19. Gelet op het voorgaande maakt gedaagde inbreuk op het merkrecht van eiseres, waartegen eiseres kan optreden op grond van artikel 2.20 lid 1.a BVIE.

Auteursrecht
4.21. Niet weersproken is dat de foto's door gedaagde zijn gemaakt. Evenmin is weersproken dat dat heeft plaatsgevonden tijdens het dienstverband van gedaagde bij eiseres. Ingevolge artikel 7 Auteurswet (Aw) wordt de werkgever als maker van in dienstbetrekking vervaardigde werken (in casu de foto's) aangemerkt. Eiseres heeft dan ook het uitsluitend recht om de foto's openbaar te maken en te verveelvoudigen. Doordat gedaagde zonder toestemming van eiseres die foto's heeft gebruikt ten behoeve van zijn website, heeft hij inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiseres.

Domeinnamen
4.22. Zoals hiervoor is vastgesteld heeft gedaagde in 2006 alle activiteiten van zijn toenmalige bedrijf (alle activa en passiva) ondergebracht in de besloten vennootschap van eiseres Hof Audio-Licht-Beeld BV. Nu daaromtrent geen andersluidende afspraak is  gemaakt, zijn onder de activa begrepen de eigendom van de domeinnamen www.hof.nl en www.hofeventsupport.nl. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de omstandigheid dat bij de overschrijving van de domeinnaam www.hof.nl naar een andere registrar op 10 augustus 2009 gedaagde als directeur heeft aangegeven dat eiseres houder is van deze domeinnaam. Verder is niet betwist dat de kosten van deze domeinnaam na 2006 steeds door eiseres zijn betaald. In  dit verband is komen vast te staan dat indertijd abusievelijk is verzuimd de domeinnaam www.hof.nl over te dragen aan de vennootschap van eiseres.
4.23. Gelet op het vorenoverwogene dient de eigendom van de domeinnamen www.hof.nl en www.eventsupport.nl te worden overgedragen aan gedaagde.

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 13 januari 2016, IEF 15667; eerder als: IEFbe 1682 (Inbev tegen Aldi)
Merkenrecht. Aldi is overgeschakeld naar een geheel nieuwe aankleding en opmaak voor de blikken, flessen en verpakkingen van haar bierproduct Buval. Volgens de stakingsrechter maakt Buval inbreuk op het beeldmerk Jupiler in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, door het op de markt brengen van en reclame maken voor Buval-bier. De stakingsrechter beveelt Buval om elk gebruik van het logo voor Buval bier op flessen en verpakkingen en in reclame te staken op straffe van een dwangsom.

5.1 Gebruik in het economisch verkeer
21. Brouwerij Martens maakt dus, net zoals Aldi, wel degelijk een gebruikt van de gelaakte tekens in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE.

5.2 Dezelfde waren
23. Aangezien identiteit soortgelijkheid overtreft, is aan deze voorwaarde voor de toepassing van artikel 2.20 lid 1 c BVIE voldaan.

5.3 Relevante publiek
29. De stakingsrechter besluit dat plisbier een gangbaar consumptiegoed is zodat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument die geacht wordt normaal geïnformeerd te zijn en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

5.4 Er is sprake van een ouder bekend merk
36. De stakingsrechter besluit dat gelet op de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van de merken, de omvang van de door eisende partij gedane investeringen (publiciteitskosten) om haar merken te promoten en de proportie van het relevante publiek dat de betrokken diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming, de merken van eisende partij bekende merken zijn voor de waren waarvoor ze zijn ingeschreven, te weten bieren.

5.5 Het aangevochten teken is identiek aan of stemt overeen met het oudere merk
45. Er kan niet ernstig betwist worden dat het relevante publiek een verband zal leggen of een samenhang zal zien tussen de merken van eisende partij en het teken gebruikt door verwerende partijen. Het is voldoende aannemelijk dat het gewraakte teken van verwerende partijen de merken van eisende partij in gedachten op roept (verwarring of het risico op verwarring is geen vereiste voor de toepassing van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE)

46. Deze conclusie dringt zich des te meer op in het licht van de reeds gedane vaststelling dat de merken van eisende partij bekende merken zijn. Een gebrek aan identiteit tussen merk en teken wordt gecompenseerd door de bekendheid en de onderscheidende kracht van de merken (er bestaat een onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren).

5.6 Het gebruik van het aangevochten teken trekt ongerechtvaardigd voordeel
50. De stakingsrechter besluit dat er in casu een reëel risico is op verwatering van het ingeroepen merk bestaat. Verwatering (alleen) volstaat opdat de hier besproken toepassingsvoorwaarde van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE zou voldaan zijn.

5.7 De inbreukmaker heeft geen geldige reden om gebruik te maken van het aangevochten merk.
51. Aldi en Brouwerij Martens roepen geen geldige reden in, zodat zij zich aldus niet beroepen op deze verschoningsgrond.

7. Het beschikkend gedeelte
Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing. De stakingsrechten verleent akte aan de vrijwillige tussenkomst van de N.V. Miller Graphics. De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate. De stakingsrechter zegt dat het op de markt brengen van en het reclame maken voor Buval-bier met het volgende logo (…) inbreuk uitmaakt op de merken van eisende partij, meer in het bijzonder het Benelux beeldmerk nr. 893358, inde zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De stakingsrechter beveelt verwerende partij om elk gebruik van het volgend logo voor het Buval bier (…) op flessen en verpakkingen en in reclame te staken op straffe van een dwangsom van 250 euro per individuele onvertreding vanaf de tiende werkdag na betekening van het vonnis.

Hof Den Haag 26 januari 2016, IEF 15659 (Pacogi tegen Lacoste)
Uitspraak ingezonden door Fleur Folmer, NautaDutilh. Merkenrecht. Oppositie. Pacogi heeft het woordmerk ‘EAU CROCO’ ingediend ter inschrijving bij het Benelux-depot. Lacoste stelt oppositie in tegen deze inschrijving, welke wordt toegewezen door het BBIE [2009064]. Pacogi gaat in beroep en stelt onder meer dat alleen begripsmatige overeenstemming onvoldoende verwarringsgevaar oplevert. Het hof oordeelt, net als het BBIE, dat er een begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het woordmerk ‘EAU CROCO’ en het beeldmerk van Lacoste. Door beiden wordt het concept ‘krokodil’ uitgedragen. Vanwege de sterke begripsmatige overeenstemming is er, ondanks gebrek aan visuele overeenstemming, sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Het hof verwerpt het beroep.

17. Gegeven het feit da tin ruimte mate begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het beeldmerk en het bestreden teken, de gelijkheid tussen de betrokken waren, alsmede het grote onderscheidend vermogen van het beeldmerk, is er naar het oordeel van het hof, in aanmerking nemende hetgeen in r.o. 6 is overwogen, ondanks het gebrek an visuele overeenstemming, sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek, in die zin dat men aan de onder het beeldmerk en de onder het bestreden teken aangeboden waren dezelfde herkomst zal toeschrijven of dat het publiek zal menen dat tussen de ondernemingen die deze waren op de markt brengen een juridische of economische band bestaat. Dat geldt temeer in aanmerking genomen de markt waarop de betrokken waren worden aangeboden, waarin het - naar Lacoste onweersproken heeft gesteld - gebruikelijk is dat parfums in verschillende varianten, met variatie in benaming, worden aangeboden. Aldus bestaat een reëel gevaar dat het relevante publiek zal menen bij de onder het bestreden teken (EAU CROCO) aangeboden parfum van doen te hebben met geuren uit dezelfde lijn (en met dezelfde herkomst) als de van het beeldmerk voorziene producten.

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 januari 2016, IEF 15654; ECLI:NL:RBDHA:2016:800 (Funxtion tegen Health Centers)
Merkenrecht. Auteursrecht. Onder het merk FunXtion exploiteert eiser een fitnessconcept om het plezier en motivatie van leden van fitnesscentra te optimaliseren. Gedaagde Health Center Eijsden, Maastricht en Meerssen hebben een (inmiddels beëindigde) licentieovereenkomst. Een uitgegeven poster wordt nog steeds gebruikt, dat levert auteursrechtinbreuk op. Op websites, facebook en LinkedIn-pagina van de directeur wordt FUNXTION nog gebruikt. Het door HC gebruikte logo 'Outdoor Funxtion' en variant 'funCtion' zijn merkinbreuk op FUNXTION. Een rectificatie op websites wordt bevolen.

- gebruik van het teken ‘Funxtion’
4.8. Naar voorlopig oordeel hebben HC Maastricht en HC Eijsden inbreuk gemaakt op de merkrechten van FunXtion als bedoeld in de artikelen 9 lid 1 sub a GMVo en 2.20 lid 1 sub a BVIE. Zij hebben immers het teken ‘Funxtion’ dat identiek is aan de merken in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor FunXtion haar merken onder meer heeft ingeschreven, te weten sportdiensten. Niet in geschil is dat HC Maastricht en HC Eijsden gelet op artikel 13 van de respectieve licentieovereenkomsten na het einde van die overeenkomsten geen toestemming meer hadden om de merken te gebruiken. Dat HC Maastricht het fitnessconcept van FunXtion na het einde van de licentieovereenkomst feitelijk niet (meer) gebruikte en HC Eijsden het concept helemaal niet heeft gebruikt, zoals HC c.s. heeft aangevoerd, is voor de merkenrechtelijke beoordeling niet van belang. Doorslaggevend is dat in het economisch verkeer gebruik werd gemaakt van de merken voor de ingeschreven diensten.

- gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’
4.12. De voorzieningenrechter stelt vast dat het teken ‘Outdoor Funxtion’ auditief, visueel en begripsmatig aanzienlijke gelijkenis vertoont met de merken. Het element ‘outdoor’ in het teken verwijst naar een buitenactiviteit en is zodoende beschrijvend voor buiten sporten. Dit element is dan ook minder onderscheidend in het teken. Het element ‘Funxtion’ is dan ook het dominante element in het teken en dit is identiek aan de merken.

4.14. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat diensten verricht onder het teken ‘Outdoor Funxtion’ afkomstig zijn van FunXtion (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat HC Maastricht en HC Eijsden op de ene of andere manier, vanwege een economische band met FunXtion iets te maken hebben met de onder het overeenstemmende teken aangeboden diensten (indirecte verwarring). Met name het indirecte verwarringsgevaar is zeer reëel. Partijen hebben immers een zakelijke relatie met elkaar gehad waarbij het HC Maastricht en HC Eijsden was toegestaan de merken van FunXtion te gebruiken in het kader van het verzorgen van sportdiensten. Hierdoor bestaat het gevaar dat het relevante publiek nog steeds zal denken dat HC Maastricht en HC Eijsden hun diensten aanbieden in het kader van die samenwerking en dat de diensten derhalve dezelfde herkomst hebben of in ieder geval van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.

Inbreuk auteursrecht
4.19. HC c.s. heeft niet betwist dat HC Maastricht en HC Eijsden de logo’s en de poster, ook na de beëindiging van de licentieovereenkomsten, zonder toestemming van FunXtion, op hun websites hebben openbaar gemaakt. Deze openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen vormen naar voorlopig oordeel een inbreuk op de auteursrechten van FunXtion.

- logo ‘Outdoor Funxtion’
4.21. De voorzieningenrechter verwerpt dit standpunt. HC c.s. stelt terecht dat buiten het gebruik van het woord ‘Funxtion’ het logo ‘Outdoor Funxtion’ in niets lijkt op de onder 2.3 vermelde logo’s of de onder 2.4 vermelde poster van FunXtion. Hierbij geldt overigens wel dat op grond van hetgeen hiervoor reeds is overwogen het gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’ ook zoals afgebeeld in dit logo inbreuk maakt op de merkrechten van FunXtion. De toevoeging van de kleurelementen en de tekst ‘100% green fit’ doet daaraan niet af.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 7 december 2015, IEF 15629; C-654/15 (Länsförsäkringar)
Over de uitleg van artikel 9 lid 1 (b) Merkenverordening waarbij derden, zonder toestemming, in de handel gebruik maken van een aan Europees merk gelijkend teken.

1. Wordt het exclusieve recht van de merkhouder aangetast wanneer gedurende vijf jaar volgend na de registratie geen normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk is gemaakt in de EU voor de goederen of diensten uit de merkinschrijving?
2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, onder welke omstandigheden en op welke wijze wordt het exclusieve recht door die situatie aangetast?

Via gov.uk:

1. Does it affect the proprietor’s exclusive right that, within a period of five years following registration, he has not made genuine use of the Community trade mark in the European Union for goods or services covered by the registration?
2. If the answer to question 1 is in the affirmative, in what circumstances and in what way does that situation affect the exclusive right?

Verzoekster is werkzaam in de financiële sector en houdster van een gemeenschapsmerk in onder meer de makelaardij/taxaties/verhuur onroerende zaken en voor bouw/reparaties. Verweerster Matek zit in de montagebouw van houten huizen. Zij heeft haar gemeenschapsmerk in 2007 in gebruik genomen. Verzoekster start een procedure tegen verweerster wegens inbreuk op haar gemeenschapsmerk in de jaren 2008/2011 en vraagt een verbod op gebruik van haar merk, of gelijksoortige tekens. Zij stelt dat er gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan over de tekens van partijen. Verweerster acht de gelijkenis niet zodanig dat er gevaar voor verwarring is. De Rb stelt verzoeker voor wat betreft het verwarringsgevaar in het gelijk en legt de gevraagde dwangsom op. In beroep wijst het Hof de vordering van verzoekster af. Er is sprake van gelijkenis van het teken maar wat daadwerkelijk vergeleken moet worden is de daadwerkelijk uitgeoefende werkzaamheid. Het Hof ziet geen verwarringsgevaar.

Voor de verwijzende ZWE rechter (hoogste rechter) stelt verzoekster dat bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met formeel ingeschreven gemeenschapsmerken – merken die niet worden gebruikt voor de goederen of diensten waarvoor zij zijn ingeschreven – over het tijdvak van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving worden uitgegaan van enkel de inschrijving en niet van het feitelijk gebruik. De verwijzende rechter leest in Vo. 207/2009 dat ‘verwarring’ afhangt van verschillende factoren (mate van bekendheid, mogelijk associatie van het merk e.d.) op deze zaak van toepassing is. Het zal in deze zaak met name om de vraag gaan hoe de soortgelijkheid van de waren/diensten moet worden beoordeeld. Om voor bescherming in aanmerking te komen moet in ieder geval sprake zijn van daadwerkelijk gebruik. Het tijdvak waar het geschil over gaat ligt in ieder geval binnen de termijn van vijf jaar vanaf inschrijving van het merk door verzoekster. Hij legt de volgende vragen aan het HvJEU voor: 
1. Is het van betekenis voor het uitsluitende recht van de merkhouder dat deze gedurende een tijdvak dat gelegen is binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving in de Unie geen normaal gebruik van het gemeenschapsmerk heeft gemaakt voor de waren of diensten waarop de inschrijving betrekking heeft? 
2. Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, in welke omstandigheden en op welke wijze beïnvloedt die omstandigheid het uitsluitende recht?

OHIM 12 januari 2016, IEF 15620 (Etincelle tegen Alexander Wang)
Uitspraak ingezonden door Anthony van der Planken en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue. Merkenrecht. Kwade trouw. Etincelle heeft eind 2011 aanvraag ingediend om het woordmerk ‘ALEXANDER WANG’ in te schrijven in klasse 3. Alexander Wang, een bekende modeontwerper, vordert nietigheid wegens kwade trouw. Dit wordt toegewezen. Etincelle gaat hier tegen in beroep bij de Second Board of Appeal. Zij stelt dat kwade trouw niet is bewezen. Ook stelt zij dat het later ingebrachte bewijs niet mag worden meegenomen in de beoordeling. Dit wordt afgewezen nu de stukken binnen de tijdslimiet zijn ingediend. De Second Board of Appeal oordeelt dat er wel degelijk sprake is van kwade trouw. Zij leidt dit af uit de grote bekendheid van Alexander Wang in de EU. Dit vestigt een sterk vermoeden dat Etincelle op de hoogte was van het gebruik van dit teken in de betrokken sector. Ook het feit dat Etincelle in de EU en China een aantal andere namen van bekende modeontwerpers als merk geregistreerde draagt bij aan haar kwade trouw. De Board wijst het beroep af.

73. In light of the above considerations, even though there is no evidence on file that proves that the CTM proprietor has had either a direct or indirect commercial relationship with Alexander Wang, as argued by the CTM proprietor, the facts and evidence provided allow the Board to establish a presumption of knowledge of use of the earlier sign by the CTM proprietor at the date of filing of the contested CTM application.

74. In fact, on the basis of the quite long-standing use of the earlier sign 'ALEXANDER WANG' in the fashion sector (at least five years, i.e. beginning 2007 - end 2011), the general knowledge in the economic sector concerned and the close proximity of the fashion-cosmetics sector, it cannot only be presumed, but can be considered more than probable, that the CTM proprietor had knowledge of the earlier sign (see, by analogy, 11/06/2009, C-259/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, §39).

Rechtbank Oost-Brabant 13 januari 2016, IEF 15612; ECLI:NL:RBOBR:2016:64 (Expertise en Taxatie handelsnamen)
Uitleg overeenkomst. Handelsnaam. Domeinnaam. Beeldmerk. Woordmerk. Eiseres en gedaagde hebben een koopovereenkomst gesloten waarbij gedaagde haar ondernemingen waarin schade-expertises plaatsvonden verkoopt aan eiseres. Met deze overdracht krijgt zij ook het recht om de handelsnaam [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise, met een beëindigingsmogelijkheid in het geval van negatieve effecten. Gedaagde behoudt haar andere onderneming waarin taxaties plaatsvinden. Zij deponeert bij het BBIE de beeldmerken [B] resp. [B] Taxatie met het onderschrift Taxatie en Expertise. Eiseres vordert een verklaring voor het recht dat het haar is toegestaan de handelsnamen [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise te gebruiken. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Rechter gaat over tot uitleg en oordeelt dat bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden het niet is komen vast te staan dat zich negatieve effecten hebben voorgedaan. Eiseres mag de handelsnamen (blijven) voeren.

4.1.3. Ingevolge het bepaalde in artikel 1 onder B van de Overeenkomst heeft [gedaagde] ten alle tijde het recht om het gebruik van de naam [A] in voormelde handelsnamen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] te beëindigen indien het verdere gebruik van de handelsnamen tot negatieve effecten voor [gedaagde] leidt. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Dit begrip is in de Overeenkomst niet nader toegelicht. De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan, anders dan [gedaagde] heeft gesteld, niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

4.1.4.    De omstandigheid dat in de Overeenkomst niet nader is omschreven wat in het verband van de beëindiging van het gebruik van de naam [A] onder ‘negatieve effecten’ moet worden verstaan, brengt volgens [gedaagde] mee dat daaronder dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Uit de tekst van de Overeenkomst, die door [gedaagde] is opgesteld zoals tussen partijen niet in geschil is, blijkt dat niet en [gedaagde] heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het de bedoeling van partijen was dat de onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Tegen die stelling van [gedaagde] spreekt bovendien dat in artikel 1 onder B van de Overeenkomst is bepaald dat [gedaagde] het recht tot beëindiging kan uitoefenen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] , welk overleg overigens onweersproken niet heeft plaatsgevonden. Dit komt er immers op neer dat [gedaagde] dat recht niet geheel zelfstandig kon uitoefenen. Volgens [eiseres] kwam het recht tot beëindiging van het gebruik van de naam [A] enkel aan [gedaagde] toe als [eiseres] ernstig met justitie in aanraking zou komen dan wel in staat van faillissement zou geraken. De heer [naam 4] , directeur van [gedaagde] , heeft daaromtrent ter comparitie verklaard dat hij navraag heeft gedaan bij degene die zijdens [gedaagde] bij de totstandkoming van de Overeenkomst waren betrokken, te weten [x] [naam 2] en [x] [A] , en dat deze personen hem hebben gezegd dat de negatieve effecten breder waren dan een faillissement of justitiële contacten, zonder dat aan hem daarbij is aangegeven hoeveel breder. Dat onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren, is kennelijk door genoemde personen niet bevestigd.

Er kan gelet op het voorgaande niet van worden uitgegaan dat met ‘negatieve effecten’ wordt gedoeld op enkel door [gedaagde] als zodanig ervaren effecten.

4.1.5. Voor wat betreft de door [gedaagde] ondervonden negatieve effecten heeft [gedaagde] gewezen op de omstandigheid dat de clientèle van [gedaagde] door de splitsing steeds vaker in verwarring kwam, hetgeen bleek uit verkeerd geadresseerde e-mails en andere correspondentie en overboeking van bedragen naar het rekeningnummer van het verkeerde [B] . Volgens [gedaagde] heeft de verwarring tussen [eiseres] en [gedaagde] een steeds negatiever effect op de dienstverlening door [gedaagde] en belemmert zij de verdere uitbouw van de onderneming van [gedaagde] . [gedaagde] heeft de verkeerd geadresseerde e-mails, correspondentie en overboekingen en de gestelde verwarring niet nader onderbouwd en evenmin heeft zij nader geadstrueerd in hoeverre dit tot negatieve effecten voor [gedaagde] heeft geleid.

Ter comparitie heeft [naam 4] voornoemd verklaard dat [gedaagde] enorme administratieve lasten en ICT-kosten had en dat [gedaagde] inkomsten misloopt als men bij het zoeken op internet naar [gedaagde] bij de onderneming van [eiseres] terecht kan komen, maar ook dit is door haar niet nader geconcretiseerd en onderbouwd.

4.1.6. Bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden ter onderbouwing van het standpunt van [gedaagde] dat zich negatieve effecten als bedoeld in de Overeenkomst voordoen, komt de rechtbank niet toe aan het opdragen van bewijs aan [gedaagde] . Het door [gedaagde] gedane bewijsaanbod wordt gepasseerd.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU, IEF 15588; C-617/15 (Hummel)
Procesrecht. Bevoegheid. Merkenrecht. Verzoekster is een in Denemarken gevestigde sportartikelenfabrikant en houdster van een internationaal beeldmerk. Zij klaagt verweersters (in VS gevestigde moedermaatschappij Nike Inc en de in Hilversum/NL gevestigde Nike Retail) aan wegens vermeende inbreuk op haar gemeenschapsmerk en vordert staking van de in- en uitvoer, promotie, enz van verweersters producten in de EU, respectievelijk Duitsland. Daarnaast vordert zij verwijdering dan wel vernietiging van eerder geleverde goederen en een schadevergoeding. Nike VS stelt dat de Duitse rechter niet bevoegd is, maar verzoekster meent dat op grond van Vo. 207/2009 de Duitse gerechten bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen. Volgens haar is het in Frankfurt/M gevestigde Nike Deutschland GmbH (Nike D), – een dochter van Nike NL – een ‘vestiging’ van Nike VS in de zin van de Vo. Nike VS betwist dat. De rechter gaat uit van bevoegdheid omdat Nike D een vestiging is van Nike VS in de zin van artikel 97, lid 1, van Vo. 207/2009. Hij wijst verzoeksters vordering echter af. Verzoekster gaat in beroep. Verweerster Nike VS blijft bij onbevoegdheid van de Duitse gerechten.

De verwijzende Duitse rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) gaat voor wat Nike D betreft ervan uit dat zij enkel als tussenpersoon bij uitvoer overeenkomsten fungeert (bijvoorbeeld beheer klantenservice). Zij heeft andere bestuurders dan Nike VS en Nike NL. In vacatures wordt Nike D aangemerkt als ‘DUI vestiging van Nike’. Hoe het begrip ‘vestiging’ in artikel 97, lid 1, van de Vo. 207/2009 moet worden uitgelegd is aar oordeel van de verwijzend rechter nog onvoldoende door het HvJEU verduidelijkt. In arrest C-154/11 heeft het HvJEU criteria opgesteld voor het begrip ‘vestiging’, en of het begrip eerder vanuit formeel oogpunt (hetgeen zelfstandige rechtspersonen zou uitsluiten), dan wel vanuit economisch oogpunt (hetgeen deze onder de concernonderdelen zou scharen) moet worden benaderd. De verwijzende rechter heeft eerder opgemerkt dat een moedermaatschappij haar nationale verkoopmaatschappij bij een uiteindelijk gezamenlijk concernoptreden op de markt op dezelfde wijze gebruikt als een vestiging, ongeacht of de laatste juridisch onafhankelijk is of niet.
Voor zover verzoekster subsidiair enkel een veroordeling vordert voor geheel DUI is de rechtssituatie opgehelderd in het arrest van het HvJEU C-360/12, maar voor het overige legt hij de volgende vraag voor aan het HvJEU:

“Onder welke omstandigheden moet een juridisch zelfstandige, in een lidstaat van de Unie gevestigde kleindochter van een onderneming, die zelf geen zetel heeft in de Unie, worden aangemerkt als „vestiging” van de onderneming in de zin van artikel 97, lid 1, van de [Gemeenschapsmerkenverordening] ?”

BBIE 26 november 2015, IEF 15567 (De Nachtwacht)
PS: Chiever zal wel een canvas ontvangen als waardering voor de ludieke actie. Beslissing ingezonden door Bas Kist, Chiever. Het Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE heeft geweigerd een afbeelding van de Nachtwacht als merk te registreren. De Nachtwacht zou als merk ‘te ingewikkeld’ zijn. Bovendien zal het niet ‘als merk worden opgevat’, aldus het BBIE in zijn brief van 26 november 2015:

De als merk gedeponeerde afbeelding - een weergave van het beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn (1606-1669) - is te ingewikkeld van aard om als teken in de zin van artikel 2.1. lid 1 BVIE te gelden. Bovendien zal het teken, voor zover het dat zou zijn, niet als merk ter onderscheiding van de herkomst van waren uit een bepaalde onderneming worden opgevat. Het mist derhalve ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11 lid 1 sub a. en b. BVIE [ PS: Als blijk van waardering voor de ludieke actie van uw cliënt, niettegenstaande de onderhavige voorlopige weigering, binnenkort een mooie canvas - uiteraard in neutrale verpakking - tegemoet zien]

Uw merk op canvas
De Nachtwacht is door merkenbureau Chiever gedeponeerd als reactie op de marketing-actie van het BBIE ‘Uw merk op canvas’. Iedereen die tussen september en november 2015 een merk deponeerde, krijgt van het BBIE een schilderij van dat merk cadeau op het moment van registratie. Een merkregistratie van de Nachtwacht zou voor Chiever dus een fraai schilderij van de Nachtwacht opleveren.

Bekend kunstwerk als merk
Echter, dat feest gaat nu voorlopig niet door. Chiever overweegt beroep aan te tekenen tegen de weigering. Niet omdat Chiever zo nodig die merkregistratie
of een schilderijtje wil hebben, maar om een principieel punt te maken: de Nachtwacht is toch in één oogopslag herkenbaar en kan zo een merkfunctie vervullen?

Rechtbank Den Haag 16 december 2015, IEF 15549; ECLI:NL:RBDHA:2015:14357 (ITT tegen Karl Dungs)
Uitspraak mede ingezonden door Muriel van den Hazenkamp, Bernhaege Advocaten. Domeinnaamrecht. Merkenrecht. ITT Controls heeft onder de domeinnaam dungs.nl meet- en regelapparatuur van het merk DUNGS aangeboden. Karl Dungs, is houder van merk DUNGS en eigenaar van dungs.com. Eiser meent ten onrechte dat de WIPO-Arbitrage de Oki Data-criteria onjuist toepast, omdat de andere producten met andere specificaties niet met de Dungs-producten concurreren. Een andere look and feel van de website kan de indruk van een commerciële band niet wegnemen; de disclaimer staat onderaan de site en zal niet onmiddellijk in het oog springen. Het gebruik van de domeinnaam is deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs. Vorderingen van ITT worden afgewezen.

5.7. Volgens [X] c.s. heeft de WIPO geschillenbeslechter daarbij de Oki Data-criteria onjuist toegepast, omdat de andere producten die [X] aanbood niet met de Dungs-producten concurreren. Van concurrerende producten is volgens [X] c.s. geen sprake omdat die andere producten andere specificaties hebben, zodat zij niet inwisselbaar zijn voor Dungs-producten en niet als reserveonderdeel van een Dungs-product gebruikt kunnen worden. In het verweerschrift in de WIPO procedure, heeft [X] slechts bestreden dat er op de in 3.5 beschreven pagina concurrerende producten werden aangeboden, zonder de in de vorige zin beschreven nadere motivering voor die betwisting. Dat verweer is in die procedure niet gevoerd. Reeds daarom is het feit dat de arbiter tot de slotsom is gekomen dat er op de website concurrerende producten werden aangeboden niet evident onjuist. Bovendien hebben [X] c.s. ter comparitie verklaard dat die andere producten wel dezelfde functionaliteit hebben als de Dungs-producten. Tegen deze feitelijke achtergrond is het oordeel van de WIPO geschillenbeslechter dat er sprake was van het aanbieden van concurrerende producten evenmin evident onjuist.

5.8. Volgens [X] c.s. heeft de WIPO geschillenbeslechter ook nagelaten om latere WIPO beslissingen waarin de Oki Data-criteria nader zouden zijn genuanceerd toe te passen. Ook die stelling kan niet tot de conclusie leiden dat de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is. [X] c.s. hebben ter comparitie geciteerd uit een beslissing met nummer D2004-0481, waarop [X] zich ook in de WIPO procedure heeft beroepen. Uit die beslissing zou volgens [X] c.s. volgen dat aan het vereiste “to sell only the trademarked goods” ook is voldaan, indien de links naar pagina’s op de website met andere producten duidelijk herkenbaar (“clearly designated links”) zijn. In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat het niet navolgen van een specifieke andere beslissing van WIPO geschillenbeslechting nog niet betekent dat de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is. [X] c.s. verliezen bij hun betoog bovendien uit het oog dat de door henzelf ter comparitie geciteerde jurisprudentie het voorbehoud maakt dat die links een klein deel van de website moeten innemen en dat de algemene indruk van de website er een blijft van een website die producten van de merkhouder aanbiedt. In de beslissing van 6 mei 2014 is overwogen dat er zowel bovenaan de pagina een link ‘Products’ en een link ‘Brands’ wordt geboden, als logo’s met links naar pagina’s met (deels) concurrerende producten aan de rechterzijde van de webpagina. Voorts wordt overwogen dat al die links verwijzen naar pagina’s van dezelfde website. Op grond daarvan concludeert de WIPO geschillenbeslechter dat het gebruik van de website niet plaatsvindt uitsluitend voor de verkoop van producten van de merkhouder, alsmede dat de links het relatief eenvoudig maken voor internetgebruikers om te switchen naar producten van andere aanbieders. Die beoordeling acht de rechtbank geenszins onbegrijpelijk en in lijn met de door [X] c.s. aangehaalde WIPO beslissingen. Immers, uit die beslissingen volgt dat het totaalbeeld van de website doorslaggevend is en uit de beslissing van 6 mei 2014 blijkt dat de WIPO geschillenbeslechter dat totaalbeeld aan zijn beoordeling ten grondslag heeft gelegd.

Merkinbreuk
5.13. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er een reële kans dat het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ bij het publiek de indruk wekt dat de onderneming van [X] c.s. een officiële wederverkoper van Karl Dungs is of anderszins een commerciële band heeft met Karl Dungs. Daarvoor is het volgende redengevend. De domeinnaam bestaat uitsluitend uit het Merk gevolgd door ‘.nl’. Het publiek is er aan gewend dat een website met een dergelijke domeinnaam wordt beheerd door of met toestemming van de merkhouder. Het feit dat [X] c.s. de handelsnaam ITT Controls gebruiken, die geen verband met Karl Dungs suggereert, neemt die indruk niet weg. Ook zelfstandige ondernemingen met afwijkende handelsnamen kunnen immers een commerciële band hebben met de merkhouder, bijvoorbeeld als distributeur. Dat de professionele consumenten van brandersystemen en brandermanagementapparatuur zouden weten dat daarvan in dit geval geen sprake is, hebben [X] c.s. onvoldoende onderbouwd. Ook het feit dat [X] c.s. een andere look and feel voor hun website gebruiken dan Karl Dungs doet, kan die indruk niet wegnemen. [X] c.s. hebben niet aannemelijk gemaakt dat de gemiddelde consument van de betreffende producten de look and feel van de website van Karl Dungs zo goed kent, dat die bij het bezoek van de website van [X] c.s. zal opmerken dat deze een andere look and feel heeft. Bovendien kunnen ook ondernemingen die een ander ontwerp voor hun website gebruiken, een commerciële band hebben met de merkhouder. Die andere look and feel kan de indruk van een commerciële band dus niet wegnemen.

5.14. Die indruk kan wel worden weggenomen als het relevante publiek in alle gevallen de disclaimer op de website van [X] c.s. zou lezen. Een niet te verwaarlozen deel van de bezoekers zal de betreffende disclaimer echter niet lezen, omdat die onderaan een lang stuk tekst is vermeld en daardoor niet onmiddellijk in het oog springt. De bezoeker die het wel leest is bovendien al op de website van [X] c.s. aangekomen, waardoor zij al een commercieel voordeel behalen met de aanvankelijk gewekte onjuiste indruk. Gelet op het voorgaande dient het gebruik van de domeinnaam te worden aangemerkt als deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs.