Rechtspraak  

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2015, IEF 14892; ECLI:NL:GHARL:2015:3034, (Weduwe Kopland tegen Stichting Het Kopland)
Uitspraak ingezonden door Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen. Onrechtmatige daad. Zie eerder IEF 13409. Eiseres heeft in hoger beroep haar gronden sterk gewijzigd. Dit staat eiseres in beginsel vrij en levert geen strijd op met artikel 111 Rv. Eiseres stelt hoofdzakelijk, als erfgename en rechtsopvolger onder algemene titel van Rutger van den Hoofdakker (pseudoniem: Kopland), dat de stichting door het adopteren van de naam Het Kopland heeft gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dat in het maatschappelijke verkeer bij vernoeming van een instelling naar een bekende persoon de norm is dat de nabestaande om toestemming moet worden gevraagd, wordt door het hof niet onderschreven. Terughoudendheid is daarnaast op zijn plaats omdat door het formuleren van een dergelijke algemene norm alsnog zou worden bereikt dat de naam (Rutger) Kopland de exclusieve bescherming van een merk toekomt.

Omvang van het hoger beroep, koerswijziging

2.4 [...] De grieven leggen het geschil in volle omvang ter beoordeling aan het hof voor. Lamberts heeft in hoger beroep haar gronden gewijzigd. [...]

2.5 [...] Het hof stelt voorop dat het hoger beroep mede ertoe strekt de appellerende partij de gelegenheid te bieden tot het verbeteren en aanvullen van hetgeen zij in eerste aanleg heeft gedaan of nagelaten. Het staat Lamberts daarom in beginsel vrij in hoger beroep een ander standpunt in te nemen dan zij in eerste aanleg heeft gedaan, ook als dat standpunt sterk afwijkt van eerder ingenomen standpunten. [...] [H]et hof [acht] deze wijze van procederen niet in strijd met artikel 111 Rv.

Negatieve reflexwerking artikel 2:19 BVIE

2.7 [...] Artikel 2.19 lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang, dat niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming kan inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1 lid 1 BVIE tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Artikel 2.19 lid 3 BVIE bepaalt vervolgens dat artikel 2.19 lid 1 BVIE het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd, onverlet laat om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken. Uit de samenhang van de artikelen 2.19 en 2.1 lid 1 BVIE volgt dat de gebruiker van een teken dat in de zin van het BVIE als merk moet worden beschouwd, geen bescherming toekomt tegen het gebruik daarvan, ook niet op basis van artikel 6:162 BW. Artikel 2.19 lid 1 BVIE laat niet toe dat langs de weg van artikel 6:162 BW eenzelfde bescherming wordt verkregen tegen handelingen die het merkrecht beoogt tegen te gaan, waaronder bijvoorbeeld het zonder toestemming van de rechthebbende aanhaken bij en het profiteren van de bekendheid van een teken (vgl. BenGH 23 oktober 2010, ECLI:NL:XX:2010:BP4851, Engels/Daewoo). De hier bedoelde negatieve reflexwerking geldt niet voor een teken dat ingevolge artikel 2 lid 1 BVIE niet als merk wordt beschouwd doordat het niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten.

2.8 Ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE worden alle (voor grafische voorstelling vatbare) tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden als merk beschouwd. Bij de beantwoording van de vraag of een teken de in artikel 2.1 lid 1 BVIE bedoelde onderscheidingsflinctie vervult, komt het aan op de opvattingen van het terzake relevante publiek, welke opvattingen door de wijze van het gebruik van het betrokken teken kunnen worden beïnvloed. Ingevolge vaste rechtspraak is niet vereist dat het in aanmerking komende publiek het teken als merk beschouwt, of dat het teken (door de betrokken onderneming) bewust als merk is gebruikt. Voldoende is dat het in aanmerking komende publiek door het gebruik dat van het teken is gemaakt er een onderscheidingsteken in ziet. (vgl. BenGH 16 december 1991, ECLI:NL:XX:1991:AD1556, Burberry's II en HvJEG, 24 juni 2004, ECLI:EU:C:2004:384, Heideiberger Bauchemie).

2.9 Naar het oordeel van het hof staat een pseudoniem in beginsel voor de naam van een auteur. In die zin geeft het de herkomst van een verhaal of een gedicht weer, zoals de Stichting stelt, maar daarmee is het nog geen herkomstaanduiding die wordt gebruikt ter onderscheiding van een boek of een gedicht. Het hof acht het in beginsel niet uitgesloten dat een pseudoniem met betrekking tot een boek of een gedicht door de context waarin het is gebruikt door het in aanmerking komende publiek tevens wordt gepercipieerd als teken ter onderscheiding van boeken en gedichten uit de ene onderneming van andere ondernemingen. Het hof is echter voorshands van oordeel dat het in aanmerking komende publiek door de wijze waarop het pseudoniem (Rutger) Kopland is gebmikt, te weten boven een gedicht en op het voorblad van een gedichtenbundel, die naam uitsluitend zal opvatten als de naam van de auteur. Dit zijn immers de gebruikelijke plaatsen om de naam van de auteur van een gedicht of een gedichtenbundel weer te geven. Dat de naam door de wijze waarop die is gebruikt voor het in aanmerking komende publiek bovendien de betekenis heeft van onderscheidingsteken, is gesteld noch gebleken. Naar het voorlopig oordeel van het hof wordt het pseudoniem (Rutger) Kopland dan ook niet als merk gebruikt. Om die reden faalt het beroep van de Stichting op artikel 2.19 BVIE. Het verweer dat Lamberts niet over een procesvolmacht beschikt, behoeft daarom geen bespreking meer.

Schending zorgvuldigheidsnorm?

2.12 Het hof komt daarmee toe aan de kern van de zaak, te weten de vraag of de Stichting, geheel afzonderlijk van enig recht van intellectuele eigendom of een daarmee op één lijn te stellen prestatie, door het adopteren van de naam Het Kopland voor haar stichting heeft gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, meer in het bijzonder in strijd met de zorgvuldigheid die zij in het maatschappelijk verkeer jegens Lamberts in acht heeft te nemen.

2.15 Het hof overweegt als volgt. Bij de beoordeling van de vraag of de Stichting door het adopteren van de naam Kopland jegens Lamberts in strijd heeft gehandeld met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid, komt het in essentie neer op een afweging van de door partijen concreet gestelde nonnen en belangen. Dat in het maatschappelijke verkeer bij vernoeming van een instelling naar een bekende persoon de norm is dat de nabestaande om toestemming moet worden gevraagd, wordt door het hof niet onderschreven. De algemene aanwijzing aan ambtenaren bij de vernoeming van straten in het handboek van de VNG is onvoldoende om een dergelijke algemene norm, die ook zou gelden voor niet (gemeentelijke) overheden of organisaties, aan te kunnen nemen.

Terughoudendheid is op zijn plaats omdat door het formuleren van een dergelijke algemene nonn alsnog zou worden bereikt dat de naam (Rutger) Kopland de exclusieve bescherming van een merk toekomt die de hiervoor onder 2.7 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen (vgl. HR 29 maart 2013, ECLI:NL:fIR:2013:BY8661). Dat er geen algemene norm is die voorschrijft dat een nabestaande bij een vernoeming naar de (bekende) overledene om toestemming moet worden gevraagd, sluit niet uit dat de Stichting in de concrete omstandigheden van deze zaak door zonder toestemming van Lamberts de naamswijziging door te zetten, onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van Lamberts en daardoor heeft gehandeld in strijd met de door de Stichting in acht te nemen zorgvuldigheid.

2.16 Naar het oordeel van het hof heeft Lamberts, zelfs indien bij wijze van veronderstelling moet worden aangenomen, zoals Lamberts onder grieven I en II betoogt, dat de bevolking van Groningen bij de naam "(Het) Kopland" onmiddellijk een verband legt met de dichter Kopland, onvoldoende concreet gemaakt dat door de vernoeming van de Stichting haar belangen zijn geschaad. [...]

2.18 Het enige concrete belang dat Lamberts stelt, is dat de naam van haar overleden echtgenoot door toedoen van de Stichting niet wordt verbonden aan een instelling van haar voorkeur, ahhans dat de kans daarop fors is afgenomen. Wat er van het laatste ook zij, het vernoemen van een instelling naar haar overleden echtgenoot heeft Lamberts echter niet in haar macht. Zij vernoemt niet, dat doen anderen eventueel. [...] Dat de naam door de Stichting als het ware "bezet" wordt gehouden, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien.

Lees hier de uitspraak (pdf / html)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 9 april 2014, IEF 14864; ECLI:NL:RBAMS:2015:2110 (Luizenklinieken tegen Hoofdluisvrij) 
Franchise. Begin 2012 is [eiseres] gestart met het opzetten van de Luizenkliniek franchise, met Hoofdluisvrij is een franchise-overeenkomst gesloten. Eiseres ontbindt deze overeenkomst vanwege schending geheimhouding en verbod op negatieve uitlatingen. Door een onderneming onder een andere naam voort te zetten, heeft gedaagde het non-concurrentiebeding geschonden en wordt haar verboden handelsnaam en andere elementen van de franchiseformule van de Luizenkliniek te staken.

2.14. Op 5 februari 2015 heeft [gedaagde] de volgende e-mail aan haar klanten verstuurd:
“Beste Klant,
Het afgelopen jaar heb ik u in de kliniek mogen ontvangen voor een behandeling, vandaar dat u nu mail van mij ontvangt.
De laatste 3 maanden is er veel gebeurd, 4 filialen van De Luizenkliniek zijn gedwongen te stoppen maar we hebben ons er niet zomaar bij neergelegd. (…) Met alle steun van Larada Sciences, die de provider is van het Airallé apparaat, hebben we een doorstart gemaakt.
Super trots presenteren wij dan ook onze nieuwe website www.hoofdluisvrij.nl (…) De behandelingen zijn nu aanzienlijk goedkoper en dat geldt ook voor onze producten!!! € 89,- in plaats van € 109,-/€ 119,- (…)
Mijn contactgegevens zijn ongewijzigd (…)”

4.4. De vordering strekt zoals gezegd onder meer tot nakoming van het overeengekomen non-concurrentiebeding. [gedaagde] voert als verweer dat de ontbinding van de Overeenkomst door [eiseres] niet rechtsgeldig is, omdat [eiseres] in strijd met de vereiste zorgvuldigheid heeft nagelaten om, voordat zij tot ontbinding overging, bij [gedaagde] te informeren of zij vóór verzending wist van de e-mail die [X] aan Larada zou sturen en of die e-mail haar instemming had. Ook heeft [eiseres] voorafgaand aan de ontbinding geen aanmaning verstuurd. [gedaagde] verbindt daaraan de conclusie dat het op de ontbinding gebaseerde bevel aan [gedaagde] om haar bedrijf te staken geen rechtsgevolgen heeft. [gedaagde] stelt geen andere keuze te hebben gehad dan haar onderneming onder een andere naam voort te zetten.

4.5. [gedaagde] miskent hiermee dat indien de Overeenkomst niet rechtsgeldig is ontbonden, zoals zij stelt, de rechten en verplichtingen zoals het non-concurrentiebeding onverkort van kracht blijven. Indien zij heeft willen aanvoeren dat zij in de beëindiging van de Overeenkomst heeft berust kan ook dat verweer haar niet baten. Het non-concurrentiebeding en de overige in artikel 12 en 13 van de Overeenkomst opgenomen verplichtingen gelden (ook) juist na afloop van de Overeenkomst.
Dat [gedaagde] feitelijk niet anders kon dan haar onderneming voort te zetten onder een andere naam, is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden.

De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt [gedaagde] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het non-concurrentiebeding ex artikel 12.2 van de Franchiseovereenkomst, direct dan wel indirect door middel van een (rechts)persoon waarover zij direct of indirect zeggenschap heeft, te staken en gestaakt te houden,

5.2. gebiedt [gedaagde] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, direct dan wel indirect door middel van een (rechts)persoon waarover zij direct of indirect zeggenschap heeft, ieder gebruik van de handelsnaam en van andere elementen van de franchiseformule van de Luizenkliniek te staken en gestaakt te houden,

Vzr. Rechtbank Overijssel 3 april 2015, IEF 14841; ECLI:NL:RBOVE:2015:1670 (Container Terminal Kampen tegen CTK)
Handelsnaamrecht. De kortgedingrechter verbiedt CTK c.s. om de handelsnaam van ROC “Container Terminal Kampen” dan wel “CTK” en vergelijkbare woord-/ lettercombinaties te gebruiken of te laten gebruiken, door in het bijzonder de website ctkampen.nl offline te zetten, alle relevante reclame-uitingen verwijderd te hebben op alle eigendommen/lease-/huurobjecten, waaronder de opstallen en de containerterminal-kraan aan de Oslokade te Kampen, alsmede alle andere uitingen van genoemde handelsnaam op gegevensdragers zoals briefpapier, e-mail, brochures en catalogi op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag met een maximum van 250.000 euro.

4.5. De voorzieningenrechter is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat ROC de naam “CTK/Container Terminal Kampen” in het handelsverkeer gebruikt en daarmee naar buiten is getreden nu in zowel de brief d.d. 13 november 2008, het e-mailbericht d.d. 27 januari 2011, de catalogi als op haar website de naam Container Terminal Kampen (CTK) staat vermeld.
Weliswaar hebben CTK c.s. ter zitting gesteld dat de brief en het e-mailbericht interne stukken zijn maar ROC heeft dit ter zitting gemotiveerd betwist. CTK c.s. hebben niet meer inhoudelijk gereageerd op de betwisting van ROC zodat de voorzieningenrechter het ervoor houdt dat CTK c.s. niet langer volharden in hun stelling.
Dit geldt temeer nu CTK c.s. evenmin hebben gereageerd op het ter zitting gedane aanbod van ROC om een groot aantal andere extern gerichte stukken over te leggen waarop de handelsnaam “Container Terminal Kampen (CTK)” vermeld zou staan.
Voorts hebben CTK c.s. ontkend dat de naam CTK op de website van ROC staat vermeld maar ook dat heeft ROC ter zitting gemotiveerd betwist, waarop CTK c.s. niet meer hebben gereageerd.
De stelling van CTK c.s. dat de naam “Container Terminal Kampen” louter als beschrijvende term en niet als handelsnaam zou moeten worden gezien, kan niet worden gevolgd, daar beschrijvende handelsnamen ook deugdelijke handelsnamen zijn, waarvoor bescherming kan worden ingeroepen. Bovendien voeren CTK c.s. deze naam zelf ook als handelsnaam.
Dat de naam ‘Container Terminal Kampen (CTK)’ op bepaalde plekken in kleine letters onder de handelsnaam ROC Kampen Explotatie B.V. is vermeld is onvoldoende om deze naam als louter beschrijvend te zien nu een onderneming ingevolge vaste jurisprudentie meer dan één handelsnaam kan voeren.
4.6. Op grond van het voorgaande moet worden geoordeeld dat de handelsnaam “CTK/Container Terminal Kampen” in strijd met artikel 5 Hnw wordt gevoerd door CTK c.s..


De voorzieningenrechter:
5.1. verbiedt CTK c.s. om na één week na betekening van dit vonnis de handelsnaam van ROC “Container Terminal Kampen” dan wel “CTK” en vergelijkbare woord-/ lettercombinaties te gebruiken of te laten gebruiken, door in het bijzonder de website ctkampen.nl offline te zetten, alle relevante reclame-uitingen verwijderd te hebben op alle eigendommen/lease-/huurobjecten, waaronder de opstallen en de containerterminal-kraan aan de Oslokade te Kampen, alsmede alle andere uitingen van genoemde handelsnaam op gegevensdragers zoals briefpapier, e-mail, brochures en catalogi;

Rechtbank Noord-Nederland 1 april 2015, IEF 14840; ECLI:NL:RBNNE:2015:1655 (Direct ICT tegen ICT-Direct)

Handelsnaamrecht. Afwijzing. Direct ICT is een onderneming die zich sinds 2004 bezighoudt met de ontwikkeling en het produceren van maatwerksoftware, (kantoor)automatisering, webdesign. [A] is naast zijn studie in 2012 een onderneming in verkoop en reparaties van computers gestart onder de naam 'ICT-Direct'. Aan het eerdere gebruik van de woordcombinatie 'Direct' en 'ICT' kan eiser geen zwaarwegende rechten ontlenen. Door gebruik te maken van deze in de computerbranche niet ongebruikelijke termen heeft zij het risico genomen dat anderen in de markt dit ook konden gebruiken. Bovendien verschillen de handelsnamen van elkaar door de volgorde van de woorden en doordat ICT-Direct in haar handelsnaam een liggend streepje gebruikt. Vordering wordt afgewezen.

4.5. De rechtbank stelt allereerst vast dat in het onderhavige geval sprake is van sterk op elkaar lijkende handelsnamen. In beide handelsnamen komen het woord 'Direct' en de afkorting 'ICT' voor. Daarmee is echter niet gezegd dat Direct ICT voor bescherming op grond van de Handelsnaamwet in aanmerking komt. Het gaat hier naar het oordeel van de rechtbank namelijk om een combinatie van louter beschrijvende aanduidingen van de aard van de betreffende ondernemingen. Zij houden zich immers allebei bezig met rechtstreekse (directe) dienstverlening aan zakelijke dan wel particulieren klanten op het gebied van informatie- en communicatie technologie (ICT). Volgens vaste rechtspraak mogen louter beschrijvende aanduidingen niet worden gemonopoliseerd. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat Direct ICT aan het eerdere gebruik van de combinatie 'Direct' en 'ICT' geen zwaarwegende rechten kan ontlenen. Door gebruik te maken van deze in de computerbranche niet ongebruikelijke termen heeft Direct ICT het risico genomen dat andere partijen in de markt hiervan ook gebruik zouden kunnen gaan maken.

4.6. De rechtbank voegt hier nog het volgende aan toe. Ter zitting is voldoende vast komen te staan dat beide ondernemingen op ruime afstand van elkaar zijn gevestigd (meer dan 100 kilometer), dat zij grotendeels een verschillende doelgroep bedienen en dat zij wat voor betreft hun activiteiten wezenlijk van elkaar verschillen. Zo houdt [A] zich voornamelijk bezig met verkoop en reparatie van computers aan particulieren en bestaat de corebusiness van Direct ICT veel meer uit het bieden van volledige dienstverlening aan bedrijven op het gebied van computers en internet, inclusief webdesign en programmeren. Bovendien verschillen de handelsnamen van elkaar door de volgorde van de woorden en doordat ICT-Direct in haar handelsnaam een liggend streepje gebruikt. Dit gevoegd bij het feit dat Direct ICT - zoals door haar ter zitting is erkend - momenteel feitelijk niet of nauwelijks overlast ondervindt van het bedrijf van [A], maakt dat hoe dan ook niet aannemelijk is geworden dat gevaar is te duchten voor verwarring.

4.7. De rechtbank komt gelet op het vorenstaande tot de slotsom dat de vordering van Direct ICT moet worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Overijssel 17 maart 2015, IEF 14821; ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 (TAXIMAXX)
Handelsnaamrecht. Contractenrecht. Partijen hebben een overeenkomst tot overname handelsnaam, domeinnaam en telefoonnummer TAXIMAXX(.nl) geldig vanaf 1 november 2013. Na deze datum wordt door gedaagde conservatoir beslag gelegd op 4 voertuigen die eiser in huurkoop van gedaagde zou verkrijgen. Er volgt opheffing van de bewaring, verlening medewerking contractsoverneming en staking gebruik handelsnaam.

4.16 Voor toewijzing van een verbod tot het voeren van een handelsnaam in kort geding dient voorshands voldoende aannemelijk te zijn dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de partij aan wie dit verbod moet worden opgelegd, de handelsnaam onrechtmatig voert. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat dat het geval is.
Zoals uit de hiervoor onder r.o. 2.2 geciteerde passage blijkt, zijn partijen in de overeenkomst van 12 oktober 2013 expliciet overeengekomen dat eisers per 1 november 2013 de handelsnaam TAXIMAXX overneemt. Deze bewoordingen zijn duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dat niet de gehele onderneming is verkocht maar onderdelen daarvan, zoals [gedaagde] heeft betoogd, is -wat hier ook van zij- in dit kader niet relevant. De handelsnaam is immers in de overeenkomst ongeclausuleerd overgedragen. Ook is in de overeenkomst expliciet bepaald dat [gedaagde] voor zijn verdere vervoersaktiviteiten de vergunning Taximaxx om zal laten zetten naar een nader te bepalen naam. Nu eisers naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorts voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat [gedaagde] na 1 november 2013 gebruik is blijven maken van de handelsnaam “ Taximaxx” zal de gevorderde voorlopige voorziening worden toegewezen, met dien verstande dat de voorzieningenrechter een termijn van twee dagen na betekening van dit vonnis redelijk voorkomt.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 20 maart 2015, IEF 14810; ECLI:NL:RBAMS:2015:1783 (Magic of Motown tegen DG Theater)
Uitspraak ingezonden door Diederik Donk, The Legal Group – Intellectueel Eigendom Advocaten. Eiser organiseert sinds 1991 shows met soulmuziek onder de naam 'Magic of Motown' en registreert in 2009 magicofmotown.nl en in 2015 een beeldmerk. Gedaagde produceert in 2015 de theatertour 'Magic of Motown - The REACH OUT Tour'. Eiser vordert staking op grond van 5 Hnw en 6:162 BW. DG Theater gebruikt de aanduiding niet als handelsnaam, de titel ziet duidelijk op de naam van de voorstelling die niet als onderneming is aan te merken. Het is ook onvoldoende aannemelijk dat het handelen onrechtmatig is.

4.3. DG Theater heeft betwist dat zij de aanduiding ‘Magic of Motown’ gebruikt als handelsnaam. Voorop wordt gesteld dat een handelsnaam, gelet op artikel 1 Hnw, de naam is waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Van een onderneming in de zin van de Hnw is sprake indien in georganiseerd verband wordt opgetreden met het oogmerk om materieel voordeel te behalen.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan voorshands geen sprake. DG Theater produceert een theatershow met de naam ‘Magic of Motown – The REACH OUT Tour’ met voorstellingen in de Nederlandse theaters in de periode van 24 februari 2015 tot en met 5 april 2015. Deze tournee is maar één van de ongeveer 30 verschillende theatershows die zij jaarlijks produceert. Dat DG Theater de naam als aanduiding van haar onderneming gebruikt is niet aannemelijk geworden. Uit de door [eiser] in het geding gebrachte producties blijkt eerder het tegendeel. DG Theater maakt voor de kaartverkoop gebruik van de domeinnaam www.dgtheater.nl. Op die website is duidelijk het logo van DG Theater te zien. ‘Magic of Motown – The REACH OUT Tour’ wordt genoemd als een van de vele shows die door haar worden geproduceerd. Ook op de website www.wereldtheater.com wordt de show ‘Magic of Motown – The REACH OUT Tour’ gepresenteerd onder het kopje ‘voorstellingen’, en onder het kopje ‘over ons’ is vermeld dat de website een gezamenlijk initiatief is van verschillende producenten, waaronder DG Theater. Ook het feit dat DG Theater met de titel ‘Magic of Motown’ reclame heeft gemaakt – voor zover dat al kan worden aangenomen – is niet voldoende voor het aannemen van gebruik als handelsnaam. De titel ziet immers duidelijk op de naam van een voorstelling. Voor zover [eiser] nog heeft gesteld dat een voorstelling als een onderneming is aan te merken omdat in georganiseerd verband wordt opgetreden met het oogmerk om materieel voordeel te behalen gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij. Van belang is welke indruk het relevante publiek heeft, en gelet op al het voorgaande is onvoldoende aannemelijk geworden dat het publiek de naam van de voorstelling zal vereenzelvigen met de onderneming die daarachter zit. Aan het vereiste gebruik van een handelsnaam door DG Theater is dus niet voldaan, zodat van een inbreuk op grond van artikel 5 Hnw geen sprake kan zijn.

Onrechtmatige daad
4.4. [eiser] heeft subsidiair gesteld dat DG Theater op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) kan worden verboden de naam ‘Magic of Motown – The Reach Out Tour’ te gebruiken. Bij de beoordeling daarvan is in de eerste plaats van belang de vraag of [eiser] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij een oudere handelsnaam heeft, nu DG Theater dat heeft betwist. De voorzieningenrechter is van oordeel dat voorshands voldoende aannemelijk is dat [eiser] ‘Magic of Motown’ vanaf 2009 als handelsnaam gebruikt. Weliswaar heeft ‘Magic of Motown’, net als in het geval van DG Theater, betrekking op een show, maar anders dan DG Theater gebruikt [eiser] ook de domeinnaam www.magicofmotown.nl, met het bijbehorende e-mailadres, hetgeen een sterke aanwijzing vormt voor het gebruik als handelsnaam. Een domeinnaam zal immers door het relevante publiek vaak als handelsnaam worden beschouwd. Voorts staat de naam ‘Magic of Motown’ prominent in beeld op alle pagina’s van de website, zodat ook daaruit valt af te leiden dat [eiser] onder die naam naar buiten treedt. Hij presenteert zich bovendien onder die naam op sociale media en op zijn visitekaartje. Voorshands is daarmee voldoende aannemelijk dat [eiser] ‘Magic of Motown’ vanaf 2009 (het moment van registratie van de domeinnaam) als handelsnaam gebruikt.

4.5. Vervolgens is de vraag aan de orde of DG Theater met het gebruik van de naam ‘Magic of Motown’ onrechtmatig handelt jegens [eiser].
Uit de jurisprudentie blijkt dat het gebruik op zich van de naam of het teken niet onrechtmatig is. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat DG Theater onrechtmatig handelt jegens [eiser]. DG Theater heeft de rechten voor het produceren en ten tonele brengen van de show verworven van de buitenlandse rechthebbende, die de show al jaren onder die naam buiten Nederland exploiteert. Dat DG Theater daarbij bewust heeft willen aanhaken bij of heeft willen profiteren van de handelsnaam van [eiser] is in het geheel niet gebleken. Bovendien had [eiser] op het moment dat DG Theater begon met de voorbereidingen voor haar theatertour de naam ‘Magic of Motown’ niet ingeschreven in het handelsregister. Weliswaar is het handelsregister niet altijd bepalend voor het gebruik als handelsnaam, maar indien [eiser] zich wil beroepen op zijn handelsnaamrechten ligt het op zijn weg om ervoor te zorgen dat het voor derden duidelijk is welke handelsnaam hij gebruikt. Aan de stelling van [eiser] dat DG Theater eerst had moeten googelen voordat zij met haar theatertour van start ging en dat zij dan had kunnen zien dat [eiser] de naam ‘Magic of Motown’ gebruikte gaat de voorzieningenrechter voorbij. Het enkele gebruik van die naam met een ‘hit’ in Google tot gevolg schept niet zonder meer rechten. Daarbij komt dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter de ‘diensten’ die beide partijen leveren te zeer van elkaar verschillen om aan te nemen dat verwarring, zo die optreedt, lijdt tot schade aan de zijde van [eiser].
[eiser] biedt soulshows op maat en op bestelling, voor bedrijfs- of andere besloten feesten. DG Theater biedt gedurende zes weken een openbare ‘kant-en-klare’ theatershow, in verschillende theaters in Nederland, waar het publiek per voorstelling een kaartje voor kan kopen. Op de website van [eiser] is vermeld dat er ‘op dit moment geen openbare optredens’ zijn gepland. Dat [eiser] openbare optredens verzorgt in of omstreeks de periode dat DG Theater haar voorstellingen heeft is derhalve niet aannemelijk. Partijen richten zich ieder op een eigen publiek. Daarmee is niet voldaan aan het criterium van verwarringsgevaar zoals genoemd in artikel 5 Hnw, zodat ook daarin geen bijkomende omstandigheid kan worden gevonden die onrechtmatig handelen oplevert.
Andere bijkomende omstandigheden zijn niet gesteld of gebleken, zodat de conclusie is dat voorshands niet kan worden aangenomen dat DG Theater onrechtmatig handelt jegens [eiser]. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Rotterdam 20 maart 2015, IEF 14785; ECLI:NL:RBROT:2015:2166 (Soho tegen gedaagde)
Uitspraak ingezonden door Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen. Handelsnaamrecht. Soho organiseert jaarlijks een muziekfestival ter viering van Koninginnedag, thans Koningsdag onder de naar Sohoranje/S'Oranje. Gedaagde heeft meegewerkt aan de organisatie en promotie en heeft de domeinnaam soranje.nl/.com en Facebookaccount S'Oranje geregistreerd. Uit de stukken blijkt de intentie om in 3 jaar te groeien naar een volwaardige partnership, maar dat is onvoldoende om aan de onderneming in oprichting het handelsnaamrecht van S’Oranje toe te schrijven. Soho vordert met succes de domeinnamen en Facebook-pagina op.

4.7. Uit de stukken en het verhandelde ter terechtzitting is gebleken dat S en C intensief met elkaar hebben samengewerkt ten behoeve van de organisatie van het festival S'Oranje' aan het Plein te Rotterdam in 2014. Naast het geven van organisatorische input zagen de werkzaamheden van C onder meer) op het nader invulling geven aan het muzikale gedeelte van het festival en het verrichten van promotieactiviteiten via Internet. Dat dit allen onder de vlag van een gezamenlijke onderneming in oprichting, dan wel een partnership van S en C is gebeurd is voorshands niet aannemelijk geworden. De benodigde vergunning, de contracten en de facturen ten behoeve van het festival staan allen op naam van Soho Rotterdam en ter terechtzitting heeft Soho Rotterdam onbetwist gesteld dat de productiekosten voor het festival valledig voor naar rekening zijn gekomen. hoewel uit de stukken genoegzaam blijkt dat partijen de intentie hadden om in een periode van 3 jaar toe te groeien Haar een volwaardig partnership met gelijke rechten en plichten, is dit onvoldoende om, daarop vooruitlopend, aan die nog op te richten onderneming het handelsnaamrecht op de naam S'Oranje toe te kunnen schrijven. Daar zij aan toegevoegd dat er blijkbaar nog geen enkele formele stap was gezet om vorm te (gaan) geven aan een gezamenlijke onderneming, Welke gezamenlijke onderneming, zo valt uit de uitlatingen van partijen of te Leiden, er ook niet meer lijkt te gaan komen. Er is dus geen entiteit (of rechtspersoon) aan wie het recht op het voeren handelsnaam zou kunnen toekomen. De vraag die dan moet worden beantwoord of het recht op die handelsnaam toekomt aan Soho Rotterdam of aan C.
4.8. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat gelet op de hiervoor onder 4.7 beschreven gang van zaken, maar ook gelet op de geschiedenis van het festival zoals beschreven in 2.3 in welk kader de voorzieningenrechter overweegt dat de namen van de festivals vooralsnog wel degelijk verband met elkaar lijken te houden, aannemelijk is dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat de handelsnaam S'Oranje toekomt aan Soho Rotterdam. C kan zich haar voorlopig oordeel niet beroepen op een ouder recht op de handelsnaam.(...)
Ten slotte wordt hierbij nog in aanmerking genomen dat C ter zitting heeft aangegeven niet zelf van plan te zijn onder de handelsnaam zelf een festival te gaan registreren. Dat C mogelijk de naam S'Oranje in zijn voor Soho Rotterdam uitgevoerde werkzaamheden heeft bedacht, hetgeen door Soho Rotterdam wordt betwist, maakt dit niet anders. Datzelfde geldt voor een belangenafweging. Op het punt van de verbroken samenwerking kan, zonder financiële stukken, niet worden vastgesteld of Soho Rotterdam de gemaakte afspraak voor het eerste jaar (de winstverdeling) correct is nagekomen. Wat wel vaststaat is dat er een betaling aan C is gedaan. Daar staat tegenover dot C ten aanzien van zijn investeringsverplichting voor het tweede jaar heeft verklaard dot zijn jarenlange ervaring zijn investering zou zijn. Dat lijkt niet een investering die in de voorgenomen afspraken tussen partijen is neergelegd, zodat aangenomen met worden dot C zijn verplichtingen voor het tweede jaar niet zou gaan nakomen. Die tekortkoming lijkt omvangrijker don de, nog nader vast te stellen, tekortkoming van Soho Rotterdam op het punt van de winstverdeling.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Gelderland 3 maart 2015, IEF 14772; ECLI:NL:RBGEL:2015:1837 (Parick advocatuur tegen Parck advocatuur)
Handelsnaamrecht. Van de jongere handelsnaam Parck advocatuur kan verwarring te duchten zijn met de oudere handelsnaam Parick advocatuur. Zowel visueel, auditief als begripsmatig wijkt Parck advocatuur slechts in geringe mate af van Parick advocatuur. Daarbij betreft het in beide gevallen een advocatenkantoor dat in het centrum van Apeldoorn is gevestigd, dichtbij het (Oranje)park. Voorzieningenrechter gebiedt Parck de inbreuk op de handelsnaam Parick adovcatuur te staken en de domeinnaam over te dragen.

4.8. In het kader van het bovenstaande oordeelt de voorzieningenrechter dat de beide handelsnamen, Parick advocatuur en Parck advocatuur, in visueel opzicht dicht tegen elkaar aanliggen. De beide namen verschillen slechts van elkaar door één letter, de letter ‘i’, in het midden van de naam Parick, waardoor die niet echt opvalt. De visuele gelijkenis wordt verder versterkt omdat in beide namen het achtervoegsel ‘advocatuur’ wordt gebruikt.

4.9. Ook auditief en grammaticaal hebben de namen veel gelijkenis. Weliswaar bestaat de naam Parick uit twee lettergrepen en de naam Parck uit maar één lettergreep, desondanks valt niet uit te sluiten dat de namen min of meer op dezelfde manier worden uitgesproken. Enerzijds omdat woorden die bestaan uit één lettergreep nog al eens worden uitgesproken alsof er twee lettergrepen zijn, door een extra klinker uit te spreken, zoals bij melk, vork en hark, die ook wel worden uitgesproken als “melluk”, “vorruk” en “harruk”, waarbij de extra uitgesproken klinker, niet als een duidelijke “u” wordt uitgesproken, maar meer binnensmonds wordt uitgesproken, waardoor die een beetje een “i” klank krijgt. Zo kan het woord Parck dus gemakkelijk klinken als het woord Parick. Anderzijds omdat indien het woord Parick wat slordig wordt uitgesproken, de “i” klank niet erg opvalt. Aldus wijkt de uitspraak van het woord Parck niet veel af van de uitspraak van het woord Parick.

4.10. Verder kunnen de woorden Parick en Parck begripsmatig tot verwarring leiden. Niet in geschil is dat Parick op zichzelf geen betekenis heeft. Het is (onderdeel van) een familienaam. Parck daarentegen verwijst naar het woord ‘park’, zoals Parck ter zitting heeft verklaard, omdat haar kantoor is gevestigd in de directe nabijheid van het Oranjepark in Apeldoorn. Verder heeft zij niet-weersproken gesteld dat in Apeldoorn het Oranjepark algemeen bekend staat als ‘het park’. Door het toevoegsel ‘advocatuur’ in de handelsnaam Parck advocaten, zal het publiek in Apeldoorn dan ook begrijpen dat het gaat om een advocatenkantoor bij het Oranjepark.

4.11. Juist omdat Parick als zodanig niets betekent, maar visueel en auditief wel gelijkenis heeft met Parck, dat verwijst naar een park, en in beide handelsnamen het toevoegsel advocatuur voorkomt, valt te duchten dat het publiek ook Parick associeert met een advocatenkantoor bij het park en aldus de beide ondernemingen met elkaar verwart. Daarbij komt dat beide kantoren, niet weersproken, op korte afstand van elkaar liggen in het centrum van Apeldoorn waar ook het Oranjepark ligt.

Hof 's-Hertogenbosch 12 maart 2015, IEF 14752; ECLI:NL:GHSHE:2015:861 (Massage-regiosite)
Uitspraak mede ingezonden door Irene de Jonge, BRight Advocaten. Handelsnaamrecht. Ex nunc. Het hof dient gewraakte handelsnaamgebruik ex nunc te toetsen, naar de huidige stand van zaken. De website maakt voldoende duidelijk dat hier sprake is van schoonheidsspecialiste en masseuse-diensten aangeboden door geïntimeerde en niet door een ander. De site gaat om de mogelijkheid een massage te krijgen in de regio, er wordt niet gesuggereerd dat er verbondenheid zou zijn met het bedrijf van appellante. Het hof vernietigt de kantonrechtersbeschikking in haar geheel, en wijst het gewenste verbod van gebruik van de door appellante gewraakte handelsnamen af.

3.3. Tussen partijen is in hoger beroep in confesso dat enkel het voeren van een domeinnaam niet aan te merken is als het voeren van een handelsnaam. Een domeinnaam als zodanig is in feite uitsluitend een adres van de domeinnaamhouder.
Wanneer evenwel de domeinnaamhouder de domeinnaam, dan wel het relevante deel ervan (dus zonder extensie als ‘.nl’ of ‘.com’) ook gaat gebruiken als aanduiding voor zijn bedrijfsactiviteiten (of deel ervan), dan verschiet de domeinnaam van kleur en wordt tevens een handelsnaam (vergelijk Hof Amsterdam 19 oktober 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6080). Van een dergelijk gebruik is sprake indien in communicatie richting het publiek, waaronder de (potentiële) klanten de aanduiding ook wordt gebruikt ten behoeve van de aanduiding van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld op een website waar (potentiële) klanten informatie kunnen inwinnen.
Tot slot merkt het hof ter inleiding nog op dat de beoordeling “ex nunc” dient plaats te vinden, derhalve op het moment van de uitspraak van het hof.

3.10.
In het beroepschrift maakt [appellante] ten aanzien van haar verzoek weinig onderscheid tussen [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2]. Ten aanzien van [geïntimeerde 2] wordt in het beroepschrift aangevoerd dat [geïntimeerde 2] door zijn handelen, te weten het blijven verlenen van gebruiksrechten van domeinnamen, bewust inbreuk maakt op de handelsnamen van [appellante]. Desgevraagd ter zitting in hoger beroep is door [appellante] aangegeven dat [geïntimeerde 2] weliswaar geen handelsnamen voert die toekomen aan [appellante], ook niet in de domeinnamen, maar dat hij deze domeinnamen wel verhuurt aan [geïntimeerde 1] en dat het verzoek ex artikel 6 Handelsnaamwet daarmee ook jegens [geïntimeerde 2] ontvankelijk is.

3.13.2.
Aangezien het hof de vraag naar het door [appellante] gewraakte handelsnaamgebruik van “[handelsnaam 1]” door [geïntimeerde 1] ex nunc dient te toetsen, derhalve naar de huidige stand van zaken, is het hof van oordeel dat de tekst op de website behorend bij domeinnaam [domeinnaam 1] voldoende duidelijk maakt dat hier sprake is van diensten (schoonheidsspecialiste en masseuse) aangeboden door [roepnaam van geintimeerde 1], en niet door enige andere dienstverlener. Van onoorbaar handelsnaamgebruik door [geïntimeerde 1] van de aanduiding “[handelsnaam 1]” is naar het oordeel van het hof thans geen sprake. De website maakt voldoende duidelijk dat het op de website gaat om de mogelijkheid massage te krijgen in de regio [regio 1], hetgeen als omschrijving van aan te bieden diensten is toegestaan. Er wordt op geen enkele wijze gesuggereerd dat er een verbondenheid zou zijn met het bedrijf van [appellante]. Het is aanstonds duidelijk dat de website het bedrijf van [roepnaam van geintimeerde 1] (zijnde [geïntimeerde 1]) betreft, zodat van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw geen sprake is.
Door [appellante] is zelf gesteld dat het gebruik van een beschrijvende handelsnaam als zoekterm op internet (Google) door de gerechtigde op een dergelijke handelsnaam niet kan worden tegengegaan, en dat het haar daar ook niet om te doen is. Het hof deelt deze benadering dat met de keuze voor en het gebruik van een beschrijvende handelsnaam de taal in beginsel niet gemonopoliseerd kan worden, zodat ook de toelichting niet tot het oordeel kan leiden dat sprake is van ontoelaatbaar handelsnaamgebruik door [geïntimeerde 1].
De grieven 1 en 2 worden verworpen.

Oude versie
3.16.1.
Naar het oordeel van het hof is op de hierboven genoemde websites thans geen sprake van ongeoorloofd handelsnaamgebruik door de aanduidingen waar [geïntimeerde 1] - klaarblijkelijk aansluiting zoekend bij haar voornaam [roepnaam van geintimeerde 1] - zich van bedient.
Dit wil echter niet zeggen dat in het verleden geen sprake van inbreuk is geweest, waarbij het hof in het bijzonder verwijst naar de deels hierboven onder 3.12. weergegeven door [appellante] overgelegde uitdraaien betreffende [handelsnaam 1], alsook andere uitdraaien als overgelegd.

Rechtbank Gelderland 20 februari 2015, IEF 14720; ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 (Hollands Glorie tegen Kenco)
Handelsnaamrecht. Eiser gebruikt de handelsnaam "Hollands Glorie" voor detailhandel en groothandel in bloemen, planten en kweekartikelen. Hij registreert het beeldmerk URBAN GREEN STORE voor 'urban gardening' en gebruikt de website www.urbangreenshop.nl. Gedaagde heeft zijn onderneming 'urban green store Apeldoorn' ingebracht in Kenco; onder www.urban-greenstore.nl wordt een webshop gevoerd. Een onderneming kan ook met twee of meer handelsnamen aan handelsverkeer deelnemen. Verwarringsgevaar. Kenco dient de handelsnaam zowel offline als online te staken.

4.4. Kenco heeft niet betoogd dat de naam Urban Green Store te weinig onderscheidend is, daarom zal ervan worden uitgegaan dat Urban Green Store wel als handelsnaam kan dienen. Gelet op de gemotiveerde betwisting door Kenco is de eerste vraag die hier voorligt of [eiser] vóór 29 oktober 2014 onder de naam Urban Green Store aan het handelsverkeer heeft deelgenomen. Daarbij staat voorop dat het in beginsel mogelijk is dat een onderneming, al dan niet voor dezelfde producten, onder twee of meer handelsnamen aan het handelsverkeer deelneemt.

4.6. (...) Als het publiek via de knop ‘bestel’ op de website www.hollands-glorie.net aankomt, dan ziet men aan de rechterbovenkant van deze website ook de naam Urban Green Shop vermeld staan. Daarin ligt de aanwijzing besloten dat ook de website van Hollands Glorie mede onder de naam Urban Green Shop gedreven wordt. Het is dan ook niet aannemelijk dat [eiser], gelijk Kenco heeft betoogd, met de bewoordingen Urban Green Shop alleen maar een concept, een branche, een kweeksysteem of een beleving wil aanduiden. Te meer niet nu een letterlijke vertaling van deze woorden in het Nederlands (Stads Groen Winkel) verwijst naar een naam waaronder een bedrijf kan worden geëxploiteerd.

4.7. Verder is aannemelijk dat verwarring wel te duchten is. Hoewel de ondernemingen niet in elkaars directe nabijheid gevestigd zijn (Lelystad en Apeldoorn), hebben beide ondernemingen ook een webshop waarmee zij een landelijk bereik hebben. Kenco hanteert een -op het streepje na - identieke domeinnaam voor soortgelijk waren en diensten als [eiser], waardoor het aannemelijk is dat verwarring bij het publiek te duchten is. Ook neemt Kenco terzake de urban greenstore Apeldoorn met de toevoeging Apeldoorn, onvoldoende afstand van de handelsnaam van [eiser]. Kenco zal op grond van het voorgaande dan ook het gebruik van de op de handelsnaam van [eiser] gelijkende handelsnamen moeten staken omdat dit gebruik in strijd is met het eerdere gebruik van de handelsnaam door [eiser]. De vorderingen van [eiser] die gebaseerd zijn op de inbreuk op het handelsnaamrecht van [eiser] zullen dan ook worden toegewezen.

Op andere blogs:
DomJur