Merkenrecht  

HR Conclusie A-G 30 oktober 2020, IEF 19546; ECLI:NL:PHR:2020:1011 (Hennessy tegen LB11) Is er sprake van uitputting van de merkrechten van Hennessy c.s. van door hen in de EER verkochte en onder douanestatus T2 (dus goederen met een communautaire status) geleverde producten, die bestemd waren voor de Afrikaanse markt en daartoe zijn geleverd aan tussenpersonenkopers gevestigd buiten de EER, maar vervolgens onder opvolgende verkrijger LB11 zijn beslagen, die deze producten binnen de EER verhandelt?

HvJ EU 22 oktober 2020, IEF 19533, IEFbe 3141; ECLI:EU:C:2020:854 (Ferrari) Merkenrecht. Ferrari produceerde in de jaren tachtig en negentig sportwagens onder de naam Testarossa. Het Landgericht Düsseldof heeft de doorhaling gelast van de Testarossa-merken, omdat Ferrari geen normaal gebruik meer van deze merken zou maken. Ferrari heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, omdat Ferrari tweedehandsauto’s verkoopt die zijn voorzien van dit merk en nog steeds onderhoudsdiensten levert voor de Testarossa. Dit leidde tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU, over de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’. Art. 12 lid 1 Richtlijn 2008/95 EG moet aldus worden uitgelegd dat van een merk ook normaal gebruik wordt gemaakt, wanneer de houder tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht en wanneer de houder bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk verkochte waren.

Het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom lijkt een streep te hebben gezet door de merkenactiviteiten van zelfbenoemd serie-ondernemer Michael Gleissner. In haar uitspraak van 20 oktober jl. oordeelt het Bureau dat de merkaanvraag van Gleissner te kwader trouw is verricht en om die reden nietig wordt verklaard. En die uitspraak legt een bom onder alle merkinschrijvingen waar Gleissner achter zit. En dat zijn er in de Benelux al ruim 570 (!), wat ook bleek uit ons eerder gepubliceerde onderzoek.

Gleissner had via een van zijn bekendste depotondernemingen, CKL Holdings NV, een merkaanvraag ingediend (en een inschrijving gekregen) voor het merk ONEWORLD. Datzelfde merk wordt door Oneworld Alliance LLC gebruikt voor een wereldwijde vliegtuigalliantie van 13 maatschappijen waaronder British Airways en Iberia. Uit de uitspraak blijkt dat CKL eerst de bestaande merkinschrijvingen van Oneworld Alliance heeft aangevallen op basis van niet-gebruik en tegelijkertijd een eigen aanvraag heeft gedaan voor het merk, waarmee een later hersteldepot van Oneworld Alliance dus altijd later in rang zou zijn.

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 oktober 2020, IEF 19526; ECLI:NL:RBDHA:2020:10708 (FKP tegen HVY en Russische Federatie) Kort geding. Opheffing van het executoriaal beslag dat de aandeelhouders van Yukos ter uitwinning van arbitrale veroordelingen tegen de Russische Federatie hebben gelegd op woord- en beeldmerken voor wodka (MOSKOVSKAYA, STOLICHNAYA, NA ZDOROVYE, SOVETSKOE, ZUBROVKA RUSSIAN VODKA, CNH, KUBANSKAYA RUSSIAN VODKA, OKHOTNICHY A en SOVIET). Het onrechtmatige beslag is niet gelegd op voor verhaal vatbaar vermogen van de Russische Federatie.

Rechtbank Midden-Nederland 15 oktober 2020, IEF 19527; ECLI:NL:RBMNE:2020:4397 (Yource tegen Fintrex)  Kort geding. Eiser Yource, voorheen genaamd Green Claim, legt zich toe op het indienen van claims bij vliegtuigmaatschappijen. Medio 2017 heeft Yource besloten om haar handelsnaam ‘Green Claim’ te wijzigen in ‘Yource’. Verweerder Fintrex houdt zich bezig met het leveren van klantcontactoplossingen aan organisaties. December 2018 heeft Fintrex Group het Benelux woordmerk ‘YOURCE’ geregistreerd. Medio 2019 heeft Fintrex besloten haar diensten te leveren onder de naam YOURCE. Hoewel beide merken visueel en auditief overeenstemmen, komt Yource toch geen beroep toe op artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. In dit kort geding kan niet worden geoordeeld dat bij Yource en Fintrex sprake is van dezelfde of gelijksoortige waren of diensten, als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Het enkele feit dat beide merken ingeschreven staan voor Klasse 35 maakt dit niet anders.

Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel 14 oktober 2020, IEF 19525, IEFbe 3139; A/20/00893; A/20/01109 (VF International tegen Carrefour Belgium) In deze zaak wordt geoordeeld dat de verdeling van de hierboven rechts afgebeelde jas, verdeeld door Carrefour en Kano, inbreuk maakt op het hierboven links afgebeelde positiemerk van kledingbedrijf VF. Het positiemerk van VF heeft een groot onderscheidend vermogen en het teken aangebracht op de jassen verdeeld door Carrefour kan aanleiding geven tot verwarring.

Een vertaling en samenvatting van de belangrijkste overwegingen uit het Franstalige vonnis:

Hof Den Haag 20 oktober 2020, IEF 19522, IEFbe 3137; ECLI:NL:GHDHA:2020:2050 (Stichting WOW tegen WOW Lijnbaan en Saladdin Restaurant) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Vervolg op [IEF 18611]. In eerste aanleg zijn de vorderingen van Stichting WOW afgewezen. Anders dan Saladdin heeft aangevoerd en door de voorzieningenrechter is aangenomen, beschikt het woordmerk van Stichting WOW over een (normaal) onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor Stichting WOW dat heeft ingeschreven. Gelet op het onderscheidend vermogen van het WOW-woordmerk, de hoge mate van overeenstemming, de soortgelijkheid van de waren en diensten en het normale tot lage aandachtsniveau van het relevante publiek, is er sprake van reëel gevaar voor directe of indirecte verwarring. Saladdin heeft met het gebruik van het teken WOW inbreuk gemaakt op de merkrechten en handelsnaamrechten van Stichting WOW. Het bestreden vonnis wordt vernietigd. Saladdin wordt bevolen om iedere inbreuk op het Benelux-woordmerk WOW van de Stichting te staken, ieder gebruik van strijdige handelsnamen te staken en de handelsnamen ‘Wow Lijnbaan B.V.’ en ‘WOW Burgers & Chicken’ uit te laten schrijven uit het handelsregister.

Rechtbank Den Haag 14 oktober 2020, IEF 19516, LS&R 1872, IEFbe 3136; ECLI:NL:RBDHA:2020:10161 (Pharma tegen Glenwood) Merkenrecht. Normaal gebruik. Pharma en Glenwood brengen beide specialistische farmaceutische producten op de markt. Glenwood is houdster van het internationale woordmerk DESEO (hierna: ‘het Glenwood-merk’) en gebruikt dit merk voor libido-verhogende capsules. Glenwood heeft het Duitse merk verkocht aan Pharma. Vervolgens is Pharma onder het teken DESEO een homeopathische vloeistof op de Duitse markt gaan brengen en heeft Pharma via een spoedinschrijving het Beneluxwoordmerk DESEO ingeschreven. Pharma vordert vervallenverklaring van het Benelux-deel van het Glenwood-merk op grond van artikel 2.27 lid 2 en artikel 2.23bis BVIE. Pharma stelt dat Glenwood binnen het territoir van de Benelux gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik heeft gemaakt van het Glenwood-merk voor de waren waarvoor dit merk is ingeschreven.

Rechtbank Den Haag 21 oktober 2020, IEF 19515, IEFbe 3135; C/09/586364 / HA ZA 20-33 (Ledar tegen Ikea) Merkenrecht. Vonnis in incident. Het Duitse bedrijf Ledar verhandelt op het gebied van verlichting diverse producten onder de merken LEDARC en LEDAR. Ikea c.s. verkoopt (led)lampen met gebruikmaking van het teken LEDARE. Ledar vordert – samengevat – een verklaring voor recht dat Ikea c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Ledar en een verbod tot iedere (verdere) inbreuk. Ikea heeft bij het EUIPO verval van het LEDARC-merk en de nietigheid van het LEDARC-merk en het LEDAR-merk ingeroepen. Ikea c.s. vordert bij wijze van incident om de procedures op grond van artikel 128 lid 4 jo. 132 lid 1 UMVo te schorsen, wegens de aanhangige procedures bij het EUIPO. De procedure in de hoofdzaak wordt geschorst, totdat het EUIPO definitief uitspraak heeft gedaan aangaande de geldigheid van de merken.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 oktober 2020, IEF 19502; ECLI:NL:RBAMS:2020:4908 (IBTT tegen Dromenjager) Mededingingsrecht. Merkenrecht. Kort geding. IBTT is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen en produceren van pluche knuffels voor verschillende merken. Dromenjager is merkhouder van de Benelux en Europese woord- en beeldmerken Woezel & Pip. Zij verleent licenties aan verschillende partijen die Woezel & Pip producten op de markt brengen. Partijen hebben een licentieovereenkomst gesloten. Op basis van die overeenkomst wordt het IBTT verboden de producten via Kruidvat te verkopen. IBTT vordert primair Dromenjager te veroordelen de verkoop van de voorraad van IBTT aan Kruidvat toe te staan, aangezien de bepalingen uit de licentieovereenkomst waarop Dromenjager zich beroept in strijd zijn met artikel 101 VWEU en artikel 6 Mededingingswet. Partijen staan in een verticale verhouding tot elkaar. Uit de Groepsvrijstelling en de Richtsnoeren volgt dat indien sprake is van een ‘hardcore’ beperking de overeenkomst niet valt onder de Groepsvrijstelling. Op basis van het Expedia-arrest moet ervan worden uitgegaan dat een hardcore beperking moet worden aangemerkt als een merkbare beïnvloeding, waardoor de de minimis-mededeling niet van toepassing is. De bepalingen in de licentieovereenkomst zijn ‘hardcore’ beperkingen. Ook gaat het om beperkingen op de kring van klanten aan wie IBTT mag leveren. De conclusie is dan ook dat de bestreden licentievoorwaarden in strijd zijn met artikel 101 VWEU en derhalve nietig zijn. De verkoop van de knuffels aan Kruidvat is toegestaan.