Merkenrecht  

Even ter herinnering de vereisten waaraan volgens het Europese Hof een grafische voorstelling van klankmerken (en andere niet-zichtbare merken) dient te voldoen: Volgens het Hof moet de grafische voorstelling "duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn."  Sinds het Für Elise-arrest bestond enkel zekerheid omtrent de acceptatie van een klankmerk wanneer dit teken, kort gezegd, met een notenbalk werd weergegeven. Zie de arresten Sieckmann (HvJEG zaak C 273/00) en Für Elise (HvJEG zaak C-283/01).

De combinatie van een sonagram en een digitaal geluidsfragment voldoet dus volgens het OHIM blijkbaar ook aan bovenstaande vereisten voor een grafische voorstelling.

De goedkeuring van deze combinatie door het OHIM lijkt overigens in het verlengde te liggen van de opvatting van Vincent O'Reilly. Dit OHIM-bestuurslid liet onlangs weten op het Marques congres dat de eis van grafische weergave geschrapt zou moeten worden omdat deze eis afstamt uit de negentiende eeuw waarin alles slechts op papier vastgelegd kon worden. In het huidige tijdperk van digitale registers en bulletins, is de eis van grafische weergave veel minder relevant, aldus O'Reilly.

Als alternatief vereiste stelde hij voor dat een merk voortaan "accurately reproduced" zou moeten kunnen worden. De hiervoor genoemde combinatie lijkt aan dit vereiste te voldoen. Bovendien kan via deze weg nu dus ook op andere klanken dan een melodie (via een notenbalk) bescherming worden verkregen, zoals bij deze aanvragen dus het geluid van een loeiend hert of babygebrabbel.

Bovenstaande procedure is, volgens het OHIM, mogelijk door de implementatie van verordening (EC No. 1041/2005 van 29 juni 2005, zie hier). In deze verordening werd artikel 3 lid 6 van Regulation (EC) No 2868/95 als volgt aangepast:

"6. Where registration of a sound mark is applied for, the representation of the trade mark shall consist of a graphical representation of the sound, in particular a musical notation; where the application is filed through electronic means, it may be accompanied by an electronic file containing the sound. The President of the Office shall determine the formats and maximum size of the electronic file."

Dat een digitaal geluidsfragment uitsluitend in MP3-formaat (en niet groter dan 1 megabyte) mag worden ingediend, vloeit voort uit beslissing no. EX-05-3 (hier) van de president: "Where registration of a sound mark is applied for, one sound file containing the sound may be filed as an attachment to the electronic application form. The sound file shall be in the .mp3 format. Its file size shall not exceed one Megabyte. It shall not allow loops or streaming."

Gelet op bovenstaand verhaal is het misschien een aardig  idee om vandaag, ter gelegenheid van dierendag, allerlei beestengeluiden, zoals brullende leeuwen en kraaiende hanen, aan te vragen.

WH

2.6.1. Voorop staat dat de enkele omstandigheid dat de aanduiding een inbreuk zou vormen op het recht van appellant sub 2 tot gebruik van het geregistreerde merk 'FORTUYN' niet behoort tot de in artikel G 1, vierde lid, van de Kieswet limitatief opgesomde gronden voor afwijzing van de door een politieke groepering bij het centraal stembureau ter registratie aangeboden aanduiding. Meer in het bijzonder leidt de omstandigheid dat het gebruik van de aanduiding ‘Fortuyn' op de kandidatenlijst in strijd zou zijn met het merkenrecht op zichzelf niet tot het oordeel dat sprake is van strijdigheid met de openbare orde als bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onder a, van de Kieswet reeds omdat appellant sub 2 ter zake van de inbreuk op het merkenrecht (nog) geen procedure is begonnen en de bevoegde rechter daarover geen uitspraak heeft gedaan.

2.6.2. Voorts is de aanduiding evenmin misleidend voor de kiezers als bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onder c, van de Kieswet.

Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 29 september 2006 in zaak no. 200606622/1( eerder bericht + uitspraak hier), levert de omstandigheid dat een aanduiding waarvan bij het centraal stembureau de registratie wordt verzocht mogelijk geheel of gedeeltelijk overeenstemt met een reeds gevestigde naam, aanduiding of geregistreerd merk, slechts dan misleiding als bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onder c, van de Kieswet op, indien de gevestigde naam, aanduiding of het geregistreerde merk betrekking heeft op een politieke of maatschappelijke groepering of een instelling verbonden met of verwant aan het staatkundige bestel. Nu appellant sub 2 - een natuurlijk persoon - niet is aan te merken als een groepering of instelling als hiervoor bedoeld, is reeds hierom met betrekking tot het door hem geregistreerde merk 'FORTUYN' van misleiding als bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onder c, van de Kieswet geen sprake.

2.7. Aangezien geen van de overige in artikel G 1, vierde lid, van de Kieswet genoemde weigeringsgronden zich voordoet, leidt het vorenstaande tot het oordeel dat het centraal stembureau het verzoek van de vereniging "Politieke Vereniging 'Lijst Pim Fortuyn'" tot wijziging van de in het register ingeschreven aanduiding in ‘Fortuyn’ terecht heeft ingewilligd.

Lees de uitspraak hier.
 

5.2. Reductie Eenvormige Beneluxwet op de merken en de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekening of Modellen

De Eenvormige Beneluxwet op de merken en de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen zullen met ingang van 1 augustus 2006 worden vervangen door het Beneluxverdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen en modellen). Dit verdrag bevat geen aparte volmachtregeling meer, een derde kan voortaan zonder overlegging van een volmacht handelingen namens een deposant verrichten. Hiermee komen de twee vergunningsstelsels te vervallen; zowel de volmachtregeling op grond van de Eenvormige Beneluxwet op de merken als de volmachtregeling krachtens de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekening of Modellen.

5.2.1. Leges

Met de hierboven genoemde vergunningen op basis van de Eenvormige Beneluxwet op de merken en de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekening of Modellen zijn geen leges gemoeid.

5.3. Administratieve Lasten

In de EIM-nulmeting 2002 van de administratieve lasten van EZ worden bij de Benelux Merkenwet en Benelux Tekeningen- of Modellenwet de administratieve lasten aan depots via uitbesteding becijferd op in totaal € 3.136.500,-. Het betreffen hier echter de totale kosten bij inschakeling van derden (‘gemachtigden’). Over het algemeen betaalt de deposant een vast bedrag voor handelingen met betrekking tot een registratie van een merk of model/tekening; het opstellen/overleggen van de vereiste volmacht door de derde/gemachtigde maakt dan onderdeel uit van het vaste bedrag.

In de EIM-nulmeting 2002 van de administratieve lasten van EZ zijn de administratieve lasten van de Eenvormige Beneluxwet op de merken en de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen becijferd op in totaal € 10.572.590,-. Ook hiervoor geldt dat het hier het totale bedrag aan lasten betreft en niet alleen de inname en controle van de volmachten.

Hoewel er met de inwerkingtreding van dit verdrag twee vergunningsstelsels vervallen, heeft dit weinig invloed op de hoogte van de administratieve lasten omdat de procedure omtrent de volmacht (die met dit verdrag komt te vervallen) maar een zeer gering onderdeel uitmaakt van het indienen/afhandelen van een depot van een merk of tekening/model.

Lees hier en hier meer.

Pössl geen soortnaam.

Bosma voert als verweer aan dat de aanduiding “Pössl” gebruikelijk is voor een bepaald type buscamper. De Voorzieningenrechter acht ‘bewijs’ ter adstructie hiervan in de vorm van negen advertenties waarin de aanduiding ‘Pössl’ wordt gebruikt door derden-verkopers voor niet-Pössl-buscampers onvoldoende.

“Bosma heeft bijvoorbeeld geen verklaringen van personen werkzaam op het betreffende gebied, tijdschriftartikelen, boeken, en dergelijke overgelegd. Bovendien wordt in een aantal van voornoemde advertenties gebruik gemaakt van zinsneden als “Pössl ähnlicher ausbau” of “Pössl BDuett” of wordt anderszins duidelijk gemaakt dat het geen originele Pössl camper betreft”

Bovendien heeft Bosma niet gesteld dat de verwording tot soortnaam aan Pössl te wijten is en geen nietigheidsprocedure gestart.

Goede trouw Bosma?

Bosma verweert zich voorts tegen Pössl’s vorderingen door te stellen dat Pössl niet heeft aangetoond dat de witte camper, waarvan Pössl foto’s heeft overgelegd, van hem afkomstig is en dat hij een rode camper, waarvan Pössl ook foto’s heeft overgelegd, te goeder trouw van Duitse leverancier Rauert (ook officiële Pössl dealer) heeft betrokken die deze camper bestickerd zou hebben. Aangezien de campers geen originele (en dus namaak) ombouw/inbouw van Pössl hebben, moet er volgens de Voozieningenrechter voorshands van worden uitgegaan dat  verhandeling van de rode camper inbreuk oplevert.

Bosma’s stelling dat hij geen weet ervan had dat de rode camper namaak was, doet aan het feit dat hij met de verkoop van die camper inbreuk maakte en aldus onrechtmatig handelde niet af.

‘De eventuele verwijtbaarheid (waarbij vragen kunnen spelen of Rauert, Bosma of nog een derde de bewuste sticker op de camper heeft geplakt en of Bosma dit een en ander had moeten onderkennen) speelt in het kader van eventuele schadevergoeding of winstafdracht een rol, maar niet bij de vraag of onrechtmatig jegens Pössl is gehandeld. Nog daargelaten dat Bosma voor wat betreft de advertentie niet erop heeft gewezen dat hij de aldaar aangeboden campers te goeder trouw en voorzien van het teken “Pössl” van een derde zou hebben betrokken.

(…) Gegeven dat Bosma in het recente verleden (de rode camper werd in januari 2006 nog door hem aangeboden terwijl de advertentie kennelijk nog kort na juni 2006 is verschenen) inbreuk heeft gemaakt, en bij gebreke aan een duidelijke, met boetes bedreigde, door Bosma ondertekende onthoudingsverklaring, is voldoende serieuze dreiging voor verdere inbreuk gegeven, zodat een verbod in kort geding gerechtvaardigd is. Voornoemde verwijtbaarheid kan overigens weer wel een rol spelen in de verbeuring van dwangsommen voor de verkoop van campers. Indien Bosma na het opgelegde verbod – ondanks de van hem te verwachten zorg – een namaak Pössl camper te koop zou aanbieden maar hij kan onderbouwen dat hij in redelijkheid niet behoefde te onderkennen dat het namaak betrof, kan zulks aanleiding vormen de verbeurde dwangsom te matigen als in het dictum te bepalen.’
 
Geen van de partijen heeft een reële kostenveroordeling gevorderd en dus worden de kosten begroot aan de hand van het liquidatietarief.

Lees het vonnis hier.

Daarnaast is een andere  B.V. verantwoordelijk voor de website, namelijk: Egbers Auto’s B.V.. De  voorzieningenrechter oordeelt echter dat Egbers de enige in de Egbers- groep is, die belang heeft bij het plaatsen van de merken KIA op de  gevel en website, aangezien de andere organisaties niet in KIA handelen.  Het plaatsen van het logo en (woord)merk op resp. de gevel en het internet  kan aan Egbers worden toegerekend. Egbers wordt veroordeeld om de  reclame van de gevel te verwijderen of in elk geval zo aan te passen dat  niet langer de suggestie wordt gewekt dat zij een KIA-dealer of erkend  reparateur van KIA is.

Egbers heeft als handelaar in KIA-auto's belang bij  het gebruik van het woord KIA op internet. Het staat haar daarbij echter  niet vrij gebruik te maken van rode hoofdletters, de kleur waarmee KIA  Motor haar merk aanduidt.  Hoewel Egbers geen gebruik maakt van enig beeldmerk van KIA, wekt zij  door deze wijze van gebruik van het woordmerk de indruk dat zij nog  steeds een commerciële band heeft met KIA en daarmee maakt zij inbreuk  op het merkrecht van KIA Motor.

Nu Egbers niet meer tot het KIA- netwerk behoort, kan zij aan haar klanten niet meer zelf de KIA garantie  afgeven. Ook mag zij zich niet tegenover klanten de indruk wekken dat zij  zelf reparaties of onderhoud kan verrichten onder de KIA-garantie.

Lees het vonnis hier.

De inschrijving van een geografische benaming als merk is ook verboden als de geografische benaming in de toekomst door de betrokken ondernemingen als aanduiding van de
plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren kan worden gebruikt.

Een geografische benaming kan als merk worden ingeschreven, ‘indien zij na het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In een dergelijk geval heeft de geografische benaming namelijk een nieuwe betekenis gekregen, die niet meer enkel beschrijvend is, hetgeen haar inschrijving
als merk rechtvaardigt.’ (Ov. 47).

‘Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken
kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of
van andere beroepsverenigingen.’ (Ov. 51).

Bij de beoordeling van de beschrijvendheid van een woordcombinatie volstaat het niet het beschrijvende karakter van de bestanddelen van de combinatie vast te stellen. Ook voor
het nieuwe woord dient een beschrijvend karakter te worden vastgesteld.

Een merk dat bestaat uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd,
vormt zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van artikel 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn, ‘tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe
woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking
tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit
het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.

‘Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3 lid 1, sub c [Merkenrichtlijn] genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee
dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.’
(Dictum).

Wyeth produceert en verhandelt onder de naam Prevenar een vaccin dat baby’s en peuters helpt beschermen tegen hersenvliesontsteking, veroorzaakt door pneumokokken. Wyeth is houdster van het Benelux-woordmerk en het Gerneenschapswoordmerk Prevenar. Prevner c.s. bengen een product op de Nederlandse markt onder de naam Prevner, een preventieve crème die een koortslip kan genezen maar ook kan helpen voorkomen. Wyeth maakt bezwaar tegen het gebruik van het teken Prevner.

“Wyeth beroept zich ter ondersteuning van baar stelling dat sprake is van merkinbreuk in de eerste p1aat op artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE. Ingevolge dat artikel kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is  ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. (…) in het kader van de voorlopige beoordeling waartoe het kort geding beperkt is [kan] niet gezegd worden dat van overeenstemming sprake is. Daartoe is het volgende redengevend.

Het is duidelijk dat er tussen het merk Prevenar en het teken Prevner overeenstemming is aan te wijzen, zowel op auditief, visueel als begripsmatig gebied. Bijzonder groot is die overeenstemming evenwel niet, waarbij van belang is dat het meest in het oog springende onderdeel van merk en teken (te weten de letters PREV), naar Prevner c.s voorshands voldoende aannemelijk hebben gemaakt, veel voorkomt in merknamen van preventief werkende preparaten, waarmee dat onderdeel in elk geval enig beschrijvend karakter heeft verkregen.

Hoewel Prevner c.s. het teken Prevner gebruiken voor een product dat valt in de warenklasse waarvoor Prevenar is gedeponeerd, is die soortgelijkheid niet groot, nu het product van Prevner c.s. op een geheel ander gebied van de farmaceutische preparaten ligt dan het vaccin van Wyeth. Voorts geldt dat niet aannemelijk is geworden dat het merk Prevner bekend is en/of een grote onderscheidingskracht geniet, anders dan onder een zeer specifieke groep van toepassers van het vaccins zoals artsen en verpleegkundigen. Dat zijn immers degenen die geconfronteerd worden met de merknaam Prevenar.

Juist die groep zal dat vaccin niet snel verwarren met het product van Prevner c.s. dan wel menen dat beide producten van dezelfde producent afkomstig zijn. Personen die niet behoren tot die beperkte groep zullen, gelet op de onmogelijkheid voor Wyeth om voor haar product reclame te maken, slechts sporadisch kennis nemen van de merknaam Prevenar. Het gaat dan vooral om ouders van kinderen, geboren voor 1 april 2006 per definitie een afnemend aantal gelet op de leeftijd van de doelgroep waarvoor Prevenar werkzaam is die bovendien in eerste instantie slechts worden geconfronteerd met de term Pneumoprik en pas als zij tot aankoop besluiten kermis nemen van het merk van Wyeth. De slotsom is dat op voorhand geen verwarring met het merk Prevenar valt te vrezen door het gebruik van de aanduiding Prevner.

Wyeth beroept zich subsidair op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE, doch ook dat beroep faalt nu, gelet op het vorenoverwogene, niet aannemelijk is geworden dat het merk Prevenar een bekend merk is."

Als de in het ongelijk gestelde partij dient Wyeth de proceskosten te dragen. Nu door Prevner c.s. niet is verzocht om een veroordeling in de werkelijk gemaakte kosten zullen kosten overeenkomstig het liquidatietarief worden toegekend.

Lees het vonnis hier.