Merkenrecht  

IEF 2740

Duc on a mission

chomcd.bmpVoorzieningenrechter Rechtbank ’s-Hertogenbosch (JHW Rullmann), 10 oktober 2006, KG ZA 06-554. Chick on a Mission tegen Christine Le Duc. (Met dank aan Silvie Wertwijn, Steinhauser Hoogenraad) .


De kledingfabrikant Chick on a Mission maakt bezwaar tegen het gebruik van een overeenstemmend merk door Christine Le Duc maar trekt aan het kortste eind. De voorzieningenrechter overweegt met betrekking tot de soortgelijkheid:

4.4 […] Kernactiviteit van Christine le Duc BV is de verkoop van erotica, waaronder ook uitdagende of prikkelende lingerie van een geheel andere uitstraling dan de onderkleding van Chick on a Mission.

4.5 De soortgelijkheid der waren is, behoudens deze verhoudingsgewijs weinig betekenisvolle overlap, dan ook gering. Concreet gezegd: het moet uigesloten worden geacht dat het winkelend publiek, staande voor een winkel van Christine Le Duc B.V. met een logo als afgebeeld, in ernst zou menen een winkel in luxe tassen en kleding binnen te stappen. Bij dit oordeel gaat de rechter voorbij aan de administratieve klasseindeling als zijnde van geen belang (artikel 13B BMW).

De rechter vond het dus allemaal onvoldoende soortgelijk, waarbij opvallend is dat er geen ander oordeel wordt gegeven voor zover er wel overlap bestaat tussen de klassenindelingen. De rechter vergelijkt de warenomschrijvingen in hun geheel en niet per beschreven waar. Overigens vond de rechter de vrouwenogen weinig onderscheidend omdat twee eerdere merkinschrijvers dat al als onderdeel van hun merk voeren.

De proceskosten worden volgens het gewone liquidatietarief berekend.

Lees het vonnis hier ( Chick on a Mission c.s. hebben inmiddels aangekondigd in hoger beroep te gaan).

IEF 2736

Graantje mee pikken

rpln.bmp(Pers)bericht, van zo te lezen de Merkplaats, op Emea Nieuws Netwerk:  “Het is oorlog in dating-land. Easy Contact pleegt door middel van het zgn. page cloaking inbreuk op de merkrechten van Relatieplanet. Op deze onsportieve wijze probeert Easy Contact een graantje mee te pikken van de successen van Relatieplanet. (…) Easy Contact gebruikt het keyword relatieplanet. in haar webpagina’s. Dit zorgt ervoor dat zoekmachine’s, mensen ongewild naar de concurrent leiden. Hetgeen leidt tot aanzienlijke schade bij Relatieplanet.

Met het toepassen van deze werkwijze pleegt Easy Contact inbreuk op de bij de Merkplaats te Amsterdam neergelegde. merkrechten van Relatieplanet. Mr Ellens, advocaat bij Teurlings & Ellens Advocaten te Amsterdam, is inmiddels ingeschakeld om via een kort geding een einde te maken aan deze onoorbare praktijken.”

Lees hier meer.

IEF 2838

Stüssy

(bewijslast)

HvJ EG 8 april 2003, zaak C-244/00, Van Doren + Q/Lifestyle; Stüssy
Artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn

De parallelimporteur moet bewijzen dat sprake is van parallelimport van binnen de EU. Als er een reëel gevaar bestaat dat markten worden afgeschermd kan de bewijslast echter bij de merkhouder komen te liggen.

Lifestyle parallelimporteert in Duitsland kleding van het merk Stüssy. Van Doren is exclusief importeur en maakt bezwaar.

BIE 2004/11
IER 2003/49
AA 2004, p. 185, m.nt. ChG
NTER 2003/9, m.nt. HMHS

‘Een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, is in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 [Merkenrichtlijn].

De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de Europese Economische Ruimte heeft ingestemd.’ (Dictum).

IEF 2729

Eerst even voor jezelf lezen

- GvEA,  10 oktober 2006, zaak T-172/05. Armacell Enterprise GmbH tegen OHIM/ NMC S.A.

Oppositieprocedure tegen gemeenschapsmerkaanvraag voor woordmerk ARMAFOAM op basis van ouder communautair woordmerk NOMAFOAM. Lees het arrest hier.

- GvEA, 10 oktober 2006, zaak T-302/03. PTV Planung Transport Verkehr AG tegen OHIM.

Weigering gemeenschapsmerkaanvraag voor woordmerk 'map&guide'. Beschrijvend karakter, ontbreken van onderscheidend vermogen. Lees het arrest hier.

IEF 2837

Class International

(achter de douane)

HvJ EG 18 oktober 2005, zaak C-405/03, Class/ SmithKline Beecham e.a.
Artikel 5 lid 1 en 3 sub c Merkenrichtlijn
Artikel 9 lid 1 en 2 sub c Merkenverordening

Zolang parallelgeïmporteerde goederen zich achter de douane bevinden en een eindbestemming binnen de Gemeenschap niet vaststaat, is er geen sprake van merkinbreuk

Class International bracht een container met tandpasta van het merk Aquafresh uit Zuid-Afrika in Rotterdam de Gemeenschap binnen. Merkhouder Beecham legde ‘achter de douane’ beslag.

De merkhouder kan zich niet verzetten tegen ‘de enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouder mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douaneentrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

De begrippen ‘aanbieden’ en ‘in de handel brengen’ van goederen […] kunnen mede omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht, terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhouder kan zich ertegen verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

In een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, rust de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht […] kan worden uitgeoefend, op de merkhouder, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene nietcommunautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.’ (Dictum).

Op grond van de Piraterijverordening is beslag achter de douane op namaakgoederen wél mogelijk, ook bij doorvoer naar buiten de Gemeenschap.

Zie ook: HvJ EG 6 april 2000, zaak C-383/98, Polo/Dwidua (niet opgenomen).

IEF 2836

Silhouette/Hartlauer

(Europese uitputting)

HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-355/96, Silhouette/Hartlauer
Artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn

Alleen als een merkproduct binnen de EU (of EER) met toestemming van de merkhouder in het verkeer is gebracht, is er sprake van uitputting.

Hartlauer importeerde originele, uit de mode geraakte brilmonturen van het merk Silhouette uit Bulgarije (dus ‘parallel’ van buiten de EU en EER). Merkhouder Silhouette verzette zich daartegen.

NJ 1999/392, m.nt. DWFV
BIE 2000/13
IER 1998/35, m.nt. EJA
AA 1999, p. 61, m.nt. HCJ

‘[D]e artikelen 5 en 7 van de richtlijn [moeten] aldus worden uitgelegd, dat zij een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten bevatten’ (Ov. 25).

‘In die omstandigheden kan de richtlijn niet aldus worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de mogelijkheid biedt om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen voor waren die in derde landen in de handel zijn gebracht.

Deze uitlegging is bovendien de enige die ten volle spoort met het doel van de richtlijn, namelijk de werking van de interne markt te verzekeren. Een situatie waarin sommige lidstaten in internationale uitputting en andere slechts in communautaire uitputting kunnen voorzien, zou immers onvermijdelijk leiden tot belemmeringen van het vrije verkeer van goederen en van de vrije dienstverlening.’ (Ov. 26 en 27).

‘Artikel 7 lid 1 [Merkenrichtlijn] verzet zich tegen nationale bepalingen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.’ (Dictum).

IEF 2835

Hölterhoff/Freiesleben

(aanduiding van eigenschappen)

HvJ EG 14 mei 2002, zaak C- 2/00, Hölterhoff/ Freiesleben; ‘Spirit Sun & Context Cut
Artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn

Wanneer iemand een merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat, is artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn niet van toepassing.

Spirit Sun en Context Cut zijn woordmerken van Freiesleben voor edelstenen met twee bijzondere slijpvormen. Hölterhoff gebruikte deze merken als verwijzing naar slijpvormen van eigen producten in een transactie met een juwelier.

NJ 2003/75
BIE 2002, p. 201 (act.)
DWFV IER 2002/29
NTER 2002/10, m.nt. HMHS

‘Artikel 5 lid 1 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet op zijn uitsluitend recht kan beroepen wanneer een derde in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en hij het betrokken merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat.’ (Dictum).

IEF 2725

Wijziging van de goedkeuring

Inmiddels gearriveerd bij de eerste kamer: Kamerstuk30 633 A, Wijziging van de wet van 10 mei 2006, houdende goedkeuring van het op 25 februari 2005 te Den Haag tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), met Protocol (Trb. 2005, 96) (Stb. 262). Gewijzigd Voorstel Van Wet,  5 oktober 2006.

Achtergrond hier. Volledige kamerstuk eerste Kamer hier.

IEF 2720

Classificatiegereedschap

Nieuwe service van het OHIM, nog niet beschikbaar in het Nederlands: “EuroClass is a classification tool that will help you in the classification of Goods and Services, and allow you to compare the classification databases of each participating office. It will provide a list of descriptions of Goods and Services that have been accepted by each office, and where no entry is found, will provide a list of similar terms in the classes searched.

EuroClass has a: Classification Term Finder to look for the class of your goods and services in a selected office; Classification Database Checker that will find out if the description of your goods and services (classification) is in the list of a particular office, and if not, the “Checker” will suggest alternatives that are listed; Classification Database Matcher that will allow you to see whether a description contained in the list of one office has been accepted by another office. Search criteria can be saved in a personal account. Results can be imported into trade mark e-filing applications

Further languages will be made available as other EU national offices join the project."

Lees hier iets meer. Gebruik Euroclass hier.

IEF 2714

Prijsvraag

Voor bij de kantoorborrel: Gerard Mom wijst erop dat er in het nieuwe - op 1 september jl. in werking getreden - Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (een overigens feitelijk onjuiste naam) een knaller van een fout staat. Om het wat makkelijker te maken: de fout is gemaakt in artikel 3.26.

Artikel 3.26 Licentie

1. Het uitsluitend recht op een tekening of model kan voorwerp van een licentie zijn.

2. Het uitsluitend recht op een tekening of model kan door de houder daarvan ingeroepen worden tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin de tekening of het model mag worden gebruikt, de voortbrengselen waarvoor de licentie is verleend en de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte voortbrengselen.

3. De doorhaling van de inschrijving van de licentie in het register vindt slechts plaats op gezamenlijk verzoek van merkhouder en de licentiehouder.

4. De licentiehouder is bevoegd in een door de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model ingestelde vordering als bedoeld in artikel 3.17, lid 1 en 2, tussen te komen om rechtstreeks de door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen. Een zelfstandige vordering als bedoeld in artikel 3.17, lid 1 en 2, kan de licentiehouder slechts instellen indien hij de bevoegdheid daartoe van de houder van het uitsluitend recht heeft bedongen.

5. De licentiehouder heeft het recht de in artikel 3.18, lid 1, bedoelde bevoegdheden uit te oefenen voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming van de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model heeft verkregen 

Oplossing naar redactie@IEForum.nl De winnaar ontvangt wellicht een prijs.