Alle rechtspraak  

Rechtbank Rotterdam (mr. Chr. Hensen), 15 juli 2009, HA ZA 05-1717, Gouden GIDS b.v. tegen Media Nova B.V. ( met dank aan Marieke Westgeest, Markenizer ).

Update: vonnis in kleur.

Merkenrecht. Kleurmerk. Gouden Gids tegen Beneluxbusinessguide.com. Beschermingsomvang kleurmerk geel. Geschil na eerdere settlement agreement. Vorderingen afgewezen. “Niet aannemelijk is dat kleurmerk geel van Gouden Gids onderscheidend vermogen door inburgering heeft verkregen door gebruik van de kleur geel in een online directory.” Geen inbreuk omdat het door gedaagde gebruikte teken - een gedeeltelijke toepassing van een gele achtergrondkleur op de website - niet overeenstemt met het kleurmerk van Gouden Gids. “Die overeenstemming is afwezig omdat de kleur geel afwijkt van de gedeponeerde kleur en omdat het gebruik - een deel van het beeld van een homepage - afwijkt van het gebruik - de kleur van het papier - waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen.” Geen associatiegevaar, geen onrechtmatige daad. Geen nawerking.

4.9. De houder van een kleurmerk zal zijn concurrenten als regel niet zonder meer kunnen verbieden om die kleur als zodanig te gebruiken, ook niet indien het teken de identieke kleur (de kleur met dezelfde international erkende kleurcode) zou omvatten. Er is ook aanleiding de bescherming te beperken tot strikt die waren of diensten waarvoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering.

4.10. Bij vergelijking tussen het keurmerk Gouden Gids en het teken van Media Nova (de homepage) valt in het oog dat het geel van de homepage bepaald anders is dan het geel van het kleurmerk. Dit is uiteraard een waarneming die wordt beïnvloed door de wijze waarop de kleuren door partijen aan de rechter zijn gepresenteerd. Niettemin, zoals hierboven geconstateerd, ook tussen partijen is er geen debat over het bestaan van kleurverschil. Daar komt bij dat op de homepage de kleur geel slechts voor een deel als achtergrondkleur wordt gebruikt. Naar oordeel van de rechtbank kan de gedeeltelijke lichtgele achtergrond niet worden aangemerkt als de dominerende kleur van de website. De hoeveelheid blauw is minstens zo groot.

(…)

Inburgering: 4.12. Niet aannemelijk is dat kleurmerk geel van Gouden Gids onderscheidend vermogen door inburgering heeft verkregen door gebruik van de kleur geel in een online directory. Gouden Gids geeft zelf op dat de gele kleur van het kleurmerk met nummer 732253 wordt gebruikt als de achtergrondkleur van de binnenpagina's van haar papieren telefoongids.

Sub b: 4.13. Het gebruik van de kleur geel op de homepage van Media Nova is naar oordeel van de rechtbank niet aan te merken als een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Omdat het door Media Nova gebruikte teken - een gedeeltelijke toepassing van een gele achtergrondkleur op de website - niet overeenstemt met het kleurmerk van Gouden Gids. Die overeenstemming is afwezig omdat de kleur geel afwijkt van de gedeponeerde kleur en omdat het gebruik - een deel van het beeld van een homepage - afwijkt van het gebruik - de kleur van het papier - waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Sub c: 4.14. Naar oordeel van de rechtbank is er evenmin sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Aangenomen dat het kleurmerk geel van Gouden Gids een bekend merk is heeft Gouden Gids recht op de ruimere bescherming tegen verwatering. Die bescherming dient zich dan wel te beperken tot de wijze van gebruik waarmee het kleurmerk bekend is geworden. Zoals hierboven is overwogen is het gebruik door Media Nova van geheel andere aard omdat zij een andere tint geel gebruikt, deze kleur niet op papier doch op een homepage toepast en doordat de kleur slechts voor een deel van het beeld als achtergrondkleur gebruikt.

Onrechtmatige daad: 4.15. Gouden Gids doet voorts een zelfstandig beroep op onrechtmatige daad ex artikel 6:162. Zij stelt dat Media Nova verre van het gebruik van enige kleur geel had moeten blijven. Door dat niet te doen heeft Media Nova aangehaakt bij de bekendheid van de merken van Gouden gids en heeft zij bewerkstelligd dat aan het onderscheidend vermogen en reputatie van het merk van Gouden Gids afbreuk wordt gedaan. Gouden Gids wordt tegen haar wil geassocieerd met de dienstverlening van Media Nova, hetgeen als een onrechtmatige daad kan worden gekwalificeerd.

4.16. Naar de kern stelt Gouden Gids dat zij door de bewuste keuze door Media Nova voor de kleur geel wordt geassocieerd met Media Nova en dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van haar merk. Hierboven is overwogen dat het gebruik van een geeltint door Media Nova onvoldoende is om te leiden tot verwarring. Naar oordeel van de rechtbank is de overeenstemming zonder meer ook onvoldoende om associatiegevaar te veronderstellen. Wat Media Nova heeft gedaan is dat zij naast andere kleuren een variant van geel heeft toegepast in haar webdesign. De rechtbank ziet niet in hoe dit gebruik, ook indien verstaan als gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, door het publiek toch als een verwijzing naar Gouden Gids kan worden verstaan. Een geeltint gebruikt buiten de omstandigheden waarmee een specifieke kleur geel door specifiek gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen heeft geen onderscheidend vermogen en schiet als herkomstverwijzing zonder meer tekort. Aan onderscheidend vermogen van het kleurmerk kan het dan geen afbreuk doen.

Nawerking: 4.17. Ten slotte heeft Gouden Gids beroep gedaan op nawerking. Met dit argument doelt zij op de gebeurtenissen in 2003 welke aanleiding waren voor de Settlement Agreement. Naar oordeel van de rechtbank ziet Gouden Gids evenwel over het hoofd dat de Settlement Agreement niet op de eerste plaats is ingegeven door een merkinbreuk doch veeleer door een factuurfraude door met gebruik van het teken Business Gouden Gids facturen te verzenden in een vorm welke overeenkomt met die van Gouden Gids. In die periode heek Gouden Gids gebruik gemaakt van een website maar die zou niet langer dan twee dagen in de lucht zijn geweest. Hoe die website er uit zag is voor de rechtbank onbekend gebleven. Met name heeft Gouden Gids niet gesteld dat ook op die website van 2003 door Media Nova tekens werden gebruikt welke overeenkomen met enig merk van Gouden Gids.

4.18. De conclusie is dan ook dat geen van de aangevoerde grondslagen kan leiden tot toewijzing van een der vorderingen van Gouden Gids. De vorderingen zuilen dan ook worden afgewezen. De overige verweren van Media Nova behoeven geen bespreking.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Breda, 12 mei 2010, HA ZA 09-1200, S. tegen R.E.M. Holding (met dank aan Nanda Ruyters, AKD)

Merkenrecht. Domeinnaam. Procedure na uitspraak WIPO Arbitration and Mediation Center. Onvoldoende aannemelijk dat HITTEPIT is verworden tot soortnaam voor kersenpitkussens. Het merkrecht van gedaagde is derhalve niet vervallen. Van gedaagde kan niet worden verlangd dat zij tegen elk beschrijvend gebruik optreedt. Normaal gebruik: gebruik voor kersenpitkussen valt onder depot voor ‘(warmwater)kruiken’.

Eiser maakt middels domeinnaam hittepit.nl inbreuk op het merkrecht van gedaagde en moet o.a. aangeven hoeveel traffic er is geweest van die domeinnaam naar de hoofdwebsite van eiser en hoeveel producten er zijn verkocht aan bezoekers die via hittepit.nl op die hoofdsite terecht zijn gekomen.

3.5. De stelling van S. wordt gepasseerd. S. heeft onvoldoende feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat HITTEPIT tot soortnaam is verworden. De door S. gestelde omstandigheden dat het woord hittepit in Van Dale en op mijnwoordenboek.nl is opgenomen en dat hittepit in het kinderboek "De avonturen van Zipje en Zopje" als soortnaam wordt gebruikt, zijn onvoldoende om aan te nemen dat HITTEPIT in de handel is verworden tot soortnaam. Dit geldt temeer nu REM als productie 14 bij conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie kopieën van advertenties heeft overgelegd waaruit blijkt dat aanbieders van het HITTEPIT kersenpitkussen, HITTEPIT als merk gebruiken en REM als productie 15 kopieën van verkoopsites heeft overgelegd waaruit blijkt dat aanbieders van kersenpitkussens van een ander merk, HITTEPIT niet als de beschrijvende naam gebruiken maar de algemene term kersenpitkussen.

3.6. Daarnaast heeft S. geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat door toedoen of nalaten van REM het merk HITTEPIT tot soortnaam is verworden. Uit de bij conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie overgelegde productie 14 met een afbeelding van een verpakking van een HITTEPIT kersenpitkussen blijkt dat REM zelf HITTEPIT als merk gebruikt. De merkfunctie van HITTEPIT wordt benadrukt door de typografie en het gebruik van de soortnaam kersenpitkussen naast het merk HITTEPIT. De door S. genoemde omstandigheid dat REM zelf in een foldertje HITTEPIT (tevens) beschrijvend heeft gebruikt, is onvoldoende om hieraan af te doen. Dat REM alle jaren het @-symbool niet, althans niet consequent, bij het merk heeft gebruikt -hetgeen REM overigens betwist- doet evenmin af aan het gebruik van HITTEPIT als merk en is geen grond om aan te nemen dat HITTEPIT door toedoen of nalaten van REM is verworden tot een soortnaam. Uit de door REM overgelegde brief d.d. 26 november 2006 van Van Dale blijkt dat REM zich inspant om te voorkomen dat HITTEPIT een soortnaam wordt. S. heeft niet gesteld dat REM reeds voor de comparitie op de hoogte was van het gebruik van HITTEPIT op mijnwoordenboek.nl en in voornoemd kinderboek, zodat zij hiertegen niet heeft kunnen optreden, nog daargelaten dat niet van REM kan worden verlangd dat zij tegen elk beschrijvend gebruik optreedt.

3.7. S. legt verder aan haar vorderingen en verweer in reconventie ten grondslag dat het recht op het merk HITTEPIT -naar de rechtbank begrijpt- op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE is vervallen omdat het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren niet is gebruikt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. (…) Het merk HITTEPIT wordt immers niet door REM voor (warmwater)kruiken gebruikt maar voor kersenpitkussens.

3.8. Deze stelling van S. wordt gepasseerd. Naar het oordeel van de rechtbank dient de aanduiding "(warmwater)kruiken" te worden opgevat in de zin van een warmtebron. Vaststaat dat het merk HITTEPIT als zodanig wordt gebruikt. Bovendien valt een kersenpitkussen binnen de algemene ruime aanduiding "gerei voor de huishouding (niet van edele metalen of verguld of verzilverd)".

Lees het vonnis hier.

Gerecht EU, 12 mei 2010, T-148/08, Beifa Group Co. Ltd tegen OHIM / Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co

Gemeenschapsmodel. Merkenrecht. Nietigheidsprocedure tegen ingeschreven gemeenschapsmodel  ‘dat schrijfinstrument weergeeft’ o.g.v. ouder nationaal beeldmerk (De ‘Stabilo-marker’, zie ook tussen dezelfde partijen: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 april 2010, IEF 8811). Gerecht vernietigt de beslissing toto nietigverklaring van het OHIM wegens procedurefouten, onder andere met betrekking tot de verschillende dimensies.

114. Aangezien de beslissing van de nietigheidsafdeling geen enkele verduidelijking bevat, kan de verwijzing in diezelfde beslissing naar de „driedimensionale vorm” van het oudere merk – die op het eerste gezicht paradoxaal is daar het een beeldmerk betreft – enkel tot de conclusie leiden dat de nietigheidsafdeling zich niet heeft gebaseerd op een vergelijking tussen het litigieuze model en het oudere merk, maar is overgegaan tot een vergelijking tussen dat model en een driedimensionaal merk dat in haar beslissing niet wordt aangeduid.

(…) 116. Deze vergissing van de nietigheidsafdeling werd geenszins rechtgezet door de kamer van beroep. Zoals reeds werd opgemerkt, heeft de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing zich beperkt tot het overnemen van de kenmerken die door de nietigheidsafdeling aan het oudere merk waren toegeschreven, zonder erop te wijzen dat de nietigheidsafdeling per vergissing had verwezen naar een driedimensionaal merk in plaats van naar het oudere merk en dat dezelfde kenmerken ook aanwezig waren in het oudere merk.

117. Aangezien de kamer van beroep in de bestreden beslissing haar conclusie inzake het bestaan van gevaar voor verwarring van het litigieuze model met het oudere merk heeft gebaseerd op de vergelijking van dat model met een ander teken dan het oudere merk, heeft zij derhalve blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en moet de bestreden beslissing worden vernietigd.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, beschikking van 26 maart 2010,  zaak C-91/09, Eis.de GmbH tegen BBY Vertriebsgesellschaft mbH.

Merkenrecht. Beschikking (altijd later gepubliceerd dan gewezen) in Duitse AdWordszaak. Geschil tussen twee handelaren in erotische zaken over het gebruik van het AdWord ‘bananabay’. De beschikking, waarvan de Nederlandse vertaling nog niet is gepubliceerd, volgt de eerdere AdWord-zaken van het Hof:

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Fünfte Kammer) für Recht erkannt:

Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG (…) ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke es einem Werbenden verbieten darf, auf ein mit dieser Marke identisches Schlüsselwort, das von diesem Werbenden ohne seine Zustimmung im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt wurde, für Waren oder Dienstleistungen, die mit den von der Marke erfassten identisch sind, zu werben, wenn aus dieser Werbung für einen Durchschnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder doch von einem Dritten stammen.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank van koophandel te Brussel, 23 april 2010, Meubelen Peeters. Van Leeuw. tegen Intres Belgium (met dank aan Paul Maeyaert, Altius).

Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Woord- en beeldmerken SLEEPY ('het leven is beter in bed') & SLEEPING. Toepassing van het Bellure-arrest (“duidelijk sprake van exploitatie en meeliften op de bekendheid”). Staking wordt bevolen, ondanks het feit dat de rechtbank de schade niet bewezen acht. De rechtbank acht het meeliften nog versterkt doordat de inbreukmaker een voormalige franchisenemer van de merkhouder was (“ten onrechte de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat tussen de betrokken partijen”). Hoger beroep is nog mogelijk.

10. (…) De dominante positie van de term "SLEEPING" en het feit dat enkel de firmanaam wordt toegevoegd, leidt ertoe dat het publiek het gedeelte "by PEETERS. (-) VAN LEEUW." nooit zal gebruiken om naar de winkel te verwijzen. Bijgevolg staat de overeenstemming tussen de SLEEPY-merken en het teken - zelfs met toevoeging van de firmanaam "by PEETERS. (-) VAN LEEUW. - onbetwistbaar vast.

11. In onderhavig geval staat vast dat eiseres op hoofdeis door het gebruik van het sterk gelijkende teken "SLEEPING by PEETERS. (-) VAN LEEUW." ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de SLEEPY-merken.

Er is in casu duidelijk sprake van exploitatie en meeliften op de bekendheid van de SLEEPY-merken, waarbij eiseres op hoofdeis misbruik maakt van de reputatie die eiseres in tussenkomst heeft opgebouwd en zonder enige financiële vergoeding of zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel haalt uit de commerciële inspanningen die eiseres in tussenkomst meerdere decennia lang heeft geleverd om het imago van de SLEEPY-merken te creëren en te onderhouden.

 Het aspect van het meeliften wordt nog versterkt door het feit dat eiseres op hoofdeis voorheen franchisenemer van verweerster op hoofdeis was.

(…)

Het is duidelijk dat eiseres op hoofdeis de SLEEPY-merken en het teken "SLEEPING" niet voor louter beschrijvende doeleinden gebruikt, maar wel ter onderscheiding van waren en diensten. Bovendien bestaan er andere gangbare en beschrijvende termen om aan te duiden dat in de winkel van eiseres op hoofdeis onder andere slaapartikelen worden aangeboden en is er dus geen enkele reden om de geldige SLEEPY-merken dan wel een sterk gelijkend teken te gebruiken. Eiseres op hoofdeis kan zich perfect manifesteren op de markt met gebruik van andere termen.

Eiseres op hoofdeis kan bijgevolg niet ernstig ontkennen dat zij door haar gebruik van de litigieuze tekens ten onrechte de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat tussen de betrokken partijen en dat zij minstens een ongerechtvaardigd voordeel put uit de reputatie van de SLEEPY-merken, aangezien de potentiële koper van SLEEPYproducten ten onrechte zal geloven dat zij deze aanbiedt, terwijl zij in wezen producten van concurrerende merken te koop aanbiedt.

Lees de uitspraak hier.

HvJ EU, 6 mei 2010, conclusie A-G Bot in zaak C-265/09 P, OHIM tegen BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH.

Merkenrecht. Weigering inschrijving als Gemeenschapsmerk van een teken in de vorm van de letter alfa (alcoholische dranken). Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het betrokken teken moet, indien tekens vatbaar zijn voor inschrijving, àltijd, een concreet onderzoek van de verschillende in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten worden verricht. Het Gerecht heeft derhalve, volgens de A-G,  op goede gronden geoordeeld dat het BHIM artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening onjuist heeft toegepast

36. Deze bepaling impliceert duidelijk dat een letter een teken kan vormen dat voor inschrijving als gemeenschapsmerk in aanmerking komt, met andere woorden dat een letter op zich onderscheidend vermogen kan hebben. Ook al zou men zich dus voor een kleur, een klank of een geur terecht kunnen afvragen of deze een „voor inschrijving vatbaar teken” kunnen vormen, bestaat er met betrekking tot een letter over deze vraag evenwel geen enkele twijfel.

37. Dit biedt echter nog geen zekerheid, dat een letter als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven. Daartoe is eveneens vereist dat het BHIM onderzoekt of er geen absolute weigeringsgronden zijn. Inzonderheid dient het daarbij het in artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening bedoelde onderzoek te verrichten, welke bepaling verlangt dat in elk specifiek geval het onderscheidend vermogen van het teken in kwestie in concreto ten aanzien van de betrokken klassen van waren wordt onderzocht, dat wil zeggen de capaciteit van dit teken om een aanduiding te vormen van de herkomst van de waren of diensten waarvoor de merkaanvraag is ingediend.

44. In dit stadium zou men zich eventueel kunnen afvragen of het onderzoek – uit hoofde van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening – van het onderscheidend vermogen van een niet-gestileerde letter op zich, eventueel een soepeler onderzoek dan het door het Hof verlangde onderzoek rechtvaardigt.

45. Dat is geenszins het geval. Zoals het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest terecht heeft gepreciseerd, maakt deze bepaling geen onderscheid tussen de verschillende categorieën van merken wat de beoordeling van hun onderscheidend vermogen betreft. Het heeft hieruit dan ook op goede gronden geconcludeerd dat de criteria om te beoordelen of een merk bestaande uit één letter onderscheidend vermogen heeft, de criteria zijn die ook voor de andere categorieën van merken gelden.

46. Bijgevolg moet worden geconstateerd dat het door het BHIM aangevoerde argument dat het niet steeds een concreet onderzoek van de verschillende in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten hoeft te verrichten wanneer het krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening het onderscheidend vermogen van het betrokken teken beoordeelt, geen steun in de rechtspraak van het Hof vindt.

47. Aangezien letters overeenkomstig artikel 4 van de verordening tot de voor inschrijving vatbare tekens behoren, moet hun onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening in de context van elk concreet geval worden onderzocht, rekening houdend met de aard en de bijzondere kenmerken van de in de merkaanvraag aangeduide waren.

48. Zoals het Gerecht in de punten 53 tot en met 56 van het bestreden arrest terecht heeft vastgesteld, is het evenwel duidelijk dat het BHIM, door te oordelen dat „het relevante publiek ‚misschien’ de letter ‚α’ zal opvatten als een verwijzing naar de kwaliteit (‚A’-kwaliteit), als een aanduiding van de grootte of als de aanduiding van een type of soort van alcoholhoudende dranken als die welke in de merkaanvraag zijn opgegeven”, uiteraard geen onderzoek conform de in de rechtspraak van het Hof gestelde vereisten heeft verricht. Het betreft een minimaal onderzoek, waarin de verwijzing naar een aanduiding van grootte volgens mij weinig relevant is voor de klasse van in de onderhavige merkaanvraag opgegeven waren.

49. Zulks wil evenwel niet zeggen dat de letter „α” in casu ter aanduiding van alcoholhoudende dranken moet worden ingeschreven. Het betekent enkel dat, ten eerste, het BHIM het onderscheidend karakter van het betrokken teken in concreto had moeten onderzoeken ten aanzien van de waren waarop in de merkaanvraag aanspraak werd gemaakt en het zijn afwijzende beslissing dienaangaande had moeten motiveren, en ten tweede, dat het niet zonder de verordening te schenden in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening de inschrijving van een niet-gestileerde letter bij voorbaat kon uitsluiten.

50. Ik meen dan ook dat het Gerecht op goede gronden heeft geoordeeld dat het BHIM artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening onjuist heeft toegepast.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Haarlem, 4 mei 2010, KG ZA  1081, Travel Card Nederland B.V. tegen Multi Tank Card B.V. (met dank aan Josine van den Berg &  Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Reclamerecht. Google AdWords . Eiser Travel Card maakt bezwaar tegen het gebruik als adword van de aanduiding ‘travelcard’ door gedaagde Multi Tank Card. Vorderingen afgewezen, zonder dat de HvJ EU AdWords arresten ter sprake hoeven te komen: Aanduiding ‘travelcard’ is beschrijvend, mist ieder onderscheidend vermogen en is niet geschikt om als merk te dienen. Gebruik ‘travelcard’ als adword is geen gebruik als handelsnaam door Multi Tank Card. Van eventuele vergelijkende reclame is inmiddels geen sprake meer. Onbetwiste, niet onredelijk voorkomende 1019h proceskosten: €31.734,39.

5.7. Het voorgaande leidt tot de voorlopige conclusie dat de aanduiding TRAVELCARD (al dan niet met een spatie geschreven) niet geschikt is om als merk te dienen. De voorzieningenrechter heeft bij zijn oordeel betrokken de prognose van de kans van slagen van een door Multi Tank Card aangekondigde nietigheidsactie bij de bodemrechter op grond van artikel 2.28 BVIE. De voorzieningenrechter acht het voorshands aannemelijk dat de inschrijving van het woordmerk slechts heeft kunnen geschieden - gelijk Multi Tank Card ter zitting heeft betoogd - doordat het BMB ten tijde van het depot en de registratie van het woordmerk TRAVELCARD in maart 1988 nog (net) niet onder de strenge(re) vigeur van de Merkenrichtlijn en de daarop gebaseerde BVIE viel. Gelet op de bepalingen van de Merkenrichtlijn en de huidige jurisprudentie is er een gerede kans dat het woordmerk van Travel Card zal worden vernietigd. Het beroep van Travel Card op de bescherming van het nadien door haar geregistreerde beeldmerk kan aan voornoemd oordeel niet afdoen, omdat bij het gewraakte gebruik van de aanduiding TRAVELCARD door Multi Tank Card als adword per definitie slechts het woordmerk is gehanteerd. Van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE is op grond van het voorgaande daarom geen sprake, zodat deze grondslag de vorderingen niet kan dragen.

5.8. (…)  is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Daarvan is naar oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. Gesteld noch gebleken is dat Multi Tank Card haar onderneming drijft onder een andere naam dan Multi Tank Card. Het gebruik van de aanduiding TRAVEL CARD als adword of in Google-advertenties doet daaraan niet af.

5.9.  (…) Van enige (al dan niet misleidende danwel vergelijkende) reclame is dan ook thans geen sprake meer. Daar Multi Tank Card bovendien bij akte (en ter zitting mondeling) onvoorwaardelijk heeft toegezegd dergelijke advertenties te staken en gestaakt te houden en voorts geen vergelijkbare reclame-uitingen (meer) te (zullen) doen, op straffe van een vrijwillig te verbeuren dwangsom, heeft Travel Card naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen belang bij haar vorderingen.

5.10. Nu geen van de door Travel Card opgeworpen grondslagen de vorderingen kunnen dragen, zullen deze worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 april 2010, LJN: BM2895, Schwan-Stabilo Schwanhausser Gmbh & Co.Kg tegen Ningbo Beifa Group Co.Ltd.

Merkenrecht. Vormmerk m.b.t. highlighters. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Roermond 17 juni 2009, KG ZA 09-15, IEF 7980). Wèl spoedeisend belang, (o.a naar aanleiding van de opstelling van gedaagde na eerdere onthoudingsverklaringen en uitspraken). Wel inbreuk.

Spoedeisend belang: 4.5.2. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Stabilo voldoende aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging bestaat dat Beifa (ook) in Nederland de Beifa-highlighters zal verhandelen en aldus inbreuk zal maken op de merkenrechten van Stabilo c.q. onrechtmatig jegens Stabilo zal handelen. Het hof baseert dit oordeel op de volgende feiten en omstandigheden: [o.a. – IEF]: Beifa is niet bereid een onthoudingsverklaring te tekenen. (…) Beifa heeft in het verleden (…)  ten behoeve van Stabilo onthoudingsverklaringen getekend maar dit heeft haar er niet van weerhouden nadien andere, op de Stabilo Boss gelijkende highlighters op de markt te brengen (…) Beifa heeft verschillende malen in strijd met een rechterlijke uitspraak de Beifa-highlighters verhandeld. (…) het is voldoende aannemelijk geworden dat Beifa ook andere producten op de markt brengt die lijken op producten van Stabilo.

4.5.3. Gelet op voornoemde handelwijze van Beifa heeft Stabilo naar het oordeel van het hof voldoende redenen om te vrezen dat Beifa (ook) in Nederland inbreuk zal maken op Stabilo's rechten. Dat die handelwijze zich deels heeft afgespeeld in Duitsland maakt dit niet anders, nu, zoals gezegd, Beifa eerder in Nederland Beifa-highlighters afleverde ondanks de hiervoor (in r.o. 4.5.2 sub v) genoemde omstandigheden en nu de Duitse markt grenst aan de Nederlandse. (…) 

Inbreuk: 4.6.4. (…) Zolang de merkinschrijvingen van Stabilo niet zijn vernietigd dient van de geldigheid daarvan te worden uitgegaan. Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van overeenstemming tussen het merk van Stabilo en de Beifa-highlighters. Stabilo heeft er op gewezen dat alle dominante eigenschappen van haar merken, zoals bijvoorbeeld omschreven onder randnummer 9 van haar pleitnotities in eerste aanleg, alsmede de proporties door Beifa zijn overgenomen. Gelet hierop en op de diverse, hiervoor genoemde uitspraken en op de afbeeldingen van de verschillende highlighters waaronder die in de merkinschrijvingen en op de highlighters zelf die het hof tijdens het pleidooi heeft kunnen bekijken, heeft Beifa de overeenstemming onvoldoende gemotiveerd betwist. Evenmin valt in hetgeen Beifa aanvoert een aanwijzing te lezen dat enkel het op de highlighters voorkomende woordmerk de herkomstfunctie vervult. Voorzover Beifa daarmee ook heeft bedoeld te betogen dat er daarom geen gevaar voor verwarring bestaat faalt dat verweer eveneens.
Nu voldoende aannemelijk is geworden dat de Beifa-highlighters overeenstemmen met het merk van Stabilo en dat het gaat om gebruik in het economisch verkeer voor dezelfde waren als waarvoor het merk van Stabilo is ingeschreven waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan (artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE), vordert Stabilo terecht een verbod op verhandeling van de Beifa-highlighters en heeft Beifa geen belang meer bij bespreking van haar verweren tegen de overige grondslagen van de vorderingen.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 april 2010, zaaknr. 105.006.548/01, 1-800-Flowers.com tegen The Zockoll Group Ltd v/h Phonenames Ltd (met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof)

Merkenrecht. Domeinnamen. Non usus. Vervallenverklaring van twee Benelux-merken. Geschil tussen bloemenhandelaren over de registratie en het gebruik van merken die een alfanumeriek telefoonnummer bevatten (zoals b.v. 1-800-FLOWERS). Het hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep (Rechtbank 's-Gravenhage, 6 december 2006, IEF 3010). Gebruik in domeinnamen websites levert geen merkgebruik in de Benelux op volgens het Lexington/Ladbrokes-criterium. “Dat via de website bestelde bloemen in de Benelux worden bezorgd kan niet als gebruik in de Benelux worden aangemerkt.”

11. Ad 10a tot en met e: gebruik op en/of van de website(s) van a~pellante. Zockoll heeft - terecht - niet betwist dat het gebruik van de domeinnamen en de website van appelante merkgebruik oplevert. Zij betwist wel dat dat gebruik merkgebruik in de Benelux oplevert. Het internet is naar zijn aard wereldwijd toegankelijk en een website kan in beginsel door iedere gebruiker van het internet, waar ook ter wereld, worden bezocht. Het gebruik van een merk op een website levert niet reeds in ieder land van waaruit de website kan worden bezocht merkgebruik op. Daartoe moet aan nadere voorwaarden zijn voldaan. Het Lexington-arrest van de Hoge Raad 3 januari 1964, NJ 1964, 445 (over de vraag of een reclame-uiting in een internationaal tijdschrift in Nederland een onrechtmatige daad opleverde) en het arrest van de Hoge Raad van 8 februari 2005, NJ 2005,404 (over de vraag of een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde kansspelaanbieder door het (zonder vergunning) aanbieden van deelname aan kansspelen via internet door middel van een mede op Nederland gerichte website handelde in strijd met artikel 1 sub a van de Wet op de Kansspelen ('gelegenheid geven') en daarmee onrechtmatig jegens Nederlandse kansspelaanbieders (met een vergunning) in aanmerking nemende, is het hof van oordeel dat van gebruik door appellante in de Benelux, kan worden gesproken indien zij via internet door middel van een blijkens hun inrichting en/of andere omstandigheden (specifiek) mede op de van de omstandigheden, zoals het top-level domain van het internetadres (een organisatorisch of een geografisch top level domein), de taal waarin de website is gesteld dan wel de taalkeuzemogelijkheden die de website biedt en (andere) verwijzingen op de website naar (een) bepaald(e) land(en). Vergelijk ook Hof 's-Gravenhage 23 februari 2006, IEF 1796 (Ipko-Amcor/Marie Claire) en 20 maart 2008, BIE 2009,63 (Vitra/Classis Design). Als sprake is van gebruik moet nog, aan de hand van de in rechtsoverweging 8 genoemde criteria, de vraag beantwoord worden of sprake is van normaal gebruik.

(…)

12. Het hof is van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat de website
www.1800flowers.com (specifiek) mede is gericht op het behalen van afzet in de Benelux.

(…)

voor betaling van via de website bestelde bloemen gebruik kan worden gemaakt van een in de Benelux uitgegeven creditcard is eveneens onvoldoende reden om gerichtheid op de Benelux aan te nemen. Met in de Benelux uitgegeven creditcards kan op vele plaatsen in de hele wereld worden betaald en ook voor bestellingen via niet op de Benelux gerichte websites. De mogelijkheid van internationaal gebruik is juist een kenmerk van creditcards en is geen bijzonderheid van de onderhavige website.

(…)

Hetgeen derhalve resteert is een website die vanuit de Benelux kan worden bezocht waarna  online of door te bellen met een Amerikaans telefoonnummer een opdracht kan worden gegeven om ergens ter wereld bloemen te bezorgen. Dit is naar het oordeel van het hof te weinig om aan te nemen dat de website (specifiek) mede gericht is op de Benelux.

Dat via de website bestelde bloemen in de Benelux worden bezorgd kan niet als gebruik in de Benelux worden aangemerkt nu - zoals Zockoll gesteld en appellante erkend, althans niet gemotiveerd betwist heeft - het daarbij in het algemeen gaat om bestellingen van buiten de Benelux en van de merken bij de bezorging - door lokale bloemisten - en op (de verpakking van) de geleverde bloemen geen gebruik wordt gemaakt.

(…)

Door de wereldwijde toegankelijkheid van het internet bestaat er voor de inwoners van de Benelux de mogelijkheid gebruik te maken van niet op de Benelux gerichte websites. Dat is echter onvoldoende om te concluderen dat de mede erop gericht zijn in de Benelux afzet te creëren.

(…)

Het bovenstaande brengt mee dat het door appellante hiervoor onder 10a tot en met e gestelde onvoldoende is om gebruik van de merken van appellante in de Benelux aan te nemen.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Arnhem, 21 april 2010, LJN: BM2158, Eisers tegen Gedaagden (Afrikaanse bastrommels)

Merkenrecht, beeldmerk, logo, handelsnaamrecht, Afrikaanse trommels. Kort vonnis waarin zelfs instrumenten zijn geanonimiseerd: “De [XX], ook bekend als [XXX], is volgens de door [gedaagde] overgelegde pagina van Wikipedia de algemene naam voor een categorie Afrikaanse basttrommels, die samen met de djembé vorm kregen in West-Afrika.”  Naar verwijzing gewijzigde vermelding op site levert geen merkgebruik op.

4.3.  [eis.2] en [eis.3] zijn ook geen houder van een woordmerk [XXX], hetwelk zich niet voor inschrijving leent, maar van een beeldmerk. De in dit beeldmerk in gewoon schrift opgenomen woorden ‘[naam]’ kan [eisers] niet als zodanig monopoliseren.

4.4. Ten aanzien van het wel voor bescherming in aanmerking komende logo in het beeldmerk, het figuurtje dat twee trommels vast houdt, overweegt de rechtbank als volgt.[gedaagde] heeft ter comparitie onweersproken gesteld, dat hij, na het eerste preprocessuele bezwaar van [eisers], en nog voor de dagvaarding, van zijn site [domeinnaam] een informatieve site heeft gemaakt met informatie over [XX]s in het algemeen en links naar percussiescholen.

(…) 4.6. [eisers] klaagt dat op deze pagina niet wordt verwezen naar haar gegevens. Zij heeft daar echter aan toegevoegd dat bezoekers ook niet verder kunnen doorklikken op de website en waarschijnlijk op de doodlopende website vastlopen.

4.7. Naar het oordeel van de rechtbank kan dit niet worden aangemerkt als gebruik in de zin van artikel 2.20 BVIE, waartegen de merkhouder zich kan verzetten, dit wil zeggen gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd, dan wel gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.8. Wat betreft het handelsnaamrecht, waarop [eisers] zich beroept, overweegt de rechtbank dat ook deze grondslag faalt omdat ter comparitie is gebleken dat [gedaagde] de aanduiding [XX] niet of niet meer gebruikt als handelsnaam, dit wil zeggen als naam ter identificatie van zijn onderneming. Hij gebruikt hiervoor de handelsnaam [handelsnaam].
Bovendien is de handelsnaam [handelsnaam] beschrijvend. Eventueel verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 HNW kan niet kan worden toegeschreven aan deze soortaanduiding, waarbij meetelt dat de beide ondernemingen niet in dezelfde plaats zijn gevestigd, terwijl niet is gesteld of gebleken dat sprake is van een relevante interlokale naamsbekendheid van de muziekschool van [eis.1]

Lees het vonnis hier.