Rechtspraak  

Rechtbank Amsterdam 13 maart 2013, zaaknr. 506700 / HA ZA 11-2883 (S. tegen M.)

Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx advocaten.

Samenwerking. Oudste handelsnaam. Gebruik handelsnaam. Website. Merkinschrijving. S. is galeriehoudster en lijstenmaker, M. is kunstschilder, handelaar, restaurateur en taxateur. S. start werkzaamheden bij Galerie Wijdemeren en registreert Galeriewijdemeren.nl. Partijen werkten samen M.´s schilderijen werden verkocht door S.. Nu vordert S. dat M. een website identiek aan de website galeriewijdemeren.com en handelsnaaminbreuk te staken en de nietigverklaring van de merkinschrijving van het beeldmerk met woordelement Galerie Wijdemeren.

Dat B. de handelsnaam - na beëindiging van de activiteiten van de Galerie - in juli 2005 aan M. heeft overgedragen, doet er niet aan af dat M. de handelsnaam ook heeft gebruikt. Uit de stukken volgt dat S. de handelsnaam Galerie Wijdemeren in elk geval vanaf oktober 2005 heeft gebruikt ter aanduiding van haar onderneming. Het is onvoldoende gebleken dat M. de handelsnaam in de periode 2005 - 2009 in het handelsverkeer heeft gebruikt.

In reconventie beroept M. zich op een gedeponeerd beeldmerk, maar de rechthebbende op en oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn bedrijfsdebiet niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht. Dat M. het logo heeft ontworpen vóór het depot bewijst nog niet dat het als beeldmerk is gebruikt.

De rechtbank: M. handelt met de handelsnaam en de .com-website onrechtmatig jegens S., de Benelux merkinschrijving is nietig.

4.8 M heeft in dit verband ook facturen overgelegd waarop zowel de naam van HVM Fine-Art en Galerie Wijdemeren vermeld staat. S heeft hier tegenin gebracht dat er door M op correspondentie aan derden of facturen aan klanten nooit gebruik is gemaakt van de naam Galerie Wijdemeren. De facturen die door . M als productie zijn overgelegd zijn geen facturen aan klanten en bevinden zich niet in de administratie van de galerie, aldus S, . S heeft hierover verder gesteld dat de naam en het logo Galerie Wijdemeren vermoedelijk achteraf door M. op de facturen zijn aangebracht Dit zou onder meer te zien zijn aan het logo dat steeds op een andere plek staat. Er zijn volgens S geen klanten van Galerie Wijdemeren die een factuur van M de naam en het logo van Galerie Wijdemeren. S van het mogelijke aanpassen van facturen heeft M; echter niet nader gemotiveerd of onderbouwd. M hebben ontvangen met daarop heeft in dit verband verklaringen betwist. Deze betwisting is echter niet nader gemotiveerd of onderbouwd. M heeft wel gesteld dat het verschuiven van het logo te verklaren is door het gebruik van verschillende computers en dat het bij het verschil in facturen mogelijk gaat om zogenaamde kladfacturen en echte facturen.

Deze verklaring bevestigt echter nog niet de stelling van M dat de door hem aan klanten gestuurde facturen inderdaad (ook) het logo / de naam Galerie Wijdemeren hadden. Gelet op de door S op dit punt overgelegde facturen en verklaringen had het we[ op de weg van M gelegen om hierover duidelijkheid te scheppen. De rechtbank overweegt dan ook dat op grond van de door . M, overgelegde stukken onvoldoende is gebleken dat M de handelsnaam Galerie Wijdemeren in de periode 2005 tot 2009 in het handelsverkeer heeft gebruikt.

4.9. Dit betekent dat - nu wel is komen vast te staan dat S de handelsnaam Galerie Wijdemeren sinds oktober 2005 richting derden heeft gebruik - S degene is die sinds oktober 2005 feitelijk en rechtmatig de handelsnaam Galerie Wijdemeren heeft gebruikt voor haar handelsactiviteiten. Nu verder is gebleken dat S haar handelsactiviteiten onder de naam Galerie Wijdemeren ook na oktober 2009 heeft voortgezet wordt S gevolgd in haar stelling dat aan haar een ouder recht op het gebruik van de handelsnaam Galerie Wijdemeren toekomt dan aan M.

4.11 Ten aanzien van de vorderingen in reconventie heeft M zich ter bescherming van de handelsnaam Galerie Wijdemeren nog beroepen op het door hem bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde beeldmerk met daarin het woordelement Galerie Wijdemeren. De rechtbank volgt ' M, hier niet in. De rechthebbende op een oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiet niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht. Vast is komen te staan dat S, - de naam Galerie Wijdemeren vanaf oktober 2005 als handelsnaam heeft gevoerd. Voorts is het logo dat zij daarbij gebruikte het thans door M . gedeponeerde beeldmerk.

Gelet hierop heeft- M het beeldmerk niet te goeder trouw gedeponeerd. Dat M' stelt dat hij het logo heeft ontworpen maakt dit niet anders. Niet is komen vast te staan dat M het logo vóór het depot ervan zelf als beeldmerk gebruikte. De rechtbank gaat er den ook vanuit dat M het logo destijds voor of in opdracht van S heeft gemaakt en zij ook hierop een ouder recht kan doen gelden.

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 maart 2013, zaaknr. C/09/436764 / KG ZA 13-140 (Scallywags Lunchroom)

Handelsnaamrecht. Adwords. Doorverwijzing van domeinnaam. Vervolg op IEF 10766.

Y spreekt X aan dat de naam SCALLYWAGS nog op het openingstijdenbord voor kwam en dat de domeinnaam doorlinkt naar scallyslunchroom.nl en een recensiesite de lunchroom van X aanduidt als ScallyWag's. Verder is gebleken dat in Google een gesponsorde advertentie voor SCALLYWAGS wordt getoond bij de zoektermen SCALLY's, SCALLYWAGS DEN HAAG.

X vordert een verbod tot ten uitvoerleggen van het vonnis en opschorting van de executie van dwangsommen. De vorderingen wordt afgewezen. De reconventionele verbodvordering van de handelsnaam SCALLYWAGS wordt toegewezen onder last van een dwangsom.

De doorverwijzing van de domeinnaam scallywagslunchroom.nl is tevens aan te merken als ‘gebruik’ in de zin van het vonnis, zodat X het verbod hiermee heeft overtreden. Uit niets is gebleken dat X enige actie heeft ondernomen om de vermelding te doen stoppen en Google de advertentie niettemin heeft gehandhaafd. Uit de overgelegde screenprint blijkt dat de advertentie ook in februari 2013 nog zichtbaar was, zodat X kennelijk eind 2012 opnieuw heeft betaald. Een en ander leidt tot de conclusie dat X ook door middel van het in stand houden van de hiervoor bedoelde advertentie op Google, het verbod heeft overtreden.

Voor zover X een beroep doet op verjaring omdat meer dan zes maanden zijn verstreken (611g Rv) en disproportionaliteit van de gevorderde dwangsommen en matiging, wordt dit verworpen aangezien Y reeds het door hem gestelde verbeurde bedrag aan dwangsommen aanzienlijk heeft gematigd tot € 15.000,-. X wordt veroordeeld in de proceskosten in conventie en in reconventie, maar matigt deze wel aan de hand van de IE Indicatietarieven tot €6.000.

Overtreding verbod
5.7(...) Alleen de domeinnaam www.scallywags-lunchroom, eveneens besproken tijdens de eerdere kort gedingzitting, stond nog als actief aangemeld bij SIDN1 en werd door X gebruikt tot aan de sommatie van 3 januari 2013 door de doorverwijzing naar www.scallys-lunchroom.nl, op welke website informatie is te vinden over de lunchroom van X. Dit is tevens aan te merken als ‘gebruik’ in de zin van het vonnis, zodat X het verbod hiermee heeft overtreden. Het verweer van X dat zijn provider/web designer zulks heeft beslist zonder dat hij daar opdracht toe zou hebben gegeven, zodat hem dat niet kon worden tegengeworpen, gaat niet op, alleen al niet omdat X geen adequate actie heeft ondernomen nadat hij nadrukkelijk op de omissie bij brief van 10 februari 2012 was gewezen.

Google advertentie5.8. Uit de als productie X overgelegde screenprints van een pagina van Google, blijkt dat X gebruikmaakt van gesponsorde advertenties. Bij de invoer van de zoekterm ‘Scally’s’ wordt een gesponsorde advertentie voor de lunchroom van X weergegeven onder de naam SCALLYWAGS, laatstelijk nog op 28 februari 2013. X heeft ter zitting gesteld dat hij eens per jaar in december een bedrag voldoet aan Google voor de plaatsing van deze advertentie en dat voor deze advertentie eind 2011 was betaald (voorafgaand aan het vonnis), waardoor de advertentie gedurende heel 2012 zichtbaar was, zonder dat X dat kon verhelpen. Dit argument van X doet niet af aan de uit het vonnis voortvloeiende verplichting die op X rustte om het gebruik van de handelsnaam SCALLYWAGS te staken en gestaakt te houden, waartoe redelijkerwijs kan worden gerekend er zorg voor te dragen dat de advertentie vanaf drie weken na betekening van het vonnis niet langer zichtbaar zou zijn. Uit niets is gebleken dat X enige actie heeft ondernomen om de vermelding te doen stoppen en Google – in weerwil daarvan – de advertentie niettemin heeft gehandhaafd. Overigens blijkt uit de overgelegde screenprint dat de advertentie ook in februari 2013 nog zichtbaar was, zodat X kennelijk eind 2012 opnieuw heeft betaald.

5.9. Een en ander leidt tot de conclusie dat X ook door middel van het in stand houden van de hiervoor bedoelde advertentie op Google, het verbod heeft overtreden.

Proceskosten in conventie en in reconventie
7.1. X zal als de zowel in conventie als in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. X heeft de door Y opgegeven kosten ad € 10.896,90 bestreden en zich op het standpunt gesteld dat het hier een eenvoudig kort geding betreft, waarvoor de IE Indicatietarieven een bedrag van € 6.000,- aan salaris advocaat indiceren. De voorzieningenrechter volgt X daarin. Nu Y geen onderscheid heeft gemaakt tussen de kosten voor conventie en de kosten voor reconventie, wordt deze ambtshalve bepaald op € 5.000 (te vermeerderen met € 274 griffierecht) voor de conventie en € 1.000 voor de reconventie.

 

Rechtbank Oost-Nederland, locatie Zwolle, 20 maart 2013, LJN BZ5055 (YourHosting B.V. tegen Geraets hodn Static ICT Solutions en Stathosting)

Geen onrechtmatig gebruik van handelsnaam c.q. domeinnaam. Zowel Your Hosting als Geraets bieden internetdiensten aan, waaronder domeinnaamregistraties en websitebouw. Als handelsnamen heeft Your Hosting onder andere "Start-Hosting", "Starthosting" en "Start hosting" doen registreren bij de KvK, domeinnaam starthosting.nl is geregistreerd op 8 maart 2002. De domeinnaam "stathosting" is door Geraets geregistreerd op 22 april 2004.

Your Hosting heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Geraets reeds sinds ruim acht jaar, namelijk sedert april 2004 inbreuk op haar handelsnaamrechten maakt c.q. onrechtmatig jegens haar handelt. Zij heeft meer dan anderhalf jaar geleden Geraets gesommeerd het gebruik van de (handels)naam "stathosting" te staken. In het licht van dit tijdsverloop valt niet in te zien op welke gronden Your Hosting niet de uitkomst van een bodemprocedure zou kunnen afwachten. De vorderingen worden afgewezen en Your Hosting wordt veroordeeld in de proceskosten.

 

4.2.1.  Dat Your Hosting een spoedeisend belang zou hebben bij haar vorderingen, is niet aannemelijk geworden. Your Hosting heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Geraets reeds sinds ruim acht jaar, namelijk sedert april 2004 inbreuk op haar handelsnaamrechten maakt c.q. onrechtmatig jegens haar handelt. Zij heeft meer dan anderhalf jaar geleden Geraets gesommeerd het gebruik van de (handels)naam "stathosting" te staken. In het licht van dit tijdsverloop valt niet in te zien op welke gronden Your Hosting niet de uitkomst van een bodemprocedure - hooguit enkele maanden na indiening van een verzoek ex artikel 6 Handelsnaamwet - zou kunnen afwachten.

4.2.2.  Nog afgezien van het ontbreken van een spoedeisend belang, liggen de vorderingen van Your Hosting ook op inhoudelijke gronden voor afwijzing gereed. Als niet weersproken moet er in dit geding van worden uitgegaan dat Geraets zich sedert april 2004 van de handelsnaam "Stathosting" bedient. Uit hetgeen Your Hosting in het geding heeft gebracht kan worden afgeleid dat de domeinnaam "starthosting.nl" in 2002 is geregistreerd. Registratie kan niet hebben plaatsgevonden door Your Hosting zelf, aangezien zij op dat moment (nog) niet bestond. Zij is, blijkens het uittreksel van de KvK, immers pas opgericht op 25 mei 2004. Your Hosting kan zich, gelet op haar oprichtingsdatum, evenmin vóór april 2004 hebben bedient van de handelsnaam "Starthosting". Het valt dan ook niet zonder nadere verklaring, welke verklaring ook desgevraagd niet is gegeven, in te zien dat Geraets inbreuk maakt op enig handelsnaamrecht van Your Hosting.
Een verklaring zou wellicht kunnen zijn dat de door Your Hosting gedreven onderneming ten tijde van de oprichting bij haar is ingebracht door een andere entiteit en dat deze andere entiteit daarbij eveneens de handelsnaam "Starthosting" heeft ingebracht. Geraets heeft echter bestreden dat de handelsnaam "Starthosting" reeds voor april 2004 in het economisch verkeer werd gebruikt. Nu Your Hosting in het geheel geen licht heeft geworpen op het gebruik van de handelsnaam "Starthosting" in de periode vóór april 2004 en ook geen stukken daaromtrent in het geding heeft gebracht, is niet aannemelijk geworden dat Geraets door het gebruik van de handelsnaam "Stathosting" vanaf april 2004 inbreuk op handelsnaamrechten van Your Hosting heeft gemaakt. Evenmin is van het door Your Hosting aan het gevorderde ten grondslag gelegde onrechtmatig handelen door Geraets (typosquatting) gebleken.

4.2.3.  De vorderingen zullen, gelet op het vorenoverwogene, worden afgewezen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 maart 2013, zaaknr C/02/259245 / KG ZA13-56 (Baboprint hodn SiteSupport tegen Advasu BV)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE advocatuur B.V..

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. SiteSupport exploiteert sinds1994 landelijk een onderneming voor het ontwikkelen en exploiteren van maatwerksoftware, websites, e.d., en heeft de website www.sitesupport.nl. Advasu, die zich met soortgelijke activiteiten bezighoudt, heeft in 2010 een beeldmerk SITESUPPORT gedeponeerd. Zij biedt onder het merk SiteSupport een tool aan om mee te kijken op websites en gebruikt de website www.sitesupport.com.

Advasu stelt zich (ten onrechte) op het standpunt dat zij SiteSupport niet gebruikt als handelsnaam, maar slechts als merk en voert als verweer dat de Handelsnaamwet slechts bescherming biedt tegen het gebruik van een verwarringwekkende jongere handelsnaam en niet tegen het gebruik van andersoortige tekens zoals merken.

De voorzieningenrechter oordeelt dat ook het gebruik van de naam SiteSupport voor het product van Advasu, al dan niet in verband met een merk, onrechtmatig is, omdat het gevaar bestaat dat het publiek, internetgebruikers, in verwarring geraken in die zin dat zij kunnen menen dat er verband bestaat tussen de bedrijven. Staking van de handelsnaam wordt bevolen, overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

4.10. Het deponeren van de domeinnaam www.sitesupport.com is onder de gegeven omstandigheden aan te merken als onrechtmatig occuperen van de handelsnaam van SiteSupport. De gevorderde overdracht is aan te merken als een passende vorm van tegemoetkoming in de daardoor geleden schade en dus toewijsbaar. De omstandigheid dat die domeinnaam is gedeponeerd door (bestuurder) behoeft aan toewijzing van de gevorderde overdracht door Advasu niet in de weg te staan, nu de heer (indirect) bestuurder is van Advasu en het derhalve mogelijk is voor Advasu om aan de vordering te voldoen.

Op andere blogs:
DomJur 2013-946

R.J.F. Wigman, Een nieuwe visie op gemeenschappelijk auteursrecht?, www.ie-forum.nl, IEF 12404.

Een bijdrage van Roland Wigman, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Inmiddels is het wetsvoorstel tot implementatie van Richtlijn 2011/77/EU (verlenging beschermingstermijn uitvoerende kunstenaars) al weer enige tijd terug bij de Tweede Kamer ingediend. Tot mijn grote verbazing heeft het wetsvoorstel kennelijk de zegen van de Commissie Auteursrecht en heeft de Memorie van Toelichting niet tot reuring onder de beoefenaars en liefhebbers van het auteursrecht geleid.

Volgens de betreffende richtlijn wordt richtlijn 2006/116/EG (betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten) gewijzigd in die zin dat in die richtlijn aan art. 1 een zevende lid wordt toegevoegd dat bepaalt dat de beschermingstermijn van een muziekwerk met tekst 70 jaar bedraagt na de dood van de langstlevende van de componist en tekstdichter, mits muziek en tekst specifiek zijn gecreëerd voor het muziekwerk met tekst. Ik zou bijna zeggen, met de woorden van art. 45a Aw.: "een daartoe bestemde bijdrage" zijn.

(...bijdrage is ingekort...)

Heb ik iets gemist? Sinds wanneer bestaat op een muziekwerk met tekst gemeenschappelijk auteursrecht wanneer de muziek is gecomponeerd door maker A en de tekst is geschreven door maker B? Het nog altijd geldende arrest van de Hoge Raad in deze is het arrest La belle et la bête. De Hoge Raad overweegt in dit arrest: "dat toch voor de vraag of er is een gemeenschappelijk auteursrecht als bedoeld in artikel 26 der Auteurswet, toekomende aan de gezamenlijke makers van eenzelfde werk, waarbij ieders auteursrecht slechts aandeel geeft in het auteursrecht op het geheel, niet doorslaggevend is of uit de samenwerking van twee of meer kunstenaars een zelfstandig kunstwerk is geboren, waarin hun bijdragen tot één aesthetische eenheid zijn geworden, maar beslissend is of dit werk is ontstaan door zodanige samenwerking der kunstenaars, dat ieders afzonderlijke bijdrage daarvan niet meer is te scheiden, zodat het buiten het verband van het geheel geen afzonderlijk voorwerp van artistieke beoordeling kan zijn."

Roland Wigman

Rechtbank Den Haag 4 maart 2013, KG ZA 13-6 (Ziengs Schoenen B.V. tegen De Schoenenfabriek B.V.)

Mede ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Ziengs Schoenen is houdster van diverse ZIENGS Benelux woordmerken. Ziengs heeft twee vestigingen in Groningen. De Schoenenfabriek heeft de publiciteit gezocht met haar voornemen een schoenenwinkel te openen in de Groningse binnenstad. De Schoenenfabriek heeft het Beneluxwoordmerk DE SCHOENENFABRIEK gedeponeerd. Ziengs Schoenen heeft tevergeefs De Schoenenfabriek "door Berend Ziengs" herhaaldelijk verzocht het gebruik van het logo, althans de naam 'Berend Ziengs' te staken. Ziengs stelt dat sprake is van merkinbreuk door De Schoenenfabriek.

De voorzieningenrechter oordeelt dat De Schoenenfabriek het logo van Ziengs gebruikt en dat het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen het gebruik van het logo en de door De Schoenenfabriek aan te bieden waren (vgl. HvJ EU 11 september 2007 (Céline)). Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet weggenomen door gebruik van de handelsnaam ‘De Schoenenfabriek’ in het logo die niet overeenstemt met de ZIENGS merken. Verwarringsgevaar kan immers ook bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005 (Thomson Life)).

Ziengs heeft ter zitting verklaard dat in het geval van toewijzing van het stakingsbevel op grond van merkenrechten geen afzonderlijk belang te hebben bij toewijzing van het stakingsbevel op grond van het handelsnaamrecht. Deze vordering blijft derhalve onbesproken. De Schoenenfabriek wordt verboden op haar winkelpand of via enig digitaal medium waarop zij haar diensten onder de aandacht brengt, het logo of een ander met ZIENGS merken overeenstemmend teken op of aan te brengen.

4.11. Gelet op de sterke mate van overeenstemming tussen het zelfstandige bestanddeel ‘door Berend Ziengs’ in het logo en de ZIENGS merken, het grote onderscheidend vermogen van de ZIENGS merken en het feit dat het logo wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor de ZIENGS merken zijn ingeschreven maar ook waarvoor deze feitelijk worden gebruikt, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het logo verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het in aanmerking komende publiek zal namelijk op grond van het gebruikte logo op zijn minst kunnen menen dat de betrokken waren of diensten van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

4.12. Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet weggenomen door gebruik van de handelsnaam ‘De Schoenenfabriek’ in het logo die niet overeenstemt met de ZIENGS merken. Verwarringsgevaar kan immers ook bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005, IER 2006, 1 (Thomson Life)). Die situatie doet zich hier voor. Ook de hiervoor genoemde beschrijvende bestanddelen in het logo nemen het verwarringsgevaar niet weg.

4.17. Het uitsluitend recht van een merkhouder strekt zich op grond van artikel 2.23 lid 1 onder a BVIE niet uit tot het gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens eigen naam (en adres) voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van eerlijk gebruik, moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten van de derde en de houder van het merk (of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk), alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat een zekere bekendheid geniet waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen (vgl. het hiervoor in 4.4 vermelde arrest Céline).

4.18. Van eerlijk gebruik van het logo in nijverheid en handel is naar voorlopig oordeel geen sprake. Zoals hiervoor overwogen, zal het publiek op grond van het logo op zijn minst kunnen menen dat er een economische band bestaat tussen De Schoenenfabriek en Ziengs Schoenen als houder en gebruiker van de ZIENGS merken, terwijl zulks niet het geval is. Voorts is van belang dat tussen de directeur van Ziengs Schoenen en de oprichter van De Schoenenfabriek een familieband bestaat en dat deze laatste voorheen aandeelhouder was van Ziengs Schoenen en zijn aandelen aan de huidige directeur van Ziengs Schoenen heeft overgedragen. De Schoenenfabriek is zich dus bewust van het feit dat Ziengs Schoenen al decennia lang schoenenwinkels exploiteert onder de naam ZIENGS en hiervoor de ZIENGS merken heeft geregistreerd en gebruikt. Tot slot weegt mee dat, hoewel de ZIENGS merken wellicht niet bekend zijn als bedoeld in van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zij in ieder geval in Groningen intensief zijn gebruikt en daardoor wel een zekere mate van bekendheid genieten. Dat is door De Schoenenfabriek ook niet betwist. Naar voorlopig oordeel van de zou De Schoenenfabriek door gebruik van de naam Berend Ziengs in het logo uit die bekendheid voordeel kunnen trekken omdat zij kan meeliften op de reputatie van de ZIENGS merken. Het gebruik van het logo voldoet dus voorshands oordelend niet aan de vereisten van artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE.

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2013, zaaknr. C/09/433015 / KG ZA 12-1399 (The Gillette Company Inc. tegen Gillette Bat Company)

Merkenrecht, EU-verbod. Handelsnaamrecht, Nederlands verbod (online/offline). Gelieerde bedrijven.

Gillette en P&G zijn gelieerde rechtspersonen, Gillette is houdster van gelijkluidend geregistreerde Gemeenschapswoordmerk voor scheerproducten. Zowel Gillette als Procter & Gamble voeren de handelsnaam THE GILLETTE COMPANY. Gillette Bat handelt in batterijen.

De internationale bevoegdheid van de rechtbank is gebaseerd op artikel 97 lid 1 GMVo, omdat Gillette Bat B.V. te Alkmaar is aan te merken als een vestiging. De spoedeisendheid wordt niet weggenomen door toegezegde onthoudingsverklaring voor de Benelux.

Gillette Bat bestrijdt met nadruk dat zij enige activiteit in de Benelux heeft gehad maar niet dat zij de inbreukmakende producten elders in de EER op de markt brengt. Inbreuk en dreigende inbreuk op het merk staan daarmee vast. Vordering is toewijsbaar aan Gillette, niet aan P&G. Er volgt een verbod voor de gehele Europese Unie op basis van het merkenrecht ex 97 lid 1 jo. 103 lid 2 GMVo.

Nu verwarring met de handelsnaam van Gillette c.s. niet wordt bestreden is daarmee inbreuk op de handelsnaam in Nederland gegeven. De afgebeelde verpakkingen vermelden niet P&G, waardoor het niet aannemelijk is dat P&G eveneens de handelsnaam gebruikt. Er volgt een verbod voor het gebruik van het element "Gillette" in Nederland (online of offline) in haar handelsnaam. Op straffe van dwangsommen.

Gillette Bat wordt veroordeeld in de proceskosten ad €6.340,59. In de procedure van P&G wordt P&G veroordeeld in de helft van de proceskosten van Gillette Bat ad €3.127,85.

inbreuk op het merkrecht
4.11. Gillette Bat bestrijdt met nadruk dat zij enige activiteit in de Benelux heeft gehad maar niet dat zij de inbreukmakende producten elders in de EER op de markt brengt. Evenmin bestrijdt zij dat plannen bestaan de activiteiten uit te breiden naar Italië. Inbreuk en dreigende inbreuk op het merk staat daarmee voorshands vast.

4.12. Uit de door Gillette c.s. overgelegde producties blijkt dat uitsluitend Gillette merkhoudster is. De op merkinbreuk gebaseerde vorderingen zijn in beginsel toewijsbaar aan Gillette maar die van Procter & Gamble dienen te worden afgewezen.

inbreuk op het handelsnaamrecht
4.13. Gillette c.s. heeft ter onderbouwing van de gestelde merk- en handelsnaaminbreuk gewezen op i) de website van Gillette Bat ii) de hiervoor genoemde brochure van Gillette Bat B.V. en iii) de aanwezigheid van Gillette Bat op een beurs in Moskou.

4.14. Anders dan Gillette stelt, kan niet worden aangenomen dat de website mede op Nederland is gericht, uitsluitend om reden dat daarop informatie in het Engels wordt verstrekt. De aanwezigheid op een beurs in Moskou kan evenmin worden aangemerkt als een handelen in Nederland. Voor de brochure geldt echter dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat deze weliswaar is verspreid door Gillette Bat B.V., maar dat daarin na afstemming met Gillette Bat haar handelsnaam wordt gebruikt. Nu verwarring met de handelsnaam van Gillette c.s. niet wordt bestreden is daarmee inbreuk op de handelsnaam in Nederland gegeven. De daarop gebaseerde vorderingen zijn toewijsbaar als hierna vermeld.

4.15. Gillette Bat heeft bestreden dat de handelsnaam ook door Procter & Gamble wordt gevoerd. Ter onderbouwing van het gebruik van de handelsnaam heeft Gillette c.s. gewezen op de hiervoor afgebeelde verpakkingen. Daarop is Procter & Gamble echter niet vermeld. Nu ook overigens niet aannemelijk is geworden dat Procter & Gamble de gestelde handelsnaam eveneens gebruikt en niet is gesteld dat en gemotiveerd waarom zij het handelsnaamrecht van Gillette zou kunnen inroepen, dienen haar vorderingen ook in zoverre te worden afgewezen.

Rechtbank Zeeland- West-Brabant, locatie Breda, 22 februari 2013, LJN BZ2038 (Kever-Club tegen Stichting Beautiful Budel)
Domeinnaam. Handelsnaam. Geen auteursrechten op website. Portretrecht komt niet toe aan vereniging.

Sinds 1984 organiseert KCN een internationaal Keverweekend voor bezitters en liefhebbers van luchtgekoelde motorvoertuigen van het merk Volkswagen, sinds 2003 onder de naam ‘Beautiful Budel’. Gedaagde en de mensen achter de stichting maakten deel uit van het team dat dit evenement in het verleden voor KCN organiseerde. Op de door de Stichting gebouwde website beautifulbudel.nl maakt de stichting thans reclame voor een Keverweekend dat in september 2013 in Budel moet gaan plaatsvinden. Volgens KCN handelt de stichting onrechtmatig jegens haar omdat het gebruik van de aanduiding Beautiful Budel op de website en in de domeinnaam inbreuk maakt op de handelsnaamrechten, auteursrechten en portretrechten van KCN en dat de stichting onrechtmatig aanhaakt bij de bekendheid van KCN en haar internationaal Keverweekend.

De naam 'Beautiful Budel' wordt meestal in combinatie met ‘internationaal keverweekend’ gebruikt en maar in een enkel geval apart zonder vergezeld te gaan van andere bewoordingen. Dat laatste gebruik is te gering om te kunnen oordelen dat KCN onder de naam ‘Beautiful Budel’ als handelsnaam naar buiten treedt. Het beroep van KCN op een handelsnaamrecht faalt.

Zonder nadere onderbouwing kan de website www.beautifulbudel.nl niet als een auteursrechtelijk beschermd werk worden aangemerkt. De Kever Club Nederland heeft geen portretrecht van haar bestuursleden en medewerkers. Portretrecht is een persoonlijkheidsrecht van elke individuele medewerker of bestuurslid van KCN, waar de vereniging geen beroep op kan doen.

Op de website waar in voorgaande jaren het internationaal Keverweekend van KCN werd aangekondigd, wordt nu promotie gemaakt voor het Keverweekend van de stichting. Dat kan verwarrend zijn voor de belangstellenden voor het internationaal Keverweekend van KCN. Niet aannemelijk is dan dat dit aanhaken bij het voormalige evenement van KCN in Budel voor KCN schade oplevert vanwege verwarring of onvoldoende bekendheid van haar evenement. De voorzieningenrechter zal daarom geen voorlopige voorziening treffen.

2.6. De voorzieningenrechter staat echter, indien sprake is van het voeren van een onderneming in de zin van artikel 1 Hnw, vervolgens voor de vraag of KCN op voor derden kenbare wijze naar buiten is getreden met de aanduiding ‘Beautiful Budel’ als handelsnaam van haar ‘onderneming’, zijnde het internationaal Keverweekend. (...) Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit voormelde toegangskaarten e.a. niet, althans onvoldoende, dat KCN onder de naam ‘Beautiful Budel’ als handelsnaam voor de activiteit internationaal Keverweekend naar buiten treedt. De naam wordt meestal in combinatie met ‘internationaal keverweekend’ gebruikt en maar in een enkel geval apart zonder vergezeld te gaan van andere bewoordingen. Dat laatste gebruik is te gering om te kunnen oordelen dat KCN (ook) onder de naam ‘Beautiful Budel’ als handelsnaam naar buiten treedt. Het beroep van KCN op een handelsnaamrecht faalt.

2.8.De website achter deze domeinnaam beautifulbudel.nl is gebouwd door [gedaagde sub 2]. KCN claimt het auteursrecht op deze website. Alleen op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst in de zin van artikel 10 Auteurswet (Aw) kan auteursrecht rusten. Een (handels)naam is geen werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het niet uitgesloten dat de vormgeving van een webpagina als een werk in de van artikel 10 Aw aangemerkt kan worden, terwijl broncodes ook een werk in de zin van de Aw kunnen opleveren, maar zonder een nadere onderbouwing welke elementen maken dat van een werk in de zin van de Aw sprake is kan de voorzieningenrechter de getoonde pagina’s van de website www.beautifulbudel.nl niet als een auteursrechtelijk beschermd werk aanmerken. Verder is niet gebleken dat het ontwerp van de webpagina’s door [gedaagde sub 2] tot stand is gebracht in opdracht of onder toezicht van KCN.

2.9. [gedaagde sub 2] stelt zijn website thans ter beschikking van de stichting ten behoeve van de promotie van het keverweekend dat de stichting in de maand september in Budel wil laten plaatsvinden onder de naam ‘The VW Aircooled Festival’. Op de website kunnen foto’s van het internationaal Keverweekend Budel 2011 van KCN worden bekeken. Op enkele van die foto’s staat een medewerker of bestuurslid van KCN afgebeeld. Portretrecht is een persoonlijkheidsrecht van elke individuele medewerker of bestuurslid van KCN, waar de vereniging geen beroep op kan doen. Er is gesteld noch gebleken dat KCN door elke van die medewerkers gemachtigd is om namens elke van die medewerkers in rechte op te treden tegen [gedaagde sub 2] en de stichting.

Op andere blogs:
DomJur
Novagraaf

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, 5 februari 2013, 200.098.888 (Hei Bike tegen Accell Duitsland)

Uitspraak ingezonden door Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap.

Ouder handelsnaamrecht vs jonger merkenrecht. Geen kwader trouw. Verwarringsgevaar.

Hei Bike verkoop fietsen en fietsonderdelen, heeft de domeinnaam heibike.nl / hei-bike.nl en als woordmerk HEIBIKE geregistreerd. Accell heeft het beeldmerk HAI BIKE geregistreerd en verkoopt fietsen in België en Nederland.

Twee grieven/vragen:
1) is het merkdepot door Accell te kwader trouw (2.4 aanhef en sub f BVIE)? en
2) handelt Accell onrechtmatig door het gebruik van haar jongere merknaam omdat verwarring is te duchten met de oudere handelsnaam van Hei Bike?

Ook als het hof er vanuit gaat dat Accell op de hoogte was van het handelsnaamgebruik van Hei Bike, is dat onvoldoende om te spreken van een depot te kwader trouw. (r.o. 4.3). Deze grief slaagt niet.

Onder verwijzing naar HR Eurotyre IEF 8366, wordt overwogen dat artikel 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger overeenstemmend merk dat verwarring wekt. Dat voor deze aanvullende onrechtmatigheid het gevaar van verwarring (te duchten verwarring) niet voldoende is doch daadwerkelijk opgetreden verwarring vereist is, kan in het arrest noch in de daaraan voorafgaande conclusie worden gelezen. Dat verwarring valt te duchten bij het gebruik van twee zozeer overeenstemmende tekens in dezelfde branche is voldoende aangetoond. Accell wordt onder anderen veroordeeld tot het plaatsen van advertenties in vakbladen.

Leestip: 4.4

Rechtbank Arnhem 19 december 2012, LJN BZ0486 (Surinaamse Brouwerij N.V. tegen gedaagde)

Vordering tot vervallenverklaring van merkregistratie voor alcholvrije dranken en tot doorhaling en nietigverklaring van woordmerk. Naam wordt gebruikt als handelsnaam. Rangorde van merkregistratie.

Surinaamse Brouwerij produceert sinds 1955 bier. Zij verhandelt haar bier voornamelijk in Suriname onder de merknaam PARBO. Deze merknaam bleek in de Benelux al op naam van anderen te zijn ingeschreven voor 'bieren'. Gedaagde is houder van drie woordmerken PARBO voor onder meer alcoholvrije dranken 498574 en diverse waren 869504 en 'bieren' 646953. De nietigheid van de eerste twee merken worden gevorderd omdat het merk helemaal niet is gebruikt voor alcoholvrije bieren.

Gedaagde stelt dat hij het merk de afgelopen 20 jaar wél normaal heeft gebruikt en overlegd daartoe onder andere een ongedateerde afbeelding van een reclameblad met de tekst "De eerste Surinaamse frisdrank in Nederland" met daarboven prominent het woord THRILL. Op de frisdranken wordt Parbo Food slechts als handelsnaam vermeld, zijnde de naam van de onderneming. Daarmee wordt geen normaal gebruik voor alcoholvrije dranken aangetoond. De expliciete keuze voor inschrijving van het merk voor alleen ‘alcoholvrije dranken’, terwijl een ruimere inschrijving ook mogelijk was geweest, brengt naar het oordeel van de rechtbank in dit geval mee dat eventueel gebruik van het merk voor soortgelijke waren geen instandhoudend merkgebruik oplevert.

De merkinschrijving uit 1991 wordt vervallen verklaard wegens gebrek aan normaal gebruik. En daarmee vervalt het oudste recht op het merk PARBO voor alcoholvrije dranken. Surinaamse Brouwerij is succesvol in de nietigverklaring van het merk van gedaagde dat volgens de rangorde is geregistreerd ná haar woordmerk PARBO voor diverse waren.

4.5.  De enige producties van [gedaagde] die normaal gebruik van het merk PARBO voor alcoholvrije dranken zouden kunnen aantonen zijn naar het oordeel van de rechtbank de afbeeldingen van de verschillende frisdranken van Parbo Food Holland. Voor die frisdranken gebruikt [gedaagde] echter prominent het woord THRILL (en voor bronwater Blue Life) als onderscheidingsteken op het etiket, dus als merknaam ter onderscheiding van haar frisdranken. Parbo Food wordt bij deze frisdranken vermeld als handelsnaam, te weten de naam van de onderneming. Daarmee heeft [gedaagde] niet aangetoond dat zij het merk PARBO heeft gebruikt voor alcoholvrije dranken. Voorts wordt overwogen dat eventueel gebruik door [gedaagde] van het merk PARBO voor waren die soortgelijk zijn aan ‘alcoholvrije dranken’ ook géén normaal gebruik voor alcoholvrije dranken zou opleveren. De expliciete keuze voor inschrijving van het merk voor alleen ‘alcoholvrije dranken’, terwijl een ruimere inschrijving ook mogelijk was geweest, brengt naar het oordeel van de rechtbank in dit geval mee dat eventueel gebruik van het merk voor soortgelijke waren geen instandhoudend merkgebruik oplevert. Gelet hierop acht de rechtbank het niet zinvol om [gedaagde] toe te laten tot verder bewijs van instandhoudend merkgebruik.

4.11.  De slotsom is dat Surinaamse Brouwerij met de merkregistratie van het woordmerk PARBO nr. 0842935 van 7 juli 2008 (depotdatum: 14 april 2008) in de klassen 29, 30 en 32 de oudste inschrijving van het woordmerk PARBO in de Benelux op haar naam heeft staan en dat dit merk daarmee in rangorde vóór het op 28 september 2009 onder nr. 0869504 geregistreerde merk PARBO op naam van [gedaagde] komt. De vordering tot nietigverklaring van deze laatstgenoemde merkinschrijving PARBO zal daarom worden toegewezen. Ook zal de gevorderde doorhaling van de desbetreffende merkregistratie van [gedaagde] in het Benelux merkenregister worden gelast.