Rechtspraak  

Rechtbank 's-Gravenhage 4 april 2012, HA ZA 11-1371 (JMQ Trading tegen Beckers Benelux B.V.)

Uitspraak mede ingezonden door Tim Smits, Koch & Van den Heuvel advocaten.

Octrooirecht. Tussenvonnis. In het kader van de overeenkomst heeft Kosta Development in opdracht van en voor Beckers B.V. een procedé ontwikkeld voor de productie van diepgevroren gepaneerde snacks en de verpakking daarvan zodat deze snacks geschikt zijn om in de magnetron te worden bereid (hierna: het procedé). Beckers B.V. is met gebruikmaking van het procedé in 2004 magnetrongeschikte kroketten en goulashkroketten gaan produceren en verkopen. Beckers B.V. heeft sindsdien aan Kosta Development opgave gedaan van door haar geproduceerde volumes en daarover de door Kosta Development periodiek gefactureerde royalty’s voldaan.

JMQ beroept zich in de onderhavige procedure tevens op het Europees octrooi met nummer EP 1 639 863 B1 voor een ‘microwave cooking process’.

Ook stelt zij dat de conclusies van het octrooi zien op een werkwijze die uitsluitend door de gebruiker van een magnetron wordt toegepast terwijl vaststaat dat Beckers zelf alleen de producten levert die door de eindgebruiker met gebruikmaking van een magnetron worden bereid zodat van directe octrooi-inbreuk nimmer sprake kan zijn. Tot slot betoogt Beckers dat JMQ geen feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat er wellicht sprake is van indirecte inbreuk.

Uiteindelijk wijst de rechtbank de vordering tot staking van octrooi-inbreuk af, ontbindt zij de overeenkomst en stelt de rechtbank JMQ in de gelegenheid opgave te doen van de op grond daarvan aan haar verschuldigde royalty's en wettelijke rente.

4.43. De rechtbank beschikt evenwel over onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of Beckers in de periode 1 augustus 2007 tot en met 31 juli 2008 tenminste € 25.000,-- aan royalty’s heeft betaald of dat JMQ over die periode nog royalty’s verschuldigd is. De rechtbank zal JMQ in de gelegenheid stellen om bij akte de royaltyfacturen over de betreffende periode over te leggen alsmede een opgave te doen van de op grond daarvan nog aan haar verschuldigde royalty’s en wettelijke rente.

4.45. De rechtbank zal JMQ in de gelegenheid stellen om bij akte de door Beckers aan haar verstrekte volume opgave als hiervoor in 4.44 vermeld over te leggen alsmede een opgave te doen van de op grond daarvan aan haar verschuldigde royalty’s en wettelijke rente.

5.1. ontbindt de overeenkomst tussen JMQ en Beckers;

5.2. veroordeelt Beckers om binnen 4 weken na betekening van het vonnis aan JMQ schriftelijk een door een externe registeraccountant goedgekeurde opgave te doen van de maandelijks omgezette hoeveelheid magnetrongeschikte kroketten en goulashkroketten over de periode van augustus 2008 tot en met de datum van het vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,-- per dag of dagdeel dat Beckers in gebreke blijft hieraan te voldoen met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,--;

5.3. verklaart de veroordeling onder 5.2 uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. stelt JMQ in de gelegenheid ter rolle van 30 mei 2012 een akte te nemen waarin zij de hiervoor in 4.43 en 4.45 genoemde informatie kan overleggen en zich hierover kan uitlaten, waarna Beckers de gelegenheid krijgt tot het nemen van een antwoordakte ter rolle van 13 juni 2012;

Lees het vonnis hier (grosse, schone pdf).

Hof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden 3 april 2012, LJN BW0811 (CORAM / Geesa tegen [A] UV Techniek B.V.)

Uitleg licentieovereenkomst legionella-douchekoppen. Vernietiging van die overeenkomst op grond van dwaling.

Naar aanleiding van de publiciteit over de legionella-affaire in Bovenkarpsel in 1999 heeft geïntimeerde een ontwerp gemaakt voor een douchekop met een UV-lamp waarmee legionella kan worden bestreden. Geïntimeerde heeft deze uitvinding wereldwijd geoctrooieerd. Zij heeft een prototype van deze douchekop laten maken en een daarop betrekking hebbend informatieblad. Voor de vercommercialisering beschikte ze zelf niet over de juiste kennis, financiële middelen en schaalgrootte om zelf een risicovol ontwikkelingstraject in te gaan.

Nu niet is gebleken dat er naast de licentieovereenkomst tevens een (mondelinge) samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen, gaat het hof voorbij aan het gestelde. Het hof volgt de gestelde beroepen op dwaling, misbruik van omstandigheden en strijd met redelijkheid en billijkheid niet. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep [met dank aan de Rechtbank Zwolle-Lelystad, LJN BW0860].

Verder in citaten:

8.  Naar het oordeel van het hof hebben [appellanten] onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit is af te leiden dat partijen, naast de licentieovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan die inhield dat [geïntimeerden] dienden bij te dragen in de kosten van de ontwikkeling van de UV handdouche. Voor die stelling is in de gedingstukken geen steun te vinden. Blijkens de gedingstukken, hetgeen door [appellanten] niet is bestreden, was het de taak van [appellante sub 2] om van het geoctrooieerde ontwerp een product te ontwikkelen dat vervolgens door [appellanten] op de markt gebracht zou worden. Door [appellanten] is evenmin bestreden dat partijen daartoe de licentieovereenkomst zijn aangegaan. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is het gegeven de strekking van de licentieovereenkomst onduidelijk wat de inhoud van zo'n samenwerkingsovereenkomst was.

11.  Nu niet is gebleken dat er naast de licentieovereenkomst tevens een (mondelinge) samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen, gaat het hof voorbij aan het gestelde.

Dwaling
12.  Het geschil spitst zich voorts toe op de vernietigbaarheid van de licentieovereenkomst. [appellanten] beroepen zich op dwaling.

14.  Uit het informatieblad blijkt voldoende duidelijk dat sprake was van een idee voor een prototype dat is uitgewerkt in de vorm van een productontwerp. Het is eveneens voldoende kenbaar dat de in het informatieblad opgenomen informatie uitsluitend betrekking heeft op het daarin opgenomen prototype. Naar het oordeel van het hof hebben [geïntimeerden] voldoende onderbouwd dat de in het informatieblad opgenomen informatie juist is (zie CvD, pt. 17 - 21).Tegen de achtergrond dat het aan [appellante sub 2] was om het geoctrooieerde productontwerp verder te ontwikkelen, kan niet worden volgehouden dat [appellante sub 2] op grond van de tekst van het informatieblad in de onjuiste voorstelling van zaken is komen verkeren dat de door haar te ontwikkelen UV douche zou voldoen aan de in het informatieblad genoemde (NEN)normen.

19.  Met [geïntimeerden] is het hof van oordeel dat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat de enkele omstandigheid dat [de bestuurder] in de veronderstelling verkeerde dat [de directeur] akkoord was met de beëindigingsovereenkomst dwaling oplevert, nog daargelaten dat door [appellanten] geen feiten zijn gesteld of gebleken waaruit volgt [geïntimeerden] bij [de bestuurder] de indruk hebben gewekt dat [de directeur] reeds akkoord was. [appellante sub 1] was immers geen partij was bij de beëindigingsovereenkomst waarmee de tussen [geïntimeerden] en [appellante sub 2] gesloten licentieovereenkomst werd beëindigd. Voorts is het hof met [geïntimeerden] van oordeel dat in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden dat [de bestuurder] als directeur van [appellante sub 2] en [de directeur] als directeur van [appellante sub 1] die op haar beurt bestuurder is van [appellante sub 2], elkaar op elkaar op de hoogte houden van hun gesprekken met [geïntimeerden] Ook op die grond faalt een beroep op dwaling.

Redelijkheid & billijkheid
23. (...) Het hof merkt allereerst op dat de rechter bij toepassing van artikel 6: 248 lid 2 BW de nodige terughoudendheid zal moeten betrachten. In dat licht bezien, is het hof van oordeel dat [appellanten], mede gelet op de stellingen van [geïntimeerden] dat het de bedoeling van partijen was dat [appellante sub 2] verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de UV douche en zij verder niets verdiend hebben aan de UV douche door het uitblijven van de exploitatie daarvan, onvoldoende feiten en omstandigheden hebben gesteld die haar beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid kunnen dragen. Dit geldt temeer nu het hier een transactie betreft tussen commerciële partijen en "spijt achteraf" geen geslaagd beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid oplevert.

Inhoud licentieovereenkomst
28.  In de licentieovereenkomst wordt niet vermeld of over de eenmalige vergoeding van € 60.000,- BTW is verschuldigd. Op de twee facturen die door [geïntimeerden] krachtens artikel 4 van licentieovereenkomst aan [appellante sub 2] zijn verstuurd, is over het totale bedrag van € 60.000,- BTW in rekening gebracht. Door [appellanten] zijn, mede gelet op het feit dat de facturen zonder protest zijn voldaan, onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die de door hen voorgestane uitleg kunnen dragen dat over de eenmalige vergoeding geen BTW is verschuldigd. Voorts stuit de desbetreffende vordering af op de verleende finale kwijting. De grief faalt derhalve.

Hof 's-Gravenhage 20 maart 2012, LJN BV9808 (strafzaak kopie geneesmiddelenrecepten)

Als randvermelding. Kopiëren van recepten voor geneesmiddelen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meer dan eens valselijk opmaken van recepten en het aanbieden van deze recepten aan diverse apotheken ten einde het medicijn Temazepam te verkrijgen. Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 96 (zesennegentig) dagen.

Voor zover de raadsman heeft willen betogen dat niet met zekerheid is vast te stellen dat in de aangiftes van de apotheken op de verdachte wordt gedoeld nu de aangevers nooit zijn geconfronteerd met de verdachte, overweegt het hof als volgt. De verdachte heeft op 15 december 2009 tegenover de politie verklaard dat achter de recepten die zij heeft gekregen van de medisch specialisten Smeets, Walburg-Schmidt en Westedt een blanco recept zat en dat zij deze blanco recepten heeft gekopieerd teneinde Temazepam te verkrijgen. Ook heeft zij verklaard dat zij de naam [medeverdachte] als pseudoniem gebruikt. Bij de rechter-commissaris heeft zij opnieuw verklaard recepten te hebben vervalst. De politieverklaring van de verdachte wordt ondersteund door de facturen en de blanco recepten die zijn aangetroffen in de woning van de verdachte, alsmede door de tenaamstelling daarvan en de namen van de "voorschrijvende" artsen die worden genoemd in de aangiftes van de apotheken. Naar het oordeel van het hof volgt uit het voorgaande dat het de verdachte is die in de aangiftes wordt bedoeld. Dat de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg van 26 oktober 2010 gedeeltelijk is teruggekomen van haar tegenover de politie en rechter-commissaris afgelegde verklaring, doet daar niets aan af. Het verweer van de raadsman wordt derhalve verworpen.

Conclusie AG HvJ EU 29 maart 2012, Zaak C-616/10 (Solvay tegen Honeywell)

In navolging van IEF 9311, 9089. In steekwoorden: Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Rechtsvordering wegens inbreuk op Europees octrooi – Bijzondere en exclusieve bevoegdheid – Artikel 6, punt 1 – Pluraliteit van verweerders – Artikel 22, punt 4 – Bestrijding van geldigheid van octrooi – Artikel 31 – Voorlopige of bewarende maatregelen.

Conclusie:
„1)      Primair:
a)      Artikel 6, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op een procedure ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarin meerdere, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn betrokken, wanneer de vorderingen elk afzonderlijk handelingen betreffen die in dezelfde lidstaat zijn verricht en inbreuk maken op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi waarop hetzelfde rechtstelsel van toepassing is.

b)      Artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat de hierin vervatte exclusievebevoegdheidsregel niet van toepassing is wanneer de vraag naar de geldigheid van een octrooi enkel in een incidentele procedure wordt opgeworpen, voor zover de eventuele in die procedure te nemen beslissing geen definitieve gevolgen sorteert.

2)      Subsidiair:
Artikel 31 van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat een nationale rechter niet bevoegd is een voorlopige maatregel toe te staan die geen effect op zijn grondgebied sorteert, hetgeen aan hem is om te bepalen.”

Op andere blogs:
DeBrauw (Advocate General saves Dutch cross-border practice)
IPKat (Patents and jurisdiction: Solving Solvay)

Hof 's-Gravenhage 28 februari 2012, LJN BW0267 (OrbusNeich Medical tegen Boston Scientific Scimed)

Octrooirecht. Tussenarrest in de stent-zaak over het Europees Octrooi inzake een ballonkatheter [zie inmiddels het arrest van 13 maart, IEF 11065]. De intrekking van de vordering tot voeging namens twee van de vier eiseressen, heeft tot gevolg dat de eiseressen niet-ontvankelijk worden verklaard.

De voeging na cassatie en de verwijzing in een octrooiprocedure wordt door het Hof toegestaan. Artikel 217 Rv namelijk bepaalt dat ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, daarin kan vorderen te moegen voegen of tussenkomen. Daarbij is het niet noodzakelijk dat er sprake is van een aantasting van rechten of een rechtsposities. In dit geval heeft de derde belang bij de uitkomst, omdat deze rechtens of feitelijk gevolgen voor hem kan hebben. De voeging wordt daarom toegelaten.

2.5.    Gelet op het voorgaande kan Boston Scientific zich niet met vrucht tegen de intrekking van de vordering door de eiseressen sub. 1 en 4. verzetten. Die intrekking heeft tot gevolg dat laatstgenoemden in hun vordering niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard.

3.1.    Boston Scientific doet tevergeefs een beroep op de exceptio. Dat beroep zou slechts kunnen slagen – en dientengevolge tot niet-ontvankelijkheid van eiseressen 2. en 3. in hun vordering tot toelating als gevoegde of tussenkomende partij kunnen leiden – indien tussen hen een rechtsverhouding bestaat die het rechtens noodzakelijk maakt dat de beslissing ten aanzien van alle bij die verhouding betrokkenen in dezelfde zin luidt. Boston Scientific heeft onvoldoende onderbouwd dat dit het geval is. Het is Boston Scientific geweest die eiseressen 1. tot en met 4. (in de door Boston Scientific tegen OrbusNeich gestarte procedure, zie rov. 1.8) gezamenlijk in rechte heeft betrokken, omdat zij alle tot de OrbusNeich-groep behoren en niet duidelijk is wie wel en wie niet betrokken is bij de verhandeling van de (volgens Boston Scientific inbreukmakende) producten (inleidende dagvaarding onder 2 in de procedure tussen Boston Scientific en OrbusNeich, productie 1 bij de incidentele memorie). De omstandigheid dat OrbusNeich zich niet tegen deze aanpak heeft verzet brengt niet mee dat sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding tussen de vier rechtspersonen, die tot gevolg heeft dat zij– ook in de onderhavige procedure – slechts gezamenlijk zouden kunnen optrekken. Dat zij dat aanvankelijk wel hebben gedaan en daarbij ter onderbouwing van hun vordering tot toelating als gevoegde of tussenkomende partij hebben gesteld dat dit tot een finale geschilbeslechting tussen hen en Boston Scientific zal leiden, ligt voor de hand, maar maakt niet dat het ook rechtens noodzakelijk is dat voeging dan wel tussenkomst ten aanzien van alle vier wordt toegelaten of afgewezen.

3.4.    Artikel217 Rv. bepaalt dat ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin te mogen voegen (of daarin te mogen tussenkomen). Voor het aannemen van dat belang is, althans voor zover het gaat om voeging, voldoende dat een uitkomst van de procedure die ongunstig is voor de partij, aan wier zijde de derde zich voegt, de rechtspositie van de derde nadelig kan beïnvloeden. Daarbij is niet noodzakelijk dat sprake is van een juridische aantasting van de rechten of de rechtspositie van de derde (door een ongunstige uitkomst van de procedure waarin de derde zich wenst te voegen). Voldoende moet worden geacht dat de derde belang heeft bij de uitkomst van de procedure, omdat deze rechtens of feitelijk gevolgen voor hem kan hebben.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 27 maart 2012, KG ZA 12-138 (Merck tegen Teva)

In 't kort: Octrooi HIV-remmers, te vroeg op de markt komen met een marktvergunning.

Octrooi EP 0 582 455 stelt onder meer de stof Efavirenz en Stocrin onder bescherming en wordt gebruikt bij de antivirale combinatiebehandeling van HIV-1 infectie (benzoxazinonen als remmers van HIV omgekeerde transcriptase), met een aangevraagde ABC nr 300032  die vanaf november 2013 zal lopen. De geldigheid van het octrooi is niet aan de orde. Merck stelt dat door marktintroductie "at risk" door Teva de prijs van Efavirenz onmiddelijk aanzienlijk zou doen dalen.

Het enkele feit dat Teva een marktvergunning heeft voor een product dat onder de bescherming van een octrooi of ABC valt, is volgens vaste rechtspraak niet voldoende om aan te nemen dat een reële inbreukdreiging bestaat. Op Teva rust naar voorlopig oordeel niet een algemeen geldende verplichting om Merck op de hoogte te stellen van haar (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten. Het belang dat Teva heeft bij het geheimhouden van dergelijke bedrijfsgevoelige informatie weegt zwaarder dan het belang van Merck om, met het oog op het nemen van (rechts)maatregelen, tijdig geïnformeerd te worden over een aanstaande inbreuk. De gevraagde vorderingen worden afgewezen.

4.7. Het enkele feit dat Teva een marktvergunning heeft voor een product dat onder de bescherming van een octrooi of ABC valt is volgens vaste rechtspraak niet voldoende om aan te nemen dat een reële inbreukdreiging bestaat. Dat volgens Merck de marktvergunning door Teva ongebruikelijk vroeg is aangevraagd, zodat aannemelijk is dat Teva voornemens is vroegtijdig op de markt te komen, is door Teva gemotiveerd weersproken. Ook het feit dat een marktvergunning lang voor het einde van de octrooibescherming is aangevraagd (en verkregen) doet een dergelijke dreiging overigens niet zonder meer ontstaan. Aanvragers dienen immers rekening te houden met mogelijke vertragingen in de verleningsprocedure.

4.10. Ook de in het verleden door Teva uitgevoerde marktintroducties “at risk” – die aanleiding waren tot rechterlijke uitspraken1 – dragen niet voldoende bij aan de inbreukdreiging, nu niet is gebleken dat een dergelijke benadering door Teva als gebruikelijke strategie wordt toegepast. Teva heeft gesteld dat het om twee incidenten ging, waartegenover vele marktintroducties staan die zonder problemen – in het bijzonder: zonder inbreuk op een geldig octrooi of ABC – zijn verlopen. In ieder geval is niet gebleken op grond waarvan moet worden aangenomen dat Teva voor de introductie van Efivarenz Teva reële plannen heeft voor een marktintroductie “at risk”.

4.11. Het feit dat Teva weigert toe te zeggen dat zij zal afzien van een marktintroductie “at risk”, dan wel dat zij Merck (tijdig) zal informeren over een dergelijke introductie, leidt naar voorlopig oordeel niet tot het aannemen van een reële dreiging. Merck heeft er in dit verband op gewezen dat de houding van een partij de vrees voor toekomstig onrechtmatig handelen zijnerzijds wettigt als die partij de geoorloofdheid van zijn handelwijze staande houdt, althans de onrechtmatigheid niet ronduit erkent (vgl. Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, Kluwer: 1978, p. 188). Als evenwel geen sprake is (geweest) van een concrete inbreuk of reële inbreukdreiging, is die vrees op zich voorshands onvoldoende om het uitblijven van enige toezegging ter zake te beschouwen als onrechtmatig. Als dit anders zou zijn, dan zou dat betekenen dat een octrooihouder eenzijdig reële inbreukdreiging kan creëren zodra een marktvergunning is verleend door om een dergelijke toezegging te vragen, wat in strijd zou zijn met het hiervoor onder 4.7. besproken uitgangspunt dat het enkele feit dat een marktvergunning is verkregen niet voldoende is om aan te nemen dat een dergelijke dreiging bestaat.

4.12. Op Teva rust naar voorlopig oordeel niet een algemeen geldende verplichting Merck op de hoogte te stellen van haar (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten. Het belang dat Teva heeft bij het geheimhouden van dergelijke bedrijfsgevoelige informatie weegt zwaarder dan het belang van Merck om, met het oog op het nemen van (rechts)maatregelen, tijdig geïnformeerd te worden over een aanstaande inbreuk.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 27 maart 2012, KG ZA 12-136 (Truma Gerätetechnik GmbH & Co tegen Tradekar)

Uitspraak ingezonden door Willem Hoorneman, C'M'S' Derks Star Busmann.

Octrooizaak. Kort geding. Met begeleidend schrijven van de inzender: Zie hier een aardig kort geding vonnis in een octrooizaak. "Aardig", omdat de Voorzieningenrechter een beroep op niet-vertaling van een in oppositie gewijzigd Europees octrooi heeft gehonoreerd. Daar bovenop is een beroep op "toegevoegde materie" door de VzR gehonoreerd, wat ook een zeldzaamheid is.

Het gaat om octrooi op een hulpaandrijving voor een aanhanger / caravan mover.

4.8. (...) Of daar voldoende aan af kan doen dat in het octrooiregister is (blijven) aangetekend staan dat het octrooi gelding heeft voor Nederland en dat taxen zijn betaalde n geaccepteerde n bij het wel op tijd indienen van de Nederlandse vertaling van de gewijzigde conclusies niet door het Bureau is aangegeven dat daarbij een vertaling van de gewijzigde beschrijving ontbrak zoals Truma nog aanvoert, valt zeer te bezien.

4.9. Naar voorlopig oordeel is er een gerede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de bodemrechter zal oordelen dat dit geen vormgebrek is, maar een materieel gebrek met als (verdragsrechtelijk doorgesijpelde) wettelijke sanctie dat aan het octrooi voor Nederland geen rechten kunnen worden ontleend.

Toegevoegde materie
4.14. voorshands wordt dit standpunt van Truma niet gevolgd. Lezing van de passage uit de oorspronkelijke aanvrage leert niets over de aard van ¿ã koppeling en figuur l0 evenmin. De passage leert alleen dat middels een schroefspil de drager heen en weer kan bewogen kan worden (kenmerk 9 derhalve). D at wordt voorshands onvoldoende basis gevonden. D at geen hefboomkoppeling bedoeld kan zijn in de aanvrage, maar een koppeling zonder aanvullende overbrengingsmiddelen is niet duidelijk en ondubbelzinnig te halen uit de geciteerde passage in combinatie met figuur 10, dat eventueel te gering informatiegehalte heeft daarvoor.

4.15. Er bestaat derhalve naar voorlopige oordeel een gerede, dat wil zeggen serieuze, te verwaarlozen kans dat niet conclusie I vanwege het toegevoege karakter nietig wordt geoordeeld door de bodemrechter wegens toegevoegde materie.

Hof 's-Gravenhage 13 maart 2012, zaaknr. 200.082.381/01 (Boston Scientific Scimed tegen OrbusNeich)

Uitspraak ingezonden door Ruud van der Velden, Hogan Lovells.

In navolging van het tussenvonnis [IEF 10978] Zie eerder Hof (IEF 9915) en Rb IEF 9209 en HR LJN BG7412.

Octrooirecht. Arrest in de stent-zaak over het Europees Octrooi inzake een ballonkatheter. Ongedaanmaking van de aanhouding van de proceskostenveroordeling. Bij akte van 19januari 2012 heeft Boston Scientific (onder meer) haar oorspronkelijke provisionele vordering onder A (een verbod op octrooi-inbreuk) ingetrokken, vanwege het vervallen zijn van het octrooi op 28 augustus 2011. Het gevorderde onder B (thans genummerd A) heeft zij aldus gewijzigd dat zij nu vordert een verbod om gebruik te maken van de informatie, verkregen door of met behulp van klinische tests zoals nader gespecificeerd in de akte van Boston Scientific van 3 februari 2010, voor een in het gewijzigde petitum nader aangeduide periode. OrbusNeich heeft bezwaar gemaakt tegen. de eiswijziging op de grond dat daarin een eisvermeerdering besloten ligt. Tevens stelt zij dat in de bij genoemde akte overgelegde verklaring van P. Gafner een nieuwe grief besloten ligt. Voor zover nodig zal het hof bij de beoordeling van het beroep op deze bezwaren ingaan.

Verder in citaten, en de aanhouding van de proceskostenveroordeling wordt middels een incidentele vordering ongedaan gemaakt.

2.4. Het hof verwerpt de stelling van OrbusNeich dat de provisionele vordering reeds moet worden afgewezen omdat het octrooi heeft te gelden als vernietigd en het hof zich (vooralsnog) daarnaar heeft te richten. Weliswaar heeft de Hoge Raad in het arrest Enka/Dupont overwogen dat de rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi nietig wordt verklaard aan dat octrooi onmiddellijk zijn werking ontneemt, maar hij heeft daaraan de voorwaarde verbonden dat die uitspraak te zijner tijd in kracht van gewijsde gaat. In de periode dat onzeker is of de uitspraak waarbij het octrooi nietig is verklaard in kracht van gewijsde gaat, staat het de rechter vrij een inbreukprocedure gebaseerd op het betreffende octrooi te schorsen, aldus de Hoge Raad. Aldus is sprake van een onzekere (“zwevende”) periode, waarin de (beweerd) inbreukmaker zich niet zonder meer op de nietigheid van het octrooi kan beroepen. Het hof ziet, met de rechtbank, geen reden waarom deze regel niet ook zou gelden onder het thans geldende octrooirecht.

Ook de instructie aan de (voorzieningen-)rechter om zijn beslissing af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter leidt er in dit geval niet toe dat het hof zonder meer van de nietigheid van het octrooi moet uitgaan. Voor een uitzondering op deze regel is niet alleen plaats wanneer sprake is van een kennelijke misslag in het vonnis van de bodemrechter, maar ook wanneer sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat de bodemrechter bij wetenschap daarvan een andere beslissing zou hebben genomen. Het hof is van oordeel dat hiermee gelijk te stellen is de situatie die hier aan de orde is, te weten dat het octrooi waarover de bodemrechter heeft geoordeeld inmiddels (centraal) is beperkt. Daardoor is weliswaar niet een ander octrooi ontstaan, maar wel dient de geldigheid van het octrooi opnieuw, met inachtneming van bedoelde beperking, te worden beoordeeld (zie hiervoor, rov. 1.6). Op deze grond faalt grief 1 in het incidentele beroep.

2.5. De vraag die thans eerst dient te worden beoordeeld is of Boston Scientific een voldoende belang heeft bij het gevorderde verbod. Het hof is van oordeel dat dit niet het geval is en overweegt daartoe als volgt.

2.6. Uitgangspunt in dit hoger beroep is dat Boston Scientific in elk geval al een aantal jaren op de hoogte is van het bestaan van de Genous-katheter, alsook van de kenmerken daarvan (die het volgens Boston Scientific inbreukmakende karakter daarvan bepalen) en de omstandigheid dat de katheter op de Nederlandse markt wordt gebruikt.

2.9. In het licht van het voorgaande, te weten; enerzijds de periode die Boston Scientific heeft laten voorbijgaan zonder actie te ondernemen tegen het gebruik van de Genous-katheter door OrbusNeich en anderzijds de omstandigheid dat Boston Scientifie de door OrbusNeih met bedoelde studies verkregen of te verkrijgen commerciële voorsprong (en daarmee haar schade) niet of nauwelijks heeft onderbouwd, heeft Boston Scientific niet voldoende aannemelijk weten te maken dat van haar niet kan worden verlangd de uitkomst van de hoofdprocedure af te wachten. In dat verband is tevens van belang dat de procedure tussen Boston Sclentiflc en Medinol inmiddels zicht biedt op een eindbeslissing van het hof over de geldigheid van de B3-versie van het octrooi. Ten overvloede voegt het hof daaraan toe dat, voor zover er al enig rechtens relevant (lees: voldoende) belang van Boston Scientific valt aan te wijzen, dat wegvalt tegen het door OrbusNeich onweersproken gestelde belang bij het mogen blijven gebruiken van de met de studies verkregen data. Het (thans) onder A gevorderde verbod en de nevenvorderingen zullen op die grond worden afgewezen. Bij die stand van zaken kunnen de overige verweren van OrbusNeich tegen de vorderingen o:nbesproken blijven.

Het hof, in het incidentele beroep, vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarbij de beslissing met betrekking tot de kosten van het incident zijn aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak en opnieuw recht doende: veroordeelt Boston Scientific in de kosten van het incident in eerste aanleg, aan de zijde van OrbusNeich begroot op €61.891,-;

Rechtbank 's-Gravenhage 14 maart 2012, HA ZA 10-3661 (Core tegen Lidl)

Uitspraak ingezonden door Paul Steinhauser, Arnold + Siedsma

Octrooirecht. Core is houdster van EP 865 voor een uitschuifladder en de bijbehorende fabricagewerkwijzen. Een dergelijke ladder is bekend in de stand van de techniek, zie het octrooi US 355. Ondanks dat de PowerFix niet letterlijk voldoet aan de maatregelen, die zien op de kragen rondom kolommen, bepleit Core inbreuk in het equivalantiebereik doordat er twee bumpers op iedere sport zijn bevestigd. Daarmee wordt op in wezen dezelfde wijze, met in wezen dezelfde middelen, in wezen hetzelfde resultaat bereikt, aldus Core.

De vernieuwing die het octrooi aan de stand van techniek toevoegt ten opzichte van McDonnell is een betrekkelijk triviale technische maatregel, waarvan de beschermingsomvang niet te ruim dient te worden getrokken. Waar het in de benadering van Core op neerkomt is dat zij het kenmerk “kraag rondom de kolommen” uit de conclusie uitgebreid wil zien tot “bumper op de sporten” en dat gaat te ver. De Powerfix ladder kan immers ook gezien worden als een niet-inventieve variant op de door McDonnell gevormde stand van de techniek, waarin ter voorkoming van het op elkaar klappen bij het inschuiven stootbumpers zijn aangebracht op de sporten.

4.5 Ten opzichte van McDonnell onderscheidt de ladder volgens conclusie 1 van het octrooi zich door het gebruik van als afzonderlijk onderdeel uitgevoerde kragen. De functie van de losse kraag is niet expliciet in de beschrijving vermeld. Blijkens de verleningsgeschiedenis heeft de Examiner daaraan de functie toegekend dat niet meer de hele "bushing 50" uit McDonnell behoeft te worden uitgevoerd in het daar bedoelde “low friction plastic”, maar alleen de “upper 51 ring”, hetgeen hij inventief achtte. Lidl sluit zich daarbij aan, daartoe stellende dat in McDonnell reeds sprake was van een kraag in de zin van het octrooi in de vorm van flens 53 en bushing 50.

4.6 Core bestrijdt dat. Zij stelt zich op het standpunt dat in figuur 5 flens 53 is opgenomen in hetgeen daar met verwijzingsnummer 45 is aangeduid, zodat flens 53 niet onder de sporten uitsteekt en dus niet kan fungeren om afstand te creëren tussen de verbindingsstukken respectievelijk sporten bij het inklappen van de ladder, zoals bij de kragen volgens het octrooi wel het geval is. Gelet op dat onderscheid met de ladder volgens McDonnell, is het volgens Core voor de gemiddelde vakman duidelijk dat de functie van de losse kragen in het octrooi (in elk geval óók) is dat die als landing surfaces (bordesoppervlakken) fungeren voor de verbindingsstukken bij het inschuiven van de ladder, waarmee wordt voorkomen dat bij inschuiven de verbindingsstukken in de telescopische ladder op elkaar klappen.

4.7 Uitgaande van deze door Core verdedigde functie van de kragen volgens het octrooi en veronderstellenderwijs bij de inbreukvraag uitgaand van de geldigheid van het octrooi, is naar het oordeel van de rechtbank de vernieuwing die het octrooi aan de stand van techniek toevoegt ten opzichte van McDonnell een betrekkelijk triviale technische maatregel, waarvan de beschermingsomvang niet te ruim dient te worden getrokken. Het betreft zeer kort gezegd het aanbrengen van een losse kraag (ring) ter voorkoming van beschadiging bij inschuiven van de telescopische ladder. Een alternatieve, eveneens min of meer triviale technische maatregel om in hetzelfde technische effect te voorzien, is dan vanwege deze gering te oordelen beschermingsomvang niet licht via equivalentie onder de beschermingsomvang van het octrooi te brengen. Daar verzet zich de rechtszekerheid voor derden tegen. Anders gezegd: bij toepassing van de function-way-result toets als bepleit door Core is geen sprake van het toepassen van eenzelfde wijze door het vervangen van de kragen rondom de kolommen door los van de verbindingsstukken aangebrachte rubberen stootbumpers op de sporten waarmee de sporten en de verbindingsstukken op afstand van elkaar worden gehouden. Dit is een andere manier om hetzelfde min of meer eenvoudig te realiseren technische effect te verkrijgen. Waar het in de benadering van Core op neerkomt is dat zij het kenmerk “kraag rondom de kolommen” uit de conclusie uitgebreid wil zien tot “bumper op de sporten” en dat gaat te ver.

4.8 Een andere benadering met dezelfde conclusie is het door Lidl gevoerde Gillette-verweer. De Powerfix ladder kan immers ook gezien worden als een niet-inventieve variant op de door McDonnell gevormde stand van de techniek, waarbij ter voorkoming van het op elkaar klappen van de sporten of de verbindingsstukken bij het inschuiven van de telescopische ladder, rubberen stootbumpers op de sporten zijn aangebracht.

Rechtbank 's-Gravenhage 14 maart 2012, HA ZA 11-2212, 2213, 2215 (Samsung tegen Apple) - LJN BV8871

Na de modellenrechtstrijd [IEF 10819], nu rechtspaak over het octrooirecht op 3G-technologie, FRAND-licenties en de precontractuele goede trouw. Samsung heeft in ETSI, de European Telecommunications Standard Institute) deelgenomen als houdster van vier octrooien en is belangrijke leverancier van diverse onderdelen van tablets en smartphones van Apple.

In augustus 2010 heeft een overleg plaatsgevonden tussen Apple en Samsung. Tijdens dat overleg heeft Apple Samsung verzocht om betaling van een royalty. In reactie daarop heeft Samsung verwezen naar haar octrooien. Apple heeft daarop geantwoord dat zij geen licentie nodig had omdat haar leveranciers al zouden beschikken over de nodige licenties.

Apples verweer dat er - op basis van het Franse recht - met samsung een licentieovereenkomst bestaat, wordt verworpen omdat er slechts FRAND-verklaringen zijn afgegeven. Het beroep op uitputting van de onder FRAND-licenties uitgegeven basebands chips door Qualcomm slaagt en wordt uitgebreid gemotiveerd (zie onder uitputting). Tot slot heeft Apple met haar tegenbod waarbij een cumulatief royaltyplafond wordt gehanteerd bij de berekening van een FRAND-royalty in een eerste tegenbod in onderhandelingen over FRAND-voorwaarden niet onredelijk gehandeld.

Pre-citaat uitleg:
Over de 3G-standaard, ETSI en de ETSI IPR Policy
Om een zo breed mogelijke toepassing van mobiele telecommunicatietechnologie mogelijk te maken is die technologie in veel opzichten gestandaardiseerd. De ontwikkeling van een dergelijke standaard vindt plaats op initiatief van een standaardisatieorganisatie, in  het Engels ook wel aangeduid als Standard Setting Organisation (hierna: SSO), waarin onder meer producenten van mobiele telefoons en telecommunicatie-infrastructuur samenwerken.

De Europese deelnemer aan 3GPP is ETSI (European Telecommunications Standard Institute). Leden van ETSI zijn contractueel gebonden aan de beleidsregels die ETSI heeft opgesteld met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, de ETSI IPR Policy (hierna: de ETSI-regels).

Rechtspaak.nl:

Rechtspraak.nl: Tussenvonnis. Samsung is in juli 2011 een drietal bodemprocedures bij de rechtbank ’s-Gravenhage begonnen. Samsung vordert daarin een verbod aan Apple om gebruik te maken van UMTS/3G-technologie in de iPhone en iPad alsmede schadevergoeding. Samsung stelt in die procedures dat zij een viertal octrooien bezit die essentieel zijn voor de UMTS/3G-technologie. Op 17 februari 2012 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden om te spreken over de niet-technische verweren van Apple in de zaken. De rechtbank bepaalt in dit tussenvonnis dat de toestemming die Samsung aan Qualcomm heeft gegeven, ook voor Apple geldt voor wat betreft zogenaamde baseband chips die zij betrekt van Qualcomm. Deze chips worden toegepast in de iPhone 4S, zodat de handel in die telefoon door Samsung niet kan worden beperkt. Voor wat betreft de baseband chips die Apple tot januari 2011 van het Duitse bedrijf Infineon betrok, is er geen toestemming. Voor wat betreft de baseband chips die Apple thans van Intel afneemt, krijgt Apple de mogelijkheid om nog een opinie naar Amerikaans recht in te dienen. De chips van Intel worden in de iPhone 3G, 3GS en 4 en iPad 1 en 2 toegepast. Deze opinie zal dan gaan over hoe de licentieovereenkomst tussen Samsung en Intel moet worden begrepen. De rechtbank overweegt verder dat Samsung hoe dan ook geen recht heeft op een verbod, vernietiging of recall van de Apple producten. Dit zou volgens de rechtbank de tussen partijen lopende onderhandelingen over een licentie onder oneigenlijke druk zetten. Samsung is namelijk op grond van de regels die horen bij de UMTS/3G-standaard verplicht om een licentie aan Apple te geven. Die licentie moet dan voorts “fair, reasonable and non-dicriminatory” (FRAND) zijn. De rechtbank vindt niet dat Apple zich tot nu toe in die onderhandelingen onredelijk heeft opgesteld zodat er geen plaats is voor een verbod. De drie zaken zullen in verband met de vorderingen tot schadevergoeding over mogelijke inbreuk in het verleden in maart en april worden voortgezet. Er zijn dan pleidooien over de technische aspecten van de zaken, derhalve over de vragen of de octrooien geldig zijn en of Apple inbreuk daarop (heeft ge)maakt.

Citaten FRAND

4.2. Als meest verstrekkende verweer heeft Apple aangevoerd dat er een licentieovereenkomst bestaat tussen haar en Samsung. Apple heeft in dit verband betoogd dat de FRAND-verklaringen die Samsung voor de vier octrooien heeft afgelegd, moeten worden aangemerkt als een aanbod van een FRAND-licentieovereenkomst en dat Apple dat aanbod heeft aanvaard door het toepassen van de standaard, waardoor een licentieovereenkomst tot stand is gekomen. Dat betoog moet om de volgende redenen worden verworpen.

4.6. Dat een FRAND-verklaring kan worden opgevat als een aanbod van een FRANDlicentie die kan worden aanvaard door het toepassen van de standaard, wordt ook niet ondersteund door de verklaringen van de deskundigen in het Franse recht die Apple heeft overgelegd. Die deskundigen kwalificeren de FRAND-verklaring namelijk als een promesse de contrat (toezegging van een overeenkomst) en onderscheiden een promesse de contrat van onder meer een contrat définitif (definitieve overeenkomst). Deze kwalificatie van de FRAND-verklaring als een promesse de contrat onderstreept dat door aanvaarding van de FRAND-verklaring geen definitieve licentieovereenkomst tot stand komt, maar (slechts) een verbintenis van Samsung jegens Apple om een FRAND-licentie te zullen verlenen. Het betoog van Apple dat die verbintenis onherroepelijk is en Apple een rechtens afdwingbare contractuele aanspraak jegens Samsung geeft, maakt dat niet anders. Apple krijgt door aanvaarding van in de FRAND-verklaring opgenomen toezegging van Samsung een onherroepelijke contractuele aanspraak op verlening van een FRAND-licentie door Samsung. Zij heeft daarmee echter nog geen FRAND-licentie in handen.

Uitputting
4.8. Apple heeft ten tweede betoogd dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput omdat het onderdeel van haar producten dat het gebruik van de 3G-functionaliteit mogelijk maakt, te weten de zogeheten baseband chip, met toestemming van Samsung in het verkeer is gebracht. Daarbij maakt Apple een onderscheid tussen enerzijds de baseband chips die zijn opgenomen in haar iPhone 4S en anderzijds de baseband chips die zijn opgenomen in haar overige producten met 3G-functionaliteit. De baseband chips voor de iPhone 4S zijn volgens Apple afkomstig van Qualcomm. De overige baseband chips heeft zij, naar zij stelt, tot en met 31 januari 2011 betrokken van Infineon en na 31 januari 2011 van Intel.

Chips van Qualcomm
4.15 (...) Samsung heeft wel aangevoerd dat haar beroep op het voorwaardelijke karakter van haar toezegging om verschillende redenen niet in strijd is met de FRAND-verklaringen en ETSI-regels.

4.16. Ten eerste is het betoog van Samsung dat zij zich niet verplicht heeft om onherroepelijke FRAND-licenties te verlenen, maar slechts onherroepelijk verplicht is om FRAND-licenties te verlenen, ongegrond. In haar FRAND-verklaringen van 2003 en 2010 staat immers uitdrukkelijk dat zij bereid is “to grant irrevocable licenses” (onderstreping rb.). Dat spreekt ook voor zich omdat niet in geschil is dat Samsung met de FRANDverklaringen beoogt te voldoen aan artikel 6.1 van de ETSI-regels dat spreekt over een “undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licenses” (onderstreping rb.). Voor zover Samsung in dit verband heeft bedoeld te verwijzen naar haar eerste algemene FRAND-verklaring van 1998, waarin niet uitdrukkelijk haar bereidheid om onherroepelijk licenties te verlenen staat, kan haar dat niet baten, omdat zij in ieder geval op grond van de genoemde latere verklaringen en de ETSI-regels zichzelf verplicht heeft om onherroepelijke licenties te verlenen.

4.17. Ten tweede neemt het feit dat het gaat om een toezegging om het octrooi niet te handhaven, in plaats van toestemming om de techniek te gebruik, niet weg dat er sprake is van herroeping van tenminste een deel van een licentie in de zin van de FRANDverklaringen. In het midden kan blijven of, zoals Samsung heeft betoogd, een dergelijke toezegging beperktere rechten inhoudt dan een licentie. Voor zover de rechten beperkter zijn, vormen ze in ieder geval een essentieel onderdeel van een licentie in de zin van de FRAND-verklaringen. Een wezenlijk onderdeel van een FRAND-licentie is immers dat een partij die de 3G-standaard gebruikt, erop kan vertrouwen dat Samsung zich niet tegen dat gebruik zal verzetten. Het herroepen van de toezegging om octrooien niet te handhaven impliceert dat dit essentiële onderdeel van een licentie wordt herroepen. Dat is in strijd met de FRAND-verklaringen.

4.18. Ten derde heeft Samsung betoogd dat het inroepen van het voorwaardelijke karakter van een toezegging of licentie niet hetzelfde is als het herroepen daarvan. Ook dat betoog kan volgens een redelijke uitleg van de verklaringen en de ETSI-regels niet slagen. Het effect van het inroepen van de voorwaarde is immers gelijk aan het effect van andere vormen van herroeping. Het effect is dat de verleende rechten worden beëindigd.

4.19. Ten vierde faalt het betoog van Samsung dat de term herroeping slechts duidt op beëindiging zonder objectieve reden. De tekst van de FRAND-verklaringen en de ETSIregels biedt geen steun voor die beperkte interpretatie. Denkbaar is dat een vorm van (gebruikelijke) beëindigingsclausule onderdeel uitmaakt van de FRAND-voorwaarden, bijvoorbeeld een opzegging (na ingebrekestelling) bij wanbetaling. Voor zover Samsung heeft bedoeld te betogen dat de voorwaarde waarop zij zich beroept FRAND is, strandt dat betoog in dit geval op het feit dat, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat het fair en reasonable is om in de overeenkomst een voorwaarde op te nemen dat de FRAND-licentie wordt beëindigd wanneer de wederpartij een octrooi dat niet essentieel is voor enige standaard, inroept tegen Samsung. Ook is onvoldoende toegelicht dat een dergelijke clausule (en het beroep erop in deze procedure) non-discriminatory zou zijn, tegenover het verweer van Apple dat alleen zij door Samsung met een dergelijke opzegging(sclausule) wordt geconfronteerd, indachtig voorts dat een vergelijkbare clausule ontbreekt in de overeenkomst met Intel.

4.20. Ten vijfde heeft Samsung betoogd dat haar verplichting om FRAND-licenties niet te herroepen niet geldt voor sublicenties. Dat betoog kan alleen al niet slagen omdat de rechten die Apple aan artikel 5.6 van de overeenkomst met Qualcomm kan ontlenen, geen sublicentie betreffen, maar een rechtstreeks jegens Samsung werkende aanspraak. De bepaling betreft immers een covenant van Samsung ten behoeve van klanten van Qualcomm zoals Apple.

4.21. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het beroep op uitputting slaagt voor zover het gaat om de iPhone 4S. Voor zover de vorderingen betrekking hebben op de iPhone 4S zullen die dus moeten worden afgewezen.

chips van Intel
4.22. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat vast dat de baseband chips die Apple incorporeert in haar smartphones en tablets met 3G-functionaliteit, anders dan de iPhone 4S, sinds vanaf 31 januari 2011 afkomstig zijn van Intel en meer specifiek dat:
(i) Apple die baseband chips afneemt van Intel Americas,
(ii) Intel Americas die baseband chips op haar beurt afneemt van Intel Corporation, en
(iii) Intel Corporation die baseband chips laat produceren door IMC.

4.23. Apple heeft betoogd dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput onder meer omdat Intel Corporation een overeenkomst heeft met Samsung op basis waarvan Intel Corporation een wereldwijde licentie heeft om de baseband chips te verkopen. Apple wijst in dat verband op artikel 3.1(a)(1) van die overeenkomst, zoals gewijzigd door het tweede amendement van 1 juli 2004 (productie 18C van Apple), waarin staat […].

4.24. Samsung heeft hiertegen onder meer ingebracht dat de in artikel 3.1(a) aan Intel Corporation verleende licentie alleen betrekking heeft op producten die door Intel Corporation zelf zijn gemaakt of die Intel Corporation heeft laten maken overeenkomstig de voorwaarden van artikel 3.7 van de overeenkomst. Ter onderbouwing van dat betoog heeft Samsung verwezen naar de verklaring van een door haar ingeschakelde deskundige op het gebied van het Amerikaanse recht, de heer Hintz (productie 18 van Samsung, in het bijzonder de paragrafen 37-40 daarvan).

4.25. Apple heeft in reactie op dit tegenargument van Samsung aangevoerd dat Intel Corporation op basis van artikel 3.1(a)(1) een licentie heeft om INTEL Licensed Products te verkopen ongeacht de herkomst van die producten. Zij heeft aangeboden ter onderbouwing van dat betoog een verklaring te overleggen van een deskundige in het Amerikaanse recht. Apple heeft die verklaring niet eerder kunnen overleggen omdat het een reactie betreft op een argument dat Samsung voor het eerst naar voren heeft gebracht door overlegging van de verklaring van Hintz. Die verklaring van Hintz heeft Samsung overgelegd na het verstrijken van de daarvoor door de rechtbank gestelde termijn. Ter comparitie is de verklaring van Hintz in beginsel toegelaten als productie, maar heeft de rechtbank de mogelijkheid opengelaten dat Apple de gelegenheid krijgt om zo nodig haar reactie op die verklaring te onderbouwen met de verklaring van een deskundige omdat Apple daarvoor onvoldoende gelegenheid had vanwege de termijnoverschrijding door Samsung. Van die mogelijkheid zal in dit geval gebruik worden gemaakt omdat die verklaring relevant is voor de beantwoording van de vraag of Intel Corporation op grond van haar overeenkomst met Samsung toestemming heeft om door IMC geproduceerde baseband chips te verkopen. Het is namelijk niet in geschil dat die vraag moet worden beantwoord naar het recht van de staat New York, aangezien dat recht van toepassing is op de overeenkomst zoals gewijzigd door het tweede amendement van 1 juli 2004.

Misbruik van bevoegdheid/precontractuele goede trouw

4.30. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat vooralsnog niet vast staat dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput met betrekking tot de 3G-producten die Apple op dit moment verhandelt, anders dan de iPhone 4S. Daarom zullen ook de overige verweren die Apple heeft aangevoerd worden beoordeeld, waaronder haar beroep op misbruik van bevoegdheid en precontractuele goede trouw.

4.33. Het feit dat Apple al met de verhandeling van producten met 3G-functionaliteit is begonnen voordat zij Samsung heeft verzocht om een FRAND-licentie, neemt in dit geval niet weg dat er sprake is van misbruik van bevoegdheid of strijd met de precontractuele goede trouw. Apple heeft namelijk aangevoerd dat Samsung vanaf het begin in 2008 op de hoogte is geweest van die handel en dat Samsung geen bezwaar had tegen die handel, maar die juist toejuichte omdat Samsung een belangrijke leverancier is van onderdelen van de 3G-producten van Apple. Dat heeft Samsung niet weersproken. Integendeel, Samsung heeft zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij die handel van Apple aanvankelijk heeft gedoogd omdat zij Apple zag als een van haar meest gewaardeerde klanten. Ook staat als onweersproken vast dat Apple om een licentie heeft verzocht, meteen nadat duidelijk werd dat Samsung het gebruik van de octrooien door Apple niet meer zou gedogen. Direct nadat Samsung zich op haar octrooien had beroepen in de besprekingen over de inbreuk op de auteurs-, model- en octrooirechten die Apple haar verweet, heeft Apple geïnformeerd naar de bereidheid van Samsung om een licentie te verlenen. Vervolgens hebben partijen onderhandeld over een kruislicentie. Kort nadat de onderhandelingen over die kruislicenties waren beëindigd, heeft Apple geïnformeerd naar de FRAND-voorwaarden van Samsung en zijn partijen gaan onderhandelen over de door Apple te betalen licentievergoeding.

4.34. Dat er sprake is van serieuze onderhandelingen heeft Samsung onvoldoende
bestreden. Samsung heeft wel aangevoerd dat Apple eigenlijk helemaal geen FRANDlicentie wil, maar dat betoog kan om de volgende redenen geen stand houden. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat Samsung niet heeft betoogd dat de gestelde onwil van Apple blijkt uit het feit dat Apple het aanbod dat Samsung haar had gedaan, heeft verworpen.
Integendeel, Samsung heeft onderstreept dat haar aanbod moet worden gezien als
“openingsbod” en dat Apple, als zij het daar niet mee eens was daarover in gesprek kon
treden of een tegenbod kon doen. Dat is precies wat er is gebeurd.

4.35. Samsung heeft wel betoogd dat de onwil van Apple zou blijken uit het feit dat Apple zelf de onderhandelingen over kruislicenties heeft afgebroken door diverse procedures te beginnen tegen Samsung. Uit het instellen van die procedures kan echter hooguit worden afgeleid dat Apple niet bereid is om Samsung, in ruil voor een licentie onder de essentiële octrooien van Samsung, een licentie te verlenen voor de auteursrechten, modelrechten en niet-essentiële octrooirechten die Apple in die procedures tegen Samsung in stelling heeft gebracht. Dat sluit echter niet uit dat Apple wel een FRAND-licentie wil van Samsung. Dat dit laatste het geval is, blijkt voldoende uit het feit dat Apple vrijwel tegelijkertijd met het starten van de procedures tegen Samsung (en voordat Samsung de onderhavige zaken aanhangig had gemaakt tegen Apple) uitdrukkelijk bij Samsung heeft geïnformeerd naar de voorwaarden van een FRAND-licentie. Dat verzoek is het begin geweest van nieuwe onderhandelingen waarin partijen over en weer voorstellen hebben gedaan voor de hoogte van de door Apple verschuldigde licentievergoeding.

4.37. Apple heeft haar tegenbod berekend door uit te gaan van een cumulatief royaltyplafond voor alle essentiële octrooien onder de 3G-standaard. Het idee daarachter is dat bij de beoordeling van de vraag of de vergoeding voor een licentie voor een essentieel octrooi FRAND is, moet meewegen dat er onder de 3G-standaard nog duizenden andere andere octrooien zijn die door andere octrooihouders zijn aangemerkt als essentieel. Als voor al die octrooien afzonderlijk een klein bedrag moet worden betaald, kan het cumulatieve effect van al die royalties zodanig zijn dat het economisch onhaalbaar wordt om een product op de markt te brengen met 3G-functionaliteit. Samsung heeft hiertegen ingebracht dat er in de praktijk op dit moment geen gebruik wordt gemaakt van een royaltyplafond bij de vaststelling van een royalty voor essentiële octrooien onder de 3G-standaard. Wat daar ook van zij, er volgt niet uit dat het hanteren van een cumulatief royaltyplafond bij de berekening van een FRAND-royalty in een eerste tegenbod in onderhandelingen over FRAND-voorwaarden onredelijk is.

4.41. Ten slotte heeft Samsung bezwaar tegen het feit dat de licentie die Apple in haar tegenbod heeft aangeboden, uitsluitend betrekking heeft op de Nederlandse delen van de vier Europese octrooien die Samsung in de onderhavige procedures inroept. Die beperking kan echter niet los worden gezien van het feit dat Samsung de verbodsvorderingen al had ingesteld op het moment dat Apple het betreffende tegenbod deed. Zolang de van die vorderingen uitgaande druk op Apple in de lucht blijft, is het niet onredelijk dat Apple haar concrete bod beperkt tot de octrooien die in geschil zijn.

late melding octrooien
4.45. Het betoog van Apple dat Samsung haar uit haar octrooien voortvloeiende rechten heeft verwerkt omdat zij die octrooien te laat bij ETSI heeft aangemeld als essentiële octrooien, moet worden verworpen. Daarbij kan in het midden blijven of Samsung artikel 4.1 van de ETSI-regels heeft geschonden door haar octrooien pas bij ETSI te melden nadat de standaard al was vastgesteld. Ook indien dat het geval is, volgt daaruit niet dat Samsung haar rechten heeft verwerkt om een vordering tot schadevergoeding en winstafdracht in te stellen. Van rechtsverwerking zou sprake kunnen zijn als de verlate melding het gerechtvaardigd vertrouwen bij Apple zou hebben gewekt dat Samsung haar aanspraak niet geldend zou maken. Dat heeft Apple echter niet gesteld. Ook zou er sprake kunnen zijn van rechtsverwerking als Apple onredelijk in haar positie zou zijn benadeeld doordat Samsung haar aanspraken nu alsnog geldend maakt. Zoals hierna zal worden toegelicht is echter niet komen vast te staan dat Apple enig nadeel heeft geleden van de verlate melding.

Conclusie
4.50. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de verbodsvorderingen zullen worden afgewezen. Dat zelfde geldt voor de gevorderde recall en vernietiging. Ook de overige vorderingen zullen moeten worden afgewezen voor zover zij betrekking hebben op de iPhone 4S aangezien de octrooirechten met betrekking tot dat product zijn uitgeput. De beslissing over een en ander zal echter worden aangehouden, zodat later in een vonnis op alle vorderingen kan worden beslist.

Lees het tussenvonnis hier (grosse HA ZA 11-2212, 2213, 2215 - LJN BV8871).

Op andere blogs:
NJ Dagblad (Tussenvonnis in zaken Samsung tegen Apple)
SOLV (Samsung lijdt gevoelige nederlaag in tussennvonnis tegen Apple)