Merkenrecht  

Rechtbank 's-Gravenhage 24 augustus 2011, HA ZA 08-1903 (Pepsico Inc c.s. tegen Leng-d'Or)

In't kort: Merkenrecht. Nietigheidsvordering Pepsico van het vormmerk voor ribbelvormige chips wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en non usus en Heilung. Leng-d’Or is houdster van een internationale merkinschrijving voor een vormmerk (marque plastique) met Beneluxdesignatie. Voor vormmerken gelden strenge eisen aan het onderscheidend vermogen. Primaire vordering aangenomen 2.28(1)(b) BVIE al aangenomen. De rechter verklaart de nietigheid voor de Benelux en internationale registratie voorzover het is ingeschreven voor andere waren dan chips. Leng-d'Or veroordeelt in proceskosten conform overeenstemming €25.000.

 4.4. Het vormmerk is onder meer ingeschreven voor aardappelen en chips. Chips (vervaardigd van onder meer aardappelen) bestaat – en bestond ook ten tijde van depot – al lang in verschillende vormen: rond, kegelvormig, ribbelvormig, hartvormig, ringvormig, schroefvormig, driehoekig, rechthoekig en gegolfd. Pepsico betoogt met juistheid dat het vormmerk van Leng-d’Or daar niet significant van afwijkt. Het is een variatie op wat al bekend was en dat volstaat niet voor het vereiste onderscheidend vermogen. Aangenomen moet worden op grond van deze rechtspraak dat het publiek de vorm niet zal herkennen als een merk voor voedingsmiddelen, maar als de vorm van de waar.

4.5. Leng-d’Or verzet zich principieel tegen deze vaste jurisprudentielijn. Zij betoogt met een beroep op sociaal-wetenschappelijk, economisch en juridisch onderzoek dat de veronderstelling dat het publiek vormen niet als merk op zal vatten, onjuist is. Pepsico stelt daar evenwel terecht tegenover, dat het merkenrecht nu eenmaal Europees geharmoniseerd is, het HvJEU tot taak heeft de merkenrechtelijke normen uiteindelijk beslissend uit te leggen, daar een duidelijke en consistente lijn in heeft gekozen voor wat betreft het onderscheidend vermogen van vormmerken, welke lijn nationale rechters hebben te volgen. Bedoeld verzet van Leng-d’Or kan haar derhalve niet baten.

4.7. Met Pepsico acht de rechtbank de opvatting van Leng-d’Or omtrent het in aanmerking te nemen publiek niet juist. Dat bestaat niet (ook niet ten dele, vanwege een beweerdelijke “gelaagde markt”) uit professionele tussenhandelaren, maar uit gewone gemiideld oplettende consumenten, nu de betreffende chips (het afgebakken product, niet het pellet-halffabrikaat dat nog moet worden afgebakken door professionele partijen, waar het vormmerk ook niet voor is gedeponeerd) bestemd zijn voor de consument uiteindelijk. Terecht verwijst Pepsico in dit verband naar de bandenprofieluitspraken, waar dit argument al eerder is verworpen (Hof Arnhem 16 maart 1999, IER 1999/34 en HR 11 mei 2001, IER 2001/34 (Vredestein/Ring 65)).

4.8. Nu de primaire grond (art. 2.28(1)(b) BVIE) slaagt voor zover het merk is ingeschreven voor de waren chips, komt de rechtbank wat dat betreft niet toe aan de door partijen ook aan de orde gestelde non-usus en Heilung-problematiek. Voor zover het merk met gelding voor de Benelux is ingeschreven voor andere waren dan chips, is door Lengd’Or niet gesteld dat voor die andere waren sprake is van rechtshandhavend (begin van) gebruik als merk in de Benelux, zodat de subsidiaire grondslag voor deze overige waren opgaat. Ook Heilung is uitsluitend bepleit voor chips. Zodoende slaagt de subsidiaire non usus grond voor wat betreft de andere waren dan chips (art. 2.26(2)(a) BVIE).

Rechtbank ´s-Gravenhage 17 augustus 2011, HA ZA 09-876 (Crocs Inc c.s. [X] Holding B.V., [X] Sieraden B.V. c.s.)

Met gelijktijdige dank aan Caspar Brouwers, TRC Advocaten.

Sterk geïllustreerde uitspraak inzake Crocs: Auteursrecht. Modellenrecht en merkenrecht. Onrechtmatig handelen en slaafse nabootsing. In citaten:

Vordering 3.1. Crocs c.s. vordert – samengevat – een verklaring voor recht dat gedaagden inbreuk maken op de auteursrechten, modelrechten en merkrechten van Crocs Inc. en dat gedaagden jegens Crocs c.s. onrechtmatig handelen door de Crocs-producten slaafs na te bootsen. Daarnaast vordert Crocs c.s. bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, veroordeling van gedaagden tot het staken van de inbreuken op de rechten van Crocs c.s. en het onrechtmatig handelen, tot het doen van accountantsgecertificeerde opgave van onder meer verhandelde aantallen, prijzen en toeleveranciers, tot recall van geleverde inbreukmakende producten alsmede tot afgifte daarvan en overige voorraad tot vernietiging, alles op straffe van een dwangsom, alsmede tot betaling van schadevergoeding en hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten op de voet van 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (‘Rv’).

Bekend merk 4.9. Dat de CROCS woordmerken als bekende merk moeten worden aangemerkt brengt met zich dat het een sterk onderscheidend vermogen bezit en een ruime beschermingsomvang toekomt. Hoe groter de bekendheid en onderscheidend vermogen van een merk zijn, des te eerder er sprake zal zijn van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMeVo (HvJ EG 14 september 1999, C-357/97, General Motors).

Merkenrecht 4.10. Daarvan uitgaande en in aanmerking genomen de geconstateerde overeenstemming tussen de CROCS woordmerken en het FROG’S teken, de overeenstemming tussen de producten waarvoor de merken en dat teken worden gebruikt, de zelfde doelgroep en de bekendheid en het grote onderscheidende vermogen van de CROCS woordmerken, neemt de rechtbank aan dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de CROCS woordmerken en het FROG’S teken, in die zin dat het door Sieraden gebruikte FROG’S teken de CROCS woordmerken in gedachten oproept bij de gemiddelde consument van de producten waarvoor de CROCS woordmerken zijn ingeschreven. Diezelfde factoren brengen naar het oordeel van de rechtbank met zich dat Sieraden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van de CROCS woordmerken en voorts dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de CROCS woordmerken, zeker nu de afwerking van de door Sieraden aangeboden schoenen zichtbaar van mindere kwaliteit is dan de afwerking van de onder de CROCS woordmerken aangeboden schoenen.

4.11. Sieraden heeft nog aangevoerd dat met het gebruik van het teken FROG’S de CROCS woordmerken wordt geparodieerd, maar dat verweer kan haar niet baten. Niet is gesteld noch is gebleken dat sprake is van enig algemeen belang dan wel grondrecht waarvoor het ongestoord genot door Crocs Inc. van haar exclusieve merkrechten zou moeten wijken. De conclusie is daarom dat met gebruik van het teken FROG’S door Sieraden inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Crocs Inc.

Auteursrecht 4.24. De rechtbank is met Sieraden c.s. van oordeel dat gelet op Bihos (zie 2.23 hiervoor) het aanbrengen van openingen als zodanig in de boven- en zijkant van het schoeisel noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Het aanbrengen van openingen is immers noodzakelijk (onder meer) om het probleem van zweetvoeten op te lossen. Dit geldt ook voor de openingen aan de zijkant vlak boven de zool, die (mede) het technisch doel van het lozen van binnengekomen water dienen. Ook voor het aanbrengen van een profilering in de binnenzool en op de buitenzool als zodanig geldt dat dit een technisch effect heeft, vanwege het anti-slip effect dat daarmee wordt bereikt, zoals Sieraden c.s. terecht heeft aangevoerd.

4.25. Een en ander leidt evenwel niet tot de conclusie dat de Aqua Clog in het geheel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, zoals door Sieraden c.s. gesteld. Zoals hiervoor overwogen komt die bescherming in elk geval de basisvorm van de Aqua Clog toe. Daarnaast zijn ook het aantal, de grootte en de vorm van de openingen en de plaatsing daarvan (het patroon), de wijze van profilering van de binnen- en buitenzool, de vorm van de zijkant van de zool en het kroontjesmotief op de wreef het resultaat van subjectieve keuzes. Deze elementen zijn binnen de door de technische eisen gelaten ontwerpvrijheid op een zodanige wijze uitgevoerd dat die een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen en komen aldus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De markante basisvorm en genoemde elementen dragen tezamen zoveel bij aan het door de Aqua Clog opgeroepen totaalbeeld dat geoordeeld moet worden dat de Aqua Clog als geheel auteursrechtelijke bescherming geniet. [wisselend oordeel betreft auteursrechtinbreuk in opvolgende r.o.'s]

Slaafse nabootsing 4.36 (...) De stelling van Sieraden c.s. dat ‘in de evolutie van de klomp geen andere weg gekozen had kunnen worden’ wordt derhalve verworpen. Sieraden c.s. is aldus tekortgeschoten in de op haar rustende verlichting alles te doen wat redelijkerwijs – zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar schoenen – mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkenis met de Beach en Cayman modellen gevaar voor verwarring ontstaat, hetgeen jegens Crocs c.s. onrechtmatig is [zie HR 20 november 2009, LJN BJ6999 (Lego / Mega Brands)]

Nietigheidsverweer geldigheid gemeenschapsmodel 5.15 verstaat dat de schorsing van de zaak in conventie en de zaak in reconventie voor zover betrekking hebbend op het Gemeenschapsmodel 000257001-0001 totdat in laatste instantie uitspraak is gedaan over de geldigheid daarvan zoals bepaald bij vonnis in het incident van 8 juli 2009 van kracht blijft..

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 augustus 2011, LJN: BR5357 (Heineken, Amstel en Brand c.s. tegen Olm Brouwerijen B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Hannes Bierman, Stibbe N.V..

Eerste in 't kort. Merkenrecht. Het navullen van gestanste bierfusten (Viking Gas/Kosan Gas, IEF 9944). Over Fustenpools en kelderbierinstallaties. Reclame-uiting in overeenkomsten met Heineken.

Heineken beticht Olm van bierfraude. Volgens Heineken vult Olm bierfusten en kelderbierinstallaties in Heinekencafés met Olmbier en wordt dat Olmbier als ware het Heinekenbier verkocht. Of er daadwerkelijk sprake is van een grootschalige fraude zoals Heineken doet vermoeden en of Olm hiervan een verwijt kan worden gemaakt, dient hoofdzakelijk in de bodemprocedure te worden beoordeeld.

Hierop vooruitlopend heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam op vordering van Heineken geoordeeld dat Olm merkinbreuk pleegt door Heinekenfusten na te vullen met Olmbier. Tevens heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Olm onrechtmatig handelt jegens Heineken door het navullen met Olmbier van zogenaamde kelderbierinstallaties die zich in Heinekencafés bevinden. Olm wordt op grond hiervan met onmiddellijke ingang verboden kelderbierinstallaties na te vullen met Olmbier. Daarnaast dient Olm te stoppen met het navullen van Heinekenfusten op een termijn van 30 dagen na de datum van dit vonnis. Ook moet Olm aan Heineken informatie verstrekken, onder meer over de hoeveelheid verhandelde Heinekenfusten gevuld met Olmbier sinds 1 april 2008.

(1) De eigendom van de Heinekenfusten 5.4. Niet bestreden is dat de Heinekenfusten waarin de woorden ‘PROP/EIG HEINEKEN’ zijn gestanst, door Heineken zijn aangeschaft en in het verkeer gebracht. Vooralsnog heeft Olm niet voldoende aannemelijk weten te maken dat alle (in Nederland gevestigde) brouwerijen meewerken aan een zogenoemde ‘fustenpool’ op grond waarvan voor iedere aangesloten brouwerij het recht zou bestaan de fusten van andere brouwerijen te gebruiken door ze met haar eigen bier te vullen.

(2) Het navullen van de fusten en de merkenrechtelijke relevantie hiervan 5.7.  De conclusie van hetgeen hiervoor is overwogen is dat Heineken vooralsnog kan worden aangemerkt als eigenaar van al die fusten waarin haar naam (tevens haar merk) is gestanst. De eigendom van die fusten komt derhalve niet bij derden te liggen, waardoor geen sprake is van uitputting van de merkenrechten van Heineken. De voorzieningenrechter volgt het bij monde van mr. Bierman namens Heineken gevoerde verweer dat Olm zich ook in het licht van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Viking Gas/Kosan Gas niet op uitputting kan beroepen. In die zaak was wel sprake van uitputting van het merkrecht. De kopers van de Kosan gasflessen werden immers daadwerkelijk eigenaar van die gasflessen, zij moesten over hun eigendomsrecht kunnen beschikken, zij hadden geïnvesteerd in die flessen en Kosan heeft bij verkoop de economische waarde van de gasflessen gerealiseerd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maken deze factoren de situatie in de uitspraak Viking Gas/Kosan Gas wezenlijk anders dan die in het onderhavige geschil tussen Heineken en Olm.

5.8.  Met het opnieuw vullen met Olmbier van Heinekenfusten – waarin het merk Heineken is gestanst – pleegt Olm merkinbreuk, ongeacht beantwoording van de vraag hoe Olm het bier vervolgens (als Olmbier of als ware het Heinekenbier) aan de man brengt. Er is voorshands sprake van een situatie als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, te weten dat merk en teken gelijk zijn en in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde waar. Verwarringsgevaar wordt in die situatie verondersteld. Het gebruik door Olm van het teken Heineken doet afbreuk aan de wezenlijke functie van het merk van Heineken, te weten de aanduiding van de herkomst van de waar. Het navullen door Olm van Heinekenfusten kan derhalve op de merkenrechtelijke grondslag worden verboden. Of Olm met het navullen van de Heinekenfusten tevens een verwijt treft van onrechtmatig handelen jegens Heineken – en het verweer van Olm dat dit niet het geval is omdat die fusten “verdwijnen” in een keten van handelaren en afnemers en Olm er dus geen zicht op heeft op welke wijze die fusten aan de man worden gebracht – behoeft dan ook geen verdere bespreking.

5.9.  Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de vorderingen van Heineken die zien op het terughalen en terugleveren van de fusten (vordering 1 tot en met 4) kunnen worden toegewezen omdat die fusten haar eigendom zijn. Heineken heeft een spoedeisend belang bij toewijzing omdat met die fusten merkinbreuk wordt gepleegd. Diezelfde merkinbreuk rechtvaardigt een jegens Olm uit te spreken verbod om nog langer Heinekenfusten met Olmbier na te vullen. Dit betekent dan ook dat de vorderingen 5 tot en met 9 met betrekking tot de fusten van Heineken in beginsel voor toewijzing gereed liggen. Over de wijze en termijn waarop de vorderingen kunnen worden toegewezen, wordt hierna geoordeeld.

De kelderbierinstallaties 5.10.  Algemeen bekend in de branche is dat Heineken met caféhouders overeenkomsten sluit, waaronder de Overeenkomst Kelderbierinstallatie, en dat die overeenkomsten voor de caféhouders – in meer of mindere mate – de verplichting kennen exclusief Heinekenbier te tappen. Eveneens is algemeen bekend dat een café waarvan de eigenaar een overeenkomst met Heineken heeft gesloten, is voorzien van Heinekenreclamemateriaal (uithangborden, glazen, viltjes etc.). Indien een caféhouder desalniettemin gerechtigd is naast Heinekenbier ook bier van een ander merk te tappen, zal dit normaal gesproken op de bar van het café te zien zijn, omdat zich op die bar dan meerdere tappunten bevinden, elk voorzien van hun eigen biermerk. Heineken heeft onweersproken aangevoerd, en zij heeft hiervan ook foto’s in het geding gebracht, dat op de kelderbierinstallaties die zij aan caféhouders in bruikleen geeft, het Heineken(beeld)merk is aangebracht. Indien Olm de kelderbierinstallatie van een Heinekencafé, zoals hiervoor beschreven, vult met Olmbier, wordt dit – afgezien van beantwoording van de vraag of hiermee merkinbreuk wordt gepleegd – onrechtmatig geacht jegens Heineken. Uitgangspunt is dan immers dat Olm weet of behoort te weten dat de caféhouder wanprestatie pleegt jegens Heineken en dat Olm daarvan profiteert. Olm kan zich er niet achter verschuilen dat zij zich niet hoeft af te vragen of de caféhouder wel een overeenkomst met Heineken heeft, ondanks dat voorstelbaar is dat het in de praktijk wel eens voorkomt dat een caféhouder eigenaar is geworden van een kelderbierinstallatie die aanvankelijk van Heineken was en thans geen overeenkomst meer heeft met Heineken. Uitgangspunt is immers dat in een Heinekencafé die overeenkomst er wèl is, tenzij van het tegendeel blijkt. Olm draait dit uitgangspunt ten onrechte om. De voorzieningenrechter merkt de door Olm gevolgde handelwijze van het navullen van kelderbierinstallaties in Heinekencafés voorshands aan als een onrechtmatige vorm van concurrentie, namelijk het uitlokken dan wel profiteren van de wanprestatie van de caféhouder jegens Heineken. (...) Een en ander rechtvaardigt een in dit kort geding op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) uit te spreken verbod – zoals door Heineken gevorderd onder 5 tot en met 9 – om kelderbierinstallaties in Heinekencafés na te vullen. De vraag of Olm zich hiermee (tevens) schuldig maakt aan merkinbreuk kan dan ook onbesproken blijven. De wijze waarop dit verbod zal worden gegeven, zal hierna worden bepaald.

Artikel 2.22 lid 6 BVIE 5.11.  Nu de vorderingen van Heineken met betrekking tot de fusten (op grond van het merkenrecht) en met betrekking tot de kelderbierinstallaties (op grond van onrechtmatige daad) toewijsbaar zijn, behoeft het beroep van Heineken op artikel 2.22 lid 6 BVIE (op grond waarvan tussenpersonen kunnen worden bevolen diensten te staken die door derden kunnen worden gebruikt om inbreuk op een merkrecht te plegen) geen bespreking.

Hof 's-Hertogenbosch 16 augustus 2011 zaaknummer HD 103.006.165 (Biomet Nederland B.V. tegen Heraeus Kulzer GmbH).

Met dank aan Rutger Kleemans, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

Merkenrecht. Reclamerecht. Hoger beroep in bodemzaak. Geschil gaat over merkinbreuk, misleidende reclame en onrechtmatig handelen. In kort geding was verbod opgelegd met dwangsom. Nu KG vonnis is vernietigd door het Hof (IEF 3933) vervalt de rechtsgrond van de dwangsom met terugwerkende kracht. Vernietigt vonnis van beroep (IEF 4914) voor wat betreft de dwangsommen. Bevestigt oordeel rechtbank dat het Biomet niet vrij staat om te suggereren dat beide producten identiek zijn.

4.8.4 Terecht heeft Heraeus opgemerkt dat geen grieven zijn gericht tegen de vaststelling van de verschillen, zoals door de rechtbank in r.o. 4.6 van het vonnis waarvan beroep weergegeven. Deze worden derhalve als vaststaand aangemerkt. Het hof is van oordeel dat deze verschillen niet als van kennelijk ondergeschikt belang kunnen worden beschouwen, nu deze van de gebruikers - de chirurgen - een andere werkwijze vereisen dan bij het gebruik van Refobacin Palacos. De verwerkingstijd van beide producten is bijvoorbeeld verschillend. Deze verschillen leiden er reeds toe dat – wat er ook van zij van een eventueel mogelijk te bereiken eindresultaat – dat de producten niet als uitwisselbaar kunnen worden beschouwd. Daarvoor zou vereist zijn dat de beoogde gebruikers zonder meer ervan uit kunnen gaan dat er geen enkel relevant verschil bestaat, noch qua bereidingswijze, noch qua eindresultaat. Tussen partijen staat voorts vast dat er ten aanzien van Refobacin Bone Cement (nog) geen resultaten van een in vivo onderzoek voorhanden zijn, terwijl als niet of onvoldoende gemotiveerd bestreden vast staat dat slechts na een dergelijk in vivo onderzoek kan worden beoordeeld of die producten, vooral wat betreft het eindresultaat, als gelijkwaardig en/of uitwisselbaar zijn te kwalificeren.

4.8.5 Bij deze stand van zaken staat het Biomet niet vrij om mededelingen te doen of anderszins te suggereren dat beide producten identieke, uitwisselbare, equivalente of gelijkwaardige producten zijn.

4.8.6. Daaraan doet de door Tüv afgegeven EG-markering niet af. Ook is vast komen te staat dat Tüv die verklaring niet heeft afgegeven op basis van eigen onderzoek van de producten, maar (slechts) op basis van de door Biomet aangeleverde documentaire.

4.9.2. De grieven slagen. Het vonnis in kort geding van 16 februari 2006 is door het hof volledig vernietigd. In geval van vernietiging van een vonnis ontvalt de kracht aan de vernietigde uitspraak met terugwerkende kracht, Dat brengt mee dat de rechtsgrond aan de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsommen ook met terugwerkende kracht is ontvallen.

Lees het arrest hier (pdf).

Het Financieele Dagblad berichtte gisteren dat de PVV de naam 'Geert Wilders'als woordmerk heeft laten registreren bij het Benelux Merkenregister. De PVV wil hiermee voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de naam Geert Wilders op diverse websites. Volgens hoogleraar IE-recht Tobias Cohen Jehoram echter "is het wekken van een dergelijke valse suggestie onrechtmatig en heb je geen merk nodig om dat tegen te gaan." Het merk is in diverse klassen vastgelegd, onder andere voor Kl. 16 Papier en karton, Kl. 45 juridische diensten, Kl. 25 Kledingstukken en hoofddeksels en Kl. 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden. Wilders moet het merk wel gaan gebruiken, anders vervalt zijn recht na vijf jaar.

Lees ook:
https://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/2851816/2011/08/17/Wilders-is-een-officieel-merk.dhtml 

https://nos.nl/op3/artikel/265105-geert-wilders-is-nu-ook-een-merk.html

https://www.bnr.nl/programma/juridischezaken/649089-1108/wilders-heeft-naam-geregistreerd-als-commercieel-merk 

https://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/2851816/2011/08/17/Wilders-is-een-officieel-merk.dhtml

https://www.z24.nl/ondernemen/artikel_233473.z24/Wilders_is_een_officieel_merk.html 

https://www.rnw.nl/nederlands/radioshow/politicus-wilders-als-woordmerk-gedeponeerd

Rechtbank 's-Gravenhage 20 juli 2011 HA ZA 09-1922 (Thane Direct Company en Thane International Inc. tegen Robba B.V.)

Merkenrecht. Auteursrecht. Thane is merkhouder van het Benelux woord-/beeldmerk Slim 'n Lift en van Gemeenschapswoordmerk Orbitrek. Robba heeft eigen figuurcorrigerende onderkleding onder de naam Slim 'n Lift Supreme Body Suit aangeboden, met gebruik van een foto afkomstig van de website van Thane en fitnessapparatuur onder de naam Orbitrac. Sprake van merkinbreuk op beide merken van Thane. Verbod inbreuk op auteursrecht foto toewijsbaar. Vordering winstafdracht afgewezen. Schadevergoeding kan niet worden aangenomen, Thane krijgt twee weken om schade te onderbouwen. Houdt beslissing aan.

4.11. Het beroep van Robba op het beschrijvend gebruik van de tekens ‘Slim ’n Lift Supreme Body Suit’ kan alleen stand houden als sprake is van eerlijk gebruik van de tekens in de handel (artikel 2.23 lid 1 BVIE). In dit verband is van belang dat, naar Thane stelt, bewust is getracht het publiek te verwarren door het gebruik van de tekens te combineren met de van de website van Thane afkomstige foto. Robba heeft hiertegen ingebracht dat de foto wellicht op de website is blijven staan nadat de distributieovereenkomst tussen Thane en Tel Sell B.V. was beëindigd in verband met verkoop van nog aanwezige voorraden van Thane afkomstige producten. Thane heeft dit weerlegd door er op te wijzen dat het model van de op de foto getoonde onderkleding, de ‘Slim ’n Lift Silhouette Supreme’, nog in ontwikkeling was op het moment dat de distributieovereenkomst werd beëindigd. Dit laatste is door Robba niet weersproken. Onder deze omstandigheden moet het ervoor worden gehouden dat met het gebruik van de tekens ‘Slim ’n Lift Supreme Body Suit’ en de foto bewust is aangehaakt bij het merk van Thane. Dit is niet in overeenstemming met het vereiste van een eerlijk gebruik van de tekens in de handel. Dit handelen komt voor rekening van Robba ook al zou zij, zoals zij aanvoert, ten tijde van de inbreuk niet op de hoogte zijn geweest van het gebruik van de tekens en de foto op de van Tel Sell overgenomen website.

4.12. Gezien het voorgaande vormt het gebruik van de tekens ‘Slim ’n Lift Supreme Body Suit’ merkinbreuk zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.13. Niet bestreden is dat de foto zonder toestemming van Thane op de website van Robba is geplaatst. Robba betwist echter dat de foto een auteursrechtelijk beschermd werk is. Zij meent dat een productfoto als deze een technisch karakter heeft waarbij het persoonlijk stempel van de maker ontbreekt. Aanvankelijk heeft Robba daarnaast bestreden dat, indien sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, het auteursrecht bij Thane Direct zou berusten, maar dat verweer heeft zij bij pleidooi mondeling laten varen.

4.21. Indien er van wordt uitgegaan dat Robba bewust heeft getracht te profiteren van het merk van Thane, dan neemt dat niet weg dat zij op hiervoor verworpen, maar niet als kansloos te achten gronden heeft kunnen menen dat geen sprake is van verwarringsgevaar. In die situatie is aan de voor toewijzing van winstafdracht vereiste kwade trouw, zoals dit door het Benelux Gerechtshof is uitgelegd, niet voldaan. Deze vordering moet worden afgewezen.

Lees het vonnis hier (pdf).

Rechtbank Rotterdam 10 augustus 2011, LJN BR6484 (Kamer van Koophandel tegen Kantoor voor Klanten BVBA c.s.)

Met dank aan Olaf van Haperen, Kneppelhout & Korthals N.V.

In navolging van IEF 8951. Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad schijnfacturen. In het tussenvonnis had de rechtbank al inbreuk op de IE-rechten vastgesteld en hoofdelijke aansprakelijkheid van de natuurlijke personen achter de rechtspersonen. Het eindvonnis geeft bevel om inbreuk op IE-rechten te staken en handelsnaam in register door te halen. Dwangsom van toepassing.

Commentaar van Olaf van Haperen: "Op zich niet zo heel veel schokkends nu in het reeds eerder gepubliceerde tussenvonnis alle IE-rechtelijke vraagstukken reeds werden beoordeeld. Ondanks uitgebreid verweer na tussenvonnis is er ook door de rechtbank niet teruggekomen in haar voornemens om tot vaststelling van inbreuk en hoofdelijke aansprakelijkheid over te gaan. Bijzonder blijft natuurlijk dat de rechtbank over is gegaan tot het vaststellen van groepsaansprakelijkheid en daarom alle betrokkenen (hoofdelijk) zelfs de eenmanszaak/websitebouwer heeft veroordeeld tot het betalen van alle schade en kosten. Dat enkele nog over te dragen domeinnamen inmiddels al waren vrijgevallen mag gezien de termijn waarop dit eindvonnis is gewezen niet verbazen ...."

Lees het vonnis hier (pdf/ zuivere pdf / LJN).

BBIE 25 juli 2011, oppositienr. 2004071 (WE Brand S.a.r.l. tegen Martha E.A. Wesenhagen)
 
Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerk WE tegen woord-/beeldmerk W. Oppositiebeslissing. Afgewezen. Merk wordt wel ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd, te weten Kl. 14 (edele metalen etc.), Kl. 20 (Meubelen, spiegels, lijsten) en Kl. 25 (Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels). Merk en teken stemmen noch auditief, noch visueel, noch conceptueel overeen. Geen vergelijking van waren en diensten want geen sprake van verwarringsgevaar omdat er geen overeenstemming is tussen de tekens.

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van twee letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit één witte letter tegen een zwarte achtergrond, in een wit omrande cirkel geplaatst; dit geheel bevindt zich in een zwart vierkant.

36. Het ingeroepen recht is in het Nederlands en het Engels een persoonlijk voornaamwoord met de betekenis WIJ, en zal ten minste door een deel van het in aanmerking komend publiek als dusdanig worden opgevat. Noch de letter van het betwiste teken, noch de figuratieve elementen, noch de combinatie daarvan hebben een betekenis. In begripsmatig opzicht zijn de tekens dus verschillend.

37. Het ingeroepen recht zal hetzij op zijn Nederlands worden uitgesproken als [w ], hetzij op zijn Engels als [wi:] (Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk). Het betwiste teken wordt als letter uitgesproken, naargelang de taal van de spreker als [wee] (Nederlands], [dubl ve] (Frans, Van Dale, Groot woordenboek Frans-Nederlands, 3de druk), [‘d blju:] (Engels, Van Dale) of [v e] (Duits, Van Dale, Groot woordenboek Duits-Nederlands, 3de druk). Geen van deze uitspraakmogelijkheden stemt overeen met deze van het ingeroepen recht, zodat de tekens op auditief vlak verschillend zijn.

38. Visueel valt op dat het om erg korte tekens gaat, van respectievelijk twee en één letter(s), waardoor verschillen eerder in het oog springen. Ook het beginsel dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T- 184/02, 17 maart 2004) speelt in dit geval geen rol. De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is namelijk gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. In het voorliggende geval zijn de tekens echter dusdanig kort, dat ze in één keer als een geheel worden waargenomen (zie ook BBIE, maxxam, oppositiebeslissing 2003445, 29 april 2010). Daarenboven bevat het betwiste teken nog enkele figuratieve elementen die, hoe sober ook, in geen enkel opzicht overeenstemmen met het ingeroepen recht. De tekens stemmen visueel dan ook niet overeen.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

Rechtbank 's-Gravenhage 15 augustus 2011, KG ZA 11-797 (PPG Coatings Nederland B.V. tegen VOF De Verfkampioen Maastricht c.s.)

Met dank aan Armand Killan, Bird & Bird LLP.

Merkenrecht. De Verfkampioen verkoopt zelf gemengde kleurenverf bestaande uit nieuwe SIGMA basisverf en oude SIGMA kleurenpasta's in een blik met het Gemeenschapsmerk SIGMA. PPG vordert verbod op gebruik van haar Gemeenschapsmerk voor verf die niet volgens het door haar voorgeschreven procédé is vervaardigd. Beroep op uitputting faalt, want PPG heeft geen controle meer op de kwaliteit van het product. Vordering wordt toegewezen. Bij overtreding is dwangsom van toepassing.

4.8 Naar voorlopig oordeel heeft PPG terecht aangevoerd dat zij gegronde redenen in de zin van artikel 13 GMVo heeft om zich te verzetten tegen dat gebruik van haar Gemeenschapsmerken omdat de Verfkampioen door toevoeging van de kleurenpasta de toestand van de basisverf wijzigt. Die wijziging is een gegronde reden voor verzet omdat het impliceert dat PPG niet meer de volledige controle heeft over de kwaliteit van de verf die onder de Gemeenschapsmerken op de markt wordt gebracht. Dat botst met de wezenlijke functie van die merken omdat de consument er niet meer van kan uitgaan dat alle van het Gemeenschapsmerk voorziene verf is vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit van de verf (HvJ EG 11 november 1997, LJN AC2231, Loendersloot).

Lees het vonnis hier (pdf)

Bas Kist, 'Pak gesjoemel met spookfacturen aan', Financieele Dagblad 15 augustus 2011

Met dank aan Bas Kist, Chiever.

Louche organisaties maken misbruik van openbaar Merkenregister en sturen gepeperde fakerekeningen.

De overheid moet de aanpak van spookfacturen en acquisitiefraude niet aan de markt overlaten. De enige manier om deze kwalijke praktijken de nek om te draaien, is ze expliciet strafbaar stellen. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan de Belgen.

Het probleem van spookfacturen en acquisitiefraude begint voor het Nederlandse bedrijfsleven langzamerhand de spuigaten uit te lopen. Een groep bedrijven die extreme hinder ondervindt van spookfacturen, zijn de merkhouders. Louche organisaties maken al jaren misbruik van het feit dat het Merkenregister openbaar is. Meteen na publicatie van een nieuw merk sturen zij de deposant een officieel ogende factuur van rond €1500 voor opname in een niet-bestaand register. Wie betaalt is zijn geld kwijt.

Hoewel er geen cijfers bekend zijn van de aantallen betalingen, laat een vergelijkbare zaak uit de VS zien dat de schade enorm kan zijn. Op 10 november 2010 deed een rechtbank in Florida uitspraak in een zaak voor een vergrijp zoals hierboven beschreven. De bedrieger bleek in minder dan één jaar tijd via 1411 facturen een bedrag van ruim $2,5 mln geïncasseerd te hebben.

In het verleden zijn - in Nederland - met succes verschillende civiele procedures aangespannen tegen individuele 'merkregistratiefraudeurs' en werden de spookfacturen verboden. Echter, toch heeft dit het probleem niet opgelost. Na een paar maanden dook dezelfde fraudeur onder een andere naam weer op om zijn kwalijke praktijken voort te zetten. En ondertussen breidde het aantal 'aanbieders' in deze 'branche' zich alleen maar verder uit.

Lees verder hier (pdf).