Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Overijssel 20 december 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:3543 (Regge Wood Group tegen Rego Buitentrends)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Regge is en in Goor gevestigde houthandel en houdster van Benelux beeld- en woordmerk, handelsnamen en een domeinnaam. Reggo Buitentrends is eveneens in Goor gevestigd en houdster van domeinnaam www.rego-tuinhout.nl. Het logo komt verwarringwekkend overeen met het merk van Regge als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Gedaagde sub 2 voeren aan dat zij al voor de opsplitsing van de [B] toestemming hebben gekregen van bestuur en commissarissen van de [B] om een bedrijf te voeren onder de naam [gedaagde sub 2]. Deze toestemming zou zijn gegeven op basis van een voorlopig ondernemingsplan. Al zou de betreffende toestemming gegeven zijn zoals door gedaagden gesteld en door Regge betwist, dit geen toestemming zou zijn voor gebruik van het logo, maar toestemming voor gebruik van het lichtgroene logo.

Ook handelen gedaagden voorzover zij gebruik maken van de handelsnaam in strijd met artikel 5 Hnw. De gevorderde rectificatie wordt afgewezen, omdat deze verder gaat dan in dit vonnis zal worden toegewezen.

Merkenrecht
4.9 Voor de vaststelling van soortgelijkheid tussen waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Artikel 2.20, lid 3 BVIE bepaalt dat geen rekening wordt gehouden met de toegepaste rangschikking in klassen. Aangenomen moet echter worden dat een indeling in dezelfde klasse wel een aanwijzing vormt voor soortgelijkheid.

4.10. Ook indien ervan wordt uitgegaan dat Rego Buitentrends zich beperkt (zoals door gedaagden wordt gesteld en door Regge is bestreden) tot de verkoop van tuinhuisjes, schuttingen en dergelijke aan particulieren, concludeert de voorzieningenrechter dat voorshands kan worden aangenomen dat de activiteiten van Regge en Rego buitentrends soortgelijk zijn in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Daarbij is van belang dat beide bedrijven actief zijn in de houthandel en beide bedrijven zijn gevestigd in Goor. Bovendien volgt uit de site van Regge dat zij zich ook richt tot particulieren. Daarbij vormt ook een aanwijzing voor soortgelijkheid dat klassen en beschrijvingen van de depots van het beeldmerk van [A] en [RH] in grote mate overeen komen.

4.11 Gelet op hetgeen onder 4.5 en 4.7 is overwogen is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van verwarringsgevaar. Dit brengt met zich dat Rego Buitentrends in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. De vraag of een geslaagd beroep kan worden gedaan op de c- of d-grond behoeft geen bespreking meer.

Handelsnaamrecht
4.33. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam [A] afwijkt van de handelsnaam [RH], en voorts gelet op de aard van de verschillende ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen [RH] en [A]. Een en ander leidt tot de conclusie dat ook [gedaagde sub 2] de handelsnaam [A] voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

4.38. De tekst die door Regge gegeven is om als rectificatie geplaatst te worden gaat verder dan hetgeen in dit vonnis door de voorzieningenrechter toegewezen zal worden. Zo zal ten aanzien van de handelsnaam “[R]” en/of daarop gelijkende namen de vordering van Regge in dit kort geding niet toegewezen worden. Toewijzen van plaatsing van een tekst tot rectificatie als gevorderd is dan ook niet op zijn plaats. De voorzieningenrechter zal deze vordering daarom afwijzen.

De voorzieningenrechter:
veroordeelt gedaagden om het gebruik van het (beeld)merk en de (handels)namen “[A]” binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, onder meer op de navolgende wijzen:
- verwerkt in een domeinnaam, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de domeinnaam [xxxx.nl];
- verwerkt in stukken voor zakelijk gebruik daaronder (mede) begrepen briefpapier, facturen, logo’s en overig drukwerk, alsmede verwerkt in advertenties/reclame daaronder (mede) begrepen reclame op websites, bedrijfskleding, wagenpark en op overige reclame-uitingen;
veroordeelt gedaagden hoofdelijk tot betaling van een dwangsom ad € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro), voor iedere dag of gedeelte van de dag dat gedaagden nadat na betekening 14 dagen zijn verstreken niet voldoen aan de onder I. genoemde veroordeling, waarbij iedere vorm van inbreukmakend gebruik geldt als een afzonderlijke overtreding, met een maximum van € 500.000,-- (zegge: vijhonderdduizend euro)

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 10 januari 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:211 (Weduwe Kopland tegen Stichting Het Kopland)
Uitspraak ingezonden door Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen.
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Van den Hoofdakker (hoogleraar psychiatrie aan de RUG) genoot onder het pseudoniem Rutger Kopland landelijke bekendheid met zijn gedichten met de P.C. Hooft-prijs ter onderscheiding van zijn gehele oeuvre. Gedaagde heeft na een fusie de nieuwe naam "stichting Kopland" gekozen, heeft het woordmerk KOPLAND ingeschreven en heeft de domeinnaam kopland.nl geregistreerd. Na correspondentie met eiseres (weduwe van Van den Hoofdakker) is de statutaire naam gewijzigd in "het Kopland". Eiseres vordert, als erfgename en rechtsopvolger onder algemene titel, staking van het gebruik van de handelsnamen en merk.

De voorzieningenrechter gaat uit van de wijziging van de gevoerde naam en het depot bij het BBIE en weigert de voorzieningen. In citaten:

3.5. (...) Zo er al sprake was van mogelijke koppeling tussen de aanvankelijke door gedaagde gebruikte naam Kopland en het pseudoniem Rutger Kopland, heeft gedaagde die mogelijke koppeling naar het oordeel van de voorzieningenrechter op afdoende wijze doorbroken door toevoeging van het lidwoord "het". Daarmee is (...) het zelfstandig naamwoord (...) in voldoende mate afgescheiden van de persoonsnaamvorm Kopland en hebben de woorden Het Kopland een voldoende eigen betekenis gekregen, passend bij de intenties die gedaagde naar eigen zeggen heeft gehad bij het ontwikkelen van een nieuwe naam: een stevige, heldere, "noordelijke" klank, met ook een basis in het Drentse dialect, en aldus passend bij de doelstelling, het werkgebied en de wijze van opereren van gedaagde.

Naar gevoelen van de voorzieningenrechter was die eigen betekenis van de naam van gedaagde overigens nog beter tot uitdrukking gebracht wanneer zij ervoor had gekozen haar naam als "Het kopland" te schrijven in plaats van "Het Kopland" en de voorzieningenrechter kan zich voorstellen dat gedaagde die aanpassing (ook) nog laat plaatsvinden.

Hof Amsterdam 24 december 2013, zaaknr. 200.120.819/01 KG (Altrex tegen Alex)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Annelot Sitsen , Bingh advocaten.
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Toegewezen. Altrex exploiteert klimmaterialen en is houdster van Benelux en Europese merkinschrijvingen voor het woordmerk Altrex. Alex heeft een groothandel in bouwmaterialen en is houder van woordmerk "Alex klimmaterialen". Op zijn website waren afbeeldingen van klimmaterialen geplaatst die zijn overgenomen van de website van Altrex. Het Hof verwerpt het verweer dat er geen oppositie is gevoerd tegen de merkinschrijving van Alex Klimmaterialen.

De voorzieningenrechter acht de tekens niet verwarringwekkend [zie hier]. Het Hof komt tot een ander oordeel. Altrex is dan wel een fantasienaam, omdat het niet, althans niet op het eerste gezicht, (gedeeltelijk) beschrijvend van aard is aan te merken en komt derhalve een relatief sterk onderscheidend vermogen toe. Dit wordt versterkt doordat "Altrex" een bekend merk is in de klimmaterialenbranche. Met de naam en de tekens Alex (Klimmaterialen), ook een fantasienaam, is te weinig afstand gehouden.

Het kenmerkende bestanddeel Alex heeft niet alleen vier letters gemeen doch deze zijn ook in dezelfde volgorde geplaatst. Er is een verwarringsgevaar met betrekking tot de herkomst van de waren. De vorderingen worden op zowel handelsnaamrechtelijke als op merkenrechtelijke grondslag toegewezen.

Leestips Kort geding: 4.11- 4.14
Leestips Hof Amsterdam: 3.5

Vz. RCC 9 december 2013, dossiernr. 2013/00876 (Veuve Amiot Brut, Champagne)
Als randvermelding, om het jaar mee te beginnen. Reclamerecht. Klacht toegewezen. Aanbeveling. Fouten voorbehouden ontslaat niet van verantwoordelijkheid. Het betreft de aanbieding van een fles “Veuve Amiot Brut, Champagne, 75 cl” van € 13,49 voor € 9,99 in de actiefolder van Gall & Gall alsmede op de website www.gall.nl. De aangeboden drank wordt champagne genoemd, terwijl het Saumur wijn betreft. De uitingen zijn misleidend.

De klacht is terecht, aldus verweerder, de aangeboden “Veuve Amiot Brut” is een mousserende wijn en geen champagne. Er is sprake van een drukfout en adverteerder heeft maatregelen getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De betreffende folder is al uit de handel gehaald en circuleert niet meer. Overigens staat in de folder wel: “Wijzigingen in prijs en/of assortiment en druk- en zetfouten voorbehouden”.

Het oordeel van de voorzitter Als erkend is komen vast te staan dat de aanduiding “champagne” voor de aangeboden mousserende wijn “Veuve Amiot Brut” niet juist is. Aldus gaan de bestreden uitingen gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). (...) Het voorbehoud betreffende druk- en zetfouten in de folder ontslaat adverteerder niet van haar verantwoordelijkheid voor de juistheid van de in de uitingen gegeven omschrijving van de aangeboden wijn.

In hetgeen adverteerder bij verweer heeft meegedeeld betreffende het treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen, ziet de voorzitter aanleiding om de aanbeveling te doen “voor zover nog nodig”.
De beslissing van de voorzitter
De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder - voor zover nog nodig - aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
 
Regeling:    NRC (nieuw) art. 7
NRC (nieuw) art. 8.2 aanhef

Brief Minister EZ, Verslag Raad voor Concurrentievermogen over Herziening EU merkenstelsel, Kamerstukken II, 2013-2014, 21501-30 nr. 321.
Herziening van het Europees merkenstelsel. Dossier collectief beheer. Unitair Octrooi en eengemaakt octrooigerecht.

Het voorzitterschap meldde de Raad dat veel voortgang is geboekt op dit dossier.
Commissaris Barnier benadrukte het enorme economische belang van het pakket, met name voor het mkb. Daarbij kan het pakket ook een middel zijn om het groeiende probleem van namaak te bestrijden. Het vele werk dat op technisch niveau is verricht, werd daarbij geprezen. De Commissie benadrukte echter wel dat het nu van belang is om het dossier naar een politiek niveau te brengen. Commissaris Barnier wil daartoe de komende periode een aantal onderwerpen in Coreper bespreken: de governance van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (BHIM), het BHIM als gedecentraliseerd agentschap, de financiering van nationale merkenbureaus en de hoogte van de vergoedingen, de mate van harmonisatie en het debat rondom transit en de distributie van het budgettair surplus van BHIM. Dit zijn één voor één ingewikkelde punten, maar de Commissie gaf aan dat het van belang is om hierover in de Raad beslissingen te nemen en niet op technisch niveau te blijven hangen. De Commissie heeft aangegeven er voor open te staan dit nog binnen het huidige mandaat van het Europees Parlement af te ronden.

Een aantal lidstaten bedankte het voorzitterschap voor al het werk en gaf aan de oproep van de Commissie te hebben gehoord, maar merkte daarbij op dat er meer flexibiliteit aan de kant van de Commissie nodig is, onder andere ten aanzien van de governance van BHIM. Ook merkten lidstaten op dat er een goede balans moet worden gehouden tussen nationale merken en het gemeenschapsmerk en dat de invloed van de Commissie ten aanzien van BHIM niet te ver moet doorslaan. Sommige lidstaten benadrukten dat dit voorstel een unieke mogelijkheid biedt om de werking van het merkenrecht te verbeteren. Hierbij werd benadrukt dat het van belang is om hiervoor voldoende tijd te nemen zodat het voorstel goed kan worden uitgevoerd.
Commissaris Barnier benadrukte dat de belangrijke uitstaande kwesties in de komende weken kunnen worden opgelost. Het voorzitterschap concludeerde dat de Raad nota heeft genomen van de geboekte voortgang en de Raadswerkgroep verzocht heeft door te gaan met het behandelen van de verordening.

Richtlijn collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multi-territoriale licentieverlening van online muziekrechten
Het voorzitterschap informeerde de Raad dat overeenstemming is bereikt over de richtlijn met het Europees Parlement. Commissaris Barnier gaf aan blij te zijn met de voortgang die is geboekt en benadrukte het belang van de overeengekomen modernisering die met dit pakket wordt ingezet. Er was vanuit de lidstaten geen verdere interventie. De Raad heeft met tevredenheid nota genomen van het verslag van het voorzitterschap aangaande goedkeuring van deze richtlijn in eerste lezing.

Het unitair octrooi en het eengemaakt octrooigerecht
Het voorzitterschap maakte melding van goede voortgang op dit dossier en gaf aan dat ook de onderhandelingen over de Brussel I-verordening op schema liggen.
De voorzitter van het «Select Committee», dat werkt aan het unitair octrooi, informeerde de Raad dat het comité zijn werkzaamheden rond juni 2014 zal hebben afgerond en dat parallel aan het werk van het comité gewerkt wordt aan machinevertalingen, die naar verwachting begin 2014 beschikbaar zullen komen. De voorzitter van het «Preparatory Committee», dat werkt aan het eengemaakt octrooigerecht, informeerde de Raad dat er aanzienlijke voortgang is geboekt sinds de oprichting vorig jaar en dat begin 2015 een ambitieuze maar realistische deadline is voor het operationeel worden van het octrooigerecht. Commissaris Barnier (interne markt) riep lidstaten op vaart te maken met de ratificatie.

Rechtbank Den Haag 18 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 (Aktiebolaget SKF tegen Bearing International Holland)
Bevoegdheid in faillissement. Merkenrecht. SKF houdt zich wereldwijd onder meer bezig met het produceren en distribueren van lagers voor producten met draaiende en aandrijvende delen en heeft Gemeenschapswoord- en beeldmerken. Bearing is een eenmanszaak en handels in lagers. In Oostenrijk is bij een huiszoeking bij een bedrijf lagers aangetroffen die van Bearing afkomstig zijn. De rechtbank Middelburg heeft een ex parte verbod opgelegd en verlof verleend tot leggen van repeterend conservatoir beslag. Uit de analyse van het monster blijkt dat geen van de lagers van SKF afkomstig waren (dit type werd niet in Frankrijk geproduceerd). SKF vordert afgifte van de monsters en bescheiden.

Bearing is failliet verklaard. Uit artikel 29 jo. 23 Fw volgt dat de gefailleerde tijdens het faillissement bevoegd blijft in een geschorste procedure voor zover het rechtsvorderingen betreft waarbij de boedel niet is betrokken.

Er is sprake van merkinbreuk, daarom is er geen belang meer bij inzage en afgifte. Wel is er recht op inzage in de beslagen bescheiden en overlegging van de in beslag genomen monsters ex 843a Rv jo. 1019a Rv. Er volgt schorsing ten aanzien van de schadevergoeding/winstafdracht en proceskostenveroordeling, maar wel een opgaveplicht.

3.2. SKF legt aan haar vorderingen in het incident ten grondslag dat zij ingevolge de artikelen 843a juncto 1019a Rv recht heeft op en belang heeft bij de afgifte van de beslagen monsters en bescheiden om nader bewijs te vergaren dat sprake is van namaak en dus inbreuk zoals in het expertiserapport al geconcludeerd en om de omvang van de inbreuk vast te stellen (niet voor de vaststelling van de hoogte van de schade maar) door inzicht te krijgen in de bron van de inbreukmakende lagers, toeleveranciers en afnemers. Dit laatste is mede van belang is nu de namaaklagers (meestal) van inferieure kwaliteit zijn en zodoende de veiligheid bedreigen hetgeen kan leiden tot productaansprakelijkheid claims en (reputatie)schade bij SKF.

4.11. Nu de rechtbank hiervoor reeds heeft geoordeeld dat sprake is van merkinbreuk, heeft SKF bij de hiervoor als sub (i) genoemde grond voor inzage en afgifte geen belang meer. Naar het oordeel van de rechtbank heeft SKF wel recht op inzage in de beslagen bescheiden en overlegging van de in beslag genomen monsters op de hiervoor als sub (ii) aangeduide grond op grond van de artikelen 843a Rv juncto 1019a Rv. SKF heeft een rechtmatig belang omdat zij aan de hand van de inzage in de bescheiden en afgifte van de monsters gegevens kan verkrijgen ten aanzien van de producenten en afnemers van de inbreukmakende lagers die (potentieel) namaak zijn en de veiligheid bedreigen ter voorkoming van schade waaronder de eigen (reputatie)schade van SKF. De bescheiden zijn voldoende bepaald, hetgeen [X] ook niet heeft bestreden. Ten slotte gaat het om bescheiden en monsters aangaande een rechtsbetrekking waarbij SKF partij is, nu het gaat om een jegens SKF gepleegde onrechtmatige daad, in de vorm van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. Ook als [X] te goeder trouw zou hebben gehandeld, zoals zij heeft aangevoerd en SKF heeft betwist, vormt dat geen grond voor afwijzing van de vordering tot inzage. Het door [X] gestelde belang dat de monsters en bescheiden onder de gerechtelijk bewaarder dienen te blijven, vormt geen grond voor afwijzing nu zij slechts heeft aangevoerd dat dit belang eruit bestaat dat geen sprake is van namaak en zij te goeder trouw heeft gehandeld terwijl de rechtbank inbreuk heeft vastgesteld. Gesteld noch gebleken is dat er bedrijfsvertrouwelijke informatie is beslagen, zodat er dienaangaande geen maatregelen hoeven te worden genomen. Gezien het vorenstaande zal de primaire vordering in het incident tot exhibitie worden toegewezen op de wijze als hierna te melden. In zoverre zullen de in de beschikking van 4 juli 2012 aan de gerechtelijk bewaarders opgelegde plichten worden opgeheven. Afgifte van de overige beslagen lagers is noch in dit kader noch in de hoofdzaak gevorderd.

4.12. Aangezien de primaire vordering in het incident wordt toegewezen, is de voorwaarde waaronder de vordering tot exhibitie in de hoofdzaak is ingesteld, niet vervuld. Daarom komt de rechtbank aan behandeling van die vordering niet toe.

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 (pdf)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 (link)
HA ZA 12-1275 (pdf)

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2062, zaak C-681/13 (Diageo Brands tegen SIMIRAMIDA-04 EOOD) - dossier
Erkenning buitenlands vonnis. Openbare orde-exceptie (art. 34, aanhef en onder 1 EEX-Vo). Zie eerder overzeese gerechten [IEF 11268] en HR [IEF 11898] Uitzondering op regel dat onjuiste toepassing Unierecht niet leidt tot toepassing openbare orde-exceptie? HvJEU 11 mei 2000, C-38/98, Jur. 2000. p. I-2973, NJ 2003/627; HvJEU 28 april 2009, C-420/07, Jur. 2009, p. I-3571, NJ 2010/38. Bulgaars vonnis berust op vaste jurisprudentie Bulgaarse Hoge Raad die evident strijdt met Unierecht (acte éclairé). Zet erkenning vonnis gemeenschapstrouw onder druk? Geldt bij openbare orde-exceptie het vereiste van uitputten van nationale rechtsmiddelen? Is dan relevant dat Bulgaarse stelsel van rechtsmiddelen onvoldoende garanties bood? Vergoeding redelijke en evenredige proceskosten, art. 1019h Rv. Is art. 14 Richtlijn 2004/48/EG van toepassing op kosten van procedure tot schadevergoeding wegens door verweerder gelegde beslagen ter handhaving van merkrecht?

Hoge Raad stelt de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU.

De vragen van uitleg van Unierecht waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 5.2-5.4 overwogene, beantwoording door het HvJEU nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:
1. Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat deze weigeringsgrond mede ziet op het geval waarin de beslissing van de rechter van de lidstaat van herkomst evident in strijd is met het Unierecht, en dit door die rechter is onderkend?
2 (a). Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden?
2 (b). Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, wordt dit anders indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid?
3. Moet art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling mede ziet op de kosten die partijen maken in het kader van een geding in
een lidstaat tot schadevergoeding, indien de vordering en het verweer betrekking hebben op de beweerde aansprakelijkheid van de verwerende partij wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in een andere lidstaat, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning in eerstgenoemde lidstaat van een beslissing van de rechter van laatstgenoemde lidstaat?

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:HR:2013:2062 (link)
ECLI:NL:HR:2013:2062 (pdf)
Dossier (link)

Op andere blogs:
cassatieblog (Prejudiciële vragen over erkenning van een Bulgaars vonnis dat in strijd is met EU recht)
Marques (Johnny Walker-case referred to CJEU by Dutch Hoge Raad: recognition in the Netherlands of a Bulgarian EU trade mark law error (application of international exhaustion))

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9642 (verloren geraakte e-mails)
Als randvermelding. Bewijsrecht. Incident. Exhibitievordering (art. 843s Rv). Voor zover het gaat om verloren geraakte bewijsmiddelen (e-mails), is de vordering toegewezen op grond van art. 843b Rv.

Voor toewijzing van de exhibitievordering op de grondslag van art. 843b lid 1 Rv is niet van belang hoe [geïntimeerde] de e-mail correspondentie is kwijtgeraakt. Zelfs indien dat door zijn eigen schuld zou zijn, beoogt art. 843b lid 1 Rv degene die een bewijsmiddel heeft verloren, weer in de positie te brengen waarin hij verkeerde vóór het verlies van het middel.

4.7. Ten aanzien van de e-mail correspondentie overweegt het hof als volgt. In art. 843b lid 1 Rv is bepaald dat hij die een bewijsmiddel heeft verloren, van degene die de beschikking heeft over bescheiden die tot bewijs kunnen dienen van enig feit waarop het verloren bewijsmiddel betrekking had, of die zodanige bescheiden onder zijn berusting heeft, kan vorderen daarvan te zijnen behoeve op zijn kosten, voor zover nodig, inzage, afschrift of uittreksel te verschaffen. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens.

4.8. Partijen zijn het er niet over eens of de volledige e-mail correspondentie in het geding is gebracht. [geïntimeerde] stelt dat hij niet meer beschikt over de e-mail correspondentie, terwijl[appellant] niet heeft betwist dat hij nog wél over de volledige e-mail correspondentie beschikt.[appellant] heeft (naar 's hofs oordeel terecht) niet bestreden dat [geïntimeerde] wel belang heeft bij de inhoud van de e-mails, nu het er in deze zaak immers om gaat wat partijen op die manier hebben afgesproken en welke stellingen zij na uitvoering van de overeenkomst hebben ingenomen. De inhoud van de e-mails speelt daarbij een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol.

4.10. Voor toewijzing van de exhibitievordering op de grondslag van art. 843b lid 1 Rv is niet van belang hoe [geïntimeerde] de e-mail correspondentie is kwijtgeraakt. Zelfs indien dat door zijn eigen schuld zou zijn, beoogt art. 843b lid 1 Rv degene die een bewijsmiddel heeft verloren, weer in de positie te brengen waarin hij verkeerde vóór het verlies van het middel. Nu vaststaat dat [geïntimeerde] de e-mails niet meer heeft, maar[appellant] wel, zal de vordering van [geïntimeerde] in zoverre worden toegewezen, waarbij met toepassing van art. 843b lid 2 Rv zal worden bepaald op welke wijze[appellant] de e-mail correspondentie aan [geïntimeerde] ter beschikking dient te stellen. Toetsing aan art. 843a Rv is verder niet meer aan de orde.

Het gerechtshof:
in het incident
beveelt[appellant] om binnen vier weken na dit arrest aan [geïntimeerde] te verstrekken afdrukken van alle e-mail berichten tussen partijen (per bericht afzonderlijk afgedrukt) en bepaalt dat de kosten hiervan door [geïntimeerde] vóóraf aan[appellant] dienen te worden betaald, en verklaart dit arrest in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2097 (WENDY'S International tegen gedaagde h.o.d.n. Wendy's)
Zie eerder Hof Den Haag [IEF 11161] en Rb. Middelburg [IEF 11161].
Merkenrecht. HR volgt conclusie A-G: Depot te kwader trouw. Art. 4 onder 5 en 6 BMW. Alle omstandigheden van het geval betrokken? Merk van algemene bekendheid? Verwerpen bewijsaanbod.

Geïntimeerde drijft sinds de zomer van 1988 twee ondernemingen, een snackbar en een croissanterie, onder de naam Wendy's. Beide ondernemingen zijn vernoemd naar de dochter van geïntimeerde, Wendy. Na het faillissement in 1986 van de vestiging in Rotterdam heeft Wendy's International haar merken niet meer in Nederland gebruikt. Wendy's heeft in 2000 succesvol de vervallenverklaring gevorderd bij de Rechtbank Middelburg. De Hoge Raad verwerpt het beroep met artikel 81 lid 1 RO.

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Wendy's International in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op € 380,34 aan verschotten en € 16.200,--, te vermeerderen met BTW, voor salaris.

Op andere blogs:
Charlotte's Law & Fine Prints (Wendy’s, een merk te kwader trouw?)

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057 (Refresco/opvolger van Frisdranken Industrie Winters tegen Red Bull)
Zie eerder HvJ EU [IEF 10674]. Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. Begrip dienstverlener en derde.
In dit geval worden de lege blikjes met daarbij behorende afsluitdoppen met alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten door Smart Drinks samen met het extract voor de frisdrank aan Frisdranken Industrie Winters aangeleverd. Frisdranken Industrie Winters vult de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart Drinks met een bepaalde hoeveelheid van het extract, vult dit aan met water en zonodig koolzuur en sluit de blikjes. Vervolgens worden de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens naar landen buiten de Benelux exporteert.”

Deze feiten laten geen andere conclusie toe dan dat de gewraakte gedragingen van Frisdranken Industrie Winters en Smart Drinks volledig stroken met de door het HvJEU in zijn verklaring voor recht vermelde gedragingen van respectievelijk de ‘dienstverlener’ en de ‘derde’. De gedragingen van Frisdranken Industrie Winters leveren derhalve geen ‘gebruik’ op in de zin van art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG en daarmee evenmin in de zin van art. 2.20 BVIE. Onderdeel I treft dus doel, het bestreden arrest kan niet in stand blijven, de Hoge Raad doet de zaak zelf af door de vorderingen van Red Bull af te wijzen en haar in de kosten te veroordelen.

2.3. Het bestreden arrest kan niet in stand blijven.
De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. Red Bull heeft geen andere grondslag aan haar vorderingen gegeven dan de beweerde merkinbreuk van [A] door het ‘afvullen’ van de blikjes. Nu die grondslag ondeugdelijk is gebleken, waar vaststaat dat [A] de merken van Red Bull niet heeft gebruikt, dienen de vorderingen alsnog te worden afgewezen, met verwijzing van Red Bull, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep.

2.4.1. Ook in cassatie dient Red Bull in de proceskosten te worden veroordeeld. [A] heeft in haar schriftelijke toelichting na prejudiciële verwijzing alsnog aanspraak gemaakt op vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, en wel tot een bedrag van € 41.500, vermeerderd met een bedrag van € 24.700,50 voor de prejudiciële procedure.

De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 29 januari 2008;
vernietigt het vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 26 september 2006;
wijst de vorderingen van Red Bull af;
veroordeelt Red Bull in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van [A] begroot:
- in eerste aanleg op € 1.600,--;
- in hoger beroep op € 2.088,--;
- in cassatie op € 455,98 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris.

Op andere blogs:
Cassatieblog (Voor een ander afvullen van verpakkingen met een merk erop is geen merkgebruik)
Marques (Dutch Supreme Court: merely filling cans does not constitute 'use' (following CJEU in Red Bull v Winters))