Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Rotterdam 20 februari 2015, IEF 14692 (Stichting Hala Correct Certification tegen Stichting Halal Bewust)
Uitspraak ingezonden door Timme Geerlof en Leyla Bozkurt, Ploum Lodder Princen. Onrechtmatige publicatie. Merkenrecht. Halal bewust heeft een artikel geplaatst op Halalpolitie.nl en heeft in haar halalwijzer welke instantie een halalcertificaat heeft verstrekt aan welke producent; wanneer Halal Correct een keurmerk heeft verleend is haar logo daarin opgenomen. De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van een onrechtmatige publicatie ex 6:194 BW en misleidende reclame ex 6:194a BW. Dat een producent nooit handmatig kippen slacht, is te ongenuanceerd en te stellig. Voor de gedane proefbestelling uit het buitenland heeft zij dat wel gedaan. In de gewraakte publicatie en halalwijzer wordt het beeldmerk gebruikt. Er is geen sprake van een geldige reden wanneer Halal Bewust het beeldmerk gebruikt als rechtvaardiging voor voorlichting van het publiek "als toezichthouder"; partijen zijn elkaars concurrent.

4.5. Het artikel maakt naast het voorgaande melding van een partij DALO-kip die, aldus Halal Bewust, niet in overeenstemming met de standaarden van Halal Correct zou zijn geslacht, terwijl Halal Bewust de afgelopen jaren wel een certificaat verstrekt aan de producent van de kip, Storteboom. Ter zitting heeft Halal Bewust ter onderbouwing van haar stelling niet meer gesteld dan dat zij de juistheid van die stelling heeft gebaseerd op haar informatie 'dat Storteboom nooit handmatig kippen slachtte'.
Gelet op hetgeen Halal Correct heeft verklaard - namelijk dat sprake was van een speciale proefbestelling vanuit het buitenland, die afzonderlijk in behandeling is genomen en ten aanzien waarvan geldt dat de betreffende kip wél handmatig werd geslacht - is voldoende aannemelijk dat de betreffende melding onjuist was, zodat Halal Bewust deze niet zo ongenuanceerd en stellig had mogen publiceren zoals zij heeft gedaan.

4.11. Halal Correct vordert voorts Halal Bewust te verbieden inbreuk te maken op het Benelux merkrecht van Halal Correct.
(...) Halal Bewust trekt gelet op hetgeen hiervoor is overwogen naar voorlopig oordeel ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het merk Halal Correct en met het gebruik van het teken van Halal Correct door Halal Bewust (zowel in de gewraakte publicatie als in de halalwijzer) wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merkrecht.
Halal Bewust heeft in dit verband aangevoerd dat zij het merk van Halal Correct gebruikt om de consument juist te kunnen voorlichten. Zij heeft (ook) de rol van toezichthouder en heeft in die hoedanigheid een andere pet op, wat volgens haar maakt dat het gebruik van het merk gerechtvaardigd is. Nu hiervoor echter is overwogen dat er vanuit moet worden gegaan dat Halal Bewust een concurrent is van Halal Correct, rechtvaardigt het doel (voorlichting van het publiek) naar voorlopig oordeel niet het oordeel dat sprake is van een geldige reden die het gebruik zou rechtvaardigen.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 februari 2015, IEF 14688; ECLI:NL:RBAMS:2015:882 (Deluxebox tegen Kabaall)
Auteursrecht. Merkenrecht. Advalley biedt – onder meer via haar website – een zogenaamde Deluxebox aan met kortingsvouchers, waardecheques en met eventuele andere aanbiedingen. Op de website van Kabaall wordt de Digitale Gift Box aangeboden. De werkwijze, het concept en marketingstrategie vallen niet onder auteursrechtelijk bescherming. Alleen de vormgeving kan worden getoetst, maar komt niet overeen. Dat Deluxebox alleen digitaal en niet fysiek bestaat is hierbij niet van belang. Er is sprake van alliteratie en een identiek bestanddeel, te weten ‘box’, maar dit bestanddeel is louter beschrijvend. Er is geen sprake van beeldmerkinbreuk. Omdat ideeën echter vrij zijn om door een ander te worden gebruikt en gedaagden, voldoende afstand is gehouden, is het feit dat gedaagde voor eiser heeft gewerkt geen bijkomende omstandigheid voor onrechtmatig handelen. Alle vorderingen worden afgewezen.

auteursrechtinbreuk
4.2. (...) Dit gaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet zo ver dat – zoals eisers hebben gesteld – ook de werkwijze, het concept en de marketingstrategie met betrekking tot De Deluxebox onder het werkbegrip en derhalve onder de bescherming van de Auteurswet vallen. Alleen aan de hand van de vormgeving en het uiterlijk van De Deluxebox dient te worden beoordeeld of De Deluxebox mogelijk als een werk in de zin van de Auteurswet kan worden aangemerkt. Dat De Deluxebox alleen digitaal en niet fysiek bestaat is hierbij niet van belang. Ook een werk dat alleen digitaal (op het internet) waarneembaar is, kan een werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits sprake is van materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het moet gaan om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. Op grond hiervan is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat alleen de afbeelding van De Deluxebox zoals waarneembaar op www.deluxebox.com onder het werkbegrip valt. Het uiterlijk en de vormgeving hiervan getuigen immers, vanwege de op de doos afgebeelde foto’s, de strik die alleen te zien is op de bovenkant en het deksel van de doos, het aangebrachte logo en de wijze waarop de naam van de Deluxebox is aangebracht (bijvoorbeeld “Parfum & Body” of “Hotels & Wellness”) van een eigen intellectuele schepping van de auteur.

4.3.
Gezien de wijze waarop gedaagden De Digitale Giftbox op de website www.kabaall.nl hebben afgebeeld, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat geen sprake is van een auteursrechtinbreuk. Op deze website is een zwart/wit gestileerd doosje te zien met een zwart gestileerde strikje dat niet lijkt op de afbeelding van De Deluxebox en waarin de auteursrechtelijk beschermde elementen van De Deluxebox niet of nauwelijks zijn terug te vinden. Daarnaast is op de website van Kabaall een afbeelding te zien van een klein doosje dat wordt vastgehouden door twee dameshanden. Ook hierin zijn de auteursrechtelijk beschermde elementen van de Deluxebox niet of nauwelijks terug te vinden. Op het doosje van gedaagden zijn geen foto’s, logo’s of namen aangebracht. De strik is in verhouding tot het doosje groot en – in tegenstelling tot bij De Deluxebox – om het gehele doosje gewikkeld. Dat De Deluxebox en de afbeeldingen op www.kabaall.nl alle vierkant/kubusvormig zijn is niet van belang, aangezien dit de geëigende vorm is voor een (cadeau)doos en daarom niet kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd element.

merkinbreuk
4.6.
[eiser sub 1] is houder van het onder 2.3 afgebeelde beeldmerk met daarin opgenomen de gestileerde letters d en b en het woord ‘deluxebox’. [eiser sub 1] noch Advalley beschikken over een woordmerk ‘Deluxebox’. Onder omstandigheden dient echter, bij beoordeling van de vraag of sprake is van een merkinbreuk, rekening te worden gehouden met een in een beeldmerk opgenomen woordbestanddeel. Dit geldt wanneer het woordbestanddeel het meest kenmerkende en prominent aanwezige onderdeel van het beeldmerk is en de totaalindruk van het beeldmerk domineert, terwijl het beeldbestanddeel als een (ondergeschikt) decoratief element kan worden beschouwd. Voorshands wordt geoordeeld dat dit hier niet het geval is. Het woord ‘deluxebox’ neemt in het beeldmerk een ondergeschikte plaats in. Afgezien hiervan is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagden met het teken De Digitale Giftbox geen inbreuk maken op Deluxebox. Weliswaar is er, zoals eisers hebben aangevoerd, sprake van alliteratie en van een identiek bestanddeel, te weten ‘box’, maar dit bestanddeel is louter beschrijvend van aard en mede omdat het aan het einde is geplaatst bij zowel merk als teken van ondergeschikt belang. Al met al kan dan ook niet van overeenstemming tussen teken en merk worden gesproken, laat staan dat hierdoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Er kan dan ook geen beroep worden gedaan op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Voorts is door eisers onvoldoende aangetoond dat het beeldmerk bekend is in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zodat eisers ook hierop geen beroep kunnen doen.
.

onrechtmatig handelen/slaafse nabootsing
4.11.
De voorzieningenrechter overweegt hierover het volgende. Niet onaannemelijk is dat [gedaagde sub 3] gedurende haar – erg korte – arbeidstijd bij Advalley op het idee is gekomen een vergelijkbare onderneming te starten. Dat Advalley zich hierdoor benadeeld voelt is begrijpelijk. Omdat ideeën echter vrij zijn om door een ander te worden gebruikt en gedaagden, zoals hiervoor is overwogen, voldoende afstand hebben gehouden van de onderneming van eisers, is het feit dat [gedaagde sub 3] voor Advalley heeft gewerkt voorshands geen bijkomende omstandigheid die het handelen van gedaagden onrechtmatig maakt. Hiervoor zou vereist zijn dat [gedaagde sub 3] gebruik (misbruik) zou hebben gemaakt van vertrouwelijke gegevens van eisers (bijvoorbeeld gegevens over klanten of over zakelijke partners), waarover zij alleen uit hoofde van haar functie bij Advalley kon beschikken. Dat hiervan sprake is, is in dit geval onvoldoende aannemelijk gemaakt. De informatie waarvan [gedaagde sub 3] mogelijk gebruik heeft gemaakt, is informatie die toegankelijk is voor eenieder die de website van Advalley raadpleegt. Dat [eiser sub 1] zich om de tuin geleid voelt omdat hij van het concurrentiebeding heeft afgezien, is eveneens begrijpelijk. In een kort geding, dat zich niet leent voor een nader onderzoek naar de feiten (bijvoorbeeld door middel van een getuigenverhoor), kan echter niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld hoe deze afspraak tot stand is gekomen en welke overwegingen van partijen hierbij een rol hebben gespeeld. Dat [gedaagde sub 3] de naam De Digitale Giftbox heeft gekopieerd van een van de door Advalley geregistreerde handelsnamen, blijkt niet uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel dat door eisers in het geding is gebracht. Weliswaar heeft [eiser sub 1] ter zitting een uittreksel digitaal opgeroepen waarop was te zien dat een van de handelsnamen van Advalley De Digitale Giftbox luidt, maar nu niet is komen vast te staan wanneer Advalley die handelsnaam heeft geregistreerd, is ook dit onvoldoende om te kunnen oordelen dat gedaagden onrechtmatig handelen.

overtreding van het geheimhoudingsbeding
4.13. (...) Ook hieruit kan de voorzieningenrechter voorshands geen schending van het geheimhoudingsbeding afleiden. De stukken die door eisers als (vertrouwelijke) contracten zijn betiteld zijn onleesbaar. Daarnaast geldt dat het verzenden van een (vertrouwelijk) stuk door een medewerker naar zijn privé-emailadres niet per definitie een schending van een geheimhoudingsbeding inhoudt. Daaraan kan immers een andere reden ten grondslag liggen, bijvoorbeeld, zoals [gedaagde sub 3] heeft aangevoerd, dat zij buiten werktijd telefonisch contact met een cliënt diende op te nemen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 februari 2015, IEF 14686 (Bread & Butter tegen Butcher Club c.s.)
Uitspraak mede ingezonden door Maarten Rijks en Gino van Roeyen, BANNING. Bread & Butter voert onder de (merk)naam ‘The-Butcher’ een hamburgerrestaurant annex besloten cocktailbar in de Amsterdamse wijk De Pijp. Onder de (merk)naam 'THE BUTCHER CLUB' wordt in Rotterdam een restaurant annex slagerij geëxploiteerd. The Butcher Club maakt inbreauk, ten eerste omdat 'The' en 'Butcher' hierin terugkomen. de benadrukte verschillen zoals locatie, interieur, personeel en menu staan het verwarringsgevaar niet in de weg. Staking wordt bevolen evenals de overdracht van www.thebutcherclubrotterdam.nl.

Inbreuk
4.4. Naar voorlopig oordeel maakt Butcher Club c.s. door het gebruik van de tekens ‘The Butcher Club’, ‘The Butcherclub’ en ‘The Butcher Shop’ voor haar restaurant inbreuk op het Gemeenschapsmerk. Ten eerste staat buiten kijf dat die tekens overeenstemmen met het Gemeenschapsmerk. In die tekens komen de elementen ‘The’ en ‘Butcher’ immers terug. Het enige verschil betreft het weglaten van het streepje daartussen en de toevoeging van de elementen ‘-club’ en ‘-shop’. Het streepje is echter het minst dominante element van het Gemeenschapsmerk en de elementen ‘-club’ en ‘-shop’ zijn de minst dominante en de minst onderscheidende elementen van de gewraakte tekens.

4.6. De door Butcher Club c.s. benadrukte verschillen tussen het restaurant van Bread & Butter en het restaurant van Butcher Club, zoals verschillen in locatie, interieur, menu, openingstijden en personeel, staan naar voorlopig oordeel niet in de weg aan het verwar-ringsgevaar. (...)

Op andere blogs:
Charlotte's Law

HR 20 februari 2015, IEF 14684; ECLI:NL:HR:2015:397 (Ajax tegen Promosports)
Uitspraak mede ingezonden door Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap. Ambulante handelaar. Merkenrecht; inbreukvordering ex art. 2.20 lid 1 onder b en c BVIE. Maatstaf bij geringe mate van overeenstemming: Vertonen merk en teken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming, dan dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of het betrokken publiek merk en teken met elkaar kan verwarren of een verband tussen beide legt, op grond van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of reputatie van het merk.

In het oordeel van het hof dat de vesten met geen van de rood-wit merken voldoende gelijkenis vertonen om tot relevante overeenstemming te concluderen, ligt besloten dat het hof enige mate van overeenstemming aanwezig acht. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof Amsterdam [IEF 13159] dat oordeelde dat het Ajax-merk geldig was, maar geen monopolisering van breed vlak op wit vest. Verwijzing naar het Hof Den Haag.

Toewijzing proceskosten merkenrechtelijke grondslag, ambtshalve begroting bij gebreke van specificatie, art. 1019h Rv.

3.3.4 Een beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar (sub b) of verband (sub c) kan slechts achterwege blijven indien in geen enkel opzicht overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk en het beweerd inbreuk makende teken. Vertonen merk en teken daarentegen een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming, dan dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken, het betrokken publiek merk en teken met elkaar kan verwarren of een verband tussen beide legt, op grond van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of reputatie van het merk. (Vgl. in het kader van art. 8 lid 1 sub a, b en lid 5 Vo.40/94, thans Vo. 207/2009: HvJEU 2 september 2010, zaak C-254/09, ECLI:EU:C:2010:488 (Calvin Klein) en 24 maart 2011, zaak C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 (Ferrero))

3.3.5 In het oordeel van het hof dat de vesten met geen van de rood-wit merken voldoende gelijkenis vertonen om tot relevante overeenstemming te concluderen, ligt besloten dat het hof enige mate van overeenstemming aanwezig acht. Nu Ajax zich ter onderbouwing van de gestelde merkinbreuk heeft beroepen op de gronden sub b en sub c, had het hof, gelet op hetgeen hiervoor in 3.3.4 is overwogen, dan ook met toepassing van de hiervoor in 3.3.3 weergegeven maatstaven moeten onderzoeken of, gelet op de door Ajax in dit verband gestelde omstandigheden, gevaar voor verwarring bestaat als bedoeld in art. 2.20 lid 1, aanhef en sub b BVIE, respectievelijk of de rood-wit merken kunnen worden beschouwd als bekende merken in de zin van art. 2.20 lid 1, aanhef en sub c BVIE en of sprake is van een zodanige mate van overeenstemming dat het relevante publiek een verband legt tussen de vesten en de rood-wit merken. Door te volstaan met het oordeel dat de vesten met geen van de rood-wit merken voldoende gelijkenis vertonen om tot relevante overeenstemming te concluderen, heeft het hof dan ook blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

3.5 Ajax maakt aanspraak op vergoeding van haar proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, die zij begroot op € 27.386,25. Ajax kan slechts aanspraak maken op een vergoeding op de voet van deze bepaling voor zover haar kosten betrekking hebben op de merkenrechtelijke grondslag. Nu Ajax heeft nagelaten te specificeren welk deel van haar kosten op die grondslag ziet, begroot de Hoge Raad dat deel ambtshalve op 50%. Aan Ajax zal dus worden toegewezen een bedrag van € 13.693,12, vermeerderd met 50% van het toepasselijke liquidatietarief (€ 1.300,--).

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 februari 2015, IEF 14681; ECLI:NL:GHARL:2015:1152 (Osmos tegen BIM)
Procesrecht. BIM houdt zich bezig met monitoringssystemen, meettechnologie en bijkomende software van het merk; Osmos is exclusief licentiehouden van de IE-rechten. Partijen hebben een sublicentiecontract. Bevoegdheid Nederlandse rechter in kort geding. De forumkeuze voor het handelsgerecht te Gent, België staat er niet aan in de weg dat de Nederlandse voorzieningenrechter voorlopige maatregelen treft als bedoeld in artikel 31 EEX-Verordening. De Nederlandse voorzieningenrechter is op grond van artikel 6a Rv nationaal bevoegd. Op de vorderingen is ingevolge Rome I het Belgisch recht van toepassing.

Ook de opschorting van aan de vorderingen ten grondslag liggende verbintenissen alsmede het beroep op retentie worden beheerst door Belgisch recht. Rome II is niet van toepassing omdat er geen aanvullende feiten en omstandigheden zijn gesteld of gebleken die erop duiden dat appellante, onafhankelijk van de contractuele relatie, onrechtmatig jegens geïntimeerde heeft gehandeld. Toetsing spoedeisend belang ex nunc. Vordering wordt ex nunc afgewezen. De vordering was, ex tunc toetsend, ten tijde van het vonnis spoedeisend en gerechtvaardigd.

Bevoegdheid Nederlandse rechter
5.10 Voor alle drie de vorderingen geldt naar het oordeel van het hof dat er een reële band bestaat tussen het voorwerp van de gevorderde maatregelen en de territoriale bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Het gebod tot het verstrekken van inlogcodes heeft betrekking op in Nederland lopende projecten, terwijl de beide verboden zien op benadering van in Nederland gevestigde (potentiële) klanten. Nu de verbintenissen die aan de vorderingen ten grondslag liggen in Nederland moet worden uitgevoerd, ervan uitgaande dat ook naar Belgisch recht de plaats van de uitvoering van de litigieuze verbintenissen in Nederland is gelegen, is het hof op grond van artikel 31 EEX-Verordening in samenhang met artikel 6 sub a Rv bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen. De forumkeuze staat daar niet aan in de weg (artikel 13 Rv). Op grond van artikel 7 lid 2 Rv is het hof tevens bevoegd met betrekking tot de in eerste aanleg afgewezen vordering in reconventie van Osmos Benelux. Grief I faalt.

Toepasselijk recht
5.16 De slotsom uit het voorgaande is dat op het sublicentiecontract en de nadere overeenkomsten Belgisch recht van toepassing is. Het toepasselijke Belgische recht beheerst de nakoming van de overeenkomst en de gevolgen van de gehele of gedeeltelijke nakoming van de daaruit voortspruitende verbintenissen, waaronder een beroep op opschorting. Ook de in oorspronkelijk reconventie opgeworpen vraag of BIM Systems uit hoofde van retentie bevoegd was de afgifte van de gehuurde apparatuur op te schorten, dient naar Belgisch recht te worden beantwoord.

Verschaffen inloggegevens, spoedeisend belang
5.23 De door de voorzieningenrechter in het dictum onder 7.1 van het bestreden vonnis toegewezen veroordeling was dus, ex tunc toetsend, voorshands gerechtvaardigd. Door de afronding van de projecten, is het belang bij die veroordeling in hoger beroep verdwenen. Het hof zal die veroordeling, ex nunc toetsend, alsnog afwijzen.

Verkoopverbod
5.28 De slotsom uit het voorgaande is dat vooralsnog moeten worden aangenomen dat de verbodsvorderingen van BIM Systems geen steun vinden in het sublicentiecontract en aldus dienen te worden afgewezen. De grieven VI tot en met XI, die er allen toe strekken de vorderingen af te wijzen, behoeven nu de vorderingen reeds op grond van de grieven III, IV en V moeten worden afgewezen, geen verdere bespreking.

Teruggave gehuurde apparatuur
5.31 Dat BIM Systems de zaken na beëindiging van de lopende projecten aan Osmos Benelux dient terug te geven, wordt door BIM Systems niet bestreden. BIM Systems bestrijdt echter dat Osmos Benelux spoedeisend belang bij haar vordering heeft. Naar het oordeel van het hof heeft Osmos Benelux voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de zaken nodig heeft voor andere projecten en dat zij, doordat zij niet over die zaken kan beschikken, opdrachten dreigt mis te lopen. Het gaat hier om alle montagestukken inclusief beugels uit het project "[R]", alle messing montageplaatjes afkomstig uit "[R]", optische koorden (2 meter) afkomstig uit project "[R]" en LIRIS sensoren afkomstig uit project "[S]". Dat de door Osmos Benelux opgegeven serienummers niet correct zijn, acht het hof niet van belang nu BIM Systems erkent voornoemde zaken nog in haar bezit te hebben. Al deze zaken dienen aan Osmos Benelux te worden gegeven.
De vordering zal met betrekking tot voornoemde zaken daarom alsnog worden toegewezen. Het hof ziet gelet op de gestelde waarde van de zaken, aanleiding de dwangsommen te matigen en te maximeren. Ook zal het hof BIM Systems wat meer tijd gunnen om aan deze veroordeling te voldoen. Een termijn van vijf werkdagen na betekening van het arrest, komt het hof redelijk voor.

Hof van beroep Antwerpen 22 december 2014, IEF 14679 (FAME tegen DOLCE, voorheen ARKA-SOFT)
Merkenrecht. Kwader trouw. Auteursrecht en andere rechten heropening. Appellanten zijn restauranthouder en beeldmerkhouder van FAME. Geïntimeerde zijn merkhouder van Beneluxwoordmerk FAME en beeldmerk DOLCE. Merkenrecht. Krachtens artikel 2.28.3.a jo. 2.4 BVIE roepen de appellanten terecht (kwader trouw) de nietigheid van de inschrijving van het woordmerk FAME in. De schrapping wordt bevolen.

Auteursrecht op het concept FAME en het logo FAME (bestaande uit: reportages, foto's, logo's, lay-outs en vormgeving). Voor de tegenvorderingen van de appellanten voor zover gebaseerd op andere rechten (auteursrecht, handelsnaam, domeinnaam en oneerlijke handelspraktijken) dan het merkenrecht, heropent het hof de debatten (5.9 en 5.14)

Het hof...stelt het bestaan vast van inbreuken door de geïntimeerden op het woord- en beeldmerk "Fame. Passie voor de Belgische gastronomie. Passion pour la gastronomie belge", waarvan de eerste appellant de rechtmatige houder is, door het herhaalde gebruik van tekens FAME, Fame Magazine, DOLCE, Dolce Magazine, en "DOLCE. Passie voor de Belgische gastronomie" bij de publicaties van de magazines FAME MAGAZINE en DOLCE MAGAZINE, in briefwisseling en op drukwerk, op de websites www.famemagazine.be en dolcemagazine.be, ...

Hof van beroep Brussel 24 december 2014, IEF 14672 (Budget Bouwteam tegen Baumarkt Praktiker)
Merkenrecht. Procedure. Beroep strekt tot vernietiging van de beslissing van het BBIE waarbij het einde van oppositieprocedure werd medegedeeld. Budget Bouwteam zou afstand van haar rechten op het depot hebben gedaan, waartegen door Baumarkt oppositie is ingesteld met haar beeldmerk Budget. Na opschorting en twee maal cooling-off-periode van 2 maanden, vordert Budget Bouwteam merk definitieve merkinschrijving. Ex artikel 2.16 lid 3 sub b BVIE blijkt dat het afsluiten van de procedure een vermoeden dat het stilzwijgen van de verweerder aldus moet worden begrepen dat hij afstand doet van zijn rechten. Het 'buiten behandeling laten' van de oppositie is een appellabele beslissing. Er is als enige beperkte punt auditieve overeenstemming tussen de tekens en zodoende geen verwarring kunnen veroorzaken. Het hof doet de beslissing teniet en verklaart de ingestelde oppositie ontvankelijk, maar ongegrond.

13. Betreffende de ontvankelijkheid van haar vordering wijst ze er op dat tegen een beslissing om de oppositie 'buiten beschouwing te laten', in geval de eiser in oppositie niet tijd reageert, beroep kan worden ingesteld.
Hieruit leidt ze af dat dit beroep dan ook open staat voor de verweerder in oppositie die niet tijdig heeft gereageerd.

19. Voor die uitlegging pleit ook het gegeven dat het Benelux Gerechtshof bij het arrest van 26 juni 2009 (JTEKT) ten voordele van de eiser in oppositie, die de procedure niet benaarstigt volgens de bepalingen van het UR BVIE, het recht heeft bevestigd om beroep in te stellen tegen de beslissing waarbij de oppositie 'buiten behandeling wordt gelaten'.

Immers het 'buiten behandeling laten' betekent niets anders dan dat de procedure wordt afgesloten en aan die maatregel kan alleen maar het vermoeden ten grondslag liggen dat de eiser geacht wordt afstand te doen van zijn bezwaren tegen het gedeponeerde merk.

(...) Er lijkt geen redelijke grond voorhanden om aan te nemen dat in geval van stilzwijgen van de verweerder in oppositie hem minder rechten behoren te worden toegekend dan aan eiser.(...)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 februari 2015, IEF 14668; ECLI:NL:RBAMS:2015:975 (De Korte Weg tegen De Vegetarische Slager Amsterdam)
Uitspraak ingezonden door Nils Winthagen en Bertil van Kaam, Van Kaam. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Domeinnaamrecht. De Korte Weg, handelend onder de naam De Vegetarische Slager (DVS) in Den Haag, is houdster van beeldmerken. Tussen De Korte Weg en DVS Amsterdam is een samenwerkingsovereenkomst. Afspraken worden niet nageleefd (geen consumentenverpakking van DVS, maaltijden van derden en versproducten met DVS-logo zonder goedkeuring). De tekst van de samenwerkingsovereenkomst geeft voldoende duidelijk weer dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van De Korte Weg niet van DVS afkomstige vleesvervangende producten te verkopen. De voorzieningenrechter beveelt staking inbreuk op handelsnaamrechten, fysiek en online, waaronder de domeinnaam en gebruik op social media en beeldmerkgebruik. Domeinnaam moet worden overgedragen.

 

5.3. De tekst van de samenwerkingsovereenkomst biedt steun aan de opvatting van de Korte Weg dat het DVSA niet is toegestaan om zonder toestemming van de Korte Weg andere, niet van DVS afkomstige vleesvervangende producten te verkopen. Zo is in artikel 1.1 onder k een maatregel getroffen voor het geval de Korte Weg niet in staat is voldoende producten aan DVSA te leveren. In dat geval heeft DVSA de mogelijkheid om, na schriftelijke melding daarvan aan de Korte Weg, elders producten af te nemen. Deze mogelijkheid, zo volgt uit voornoemd artikel, moet worden gezien als een noodmaatregel die geldt zolang de Korte Weg niet in staat is voldoende producten aan DVSA te leveren. Aan de klanten van DVSA zal in dat geval ook duidelijk moeten worden gemaakt dat de alternatieve producten niet van DVS afkomstig zijn. Deze bepaling duidt erop dat partijen voor ogen heeft gestaan dat in beginsel alleen vleesvervangende producten van DVS in de winkel van DVSA zouden worden verkocht. Overigens schrijft [gedaagde sub 2] dit ook in een door de Korte Weg als productie 7 overgelegde brief van 20 februari 2013: “Ik vind het prima om vast te leggen dat jullie de enige leverancier zijn voor vegetarische vleesvervangers dat in de winkels wordt verkocht.” In artikel 1.1 onder o is verder een voorziening opgenomen ingeval de exploitatie tegenvalt. Uitbreiding van het productassortiment is dan, zo volgt uit dit artikel, een uitdrukkelijke optie en ingeval deze uitbreiding niet de instemming van de Korte Weg heeft, vervalt de exclusiviteit en het recht op het gebruik van de naam en het logo. DVSA c.s. heeft voorts niet weersproken dat de samenwerking tussen partijen ten doel had het openen van een vegetarische slagerij in Amsterdam onder de vlag van DVS, waar vleesvervangende producten van DVS zouden worden verkocht. Dit volgt ook met zoveel woorden uit artikel 1.1 onder a van de samenwerkingsovereenkomst, waarin onder meer staat: “Ik (althans een vennootschap waarover ik controle heb) start een vegetarische slager in Amsterdam (…). Daarbij gebruik ik jullie logo en naam. Naar buiten toe moet het zo lijken dat De Vegetarische Slagerij deze winkel heeft.” In het licht van de tekst en doel en strekking van de samenwerking tussen partijen – het openen van een vegetarische slagerij in Amsterdam onder de vlag van DVS – is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands voldoende aannemelijk dat het DVSA op grond van de samenwerkingsovereenkomst niet is toegestaan om zonder toestemming van de Korte Weg andere, niet van DVS afkomstige vleesvervangende producten, waaronder tevens wordt begrepen veganistische producten, in haar winkel te verkopen. Dit geldt eveneens voor het gebruik van deze producten voor de traiteuractiviteiten van DVSA. DVSA c.s. heeft nagelaten te stellen op grond van welke feiten en omstandigheden zij in weerwil van de tekst en doel en strekking van de samenwerking van een andere opvatting heeft mogen uitgaan. Daarbij overweegt de voorzieningenrechter dat het niet goed denkbaar is dat de Korte Weg, behoudens in noodgevallen, met de verkoop van andere, niet van haar afkomstige vleesvervangende producten akkoord zou zijn gegaan, aangezien zij daarmee zou toestaan dat in ‘haar’ winkel concurrerende producten zouden worden verkocht en/of gebruikt. Dit alles maakt dat de stelling van DVSA c.s. dat het DVSA contractueel vrij staat om ook andere vleesvervangende producten in haar winkel te verkopen vooralsnog niet aannemelijk is.

5.4.
Tussen partijen is niet in geschil dat DVSA ook andere, niet van DVS afkomstige vleesvervangende producten verkoopt. De stelling van DVSA c.s. dat de Korte Weg van meet af aan wist dat DVSA deze producten verkocht en dat zij hiervoor ook impliciet toestemming heeft gegeven, is, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door de Korte Weg, voorshands onvoldoende aannemelijk. De voorzieningenrechter gaat er in dit kort geding dan ook vanuit dat de Korte Weg DVSA geen toestemming heeft gegeven voor de verkoop van deze producten. Evenmin is tussen partijen in geschil dat DVSA, ondanks meerdere verzoeken daartoe van de zijde van de Korte Weg, de verkoop van deze producten niet heeft gestaakt. DVSA c.s. heeft dan ook, gelet op hetgeen hiervoor onder 5.3. is overwogen, in strijd gehandeld met de samenwerkingsovereenkomst. Door zonder toestemming van de Korte Weg tot verkoop van andere, niet van DVS afkomstige vleesvervangende producten over te gaan, is aan de zijde van DVSA sprake van blijvende onmogelijkheid tot deugdelijke nakoming van de samenwerkingsovereenkomst. Deze tekortkoming uit het verleden kan immers niet meer ongedaan worden gemaakt, nog daargelaten dat DVSA c.s. heeft verklaard niet bereid te zijn (omdat zij naar eigen zeggen dan geen rendabele onderneming kan exploiteren) haar productassortiment te beperken tot de producten van DVS. Overigens geldt dat de Korte Weg ook op grond van de houding van DVSA c.s. kon aannemen dat aanmaning nutteloos zou zijn, zodat zij met de onder 2.10 aangehaalde aansprakelijkstelling kon volstaan. Het verweer van DVSA c.s. dat de Korte Weg haar ten onrechte niet, althans niet op de juiste wijze, in gebreke heeft gesteld wordt dan ook gepasseerd. Ook het verweer van DVSA c.s. dat de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt wordt verworpen, nu de (voortdurende) tekortkoming, anders dan DVSA c.s. stelt, een kernbeding van de samenwerkingsovereenkomst betreft.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Op andere blogs:
DomJur

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Friesland heeft juridische stappen aangekondigd tegen Denk, de nieuwe politieke partij van oud-PvdA-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Volgens de GGZ, dat sinds 2010 de identieke merknaam Denk gebruikt voor een behandelprogramma voor mensen met psychische klachten, plegen de Turken merk- en handelsnaaminbreuk. Ook het logo van de nieuwe partij vertoont volgens de Friezen opvallende gelijkenissen met het Denk-logo van de GGZ.

HEEFT GGZ EEN PUNT?
Heeft de GGZ een punt? Die kans lijkt erg klein. Onder het merkenrecht heeft een merkhouder ruwweg twee mogelijkheden om op te treden tegen gebruik van een overeenstemmend merk.

SOORTGELIJKE DIENSTEN
In de eerste plaats kan een merkhouder een gelijkend merk verbieden als dit merk voor soortgelijke producten wordt gebruikt en er gevaar voor verwarring bestaat. Deze vlieger gaat voor de GGZ niet op want hun merk Denk is voor ‘medische diensten’ geregistreerd en die zijn niet soortgelijk aan de diensten van een politieke partij. **

REPUTATIE
Een tweede actiemogelijkheid heeft de merkhouder als de reputatie van zijn merk wordt aangetast door het nieuwe merk. Op deze grond wist het bekende merk Spa in 2001 de Vlaamse Socialisten te dwingen tot een naamswijziging: de naam van de partij werd van SPA veranderd in sp.a. De klacht van de GGZ lijkt zich vooral op dit aspect te richten, de reputatieschade.

BEKEND MERK
Echter, om je hierop te kunnen beroepen stelt de wet wel één hele belangrijke extra voorwaarde: je merk moet bekend zijn. De GGZ zal terecht trots zijn op zijn merk Denk, maar van een bekend merk is natuurlijk geen sprake, en dus kan het bedrijf zich niet op reputatieschade beroepen. Daarin verschilt deze case dan ook wezenlijk van de hiervoor genoemde kwestie rond het merk Spa, dat natuurlijk wel een grote bekendheid heeft. Hoe het ook zij: exit merkenrecht voor GGZ.

HANDELSNAAMRECHT
En levert het handelsnaamrecht, waar de GGZ ook naar verwijst, dan misschien nog wat op? Nee, ook dat lijkt weinig houvast te bieden. Handelsnaamrechten kun je als bedrijf inroepen als een ander een gelijkende handelsnaam gebruikt waardoor – daar is het weer – gevaar voor verwarring ontstaat. Van verwarringsgevaar is alleen sprake als de handelsnamen in dezelfde branche worden gebruikt. Nog even los van de vraag of de GGZ überhaupt wel handelsnaamrechten voor het bedrijfsonderdeel Denk bezit, gaat het hier al mis omdat er geen verwarringsgevaar is: politiek en medische zorg zijn nu eenmaal verschillende activiteiten. Nee, Kuzu en Öztürk kunnen rustig slapen, zou je denken.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Denk niet verwarrend NRC 14-02-2015

** ONDERBOUWING
Een publicatie in de krant leent zich uiteraard niet voor een al te gedetailleerde juridische toelichting. Op deze plek geef ik een korte juridische onderbouwing van de stelling in dit stukje in de krant, met name waar het gaat om de soortgelijkheid van diensten.

SOORTGELIJKHEID
Het lijkt er op dat de discussie in deze kwestie zich zal toespitsen op de vraag of de diensten uit de merkregistratie Denk van de GGZ soortgelijk zijn aan de diensten van een politieke partij. De omschrijving van de diensten van het merk Denk in Benelux registratie nr. 886430 heeft hoofdzakelijk betrekking op medische diensten.

TERMEN UIT CLASS HEADING
Echter, zoals bij veel classificaties het geval is, heeft de gemachtigde van de GGZ hier op bepaalde onderdelen gekozen voor een ruime omschrijving, afkomstig uit de class-heading. Zo zijn er in klasse 35 bijvoorbeeld diensten opgenomen als reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijk administratie; administratieve diensten. En in klasse 45 vinden we de omschrijving persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

DIENSTEN UIT KLASSE 35
Nu denk ik dat er weinig discussie hoeft te zijn over de vraag of de opgenomen diensten uit klasse 35 soortgelijk zijn aan de diensten van een politieke partij. Dat lijkt mij niet. Een politieke partij is geen reclamebureau en biedt ook geen administratieve diensten aan derden aan.

DIENSTEN VAN KLASSE 45
Interessanter is natuurlijk die omschrijving uit klasse 45: Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen. Geen idee wat dat eigenlijk zou moeten zijn. Ik denk dat de deposant het ten tijde van zijn depot in 2010 ook niet wist, maar hij doelde zonder twijfel op iets medisch. Biedt deze omschrijving de GGZ dan houvast? Ik meen van niet.

NIET SOORTGELIJK
In de eerste plaats niet omdat ik meen dat deze uiterst vage omschrijving niets met de diensten van een politieke partij te maken heeft. Volgens de toelichting van WIPO bij deze omschrijving vallen hier zaken onder als diensten van advocaten, diensten beveiligingsbedrijven of diensten geleverd in verband met ‘social events’, waarbij volgens WIPO gedacht moet worden aan escort services en begrafenisdiensten. Toch niet direct diensten die soortgelijk zijn aan de diensten van een politieke partij.

ONVOLDOENDE DUIDELIJK
Maar er is nog een andere hobbel bij deze omschrijving in klasse 45. Sinds het IP-Translator-arrest van het Hof van Justitie weten we dat classificaties ‘voldoende duidelijk en nauwkeurig’ moeten zijn. Op basis daarvan hebben OHIM en de nationale diensten van de EU-landen op 20 november 2013 een Gemeenschappelijke Verklaring afgegeven waarin 11 termen uit de class-heading worden genoemd, die naar het oordeel van de deelnemende bureaus onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Op deze lijst prijkt ook de standaardomschrijving uit klasse 45, persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen. Daar heeft de GGZ naar mijn mening dus weinig aan, er van uitgaande dat de rechter de lijn van OHIM en BBIE volgt.

Bas Kist
Chiever B.V.

Rechtbank Overijssel 11 februari 2015, IEF 14661; ECLI:NL:RBOVE:2015:800 (Koninklijke Ten Cate tegen Twentse Damast-Linnen-Katoenfabriek)
Uitspraak ingezonden door Anke Heezius, Life Sciences Legal. Merkenrecht. Normaal gebruik. Geen sprake van symbolisch gebruik. TD werd toegestaan bewijs te leveren om normaal gebruik aan te tonen van de merken voor klasse 24 in periode I [IEF 13991]. De voorbereidingshandelingen van TD, maken van inlays of de webshop, is er slechts sprake van intern gebruik dan wel beperkt gebruik jegens professionele externe partijen. Dat er slechts, maar wel met enige frequentie, geleverd is aan één afnemer rechtvaardigt de conclusie dat er sprake was van normale commerciële transacties. Een 'launching customer' is in een (her-)opstartfase gebruikelijk. De vervallenverklaring van de TD-merken noch de nietigverklaring van de KTC-merken worden toegewezen.

3.9. Voor het antwoord op de vraag of, in deze periode I, sprake is van normaal gebruik, acht de rechtbank niet beslissend de verschillende zogeheten "voorbereidingshandelingen" die TD heeft verricht, zoals (opdrachten tot) het maken van inlays of de webshop. Al deze handelingen zijn intern gebleven, dat wil zeggen binnen het bedrijf van TD dan wel beperkt gebleven tot de professionele externe partijen met wie TD zaken deed met het oog op de kennelijk beoogde feitelijke herlancering van haar merken op de consumentenmarkt. De rechtbank acht voor normaal gebruik vereist dat die partijen die een product vanwege een merk kopen, daarvan kennis kunnen nemen. Bij de voorbereidingshandelingen die TD noemt is dat niet het geval. Zo is bijvoorbeeld de webshop niet online gegaan.

3.16 TD is een relatief kleine onderneing, in elk geval aanzienlijk kleiner dan KTC, en wenste kennelijk na mei 2012 voor haar textiele producten de TD merken in te zetten, in wezen het merk, in een nieuwe vormgeving te her-introduceren. Het is gelet op deze omstandigheden (relatief kleine onderneming die niet lang na het verwerven van merken deze opnieuw introduceert) niet onbegrijpelijk dat in de relevante periode de afzet, zowel in geld als in aantallen verkochte producten, gering was.

3.17. De rechtbank acht het feit dat in de relevante periode slechts (echter wel met enige frequentie) geleverd is aan één afnemer, HRS, geen omstandigheid die op zich de conclusie rechtvaardigt dat geen sprake was van normale commerciële transacties. In een (her-)opstartfase als waarin TD zich bevond is een 'launching customer' niet ongebruikelijk.
Daarbij overweegt de rechtbank nog dat TD heeft aangetoodn dat zij later, in periode II, verkoopbesprekingen heeft gevoerd met en offertes heeft uitgebracht aan een aantal andere potentiële afnemers.