Hiermee blijft het vonnis van de voorzieningenrechter [IEF 14067] in ieder geval voorlopig in stand en mag Supermarktketen Real het logo – althans een cirkel met daarin afgebeeld de bundesadler – vooralsnog niet gebruiken op haar producten. Real dat volgens de DFB inbreuk maakte op haar merk heeft inmiddels nietigheidsverzoeken ingediend bij het DPMA en het OHIM.
Wordt vervolgd…
Brigitte Spiegeler & Lena Kröger
Bas Kist, 'Blauwe pilletje' blijft beschermd, ook zonder patent, NRC 14 augustus 2014
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Volgens de website fortune.com is de omzet van de erectiepil Viagra buiten de Verenigde Staten in hettweede kwartaal van 2014 met 28 procent gedaald. Als oorzaak wordt vermeld datin 2013 het patent op sildenafil, het chemische stofje dat Viagra zijn heilzame werking geeft, in een groot aantal Europese landen is vervallen. Vaak betekent het einde van een patent dat het marktaandeel van de voormalige patenthouder volledig instort.
De concurrentie stort zich op dat moment op de vrijgevallen markt. Ondanks de eerste klap die Viagra nu krijgt, is hette verwachten dat Viagra ook zonder patent zijn stevige positie zal houden. Pfizer, de farmaceut achter Viagra, is zo verstandig geweest een sterk merk te bouwen rondom zijn erectiepil, zowel de merknaam Viagra als het ruitvormige blauwe pilletje is wereldberoemd. Dat komt nu goed uit: de concurrentie mag dan vrijelijk dat opwindende stofje gebruiken, van de naam Viagra en het blauwe pilletje moeten ze afblijven. Die zijn beide als merk geregistreerd. Anders dan een patent, dat maximaal 20 jaar geldt, is een merkrecht in principe eeuwigdurend. Veel merkentrouwe gebruikers zullen zonder twijfel blijven vragen naar het oude, vertrouwde blauwe pilletje. [red. zie IEF 12188]
Bas Kist
Bas Kist, 'Merkrecht - Claim op skyline New York', NRC 12 augustus 2014.Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Van wie is de skyline van New York? Dat is de vraag die voorligt in een conflict tussen de Port Authority van New York en Fishs Eddy, een bekende winkel in servies en keukenspullen op Broadway. Eind juli heeft de Port Authority, de organisatie die verantwoordelijk is voor exploitatie van een groot aantal gebouwen, bruggen en tunnels in New York, de winkel verzocht een deel van zijn collectie te vernietigen. Het gaat om borden, kopjes, glazen en placemats waarop delen van de skyline van New York te zien zijn.
De advocaat van de Port Authority stelt dat de afgebeelde gebouwen en bruggen bezittingen van zijn klant zijn en dat Fishs Eddy op oneerlijke wijze profiteert van de bekendheid hiervan. Daarnaast maakt de Port Authority, die ook het beheer van het WTC doet, bezwaar tegen het afbeelden van de Twin Towers.
De zaak lijkt niet erg kansrijk. het is onduidelijk op welk recht de organisatie zich eigenlijk beroept en waarop zij überhaupt meent rechten op afbeeldingen van de Twin Towers te bezitten. In The New York Times liet Julie Gaines, de eigenaresse van Fishs Eddy, weten dat ze er in ieder geval niet over piekert om aan de eisen tegemoet te komen.
Bas Kist
Vzr. Rechtbank Gelderland 11 augustus 2014, IEF 14109 (Clafis tegen Sport Navigator)
Sponsorovereenkomst. Sport Navigator houdt zich bezig met sportmarketing en sportmanagement, waarbij zij professionele schaatsers uit verschillende landen commercieel ondersteunen door sponsors te werven. Tegen betaling voeren de schaatsers het sponsorlogo op hun schaatspak tijdens (internationale) wedstrijden. Partijen hebben een sponsorovereenkomst gesloten. Clafis start een eigen schaatsploeg en vordert met succes dat Sport Navigator de verzochte informatie levert over schaatsers die met het logo van Clafis hebben gereden in de sponsorperiode (tijdens EK’s Allround en de WK’s Sprint) en de exposurepercentages die daarbij werden gehaald.
4.1. Sport Navigator heeft gesteld dat er sprake is van rechtsverwerking en ter onderbouwing aangevoerd dat Clafis gedurende de overeenkomst door Sport Navigator in ruime mate is voorzien van alle gevraagde en ongevraagde informatie. Sport Navigator heeft steeds gefactureerd overeenkomstig de aan Clafis verstrekte overzichten en die facturen zijn zonder protest behouden en betaald door Clafis, aldus Sport Navigator.
Dit verweer treft geen doel. Desgevraagd heeft Sport Navigator verklaard dat de specificatie in de facturen bestond uit de vermelding “logo-overeenkomst”. Clafis heeft daarnaast onweersproken verklaard dat het jaartarief conform de overeenkomst in vier gelijke termijnen werd voldaan waarbij alle facturen aan het begin van het jaar werden verstuurd om vervolgens in de loop van het jaar betaald te worden. Clafis kon dan ook niet aan de hand van de facturen nagaan welke schaatsers op welke wedstrijden met haar logo op het linker- of rechterbeen hadden gereden. Sport Navigator heeft e-mails met lijsten van schaatsers overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat zij Clafis steeds in ruime mate van informatie heeft voorzien. Sport Navigator heeft echter geen stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat zij Clafis steeds heeft meegedeeld welke schaatsers bij de van belang zijnde wedstrijden hebben gereden met het Clafis logo. Aldus heeft zij haar stelling onvoldoende onderbouwd. Dat Sport Navigator Clafis deze informatie al heeft verschaft is derhalve niet aannemelijk geworden. Het enkele tijdsverloop is onvoldoende om te oordelen dat Clafis haar recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop Sport Navigator haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen heeft verwerkt.
4.2. Ook aan het verweer van Sport Navigator dat zij geen informatie meer behoeft te verstrekken omdat de overeenkomst inmiddels is beëindigd, wordt voorbijgegaan. De overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. Bij een dergelijke overeenkomst dient de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verantwoording af te leggen over de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Die verantwoordingsplicht eindigt niet bij het einde van de overeenkomst. Maar zou over de aard van de overeenkomst tussen partijen anders gedacht worden, dan geldt toch dat partijen niet alleen gedurende de looptijd van de overeenkomst zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid dienen te gedragen, maar ook daarna. Het enkele feit dat de overeenkomst is beëindigd ontslaat Sport Navigator derhalve niet van haar informatieverplichting.
Hof Den Haag 5 augustus 2014, IEF 14108 (Truvo tegen Yellow Telecom; inzake Yellow) en (Yellow Mobile)
Merkenrecht. Woordmerk. Truvo heeft als houder van het woordmerk YELLOW PAGES oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk YELLOW [oppositie] en YELLOW MOBILE [oppositie]. Er moet niet uitsluitend worden gekeken naar de vraag of sprake was van overeenstemming tussen de merken, maar ook naar de vergelijking van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het onderscheidend vermogen van het merk. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. Het hof wijst het verzoek van Truvo af.
18. (…) Het hof is van oordeel dat van gebruik voor alle waren in klasse 9 en van gebruik voor telecommunicatiediensten in klasse 38 niet blijkt; noch uit de stellingen van Truvo, noch uit de door haar overgelegde stukken valt dit af te leiden. Het hof merkt op dat onder telecommunicatie dient te worden verstaan het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere (met name over grotere afstanden) zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naartoe verplaatst, bijvoorbeeld via telefoon, of internet. Een aanbieder van telecommunicatiediensten biedt diensten, faciliteiten en/of apparatuur aan waardoor gebruik kan worden gemaakt van (elektronische) communicatie netwerken; het gaat daarbij bijvoorbeeld om providers; het is niet zo dat ieder die informatie verschaft via internet (van de slager tot alle grote bedrijven en de overheid) telecommunicatiediensten aanbiedt. Zij gebruiken telecommunicatie slechts als vehikel om hun informatie over te brengen, maar bieden zelf dit vehikel niet aan Dit brengt mee dat bij de vergelijking van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponeerd, de inschrijving van het merk voor alle waren in klasse 9 en voor diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38 buiten beschouwing moeten worden gelaten.
20. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 18 is overwogen over het ontbreken van bewijzen van normaal gebruik van het merk voor waren en diensten in klasse 9 en 38, gaat het hof voorbij aan hetgeen Truvo stelt over de soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 9 en diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38. Het hof zal hierna dus slechts ingaan op de stellingen van Truvo dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk zijn aan de waren in klasse 16, de diensten in klasse 35 en de “niet-telecommunicatiediensten” in klasse 38, waarvoor het merk is ingeschreven.
Truvo stelt dat de dienst telecommunicatie, waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk is aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 16 omdat (adres)boeken en publicaties ondersteunend zijn aan de dienst telecommunicatie en deze “klasse 16 waren” ook door telecommunicatiedienstverleners worden aangeboden en ook contactgegevens bevatten. Dat telecommunicatiedienstverleners bij het aanbieden van hun diensten gebruik maken van publicaties (zoals vrijwel alle aanbieders van diensten en waren), maakt niet dat het publiek aan telecommunicatiediensten en boeken en publicaties in het algemeen dezelfde herkomst zal toekennen. Naar het oordeel van het hof gaat het bij telecommunicatiediensten in voormelde betekenis niet om contactgegevens. Er is dan ook in zoverre geen sprake van soortgelijke waren/diensten.
Voorts heeft Truvo gesteld dat diensten op het gebied van (zakelijke) administratie en reclame in klasse 35, waarvoor het merk is ingeschreven en diensten op het gebied van verzekeringen en financiële diensten, waarvoor het teken is gedeponeerd in klasse 36 soortgelijk zijn. Het hof is van oordeel dat het publiek in het algemeen hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen. Als verzekeringen en financiële diensten al onder administratieve diensten zouden vallen, gaat het bovendien om een algemeen gebruikelijke subcategorie. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.
Tenslotte heeft Truvo nog gesteld dat de dienst software in klasse 38 waarvoor het teken is gedeponeerd gelijk is aan software in klasse 38 waarvoor het merk is ingeschreven. In klasse 38 is het teken niet gedeponeerd voor software. Het is wel in klasse 42 gedeponeerd voor het ontwerpen en ontwikkelen van software. Het merk is daarvoor echter niet ingeschreven. Dat is, voor zover relevant, ingeschreven voor communicatie(diensten) via het internet en het overbrengen van informatie of gegevens via de computer. Daargelaten of deze diensten in klasse 38 thuishoren, is het hof van oordeel dat het publiek ook hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen als aan diensten op het gebied van ontwerpen en ontwikkelen van software. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.
21. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk (voor zover nog relevant) is ingeschreven niet (soort)gelijk zijn. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar (zie rechtsoverweging 6 hiervoor) en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. De grieven kunnen derhalve niet tot vernietiging leiden.
Op andere blogs: DomJur
OHIM 21 juli 2014, IEF 14105 (Spinning)Met samenvatting van Helen Maatjes, The Legal Group. Begin jaren ’90 ontstond in de Verenigde Staten een nieuwe sport in de fitnesscentra, die bestaat uit een work-out op een stationaire fiets, waarbij op muziek en op verschillende tempo ‘gefietst’ wordt, een sport die beter bekend staat als ‘spinning’. Inmiddels wordt deze sport niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in heel veel andere landen, waaronder ook Nederland beoefend. De Amerikaanse onderneming Mad Dogg Athletics Inc., de onderneming achter spinning, zorgt niet alleen voor opleidingen van instructeurs, maar verkoopt daarnaast ook spinningfietsen, spinning DVD’s en spinningkleding. Genoeg reden om er met verschillende merkregistraties voor te proberen te zorgen dat alleen Mad Dogg het recht heeft om het woord spinning te gebruiken.
Sportscholen kunnen licenties afsluiten waarbij zij het recht krijgen om de aanduiding spinning te gebruiken, maar moeten dan wel bijvoorbeeld hun instructeurs bij Mad Dogg laten opleiden en de spinningfietsen aanschaffen die door Mad Dogg worden vervaardigd.
Er zijn echter een heel groot aantal sportscholen die geen enkele band met Mad Dogg hebben en ook spinninglessen of andere spinning activiteiten aanbieden. Mad Dogg heeft al enkele malen in Nederland getracht hier een halt aan toe te roepen, maar zonder succes. Inmiddels heeft ook het Harmonisatiebureau voor de interne markt (OHIM, het ‘Europese merkenbureau’) geoordeeld dat spinning geen geldig merk is.
In 2008 werd door de bekende Nederlandse fietsenfabrikant Batavus een fiets onder de naam “Ultimaate Spinning 3s” aangeboden, waarop Mad Dogg een verbod trachtte te vorderen bij de Rechtbank Den Haag. De Voorzieningenrechter was het eens met Batavus dat de spinning merken van Mad Dogg tot soortnaam zijn verworden. Het publiek gebruikt spinning immers als aanduiding van de activiteit en niet als herkomstteken van Mad Dogg. Nu Batavus de aanduiding bovendien gebruikt ter aanduiding van een wezenlijk kenmerk van de fiets – namelijk om deze bij spinning als spinner te gebruiken – is er sprake van eerlijk gebruik en geen merkinbreuk [IEF6097].
Ook in een procedure die Mad Dogg tegen VES aanspande wegens het gebruik van “Spin for Life” voor een spinningevenement waarbij geld voor een goed doel wordt ingezameld, werd geoordeeld dat gebruik daarvan is toegestaan. Overigens was door VES ook een beeldmerk geregistreerd, hetgeen de verschillen groter maakt. In deze procedure overwoog het Hof Den Haag dat de merken van Mad Dogg een zeer gering onderscheidend vermogen bezaten [IEF13050].
Deze uitspraken maakten al wel duidelijk dat de Nederlandse rechters niet overtuigd waren van een geldige merkregistratie ‘spinning’, maar werd er nog geen definitief antwoord gegeven op de vraag of spinning wel of niet een geldig merk was. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Op 21 juli 2014 heeft het OHIM namelijk in een nietigheidsprocedure die door een Tsjechische partij was opgestart, geoordeeld dat het woord spinning geen geldig merk oplevert [IEF 14105].
Het OHIM oordeelt onder meer het volgende. Overigens geldt dat omdat de procedure door een Tsjechische partij is gestart, veel wordt gekeken naar de Tsjechische markt, maar dit heeft uiteindelijk wel effect op de gehele Europese merkregistratie.
Een aanzienlijk deel van het Tsjechische publiek vat de aanduiding spinning niet op als een herkomstteken. Spinning wordt juist gebruikt om een bepaalde soort training aan te duiden, waarbij sporters in een groep en onder leiding van een instructeur aan indoor-cycling doen. Nu Mad Dogg heeft gekozen voor een suggestieve term – spinning refereert immers naar een ronddraaiend wiel of trapper – wordt het risico groter dat dergelijke term op generieke wijze gebruikt wordt.
In veel bewijsstukken die in de procedure aan bod komen, zoals artikelen in de media, wordt spinning gebruikt om het soort training aan te duiden, zoals ook bijvoorbeeld naar yoga of aerobics wordt verwezen. Dit alles heeft tot gevolg dat woord spinning, dan in aanvang nog onderscheidend was, dit onderscheidende vermogen heeft verloren. Mede dankzij het succes op de markt, heeft Mad Dogg het nu te danken dat dit woord op zo’n grote schaal wordt gebruikt, dat het geen merknaam meer is, maar een generieke term.
Het OHIM oordeelt tevens dat Mad Dogg onvoldoende maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat spinning geen soortnaam zou worden. Mad Dogg hoeft niet iedere mogelijke actie daadwerkelijk te ondernemen om haar merknaam te beschermen, maar in dit geval heeft zij toch wat teveel afgewacht.
Dit alles leidt tot de conclusie dat spinning een soortnaam is geworden, de merkregistratie van Mad Dogg wordt doorgehaald en het een ieder vrij staat om deze term te gebruiken. Voor het publiek zal er waarschijnlijk weinig veranderen, immers gebruikt iedereen het woord spinning al als een soortnaam voor de sport. Wel zal het effect hebben voor sportscholen die in het verleden door Mad Dogg werden aangesproken. Spinning mag nu gewoon gebruikt worden zonder een licentie met Mad Dogg af te sluiten. Het wachten is nu op een eventueel hoger beroep dat Mad Dogg nog kan instellen…
Helen Maatjes
Bijdrage ingezonden door Sander Dikhoff, Dikhoff Van Dongen. Het programma Wie is de Mol is zeer succesvol. Ik kijk het zelf eerlijk gezegd niet, maar ik begrijp dat de bedoeling is er achter te komen wie van de spelersgroep gelegitimeerd de NSB-er uithangt. En als de NSB-er zich een goed NSB-er betuigt, dan heeft de NSB-er gewonnen. Zo zie je maar dat niet alleen Boer zoekt Vrouw met een op papier weinig appetijtelijk format, toch een enorme hit kan worden.
Zoals dat bij hits gaat, willen anderen van het succes meeprofteren. Tot op zekere hoogte is ‘aanhaken’ toegestaan. Maar inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, dat mag dan weer niet. Zo bleek weer vorige week.
Het bedrijf TB Events organiseert groepsuitjes, onder andere het ‘Wie is de Mol- uitje’. TV- producent IDTV stapte naar de rechter met haar Wie is de Mol merkrecht. Bij vonnis [IEF 14068] van 21 juli gebood de rechter TB Events binnen zeven dagen te stoppen met gebruik van ‘wie is de mol’ en “alle soortgelijke tekens” op straffe van een dwangsom van 5.000 Euro per dag.
Op 31 juli keek ik op de site van TB Events en zag het uitje: “Wie ontdekt de mol?.” Zozo, inventief zeg. Of zou dat misschien vallen onder ‘soortgelijke tekens”? Nou, ik eet de hele zaterdag Parool op (met bijlage) als de advocaat van IDTV niet inmiddels de dwangsom van 5.000 Euro per dag aan het innen is.
Op de site zag ik ook het ‘ Wie is de verrader’ – uitje. Zou TB Events uiteindelijk op die naam willen overstappen? Toegegeven, dat is al minder soortgelijk. Maar het zal TB Events niet baten. Want ook al wijkt de naam genoeg af, IDTV heeft naast de merkrechten op de naam vast ook de auteursrechten op het spelformat Wie is de Mol. En dat is ook een ijzersterk wapen tegen onrechtmatig profiteren van andermans creativiteit.
Ik voorspel u, tenzij TB Events licenties heeft van de rechthebbenden, gaat het rechtszaken regenen. TB Events meldt in haar disclaimer weliswaar keurig “TB Events behoudt alle (…) intellectuele eigendomsrechten (…)”, maar zo op het eerste gezicht lijkt dat vooral te slaan op een patent op gejatte formats: ‘Wie ben ik’, ‘Holland heeft Talent’ en de ‘Ik hou van Holland’- quiz. En het ‘Boer zoekt Vrouw’- uitje niet te vergeten.
Sander Dikhoff
Bas Kist, 'Apple Store als merk beschermd', NRC 6 augustus 2014.Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. De rechter heeft bepaald dat Apple ook de inrichting van zijn winkels als merk kan registreren. Apple is niet alleen spraakmakend als het om zijn productontwikkeling gaat. Ook op juridisch terrein verlegt het concern van wijlen Steve Jobs de grenzen. Onlangs, in juli, heeft het Europese Hof van Justitie in een door Apple aangespannen procedure bepaald dat het bedrijf de complete inrichting van zijn winkels als merk kan registreren [IEF 14031]. Een tamelijk spectaculaire uitspraak van de hoogste Europese rechter die interessante beschermingsmogelijkheden biedt voor elke retailer die zich onderscheidt met een opvallende en herkenbare ‘look’.
De laatste jaren wordt Apple in toenemende mate geconfronteerd met kopiërende concurrenten. Niet alleen wordt de techniek en vormgeving van de populaire iPhone en iPad overgenomen, ook de inrichting van de winkels wordt nagebootst. Zo liep het concern een aantal jaren geleden in de Chinese stad Kunming aan tegen een aantal bijna perfect nagemaakte Applestores
Nu kan je als bedrijf de vormgeving en techniek van je producten goed beschermen via het auteursrecht, modellenrecht en octrooirecht, maar hoe bescherm je nu in hemelsnaam de ‘look and feel’ van je winkels? Daar heeft Apple iets op gevonden. Eigenlijk vervullen onze winkels op zichzelf een soort merkfunctie, zo meent het bedrijf. Uit onderzoek van Apple in de VS blijkt inderdaad dat consumenten een winkel waar alle Applelogo’s zijn verwijderd toch meteen herkennen als Applestore. En dus liet Apple in de Verenigde Staten een afbeelding van een Applewinkel als merk registreren.
Vervolgens besloot het bedrijf deze registratie ook uit te breiden naar Europa. Echter, daar liep het in eerste instantieminder soepel dan in de VS. In een aantal landen, waaronder Duitsland, Engeland en de Benelux, weigerden de nationale merkenbureaus het merk te registreren. Zij meenden dat een complete winkelinrichting niet onder het merkenrecht beschermd kon worden. Tegen de weigering van het Duitse merkenbureau ging Apple in beroep. Het Bundespatentgericht vond de kwestie dermate complex dat het de zaak voor uitleg doorverwees naar het Europese Hof.
In zijn uitspraak van 10 juli laat het Hof weten dat ook een winkelinrichting als merk beschermd kan worden. Zolang de inrichting van een verkoopruimte onderscheidend is, dat wil zeggen dat de consument de producten of diensten aan die inrichting kan herkennen, kan deze als merk geregistreerd worden, aldus het Hof. Hoewel de Duitse rechter met deze nieuwe Europese regel in de hand zich nu nog over deze zaak moet uitspreken, lijdt het eigenlijk geen twijfel dat de karakteristieke Applestores voldoen aan de geformuleerde eisen en dat Apple zijn merkbescherming zal krijgen, niet alleen in Duitsland, maar ook in de Benelux.
Voor andere bedrijven met herkenbare winkelaankleding, zoals modeketen Abercrombie & Fitch en fastfoodketen McDonald’s, biedt de uitspraak mogelijkheden om aanhakers op afstand te houden.
Bas Kist
Hof Den Haag 5 augustus 2014, IEF 14098 (X tegen Jansen B.V.)
Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Naomi Ketelaar, Klos Morel Vos & Schaap. Tussenarrest. Merkenrecht. Vervallenverklaring. Zie eerder IEF 13008. X heeft een internationale registratie aangevraagd voor onder andere het Benelux woordmerk SAVOY CLUB. Het BBIE heeft bij besluit de oppositie, ingesteld door Jansen (houder van het woordmerk SAVOY), afgesloten en medegedeeld dat X geacht wordt afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot. X verzoekt het hof om deze beslissing te vernietigen en alsnog de oppositie af te wijzen. Alvorens hierover te oordelen wordt de procedure aangehouden tot een beslissing is genomen in een procedure tot vervallenverklaring die X tegen Jansen is begonnen. Het door Jansen ingesteld niet-ontvankelijkheidsverweer faalt.
Ontvankelijkheid van X in haar verzoek
2. (...) Op grond van artikel 2.17, lid 1, Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) - hierna: BVIE - kon X zich binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan wenden tot het Gerechtshof Den Haag teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen. Nu het verzoekschrift 21 maart 2014 is ingekomen, is X tijdig in beroep gekomen.
3. (...) Het hof verwijst in dit verband ook naar het Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het BVIE (in verband met de toekomstige overheveling van het beroep van de hoven Den Haag, Brussel en Luxemburg naar het Benelux Gerechtshof), waarin een toekomstig artikel 15bis BVIE is opgenomen, waarin is bepaald dat, kort gezegd, tegen iedere eindbeslissing van het Bureau beroep open staat. Ook in zoverre faalt het niet-ontvankelijkheidsverweer.
Verdere beoordeling van het verzoekLees de uitspraak hier:
7. Inmiddels heeft X bij dagvaarding van 27 juni 2014 bij de rechtbank Rotterdam een procedure tegen Jansen aanhangig gemaakt waarbij de vervallenverklaring van het merk wegens non-usus wordt gevorderd. Gelet daarop zal het hof de procedure aanhouden totdat daarover is beslist. X zal in de gelegenheid gesteld worden het hof over de stand van en de (eventuele) beslissing in de procedure tot vervallenverklaring in te lichten voor of op 3 maart 2015, waarna Jansen daarop binnen drie weken kan reageren.
Rechtbank Den Haag 6 augustus 2014, IEF 14096 (Schmidt Spiele tegen X) 
Uitspraak ingezonden door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Martin Hemmer, AKD. Zie eerder IEF 13457. Merkenrecht. Schmidt is een Duitse onderneming die spellen en puzzels aanbiedt. Zij brengt een spel op de markt onder de naam "My Rummy". X is erfgenaam van de ontwikkelaar van het gezelschapsspel "Rummikub" en houder van de Benelux-vormmerken, waaronder het nummerspelsteen, de jokerspelsteen en het spelrekje. Daarnaast heeft zij ook Gemeenschapsmerken voor het joker/maangezicht. X stelt onterecht dat Schmidt met de spelstenen van het My Rummy-spel inbreuk maakt op haar merkrechten. Daarentegen verklaart de rechtbank voor recht dat Schmidt de nietigheid van de Beneluxmerken betreffende de nummerspelstenen en het spelrekje kan inroepen en met betrekking tot het jokerspelsteen geen sprake is van merkinbreuk.
4.18. Het Beneluxmerk met registratienummer 0442723, een afbeelding van het spelrekje met daarop een variëteit aan spelstenen, wordt zoals X heeft gesteld en niet gemotiveerd is betwist, door het relevante publiek herkend als het spelrekje uit het spel Rummikub met daarop spelstenen. Dit teken mist echter — zo het al voldoende bepaald is —onderscheidend vermogen, nu de vorm van een het spetrekje gangbaar is in de spellenbranche, zodat het niet op significante wijze afwijkt van de norm en daarmee geen herkomstaanduiding vervult. Het element bestaande uit de op het rekje geplaatste spelstenen maakt dit niet anders.
4.19. Een en ander leidt tot de conclusie dat Schmidt op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE de nietigheid kan inroepen van de Beneluxmerken betreffende de nummerspelsteen en het spelrekje die hier in het geding zijn. De rechtbank zal deze Beneluxmerken nietig verklaren en hun doorhating bevelen zoals in het dictum bepaald. Gelet op het bepaalde in
artikel 1.14 BVIE zal de doorhaling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
4.28. De stelling van X dat het aanbieden van inbreukmakende producten aan een distributeur in Nederland merkrelevant gebruik is, is niet zonder meer juist. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Schmidt heeft aangegeven dat zij de waren conform haar leveringsvoorwaarden in Duitsland heeft afgegeven aan de distributeur. X heeft dit niet weersproken. Op grond waarvan X stelt dat het aanbieden van de waren in Nederland heeft plaatsgevonden, blijft in het ongewisse. De overige gronden die X aanvoert voor haar stelling dat Schmidt merkrelevant gebruik heeft gemaakt in Nederland dan wel de Benelux, zijn gemotiveerd betwist. X heeft V&D en Bart Smit genoemd als wederverkopers, gesteld noch gebleken is echter dat deze My Rummy-spellen variant Classic Line aanboden. V&D en Bart Smit bieden blijkens productie 16 van X slechts andere spellen van Schmidt aan. Ook via de website van Selecta Spel en Hobby B.V. worden blijkens productie 20 en 21 andere spellen van Schmidt aangeboden. Uit de als annex 3 bij de als productie 2 overgelegde sommatiebrief van 15 november 2012 overgelegde screenprints volgt dat via de websites spellenrjk.nl, bot.com, timtoys.nt, bartsmit.com, nieuwspeelgoed.nl en speelgoedstunter.nl in 2012 My Rummy-spellen van de variant classic line werden aangeboden. Uit de overgelegde screenprints is echter niet op te maken of deze spellen tekens bevatten welke, zoals X stelt, inbreukmakend zijn ten opzichte van de Gemeenschapsmerken of ten opzichte van het Beneluxmerk met betrekking tot dejokerspelsteen van X. Daarnaast heeft X onvoldoende gemotiveerd gesteld dat Schmidt merkrelevante handelingen heeft verricht die hebben geresulteerd in dit aanbod op de hiervoor genoemde websites. X heeft zich beperkt tot de stelling dat Schmidt afbeeldingen en logo’s heeft aangeleverd aan wederverkopers en vervoer heeft geregeld, doch deze stelling heeft X niet onderbouwd.
4.31. Een en ander leidt tot de conclusie dat inbreukmakend gebruik van het Gemeenschapsmerken met registratienummers 006860936 (de jokerspelsteen) en 005179585 (het maangezicht) door Schmidt in Nederland en van het Beneluxmerk met inschrjvingsnummer 0442725 (dejokerspelsteen) door Schmidt in de Benelux niet is komen vast te staan. De vorderingen die zien op een verklaring voor recht dat Schmidt inbreuk heeft gepleegd op deze merken in Nederland dan wel de Benelux en schade dient te vergoeden, de verbodsvordering ter zake van deze merken alsmede de vorderingen tot schadevergoeding en tot opgave zullen om die reden alle worden afgewezen.
Lees de uitspraak hier:
IEF 14096 (pdf/link)
