Merkenrecht  

Het handboek Merkenrecht van Françoise Alsters bevat een beknopte bespreking van alle facetten van het Benelux merkenrecht, begeleid door veel voorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting, uitleg van de centrale begrippen en toetsvragen.

Het boek besteedt ook de nodige aandacht aan verwante onderwerpen als Gemeenschapsmerken, handelsnamen en domeinnamen.

Françoise Alsters is advocaat bij Poelmann van den Broek Advocaten te Nijmegen. Daarnaast doceert zij het mastervak Merkenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het handboek Merkenrecht is in eerste instantie geschreven voor studenten die zich het vak Merkenrecht eigen willen maken. Daarnaast leent het boek zich mede door de vele voorbeelden en de gekozen opzet ook goed als naslagwerk voor praktijkjuristen.

Meer informatie over het boek, waar dit te bestellen is en hoe lezers het boek hebben ervaren is te vinden op het nieuwe blog Intellectuele eigendom en ICT van Françoise Alsters.

Gerecht EU 25 november 2015, IEF 15449, ECLI:EU:T:2015:882; T-320/14 (Sephora tegen OHMI)
Merkenrecht. Oppositieprocedure. Sephora vordert vernietiging van het besluit van de vierde kamer van beroep van het OHIM. Zij besloot dat de merken op visueel vlak genoeg van elkaar verschilden en dat zij fonetisch en begripsmatig niet vergeleken konden worden nu zij als beeldmerk zijn gedeponeerd. Het Gerecht is het eens met de vierde kamer van beroep en oordeelt dat er geen overeenstemming bestaat tussen de tekens en daarom ook geen verwarringsgevaar is te vrezen. De vordering wordt afgewezen.

29 La requérante soutient que les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit sont similaires. Ainsi, la taille et la largeur des lignes ondulées des marques en cause ne seraient pas des éléments distinctifs et dominants ; la légère différence de taille et de longueur des lignes ne serait pas un élément mémorisable. Selon la requérante, le public pertinent retiendra avant tout la forme verticale ondulée des lignes en cause et non la direction finale de leurs extrémités. C’est pourquoi elle considère que c’est à tort que la chambre de recours a procédé à une comparaison des signes en cause en prenant en compte certains de leurs composants et conclu que la stylisation graphique des marques en cause était différente alors que leurs éléments distinctifs et dominants seraient similaires.

35 L’impression d’ensemble suscitée par les marques antérieures est la présence d’une ligne sinueuse verticale et compacte alors que celle suscitée par la marque demandée est la présence de deux lignes sinueuses parallèles et penchées. L’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est donc différente.

36 Ainsi, même si le consommateur ne mémorise pas des détails tels que la taille ou l’épaisseur des lignes ondulées, l’impression d’ensemble entre une ligne plus compacte et une ligne plus fine est si différente que le consommateur n’établira pas de lien entre les signes en conflit au motif que le nombre d’ondulations des lignes serait le même et que les extrémités desdites lignes seraient effilées.

40 Il y a lieu de constater que la chambre de recours a bien procédé à une comparaison des signes dans leur ensemble en prenant en considération la manière finale dont la forme de ligne ondulée est représentée, ce qui n’exclut pas de procéder à une comparaison des détails composant lesdits signes.

45 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’absence d’élément phonétique au sein des signes en conflit contribue à les rapprocher et renforce leur similitude visuelle et que, en conséquence, la chambre de recours n’aurait pas dû les juger différents, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique, mais a constaté que leur caractère figuratif rendait toute comparaison phonétique impossible. La requérante fait donc une mauvaise lecture de la décision attaquée pour reprocher une erreur de droit à la chambre de recours.

46 En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’il ne pouvait y être procédé, les signes étant figuratifs et ne pouvant être prononcés.

51 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’absence d’élément conceptuel véhiculé par les signes en conflit contribue à les rapprocher et renforce leur similitude visuelle et que, en conséquence, la chambre de recours n’aurait pas dû traiter l’élément conceptuel comme une différence entre lesdits signes, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel, mais a constaté que leur caractère figuratif rendait toute comparaison conceptuelle neutre. La requérante fait donc une mauvaise lecture de la décision attaquée pour reprocher une erreur de droit à la chambre de recours.

52 Force est de constater qu’aucune des formes graphiques ne présente un contenu conceptuel et qu’aucun élément ne permet de considérer que, aux yeux du public, les formes en cause représenteraient la lettre « s » ou que la marque demandée représenterait des cheveux. En tout état de cause, si le public attribuait un tel contenu conceptuel aux signes en conflit, cela ne ferait que renforcer la différence entre ceux-ci.

53 La chambre de recours a constaté à juste titre, au point 17 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle était « neutre ».

54 Au vu des considérations qui précèdent, il doit être conclu que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les signes en cause n’étaient pas similaires.

60 S’il est établi qu’il n’y a aucune similitude entre les signes en conflit, alors il peut être conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques, sans qu’il soit besoin de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, de la perception par le public pertinent des signes et des produits ou des services en cause [voir, par analogie, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, Rec, EU:T:2013:238, point 19].

61 En effet, en l’absence de similitude entre les marques antérieures et la marque dont l’enregistrement est demandé, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, Rec, EU:C:2010:488, point 53, et du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, Rec, EU:C:2014:22, point 44).

65 Ayant considéré que la similitude des signes était une condition nécessaire pour conclure à un risque de confusion, c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté l’opposition indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité des produits et des services concernés et du caractère distinctif des marques antérieures.

OHIM BoA 2 oktober 2015, IEF 15440; R2431/2013-2 (CKL tegen Baidu)
Uitspraak ingezonden door Anne Sliepenbeek, Hofhuis Alkema Groen. Merkenrecht. Het woordmerk BAIDU is geregistreerd en wordt aan CKL overgedragen. Baidu Online Network Technology vordert nietigheid op absolute gronden ex 52(1)(b) CTMR. Goede trouw is het uitgangspunt, tenzij anders bewezen en Baidu ONT bewijst kwade trouw ten tijde van merkaanvraag niet. Uit de feiten, argumenten en het bewijs kan niet worden opgemaakt dat de merkhouder te kwader trouw was ten tijde van de aanvraag. De nietigheidsvordering wordt afgewezen.

86. In light of the foregoing, and taking into account particularly that:
1) 'good faith' has to be presumed, unless otherwise proven; and
2) the 'onus' lies with the cancellation applicant who has to prove 'bad faith'
the Board cannot - on the basis of the facts, arguments and evidence on file - reach a finding that the CTM proprietor acted in bad faith at the time of filing the contested mark.

87 Therefore, since the cancellation application has not proven that the CTM proprietor acted in bad faith, the application for a declaration of invalidity has to be rejected as unfounded.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. De PR-actie ‘Uw merk op canvas’ van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Gedurende een aantal maanden stuurt het BBIE de deposanten van nieuwe merken een canvas doek, waarop hun merk staat afgebeeld. Voor in de kantine, in de directiekamer of op de WC: de deposant beslist het zelf maar.

ONRUST | Niet alle merkenbureaus zijn blij met deze marketingstunt, vooral omdat het BBIE direct met hun klanten in contact treedt. De onrust komt natuurlijk niet helemaal onverwacht, aangezien het BBIE en de commerciële merkenbureaus, naast goed samenwerkende partners, ook een beetje concurrenten van elkaar zijn. Mede dankzij actieve marketing van het BBIE hebben veel ondernemers er de afgelopen 10 jaar voor gekozen hun depots direct bij het BBIE in te dienen, zonder de tussenkomst en advies van een merkengemachtigde.

KOU UIT DE LUCHT | Gelukkig is de kou inmiddels uit de lucht: het BBIE en de beroepsorganisatie BMM hebben tijdens een goed gesprek duidelijke afspraken gemaakt over de communicatie rondom de canvas-actie. Ondertussen heeft Chiever besloten van de nood maar een deugd te maken.

NACHTWACHT OP WARE GROOTTE S.V.P. | Gisteren heeft Chiever op eigen naam een merkdepot verricht van de afbeelding van de Nachtwacht. Als het merk over een paar maanden geregistreerd wordt, hebben wij mooi de Nachtwacht op kantoor hangen! Mogen wij het BBIE via deze weg verzoeken het doek op ware grootte af te leveren?

Beneluxdepot 1320813 dd. 9 november 2015 op naam van Chiever B.V. voor klasse 1: strontium

KINK? | Maar er kan nog een kink in de kabel komen: want zal het BBIE een afbeelding van de Nachtwacht wel accepteren? Of is zo’n heel schilderij te complex om als merk te fungeren? Dat lijkt ons niet, het is toch een prachtig herkenningsteken. Zou het dan in strijd zijn met de openbare orde? Nee toch? Nestlé heeft ook het complete Melkmeisje van Vermeer als merk geregistreerd en Manpower een tekening van Leonardo da Vinci.

STRONTIUM | En het onderscheidend vermogen? Is zo’n wereldbekend schilderij wel voldoende onderscheidend? Misschien niet als deksel voor een koekjestrommel of een doosje chocolade. Daarom hebben we maar gekozen voor een product waarvoor zelfs de Nachtwacht toch onderscheidend zou moeten zijn: strontium in klasse 1.

BBIE AFWACHTEN | We zijn er nog niet uit waar we de Nachtwacht straks gaan hangen. Als hij inderdaad op ware grootte geleverd wordt, valt de WC in ieder geval af. Maar nu eerst maar even de BBIE-toets afwachten.

Chiever B.V.

Rechtbank Den Haag 14 oktober 2015, IEF 15404; ECLI:NL:RBDHA:2015:11748 (Josef Schulte-Ufer, Trading Park en North Stocks)
Gevoegde zaak. Vrijwaring onvoldoende samenhang met hoofdzaak. Josef Schulte-Ufer is gesteld merkenrechthebbende op het SUS-woord/beeldmerk en stelt dat Trading Park (TP) inbreukmakende snijplanken in de EER in de handel heeft gebracht, die TP op zijn beurt van North Stocks heeft gekocht. TP roept met succes North Stocks in vrijwaring op, omdat snijplanken non-conform zijn ex 7:17 en schade dient te vergoeden ex 6:74. TP roept TCC - als licentienemer van de snijplankproducten - in vrijwaring op: de snijplanken voldeden niet aan de productregelgeving, maar zijn door de vernietiger doorverkocht. De schadevergoeding die TP en NS aan hun afnemers moeten betalen, vanwege de productveiligheidregels, houdt geen verband met de merkinbreukvorderingen. Een eventuele veroordeling van TP en NS wegens merkinbreuk kan ook niet op deze gestelde grondslag op TCC worden verhaald.

8.2. Met betrekking tot de oproeping in vrijwaring van North Stocks en RH-Trading voldoen de incidentele vorderingen op de aangevoerde en niet weersproken gronden aan artikel 210 Rv. Derhalve zullen deze vorderingen worden toegewezen.

8.3. Met betrekking tot TCC acht de rechtbank de stellingen van Trading Park en North Stocks ontoereikend om de gevorderde vrijwaringen toe te staan. Het gaat er Trading Park en North Stocks om de schadevergoeding, die zij aan hun afnemers moeten betalen omdat de geleverde snijplanken niet voldoen aan de toepasselijke regelgeving ten aanzien van de productveiligheid, af te wentelen op TCC. Deze schade houdt geen verband met de vorderingen in de hoofdzaak die zijn gebaseerd op merkinbreuk door Trading Park en North Stocks. Een eventuele veroordeling van Trading Park en North Stocks in de hoofdzaken wegens merkinbreuk kan dan ook niet op de door hen gestelde grondslag op TCC worden verhaald.

Rechtbank Den Haag 4 november 2015, IEF 15403; ECLI:NL:RBDHA:2015:12714 (Hygro tegen Futurecare c.s.)
Merkenrecht. Auteursrecht. Zie eerder: IEF 14982. Futurecare c.s. verkocht armatuur in een niet-originele verpakking voorzien van een oude sticker van Hygro met de benaming “Adjust-A-Wings" en een kopie van een oude gebruiksaanwijzing. Hygro vordert een verklaring voor recht dat Futurecare c.s. inbreuk maakt op een inmiddels verlopen octrooi EP00870154 , op Gemeenschapswoordmerken ADJUST A WINGS en SUPER SPREADER en het auteursrecht op bepaalde lichtarmaturen die doorgaans in tuinbouwkassen worden gebruikt.  Omdat het octrooi is verlopen, is die vordering ingetrokken.

Het publiek zal de merken niet in verband brengen met apparaten met verstelbare vleugelvormige reflectorplaten voor het reflecteren van en breed verspreiden van kunstlicht, zodat ze beschrijvend zouden zijn. De merkenrechtelijke vordering wordt toegewezen. Hygro's lichtarmaturen bestaan uit een kenmerkende vleugelvorm, vederlichte constructie en draadspanners: een vormgeving die uitsluitend bestaat uit datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, hetgeen auteursrechtelijk onbeschermd is. De vormgeving van de platte kartonnen doos met daarop een ingewerkt logo ADJUST A WINGS als verpakking is zodanig banaal dat daarop geen auteursrecht rust. De gebruiksaanwijzingen zijn wel beschermd, inbreuk wordt aangenomen.

2.2.6. In een folder van december 2013 heeft Futurecare een lichtarmatuur aangeboden onder de naam “Adjust-A-Shades” die op het eerste gezicht veel overeenkomsten vertoonde met de Adjust-A-Wings van Hygro. Bij aankoop door een ‘mystery shopper’ in opdracht van Hygro werd vermeld dat het ging om een kopie van de Adjust-A-Wings. Futurecare c.s. verkocht het armatuur in een niet-originele verpakking voorzien van een oude sticker van Hygro met de benaming “Adjust-A-Wings en met daarin een kopie van een oude gebruiksaanwijzing van Hygro.

Inbreuk Gemeenschapsmerken
4.8. De voornoemde maatstaf hanterend, is de rechtbank voorshands van oordeel, zoals Hygro stelt, dat “ADJUST A WINGS door het relevante publiek niet onmiddellijk en zonder nadenken in verband kan worden gebracht met apparaten voor het reflecteren van kunstlicht en “SUPER SPREADER” niet met “lichtarmaturen voor elektrische lampen” waarvoor de betreffende merken zijn ingeschreven. Futurecare c.s. heeft ook geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit volgt dat het relevante publiek wel een zodanig verband legt.

Auteursrecht
4.14. Naar voorlopig oordeel van de rechtbank stelt Futurecare c.s. terecht dat Hygro heeft verzuimd te onderbouwen op welke vormgeving van de lichtarmaturen zij auteursrecht claimt. Volgens Hygro bestaan haar lichtarmaturen uit een kenmerkende vleugelvorm, vederlichte constructie en draadspanners. Zij heeft evenwel geen afbeelding van haar lichtarmaturen in het geding gebracht of op andere wijze inzichtelijk gemaakt op welke concrete vormgeving zij auteursrecht claimt. Voor zover Hygro heeft bedoeld te stellen dat zij auteursrecht heeft op een armatuur met de vormgeving van het voortbrengsel weergegeven in EP 154 geldt naar voorlopig oordeel van de rechtbank dat, zoals Futurecare c.s. ook heeft betoogd, in dat geval sprake is van een vormgeving die uitsluitend bestaat uit datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, hetgeen auteursrechtelijk niet beschermd is. Dat zulks anders ligt, heeft Hygro, hoewel dat wel op haar weg lag, ook desgevraagd bij pleidooi, niet verduidelijkt. Naar voorlopig oordeel van de rechtbank rust er dan ook geen auteursrecht op de vormgeving van de lichtarmaturen van Hygro.

4.15. Ook de verpakking is naar voorlopig oordeel geen auteursrechtelijk beschermd werk. De verpakking, waarvan geen afbeelding in het geding is gebracht en die pas bij pleidooi door Hygro is getoond, betreft een platte kartonnen doos met daarop een ingewerkt logo ADJUST A WINGS. Hygro heeft niet onderbouwd en dat valt ook niet zonder meer in te zien welke creatieve keuzes bij de vormgeving van de verpakking zijn gemaakt. Daarmee slaagt het verweer van Futurecare c.s. dat de vormgeving van de verpakking zodanig banaal is dat daarop geen auteursecht rust.

4.16. Naar voorlopig oordeel van de rechtbank komt Hygro ten aanzien van de gebruiksaanwijzingen, die zij heeft overgelegd als productie 13, wel auteursrechtelijke bescherming toe. Bij het maken van de gebruiksaanwijzingen zijn ontegenzeggelijk bepaalde creatieve keuzes gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld de lay-out en de kleurstelling. De rechtbank verwerpt voorshands het niet gemotiveerde verweer van Futurecare c.s. dat ook de vormgeving van de gebruiksaanwijzingen te banaal is voor auteursrechtelijke bescherming.

Rechtbank Midden-Nederland 21 oktober 2015, IEF 15394; ECLI:NL:RBMNE:2015:7424 (My Factory Global Distributor tegen MF Beheer)
Merkenrecht. Rechtspraak.nl: De rechtbank verklaart de Beneluxmerkingschrijvingen MYFACTORY (beeld- en woordmerk) van gedaagde (MF Beheer) voor vervallen wegens het niet normaal gebruiken daarvan in de periode van 5 jaar voorafgaande aan deze procedure. In die periode heeft MF Beheer de merken alleen als handelsnaam gebruikt, dan wel zo beperkt gebruikt dat er geen sprake is van normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 BVIE. De rechtbank passeert het aanbod tot getuigenbewijs van MF Beheer, omdat getuigenverklaringen alleen kunnen bijdragen aan het bewijs van normaal gebruik, indien deze worden ondersteund door onafhankelijke bewijzen zoals facturen (Gerecht EU 8 juli 2015, T-548/12).

De vervallenverklaring zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, omdat deze van declaratoire aard is. Het bevel tot doorhaling wordt evenmin uitvoerbaar bij voorraad verklaard, omdat dat bevel pas kan worden uitgevoerd, indien geen rechtsmiddel meer kan worden ingesteld. Proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv wordt afgewezen, omdat hier geen sprake is van een vooruitgeschoven inbreukverweer.

4.11. Volgens vaste jurisprudentie kan gebruik van een merk enkel als handelsnaam niet als ‘normaal gebruik’ worden aangemerkt, tenzij het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik van een teken waarmee de waren of diensten van die van anderen worden onderscheiden (o.a. Benelux Gerechtshof 20 december 1996, IER 1997, 18).

4.12. De rechtbank is van oordeel dat bij de website waarvan een schermafdruk door MF Beheer als productie 6 is overgelegd, sprake is van gebruik van het teken MyFactory als handelsnaam, en niet als merk. De website waarop het gebruik van het teken MyFactory plaatsvindt, heeft als domeinnaam www.redmax.nl (dus niet een met de merken van MF Beheer overeenstemmende domeinnaam) en is voorzien is van een duidelijk logo met daarin het woord “redmax”. Het publiek zal dan ook in beginsel “Redmax” aanmerken als de onderneming van wie de mededelingen op die website en de daarop vermelde diensten afkomstig zijn. Het publiek zal het gebruik van het teken MyFactory, dat daarop (met de toevoeging “Webmastering”) is vermeld (in de aanhef en de tekst van een nieuwe alinea), dan ook in beginsel niet zien als merkgebruik. Door de context wordt dat niet anders. In de tekst wordt het teken gebruikt als onderdeel van de aanduiding van de onderneming “MyFactory Webmastering”, die 100% dochter is van de Redmax Groep en in Rotterdam is gevestigd. In dezelfde alinea wordt weliswaar vermeld welke diensten die onderneming verricht, maar de focus ligt op het bestaan, de organisatie en de functie van de onderneming binnen de Redmax Groep. Op geen enkele wijze wordt gesuggereerd dat de diensten van die onderneming onder een andere naam dan “Redmax” worden aangeboden. De conclusie is dan ook dat het publiek het gebruik op de website van het teken MyFactory niet als merkgebruik zal herkennen.

4.13. In de inkoopfacturen die als productie 8 zijn overgelegd, is het teken “MyFactory” alleen gebruikt als aanduiding van de onderneming die de beoogde ontvanger van de factuur is: “MyFactory Business Services”. Ook in dit geval is derhalve alleen sprake van gebruik van het teken als handelsnaam.

4.14. Voor de e-mails die door MF Beheer als productie 9 zijn overgelegd, geldt hetzelfde. Voor zover het teken is vermeld als onderdeel van het e-mailadres, duidt het alleen de verzender dan wel de ontvanger van de e-mail aan, en betreft het geen aanduiding van de diensten die daaronder worden aangeboden. Ook de handtekening onder de e-mail dient er alleen toe om de onderneming te identificeren waarvan de betreffende e-mail afkomstig is. Ook in zoverre is er sprake van handelsnaamgebruik en niet van merkgebruik.

Hof 's-Hertogenbosch 3 november 2015, IEF 15394; ECLI:NL:GHSHE:2014:506 (Decor tegen Schomburg)
Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager. Merkenrecht. Schadebegroting ex 6:104 BW. Na IEF 12326 en . Schomburg heeft in Duitsland UNIFIX als woordmerk geregistreerd voor o.m. poedertegellijm; Decor heeft steenlijm met het teken Unifix aangeboden. Na het tussenvonnis [IEF 13580] vernietigt het Hof het beroep voor zover de genoten winst en de betaling van schadevergoeding werd afgewezen; en veroordeelt Decor tot betaling van €19.534,00 ex 6:104 BW. De wijze van schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel.

7.3.8. Decor is in gebreke gebleven om deugdelijk te onderbouwen dat en welke kosten rechtstreeks samenhangen met het door haar onrechtmatig behaalde voordeel. Het ligt echter voor de hand dat zij de lijm heeft moeten inkopen en daarvoor inkoopkosten heeft moeten betalen. Zij stelt deze op €38.724,00. Weliswaar heeft zij dat niet onderbouwd met deze stukken, maar Schomburg bestrijdt dat bedrag niet en gaat daar in haar reactie zelf ook van uit.
Voorts heeft Decor de kosten van etikettering en terughalen van emmers wel gespecificeerd; deze belopen samen afgerond €6.743,00. Schomburg heeft deze bedrage niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist. Van deze bedragen uitgaande zou het netto voordeel €65.001,00 minus €38.724,00 minus €6.743,00, dus €19.534,00 bedragen. Decor houdt voorts rekening met €2.224,00 belastingdruk. Het zou dan moeten gaan om vennootschapsbelasting. Deze behoeft echter enkel betaald te wordne als er in het desbetreffende jaar door het bedrijf als geheel winst is gemaakt en er geen of onvoldoende aftrekposten zijn. Schomburg heeft er terecht op gewezen dat deze post niet controleerbaar is (...)

7.3.9. De wijze van schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel, zodat de rechter bij toepassing van dit artikel in zoverre terughoudendheid in acht moet nemen dat, indien aannemelijk is dat het door Decor behaalde voordeel de vermoedelijke omvang van de schade van Schomburg aanmerkelijk te boven gaat, de schade in beginsel wordt begroot op een door de rechter te bepalen gedeelte van de winst. Deze situatie doet zich echter niet voor.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Een bijdrage van Bas Kist, Chiever. Een gevoelige Nederlaag voor spelletjesmaker Ravensburger, fabrikant van het spel Memory. Vorige week maandag bepaalde de rechter in Amsterdam [IEF 15363] dat het bedrijf Jaludo de aanduiding ‘memory’ gewoon mag blijven gebruiken.

JUSTIN BIEBER MEMORY
Jaludo brengt een serie apps met geheugenspelletjes op de markt, met titels als Supermarkt Memory, Dieren Memory, Sinterklaas Memory en zelfs Justin Bieber Memory. Door al deze spellen Memory te noemen maakt Jaludo inbreuk op de merkrechten van ons bekende merk, zo meent Ravenburger. Ravenburger introduceerde Memory in 1959 en sindsdien werden er meer dan 50 miljoen exemplaren verkocht in ruim 70 landen.

BESCHRIJVING VAN GEHEUGENSPEL
Maar de Amsterdamse rechter lijkt niet onder de indruk van de enorme bekendheid van Memory. In Nederland is het woord “memory” een algemeen bekend begrip, dat we kennen uit een woord als ‘memorystick’, zo stel de rechter. Bij het zien van het woord ‘memory’ in combinatie met een ander woord, zullen consumenten onmiddellijk begrijpen dat het om de inhoud van het spel gaat, een geheugenspel, en niet om een merk. Geen inbreuk dus. Het is het risico van een merknaam met een beschrijvende betekenis. Echter, je kunt je wel afvragen wat er op deze manier aan rechten overblijft voor het wereldbekende Memory. Ravensburger gaat zonder enige twijfel in beroep.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Justin Bieber Memory mag blijven bestaan NRC 03-11-2015

Rechtbank Midden-Nederland 22 juli 2015, IEF 15374 (Eiser tegen Crystal Music Company)
Uitspraak ingezonden door Bert Gravendeel en Merle Hafkamp, Gravendeel Advocaten. Merkenrecht. Auteursrecht. Onderneming Piano Spain van eiser importeert en exporteert piano's. The Crystal Music Company handelt mede onder de naam Crystalpianos en vervaardigt transparante, acrylische pianovleugels. Bij de samenwerking is het CMC logo ontwikkelt. Partijen gaan uit elkaar en eiser dient de merknaam CrystalPianos in en CMC de Beneluxnaam Lucid Pianos waaruit een merk-handelsnaamgeschil ontstaat. Eiser stelt onterecht dat er een maatschap was. De rechtbank veroordeelt eiser de naam CrystalPianos niet meer te gebruiken en de domeinnaam Crystalpianos.com over te dragen aan CMC. Eiser moet een schadevergoeding betalen wegens handelsnaaminbreuk. Omgekeerd wordt CMC veroordeelt de naam Lucid Pianos door te halen als Beneluxmerknaam en de domeinnamen lucid-pianos.com en lucid-piano.com over te dragen aan eiser. De stakingsvordering op grond van het auteursrecht op het CMC logo slaagt. Op de piano rust geen auteursrecht. Vordering tot slaafse nabootsing slaagt evenmin. 

4.7. Nu uit bovengenoemde stukken blijkt dat partijen onder de gemeenschappelijke naam CMC resp. Crystal Music Company naar buiten zijn opgetreden, kan hun samenwerking niet worden gekwalificeerd als een stille maatschap. Een stille maatschap kenmerkt zich immers doordat een beroep op bedrijf wordt uitgeoefend zonder dat onder een gemeenschappelijke naam aan het rechtsverkeer wordt deelgenomen.

4.11. Nu de vorderingen van a en b van Ecury zijn gebaseerd op de stelling dat eiser en gedaagde een maatschap waren aangegaan en deze stelling niet is bewezen, zullen de vorderingen a en b worden afgewezen. Ook de gevorderde buitenrechtelijke kosten zijn gebaseerd op de vermeende maatschap en zullen om die reden worden afgewezen.

4.18. (...) Nu sprake is van een hoge mate van soortgelijkheid en er sprake is van nagenoeg gelijke tekens, is de conclusie gerechtvaardigd dat er sprake is van verwarringsgevaar. Dit betekent dat de vordering van eiser tot nietigverklaring van het Benelux merk LUCIDPIANOS zal worden toegewezen.

4.21. Op grond van het bovenstaande ligt de vordering om gedaagde te bevelen het gebruik van de tekens LUCIDPIANOS en Lucid Piano's te staken en gestaakt te houden voor toewijzing gereed. De namen LUCIDPIANO en LUCIDPIANOS zijn immers nagenoeg identiek en worden voor soortgelijke producten en diensten gebruikt.

4.23. (...) dat gedaagde met de domeinnamen lucid-pianos.com en lucid-piano.com en handelsnaam Lucid Piano's inbreuk maakt op de merkenrechten van de inschrijving van het worod/beeldmerk LUCIDPIANO.

4.26. (...) Zelfs indien er vanuit wordt gegaan dat het logo CMC is ontwikkeld ten tijde van de opdrachtrelatie tussen eiser en gedaagde dan volgt daar uit niet dat de auteursrechten op dat logo aan gedaagde zouden toekomen. Juist in een opdrachtrelatie tot stand gekomen auteursrechten komen niet toe aan de opdrachtgever, tenzij met de opdrachtnemer daaromtrent schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt. 

4.32. (...) De vorm, het uiterlijk en de afmetingen komen in belangrije mate overeen met het beeld van een vleugel zoals dat algemeen bekend is. (...) Hoewel de rechtbank wil aannemen, zoals door gedaagde gesteld, dat de balken aan de onderzijde op verschillende manieren kunnen worden uitgevoerd, getuigt de wijze waarop de balken aan de onderzijde zijn geplaatst en vorm hebben gekregen niet van een creatief proces bij de maker. De balken kunnen niet ander dan als banaal worden gekenschetst, waarbij zij kennelijk ook nog de  functie hebben de stevigheid te bevorderen, zoals door eiser onweersproken heeft gesteld. Hetzelfde geldt voor de dikke bodem. Ook dit kenmerk is voor de hand liggend en basaal en kan zonder verdere toelichting van gedaagde (...) niet beschouwd worden als het resultaat van een creatieve schepping.

4.37. De rechtbank zal eerst oordelen over de domeinnaam crystalpianos.com Eiser heeft het recht van gedaagde op deze domeinnaam niet weersproken, anders dan dat hij zich op een opschortingsrecht heeft beroepen. Voor zover de rechtbank de stellingen van eiser goed begrijpt, is het beroep op opschorting gebaseerd op de stelling van eiser dat gedaagde rekening en verantwoording moet afleggen uit hoofde van beëindiging van de maatschap. Nu de rechtbank in de conventie reeds heeft overwogen dat de door eiser gestelde maatschap niet heeft bestaan, moet ook zijn beroep op opschorting als ongegrond worden beschouwd. Dit betekent dat de vordering tot overdracht van de domeinnaam crystalpianos.com voor toewijzing gereed ligt.

4.38. (...) Niet is gebleken dat gedaagde voor de registratie van de domeinnaam lucidpianos.com door eiser, de naam Lucid Pianos als handelsnaam gebruikte. De enkele inschrijving van deze naam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is daarvoor onvoldoende.

4.39. Mede gezien hetgeen is overwogen (...) zullen de vorderingen van gedaagde tot overdracht van het Benelux-merk en Europees merk LUCIDPIANO worden afgewezen.

4.52. (...) Verder heeft Tol niet aangegeven welke foto's- los van de hierboven besproken foto's die volgens zijn stelling gemaakt zouden zijn door eiser- van hem afkomstig zijn en in strijd met zijn rechten door eiser worden gebruikt. De rechtbank oordeelt dan ook dat gedaagde onvoldoende duidelijk heeft gemaakt en niet heeft onderbouwd welk foto's in strijd met zijn rechten worden gebruikt. De vordering c zal worden afgewezen.