Merkenrecht  

Rechtbank Noord-Holland 10 september 2014, IEF 14850; ECLI:NL:RBNHO:2014:13117 (De Bijenkorf tegen Meyer & Meyer)
Merkenrecht. Bekend merk. Reclamerecht. Sinds 1983 organiseert De Bijenkorf 'DRIE DWAZE DAGEN', kortingsacties voor kleding in het hogere segment. Meyer & Meyer organiseert sinds 1995 de '4 Fabulous Business Days'. Met postergebruik in geel en zwart tijdens de 2012-editie van DRIE DWAZE DAGEN, stelt De Bijenkorf dat zij, gelet op de vele denkbare mogelijkheden van inbreuk, en in aanmerking genomen dat Meyer & Meyer in het verleden herhaaldelijk inbreuk heeft gepleegd, belang heeft bij een gebod dat ruim geformuleerd is. Dit wordt afgewezen. Wel volgt een verklaring van recht dat er inbreuk is gemaakt op de woord/beeldmerken in advertenties, posters en banners, omdat zij 'bekende merken' zijn ex 2.20 lid 1 sub c BVIE.

Het gebruik van de woorden “bijzondere (aanbiedingen)”, “bijzonder (lage prijzen)” en “(dol) dwaze (prijzen)” in combinatie met de kleurstelling geel/zwart voor promotieacties, is normaal taalgebruik om de bijzondere aard van een aanbieding aan te duiden. Het gebruik, al dan niet tijdens dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, is geen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

4.15. De rechtbank is met Meyer & Meyer van oordeel dat het zuivere gebruik (dat wil zeggen gebruik zonder accentuering van woorden of woordbestanddelen) van de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in reclame-uitingen waarin wordt gerefereerd aan “bijzondere aanbiedingen”, “bijzonder lage prijzen” en “dol dwaze prijzen”, of soortgelijke kreten, geen gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten inhoudt, omdat het relevante publiek dit gebruik – naar de Bijenkorf ten aanzien van de woorden “bijzonder lage prijzen” erkent – zal opvatten als normaal taalgebruik om de bijzondere aard te beschrijven van de aanbieding (derhalve niet van waren of diensten). Reeds daarom kan in geval van zuiver gebruik van deze woorden geen sprake zijn van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, wat er ook zij van de vraag of het zuivere gebruik van deze woorden plaatsvindt in combinatie met een geel/zwarte achtergrondkleur of in het kader van een meerdaagse promotieactie in dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen.

4.17. Meyer & Meyer hebben met stukken onderbouwd aangetoond dat veel bedrijven in promotiemateriaal de kleurencombinatie geel/zwart voeren, en hebben onbetwist aangevoerd dat deze kleurencombinatie ook tijdens de Drie Dwaze Dagen door andere winkelketens wordt gebruikt. Daarmee heeft Meyer & Meyer, mede in aanmerking genomen dat de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” deel uitmaken van het normale taalgebruik en niet gelijk zijn aan de Merken, voldoende onderbouwd dat de enkele toevoeging van de kleurencombinatie geel/zwart bij de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in promotieacties, ook indien deze plaatsvinden in dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, er niet toe leidt dat het publiek een verband legt met de Merken. Het had op de weg van de Bijenkorf gelegen hiertegenover te onderbouwen dat het in aanmerking komend publiek door het gebruik van de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in promotieacties (al dan niet tijdens de Drie Dwaze Dagen) in combinatie met de kleurstelling geel/zwart een verband legt tussen deze tekens en de Merken. Dat heeft zij echter nagelaten. De rechtbank verwerpt dit standpunt dan ook als onvoldoende gemotiveerd, zonder dat plaats is voor bewijslevering. Dit leidt tot de conclusie dat het gebruik de woorden “bijzondere (aanbiedingen)”, “bijzonder (lage prijzen)” en “(dol) dwaze (prijzen)” in combinatie met de kleurstelling geel/zwart voor promotieacties, al dan niet tijdens dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, geen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE inhoudt.

4.18. Denkbaar is dat andere combinaties van de in 4.10 genoemde elementen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE opleveren. Voor welke combinaties dat wel en niet het geval is, valt echter niet geheel te specificeren, gelet op het grote aantal mogelijke combinaties. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of het publiek door de gekozen combinatie van kleuren en woorden een samenhang ziet tussen de gebruikte tekens en (één van de) Merken. Door accentuering van (bestanddelen van) de woorden “bijzondere aanbiedingen”, “bijzonder lage prijzen” en “dol dwaze prijzen” kan voorts sprake zijn van gebruik dat niet op zuiver beschrijvende wijze plaatsvindt en niet als normaal spraakgebruik kan worden opgevat. Het gebruik kan in dat geval zodanig zijn dat sprake is van een teken in merkrechtelijke zin en dat het relevante publiek een verband legt tussen het teken en één van de Merken. In dat geval kan sprake zijn van inbreukmakend gebruik van het teken, in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Zoals door de Bijenkorf wordt onderkend (zie 4.10), is, gelet op het grote aantal mogelijke combinaties, op voorhand niet vast te stellen onder welke concrete omstandigheden sprake is van merkinbreuk.

4.19. De Bijenkorf stelt dat zij, gelet op de vele denkbare mogelijkheden van inbreuk, en in aanmerking genomen dat Meyer & Meyer in het verleden herhaaldelijk inbreuk heeft gepleegd, belang heeft bij een gebod dat ruim geformuleerd is. Dit is een gerechtvaardigd belang aan de zijde van de Bijenkorf. Anderzijds heeft Meyer & Meyer er belang bij dat wordt voorkomen dat zij het inbreukverbod overtreedt en dwangsommen verbeurt, terwijl het haar niet duidelijk was dat er sprake was van inbreuk. Dit klemt te meer daar het van de omstandigheden van het geval afhangt of het publiek een verband legt tussen de gebruikte tekens en de Merken. De rechtbank is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden het belang van Meyer & Meyer zwaarder dient te wegen dan het belang van de Bijenkorf. Tussen partijen is in confesso dat Meyer & Meyer zich sinds het afgeven van de onthoudingsverklaring aan die verklaring heeft gehouden. Mede in aanmerking genomen dat de Bijenkorf haar merkrechten blijkens haar sommatie zeer ruim opvat, rechtvaardigen de gegeven omstandigheden niet een verbod dat zo ruim is als door de Bijenkorf geformuleerd. De sub B geformuleerde vordering zal dan ook worden afgewezen.

Rechtbank Den Haag 1 april 2015, IEF 14846; ECLI:NL:RBDHA:2015:3529 (Bacardig tegen Seva)
De merkenrechtelijke status van T1-, T2- en AGD-goederen. Zie eerdere IEF 14148. Seva heeft zonder toestemming van Bacardi partijen alcoholhoudende dranken voorzien van een BACARDI-merk in de EU in het verkeer gebracht. Bacardi stelt dat Seva gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad heeft. De rechtbank houdt de beslissing aan tot prejudiciële vragen zijn beantwoord [IEF 14058] en laat Seva toe (tegen)bewijs te leveren tegen de prijslijst. Indien prijslijst afkomstig van Seva: oordeel merkinbreuk en onrechtmatige daad.

4.13.
De lijn van de jurisprudentie4 van deze rechtbank is tot op heden dat merkproducten die douanerechtelijk in het vrije verkeer van goederen zijn gebracht te gelden hebben als merkenrechtelijk ingevoerd, ongeacht de vraag of zij een AGD-status hebben. Het hof Den Haag heeft recentelijk bij arrest5 in een zaak tussen Bacardi en Van Caem, Top Logistics en Mevi, partijen die voor derden alcoholische producten op- en overslaan de volgende vragen aan het Hof van Justitie van de EU voorgelegd:

“1. Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van "gebruik (van het teken) in het economisch verkeer" dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?
2. Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?”
De rechtbank zal, indien het Hof van Justitie bepaalt dat AGD-goederen niet als merkenrechtelijk ingevoerd hebben te gelden, de lijn in haar jurisprudentie niet voortzetten.

4.29.
Niet in geschil is dat de prijslijst is gevonden bij de opgave van [B] in het kader van de andere inbreukprocedure en dat de prijslijst is voorzien van het logo van Seva Trading B.V.. Seva heeft zich in dit kader slechts verweerd met de algemene stelling dat zij nooit heeft gewerkt met prijslijsten. Zij heeft geen concrete aanwijzingen kunnen geven die leiden naar de heer [E]. Onder deze omstandigheden is de rechtbank voorshands van oordeel dat vaststaat dat de prijslijst van Seva afkomstig is. Omdat Seva bewijs, mede inhoudende tegenbewijs, heeft aangeboden ter zake zal zij worden toegelaten tot tegenbewijs tegen dit voorshandse oordeel, als in het dictum te verwoorden.

Indien prijslijst afkomstig van Seva: oordeel merkinbreuk en onrechtmatige daad

CvdM 17 maart 2015, IEF 14834 (Omroep Max - Heel Holland Bakt)
Mediarecht. Rechtenlicentie. Merkenrecht. Boete Omroep MAX voor overtreding van het dienstbaarheidsverbod ten aanzien van de Heel Holland Bakt producten. Door het Commissariaat voor de Media is in het kader van zijn toezichthoudende taak op grond van de Mediawet 2008, onderzoek verricht naar een mogelijke overtreding door Omroep MAX van het dienstbaarheidsverbod van artikel 2.141 van de Mediawet 2008. Aanleiding voor het onderzoek waren de Heel Holland Bakt producten die te koop zijn (geweest) via de winkels van Albert Heijn, ah.nl en Bol.com, alle eigendom van Ahold. Merkdepots zijn verricht door Omroep Max als houder.

Merchandise en het dienstbaarheidsverbod 61. Merchandise is het commercieel exploiteren van rechten op karakters/figuren, namen en (beeld)merken door het op de markt brengen van producten en diensten. Het op de markt brengen van merchandise rondom programma’s van publieke media-instellingen is in beginsel niet verboden, mits de publieke media-instellingen zich houden aan de reclameen sponsorregels, het dienstbaarheidsverbod en toestemming van het Commissariaat krijgen voor het uitvoeren van deze nevenactiviteit. Het Commissariaat merkt hierbij duidelijkheidshalve op dat in het onderhavige geval geen sprake is van een nevenactiviteit van een publieke media-instelling. Merchandise is dus mogelijk, maar mag er niet toe leiden dat commerciële partijen daar meer dan normaal van profiteren. Het dienstbaarheidsverbod betreft immers alle activiteiten van publieke media-instellingen

62. Zoals gezegd is merchandise rondom programma’s in beginsel niet verboden, mits er wordt voldaan aan een aantal vereisten zoals naleving van het dienstbaarheidsverbod. De exclusiviteit van de verkoop van de Heel Holland Bakt merchandise door Ahold in combinatie met het grote aantal producten, hebben tot de vraag geleid of een commerciële derde (Ahold) daarmee een meer dan normale winst of andere concurrentievoordelen heeft kunnen behalen.

67. Omroep MAX had zich tijdens het ondertekenen van het contract met de BBCW bewust moeten zijn van het dienstbaarheidsverbod door het uit handen geven van de merchandiserechten. Dat deze dienstbaarheid zich in de praktijk realiseerde door het op de markt brengen van een Heel Holland Bakt productlijn door Ahold was daarbij voor Omroep MAX te voorzien nu al voordat Omroep MAX de licentieovereenkomst sloot, in andere landen waar een soortgelijke licentie voor een lokale versie van The Great British Bake Off was verleend, eveneens een productlijn met het lokale woordbeeldmerk op de markt is gebracht. Omroep MAX was zich bewust of had zich bewust moeten zijn van het feit dat er merchandise rondom het programma op de markt zou kunnen worden gebracht. Het Commissariaat acht daartoe mede van belang dat Omroep MAX, in overeenstemming met de bepalingen in de licentieovereenkomst, het woordbeeldmerk van Heel Holland Bakt deponeerde en vervolgens overdroeg aan BBCW (zie hierover verder randnummer 75). Ook hierdoor had Omroep MAX er extra alert op moeten zijn dat in de met BBCW afgesloten overeenkomsten voldoende waarborgen werden ingebouwd om overtreding van het dienstbaarheidsverbod te voorkomen.

Merkrechten uit handen gegeven 74. Zoals Omroep MAX ter hoorzitting heeft bevestigd, was zij op grond van haar contract met BBCW verplicht haar merkrechten over te dragen aan BBCW. Het Commissariaat stelt vast dat uit artikel 8.2 van de Key terms in de Format rights license agreement inderdaad volgt dat Omroep MAX Heel Holland Bakt als merk diende te deponeren en op verzoek van BBCW over moest dragen aan BBCW.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 6 maart 2015, IEF 14833; ECLI:NL:RBMNE:2015:1450 (Gelders Isolatiebedrijf hodn GIB tegen G.I.B. Techniek)

4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het beeldmerk van Gelders Isolatiebedrijf is ingeschreven bij het BBIE en dat de geldigheidsduur van de inschrijving niet is verstreken. G.I.B. Techniek heeft aangevoerd dat het beeldmerk van Gelders Isolatiebedrijf in een bodemprocedure vervallen kan worden verklaard, omdat Gelders Isolatiebedrijf dit beeldmerk al gedurende vijf jaar niet op normale wijze heeft gebruikt doordat zij een onderscheidend kenmerk van dit beeldmerk (de kleur) heeft gewijzigd.
Aangezien het verval van een merkrecht werkt vanaf het moment dat de reden van het verval zich voordoet, zal de voorzieningenrechter beoordelen of er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat het merk in een bodemprocedure vervallen zal worden verklaard. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat hiervan geen sprake is. De enige gestelde of gebleken wijziging is dat (op de busjes en het bord bij de ingang van Gelders Isolatiebedrijf) gebruik wordt gemaakt van witte tekens op een rood font of (op de website en het briefpapier van Gelders Isolatiebedrijf) van groene tekens. Nu het merk verder precies zo is gebruikt als geregistreerd (zie 2.2), waarbij zij opgemerkt dat het hier geen kleurmerk betreft, maakt deze enkele wijziging van de kleur van de tekens niet dat het onderscheidende vermogen van het merk is gewijzigd,

4.14. Gelders Isolatiebedrijf heeft gesteld dat zij in totaal € 20.750,83 (inclusief 6% kantoorkosten en exclusief verschotten en BTW) aan advocaatkosten heeft moeten maken. Gelders Isolatiebedrijf vordert op grond van artikel 1019h Rv dat G.I.B. Techniek wordt veroordeeld in de volledige door haar gemaakte proceskosten, waarbij zij dat bedrag beperkt tot het in de Indicatietarieven in IE-zaken (versie september 2014) genoemde tarief voor een complex kort geding van € 15.000,00. Dat sprake zou zijn van een dermate complex kort geding dat de kosten van € 15.000,00 als redelijk en evenredig zijn aan te merken onderbouwt Gelders Isolatiebedrijf – verkort weergegeven – als volgt. Gelders Isolatiebedrijf heeft extra werkzaamheden moeten uitvoeren doordat G.I.B. Techniek van advocaat is gewisseld (hierdoor was extra correspondentie in het voortraject noodzakelijk) en doordat G.I.B. Techniek heel veel verweren heeft gevoerd (hierdoor was een uitgebreid feitenonderzoek en een uitgebreide dagvaarding noodzakelijk), daarbij zijn de vorderingen van Gelders Isolatiebedrijf gebaseerd op verschillende grondslagen. Gelders Isolatiebedrijf heeft ervoor gewaakt dat de betrokkenheid van twee advocaten niet tot hogere kosten heeft geleid door eventuele doublures in werkzaamheden niet te declareren.

G.I.B. Techniek heeft hier tegen aangevoerd dat er geen sprake is van een complex kort geding als bedoeld in de Indicatietarieven in IE-zaken en onderbouwt dit, onder meer, als volgt. De advocaten van Gelders Isolatiebedrijf zijn IE-specialisten, (mede) gelet hierop is de casus eenvoudig en was er weinig onderzoek vereist. Gegeven de eenvoud van de zaak is de betrokkenheid van twee advocaten overbodig. Daarbij komt dat er geen grote hoeveelheid producties is overgelegd en dat in het voortraject slechts sprake is geweest van een paar brieven van slechts een paar pagina’s. Bovendien bestaat er een (grote) overlap tussen de verschillende brieven en processtukken.

De voorzieningenrechter is – mede gelet op bovenstaande verweren van G.I.B. Techniek – van oordeel dat er geen sprake is van een dermate complex kort geding dat toepassing van het tarief van € 15.000,00 rechtvaardigt en acht een kostenveroordeling op basis van het tarief van € 6.000,00 voor een eenvoudig kort geding zoals genoemd in de Indicatietarieven in IE-zaken in casu redelijk en evenredig. De voorzieningenrechter verwerpt het verweer van G.I.B. Techniek dat Gelders Isolatiebedrijf haar kosten niet voldoende tijdig en/of voldoende duidelijk zou hebben gespecificeerd. Met de toepassing van het tarief van € 6.000,00 is bovendien voldoende tegemoet gekomen aan het verweer van G.I.B. Techniek dat oppositiewerkzaamheden in het declaratieoverzicht van Gelders Isolatiebedrijf zouden zijn opgenomen of dat daaruit niet voldoende blijkt dat er geen dubbele uren zouden zijn gedeclareerd, wat daar verder ook van zij.
(...)

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Den Haag 1 april 2015, IEF 14831; ECLI:NL:RBDHA:2015:3649 (Bacardi tegen Van Caem c.s.)
Uitspraak ingezonden door Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen. Merkenrecht. Parallelhandel. Gedecodeerde goederen. Partijen verzoeken om Bacardi nieuw bewijs in het geding te laten brengen "ter onderbouwing van de door haar bij dagvaarding gedane feitelijke stellingen’. Nu in deze zaak reeds vonnis was bepaald, wordt het verzoek als tardief geweigerd. De rechtbank houdt het geding geschorst tot na beantwoording van het HvJ EU van de prejudiciële vragen in de Mevi-Bacardi [IEF 14058].

Nieuw bewijs?
4.2. Bij brief van 19 december 2014 (vgl. 1.3.) is door partijen onder meer verzocht toe te staan Bacardi nieuw bewijs in het geding te laten brengen ‘ter onderbouwing van de door haar bij dagvaarding gedane feitelijke stellingen’. Nti in deze zaak reeds vonnis was bepaald wordt het verzoek als tardief geweigerd.4.6. De rechtbank is na de zitting ambtshalve bekend geworden met de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de procedure tussen Mevi/Top Logistics en (onder meer) Bacardi, waarin Van Caem is toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Mevi/Top Logistics, van 22juli 2014’ Daarin heeft het Haagse hof de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU voorgelegd:

“Deze vragen betreffen goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in het Communautair douanewetboek, Verordening (EEG) nr. 2913/92 (oud) en Verordening (EG) nr. 450/2008).

1 .Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van ‘gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?
2.Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?”

Schorsing
4.7. Ook is inmiddels op 30 september 2014 arrest gewezen in het hoger beroep aangetekend tegen het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 201 1. Het Haagse hof heeft in dit arrest onder meer overwogen, dat voor de beantwoording van de in die procedure voorliggende vragen, het antwoord op de in de Mevi/Bacardi-zaak aan het HvJ EU gestelde vragen van belang is. Om die reden heeft het hof geoordeeld dat zijn beslissing over de vraag of opslag van en handel in Bacardi-producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, dient te worden aangehouden tot na de beantwoording van de prejudiciële vragen in de Mevi/Bacardi-zaak. Ook voor de beoordeling van de vraag of handel in gedecodeerde producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, is het oordeel van het HvJ EU in de Mevi/Bacardi-zaak voor de beoordeling door het Haagse hof van belang. Bij de beoordeling van de overige grieven die zich richten tegen de toewijzing van het inbreukverbod en een aantal nevenvorderingen, de formulering en/of de omvang dan wet de motivering daarvan is de beantwoording door het HvJ EU van Justitie van de voorgelegde vragen eveneens van belang. Daarom heeft het hof zijn oordeel aangehouden tot na de beantwoording van die vragen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Bijdrage ingezonden door Marloes Meddens-Bakker, Klos Morel Vos & Reeskamp. Bij de naamgeving van farmaceutische producten komen nogal wat zaken kijken. Onlangs publiceerde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (het College) het concept Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten. Het concept bevat de richtlijnen die het College voornemens is toe te passen op alle productnamen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die door het College worden vastgesteld. Het Beleidsdocument is dan ook vanuit het perspectief van de registratieautoriteit geschreven. De onderwerpen die voorbij komen, waaronder het voorkomen van naamsverwarring, toevoegingen en paraplumerken, hebben echter ook een sterke merkenrechtelijke component. De naam van een geneesmiddel zal vaak niet alleen als productnaam bij het College worden geregistreerd, maar ook als merk. Om die reden is het zinvol het concept Beleidsdocument niet uitsluitend op zichzelf te beschouwen, maar tevens vanuit merkenrechtelijk perspectief te bekijken. Deze bijdrage behandelt de meest in het oog springende thema’s vanuit die invalshoek.

(...Lees het gehele artikel hier...)

Conclusie
Naast het volgen van de richtlijnen van het College en de overige in het Beleidsdocument genoemde beleidsdocumenten over de naamgeving van
farmaceutische producten is het verstandig om vanuit merkenrechtelijk perspectief na te denken over de naam van een farmaceutisch product.

Met welke oudere namen van derden moet rekening worden gehouden bij het ‘clearen’ van een voorgenomen naam? Welke invloed heeft het toevoegen van bepaalde elementen aan de naam op de beschermingsomvang daarvan? En welke risico’s brengt het gebruik van bepaalde symbolen met zich mee? Vanwege de mogelijk verstrekkende invloed van deze onderwerpen op het gebruik van de naam in de praktijk kan het nuttig zijn al in een vroeg stadium van het bedenken van de naam de merkenrechtelijke aspecten in ogenschouw te nemen.

Als de naam eenmaal is gekozen, brengt de wijze waarop die naam als merk wordt gedeponeerd bovendien aanvullende uitdagingen met zich. Wordt gekozen voor een woordmerk of een woord-/beeldmerk? Wordt de naam gedeponeerd in combinatie met een overkoepelend element of is het beter een los paraplumerk te deponeren? En welke waren en diensten kan de registratie het beste dekken? Een merkgemachtigde of in het merkenrecht gespecialiseerde advocaat kan adviseren over de beste keuze en/of combinatie.

Rechtbank Den Haag 1 april 2015, IEF 14828; ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 (Louboutin tegen Van Haren)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas en Eelco Bergsma, Deterink. Meer Louboutin-zoolmerkuitspraken. Rechtbank formuleert een mogelijke vraag van uitleg aan HvJ EU in bodemprocedure na verstekvonnis [IEF 12902], partijen kunnen zich over dit voornemen uitlaten:

Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1 en onder iii van de Merkenrichtljn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtljn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken,) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?

4.30. Zoals hiervoor is overwogen bestaat het merk ttit een kleureigenschap van de zool van een schoen. Het merk valt dus, zoals Van Haren aanvoert, samen met een onderdeel van de waar. Het is echter onduidelijk of het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1 onder iii van de Merkenrichtlijn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape enforme) beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van (delen van) de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel mede ziet op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur. Indien dit laatste niet door de uitzondering wordt bestreken, zou het merkrecht van een merkhouder concurrenten zonder tijdslimiet beperken hun producten te voorzien van door het publiek gezochte en gewaardeerde eigenschappen, zoals een rode zool van een hooggehakte damesschoen, hetgeen in strijd lijkt met de ratio van de uitzondering.’1 Evenzo zou een merkrecht bijvoorbeeld kunnen verhinderen dat een concurrent reflecterende veiligheidskleding op de markt zou brengen of frisdrank in een reflecterende en daardoor isolerende verpakking, terwijl daarmee een technische uitkomst wordt verkregen.

4.35. Gelet op het voorgaande en nu, zoals hierna zal blijken, de beslissing van het geschil afhangt van de beantwoording van de hiervoor onder 4.30 opgeworpen vraag, acht de rechtbank het noodzakelijk een vraag van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen. De rechtbank overweegt de vraag te formuleren als volgt:

Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1 en onder iii van de Merkenrichtljn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtljn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken,) conto uren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?

Aan partijen zal gelegenheid worden geboden zich over dit voornemen en de voor te leggen vraag uit te laten.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Overijssel 31 maart 2015, IEF 14827; ECLI:NL:RBOVE:2015:1569 (Easy2.company tegen gedaagde)
Easy2 verkoopt een step aangedreven door een voetplank naar voren en naar achteren te bewegen onder de naam SPACE SCOOTER (merk, BNL-  EUR beeldmerk, domeinnaam). Gedaagde verkoopt steps via marktplaats en bva-auctions.com. Inbreuk wordt door gedaagde erkent en onthoudingsverklaring wordt geweigerd te ondertekenen. De nevenvorderingen worden afgewezen (opgave, recall en vernietiging), het spoedeisend belang bij deze vordering is niet (voldoende) gemotiveerd. Het inbreukverbod en de daaraan te verbinden dwangsom zal een voldoende waarborg bieden om verdere inbreuken op het merk SPACE SCOOTER te voorkomen.

4.3. In dit kader heeft [gedaagde] ter zitting erkend dat hij op de “SPACE SCOOTER” gelijkende steps heeft verkocht met gebruik van de naam SPACE SCOOTER alsmede dat hij daarvoor geen toestemming van Easy2 had verkregen. Voorts heeft hij erkend dat hij daarmee inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Easy2. Gelet op deze erkenning, de weigering de onthoudingsverklaring te ondertekenen en de onderbouwde stellingen van Easy2 ligt het onder I. gevorderde voor toewijzing gereed.

4.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is door Easy2 onvoldoende gemotiveerd gesteld welk spoedeisend belang zij heeft bij opgave van de onder II. gevorderde informatie. Hiertoe is van belang dat de gevraagde informatie, gezien de stellingen van Easy2, uitsluitend is bestemd om de hoogte van de schadevergoeding dan wel de winstafdracht te berekenen en zij daarmee niet een versterking van het inbreukverbod op het merk SPACE SCOOTER beoogt. Deze vordering van Easy2 zal daarom worden afgewezen.

4.7. De vordering onder III. komt evenmin voor toewijzing in aanmerking. Daargelaten dat Easy2 het spoedeisend belang bij deze vordering niet gemotiveerd heeft onderbouwd, wordt geoordeeld dat voor het verzenden van een dergelijke brief, gelet op de – thans aannemelijk gemaakte – omvang van de inbreuk, voorshands onvoldoende grond bestaat.

4.8. Dit geldt ook voor de gevorderde vernietiging van de voorraad inbreuk makende steps. Het inbreukverbod en de daaraan te verbinden dwangsom zal in dit geval naar het oordeel van de voorzieningenrechter een voldoende waarborg bieden om verdere inbreuken op het merk SPACE SCOOTER te voorkomen.

Bijdrage ingezonden door Corina Post, Cpostc. Vooronderzoek belangrijk om merkpositie vast te stellen. Vergeten merkproducten zoals Tjolk en Exota keren terug in het schap van de supermarkt. Terwijl de grote multinationals als Unilever en Heinz nationale merken schrappen probeert de jonge en ambiteuze investeringsmaatschappij Nederlands MerkGoed “oude” merken een tweede leven te geven. Zij debuteert nu met RANJA. Afgezien van het financiële, strategische en commerciële plaatje om het product RANJA succesvol te herintroduceren, dient ook stilgestaan te worden bij het merk zelf. MerkGoed zegt de rechten van het merk RANJA van de huidige houder, de Burg Groep BV, te hebben overgenomen. Maar kunnen zij nog rechten ontlenen aan de merkregistratie van RANJA?

RANJA Toen
Het merk RANJA werd in de jaren twintig geregistreerd en op de markt gezet door de Groningse firma C. Polak Gzn als een dorstlessend drankje in de tijd van de drooglegging. Het was een kant en klare sinaasappelsap limonade. In de jaren vijftig waren de reclamecampagnes zo succesvol dat RANJA steeds populairder werd. Maar het succes kende ook een keerzijde. Het merk kreeg te maken met inbreukmakers zoals: PRANJA of SINJA. Ook werd in cafés goedkopere limonade in de RANJA glazen gedaan en als RANJA verkocht.

De zeshoekige RANJA-fles werd nagemaakt door de concurrent. De vorm van de fles gaf namelijk een vertekend beeld waardoor er meer siroop in de fles leek te zitten.

RANJA als soortnaam
Dit alles heeft er toe bijgedragen dat het onderscheidende vermogen van het merk RANJA verwaterde. RANJA werd gelijkgesteld aan de soortnaam limonadesiroop. Indien verwatering van een merk optreedt, kan verval ingeroepen worden. Dit houdt in dat een belanghebbende het merk in het merkenregister kan doorhalen. Daarvoor moet wel bewijs van verwatering geleverd worden. De rechter beoordeelt of er op dat moment sprake is van verwatering. De vraag is of RANJA de verwatering van het merk tot soortnaam weer kan herstellen tot merknaam.

Van soortnaam naar merknaam
Herstel van soortnaam naar merknaam zou in principe mogelijk moeten zijn maar dit heeft tijd nodig. Het publiek moet in RANJA niet meer een algemene limonade aanduiding zien maar een merk. Onderscheidend vermogen is namelijk geen constante factor.

Het advies is om in de communicatie duidelijk te zeggen dat RANJA een geregistreerd ® merk is en dat de soortnaam limonadesiroop is. Daarnaast moet handhavend worden opgetreden tegen verkeerd gebruik in bladen, (woorden)boeken en op websites. Ondanks dat opname in een woordenboek op zichzelf niet bepalend is, kan het wel invloed hebben of het merk een gebruikelijke benaming is geworden.

De tijd moet dan leren of de soortnaam RANJA voor limonadesiroop uit het collectieve geheugen verdwijnt; uitburgering slaat om naar inburgering.

Vooronderzoek naar merkrechten
Een goed vooronderzoek naar de merkrechten van een merk dat opnieuw in de markt wordt gezet, is belangrijk om het een kans van slagen te vergroten. Er dient namelijk ook gekeken te worden naar andere aspecten die een mogelijk probleem voor het herintroducerende merk kan vormen. Een geregistreerd merk dat langer dan 5 jaar niet meer in gebruik is, is kwetsbaar voor doorhaling uit het merkenregister. Door het merk weer in gebruik te nemen worden de rechten in het merk herstelt (Heilung). Daarnaast zal uit een vooronderzoek blijken of er geen gelijkende merken geregistreerd zijn in het register. De merkrechten van RANJA zijn onlangs herstelt maar zij kan gelijkende merken die voor haar hersteldatum zijn geregistreerd, niet meer tegenhouden, afgezien van de vraag of zij uberhaupt rechten kan ontlenen aan het merk.

Zou MerkGoed het woordmerk RANJA nu opnieuw willen indienen voor limonadedrank dan zal zij eerst inburgering moeten aantonen. Het Benelux merkenbureau geeft aan dat zij RANJA als soortnaam zullen beoordelen. Een nieuwe indiening kan wel maar dan als een gecombineerd woord/beeldmerk.

RANJA NU
RANJA’s receptuur heeft een hedendaagse aanpassing ondergaan. Het drankje bevat geen geen zoetstoffen en kleurstoffen meer. Wel zal de limonade verkocht worden in een gelijkende verpakking van weleer. Het is dat stukje nostalgie oftewel “de beleving” dat verkocht wordt aan de consument. Maar bezint eer gij begint want aan zo’n nostalgisch product als RANJA zitten wel een aantal merkbeschermingshaken en ogen.

Emma Ottoy, Merkafbakeningsovereenkomsten in het licht van het Europees mededingingsrecht, IRDI, 2014, nr. 3, p. 538-558.
Met samenvatting van Emma Ottoy, Linklaters: Als twee ondernemingen een overeenstemmend teken hebben als merk, kan dit verwarring veroorzaken voor de klanten wat betreft bijvoorbeeld de (commerciële) herkomst van de producten. Om dit risico uit te sluiten, kunnen partijen een merkafbakeningsovereenkomst sluiten, waarin bepaald wordt op welke manier de respectievelijke merken mogen gebruikt worden. Deze afspraken kunnen echter problematisch zijn vanuit een mededingingsperspectief, aangezien deze afbakeningsovereenkomsten mogelijks de markt verdelen.
Lees verder