Merkenrecht  

Hof van beroep Brussel 29 juni 2016, IEF 16150, IEFbe 1883 (Telenet tegen BBIE; PLAY MORE)
Merkenrecht. Telenet vordert de inschrijving van het aangevraagde merk PLAY MORE als woordmerk in het Benelux merkenregister. Bij brief antwoordde Telenet op voorlopige weigering dat Telenet bereid is om beperking in bepaalde klassen door te voeren. Aanpassing na het verstrijken van de termijn voor het indienen van een limitatieverzoek is volgens het hof onontvankelijk. Na de voorlopige weigering door het BBIE is het depot niet aangepast door de deposanten, maar werd enkel gepolst of tot inschrijving zou worden overgegaan indien het verzoek tot inschrijving zou worden beperkt tot de klasse 38.

Hof van beroep Brussel 29 juni 2016, IEF 16149, IEFbe 1882 (Telenet tegen BBIE)
Merkenrecht. Telenet vordert de inschrijving van het aangevraagde merk PLAY als woordmerk in het Benelux merkenregister. Bij brief antwoordde Telenet op voorlopige weigering dat Telenet bereid is om beperking in bepaalde klassen door te voeren. Hetzelfde geldt aangaande het PLAY MORE-teken. Dit geldt niet als een verzoek tot beperking. Beroep na het verstrijken van de termijn voor het indienen van zo’n verzoek is volgens het hof onontvankelijk. Anders gesteld, werd het verzoek tot inschrijving na de voorlopige weigering door het BBIE niet aangepast door de deposanten, maar werd enkel gepolst of tot inschrijving zou worden overgegaan indien het verzoek tot inschrijving zou worden beperkt tot de klasse 38.

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 juli 2016, IEF 16145; IEFbe 1880 (Fyffes tegen Chiquita)
Merkenrecht. Fyffes is houdster van de HOYA-merken. Chiquita, ook distributeur van vers fruit, waaronder bananen. Volgens Chiquita blijkt uit de door Fyffes in het geding gebrachte verkoopcijfers niet dat sprake is van normaal gebruik van het woordmerk in de Benelux en het ruitmerk in de EU. Op de facturen staat bovendien op diverse plaatsen vermeld dat het gaat om transito-goederen. Er kan nog slechts worden gekeken naar het niet gebruiksplichtige Uniebeeldmerk waarvan de geldigheid niet is bestreden. Er is niet één dominerend bestanddeel aan te wijzen. Auditief is er slechts in geringe mate overeenstemming in de klank van bestanddeel HOYA tegenover veel langere (H)OLA BANANA. De voorziening wordt geweigerd.

P.G.F.A. Geerts, Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015 (H&M/Adidas); IEF 16141; eerder verschenen in IER 2016/31, p. 216-229.
1. Dit arrest kent een lange voorgeschiedenis. Het eerste kort geding vonnis stamt al uit 1997 (!) Die voorgeschiedenis laat ik hier verder grotendeels onbesproken en verwijs gemakshalve naar r.o. 2.1-2.15 uit het onderhavige arrest [IEF 15491].

2. Centraal in deze zaak staat het arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch 29 maart 2005, BIE 2005/82 waarin het hof heeft beslist dat het tweestrepenmotief van H&M geen inbreuk maakt op het (bekende) driestrepenmotief van Adidas. De dragende rechtsoverweging in dat arrest is r.o. 4.17. Daarin beslist het hof dat het driestrepenmotief van Adidas als een algemeen bekend beeldmerk kan worden aangemerkt in de zin van art. 6bis UvP en dat betekent – aldus nog steeds het hof – dat aan dit beeldmerk een ruime beschermingsomvang toekomt voor zover het om het driestrepenmotief gaat. (...)

Prejudiciële vraag HvJ EU 14 juni 2016, IEF 16136; IEFbe 1878; C-341/16 (Hanssen Beleggingen)
Merkenrecht. Via Minbuza: Verweerster is sinds 7 september 1979 ingeschreven als houdster van een beeldmerk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Oorspronkelijk stond het merk op naam van de onderneming van haar vader, van wie zij (blijkens verklaring van erfrecht, bij het BBIE overgelegd op 14 november 2003) enige erfgenaam is. Het merk is toen op haar verzoek overgezet op verweersters naam. Verzoekster (een NL beleggingsbureau) stelt dat zij ingevolge een reeks van overgangen van het litigieuze merk de werkelijke houdster van de rechten is geworden en eist dat verweerster bij het BBIE verklaart geen rechten meer op het merk te hebben en af te zien van inschrijving als merkhoudster. Er zou duidelijk sprake zijn van verjaring. De Rb Düsseldorf wijst verzoeksters vordering af: er is geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking en verweerster is niet ten onrechte in het BBIE ingeschreven aangezien het merk onderdeel uitmaakt van het vermogen van haar (overleden) vader en aan verweerster krachtens rechtsopvolging onder algemene titel is overgedragen. Verzoekster gaat tegen dat besluit in hoger beroep bij de verwijzende rechter.

Volgens de verwijzende DUI rechter ( Oberlandesgericht Düsseldorf) hangt de uitspraak in deze zaak af van de uitleg van artikel 22, punt 4, van Vo. 44/2001, aan de hand waarvan (ambtshalve) moet worden bepaald welke rechter bevoegd is. Verweerster heeft woonplaats in DUI zodat op grond van artikel 2, lid 1 de DUI rechter internationaal bevoegd is. Maar de NL rechter zou bevoegdheid aan artikel 22.4 kunnen ontlenen omdat het BBIE in NL gevestigd is. Het gaat dan om het begrip ‘geschillen’ inzake de registratie of geldigheid van octrooien. Volgens jurisprudentie van het HvJEU moet dit begrip autonoom worden uitgelegd. Volgens het Duijnstee-arrest (1983) en ook in de DUI rechtsleer inzake internationaal privaatrecht wordt ervan uitgegaan dat geschillen inzake de hoedanigheid van houder van een IE-recht niet vallen onder de bepalingen van het EEX-verdrag. Hij wijst ook op de recente conclusie van de AG in C-230/15. In de ontwikkelingen in het IE-recht sinds 1983 en de nieuwe versie van artikel 18 van Vo. 2015/2424 (tot wijziging van de gemeenschapsmerkVo. 207/2009) ziet hij een pleidooi voor een sterkere band tussen de houder van de rechten en de plaats van registratie.

De verwijzende rechter besluit een vraag aan het HvJEU voor te leggen omdat, wanneer hij de internationale bevoegdheid van de DUI rechterlijke instanties ten onrechte aanvaardt, het gevaar bestaat dat de partij die in de onderhavige procedure in het ongelijk wordt gesteld, een procedure in NL aanhangig kan maken met hetzelfde voorwerp en daarbij kan aanvoeren dat die uitspraak niet rechtens bindend is wegens het ontbreken van internationale bevoegdheid van de DUI rechter. Zijn vraag luidt als volgt:

“Omvat het begrip geschillen inzake “de registratie of de geldigheid van [...] merken” als bedoeld in artikel 22, punt 4, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ook een vordering die ertoe strekt dat de in het Benelux-merkenregister formeel ingeschreven houdster van een Benelux-merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom verklaart dat zij geen rechten heeft op het betrokken merk en afziet van de inschrijving als merkhoudster?”

Over het geven van een bevel dat gedaagde aan het BBIE verklaart geen rechten te hebben of afstand doet van een merkrecht. Via Gov.uk:

Does the notion of proceedings which are ‘concerned with the registration or validity of … trade marks’, within the meaning of Article 22.4 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, also cover a claim, brought against the formal proprietor of a Benelux trade mark registered in the Benelux trade mark register, which seeks an order requiring that defendant to make a declaration to the Benelux trade mark office that she has no entitlement to the contested mark and that she waives registration as the proprietor of that mark?

Rechtbank Amsterdam 20 juli 2016, IEF 16133; IEFbe 1877 (Halfords 2.0 tegen SRM)
Merkenrecht. Vrijheid van meningsuiting. In het FD is een advertentie geplaatst door SRM. Halfords 2.0 doet een beroep op merkinbreuk en onrechtmatige daad door SRM. De rechtbank Amsterdam komt tot het oordeel dat door SRM met de advertentie, waarin de online marketing van bedrijven onder de aandacht wordt gebracht met onder andere een verdeling in ‘hot’ or ‘not’, geen merkinbreuk wordt gemaakt en niet onrechtmatig wordt gehandeld jegens Halfords 2.0. Er is geen sprake van merkinbreuk. In het kader van onrechtmatige daad overweegt de rechtbank dat bij een belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van eer of goede naam in dit geval, de vrijheid van meningsuiting voor SRM zwaarder moet wegen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2016, IEF 16129; IEFbe 1876; ECLI:NL:GHARL:2016:5859 (Privider tegen Previder)
Merkenrecht. Previder is een landelijk opererend datacenter en houderster van Benelux en Gemeenschapswoordmerk. Privider is een internetprovider die anoniem bellen, mailen, chatten en betalen aanbiedt en tot april 2014 onder de naam 'secret alter ego' opereert. In kort geding is Privider een merk/handelsnaaminbreukverbod opgelegd. Het merk heeft een gering onderscheidend vermogen; er is overeenstemming, de diensten zijn soortgelijk. Privider biedt geen internettoegang aan, maar maakt het mogelijk om anoniem gebruik hiervan te maken als complementaire dienst. Het verbod op merkinbreuk en inbreuk op handelsnaamrecht blijft in stand.

Hof Amsterdam 28 juni 2016, IEF 16126; ECLI:NL:GHAMS:2016:2496 (Automobielbedrijf tegen Primagaz)
Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. In kort geding [IEF 12493] werd de vordering merkenrechtinbreuk wegens navullen toegewezen. Een vaste tank met het merk ‘Primagaz’ is op de exclusieve basis verhuurd. Een andere leverancier heeft het risico genomen door slechts af te gaan op mededelingen van de klant, die nog rekeningen had openstaan bij Primagaz. Er volgt een gebod tot staken leveranties.

Rechtbank Den Haag 20 juli 2016, IEF 16121; ECLI:NL:RBDHA:2016:8293 (Fleurop tegen Topbloemen)
Merkenrecht. Adwords. Fleurop is houdster van diverse(collectieve) internationale en gemeenschaps woord(beeld)merken voor bloemenbezorging. Topbloemen heeft in Nederland ongeveer 500 aangesloten bloemisten en maakt gebruik van adword 'fleurop', wordt aangesproken vanwege merkinbreuk en tekent onthoudingsverklaring. Topbloemen hoeft echter geen overeenkomst met zoekmachines te beëindigen, die vordering is veel ruimer dan het bereik van de handelingen. Aan de letterlijke bewoording van de contractuele boetes wordt een bovengemiddeld gewicht toegekend omdat zij door advocaten van partijen is opgesteld. De adword 'lagere bezorgkosten' is geen toelaatbare impliciete prijs)vergelijking. In de procedure tegen Fleurop Nederland wordt de stakingsvordering afgewezen, in de procedures tussen Fleurop AG en de beheersmaatschappij toegewezen met opgaveverplichting en proceskostenveroordeling.

Rechtbank Den Haag 29 juni 2016, IEF 16115; IEFbe 1872; ECLI:NL:RBDHA:2016:7056 (Victoria's Secret tegen gedaagde)
Uniemerk. Via marktplaats.nl heeft adverteerder onder de naam 'Victoria's Secret Lady' producten aangeboden. Na testaankoop is gecontroleerd op namaak; de spullen waren in nieuwstaat en het betreft dus niet gebruikte spullen. De gebruikersnaam duidt op het nastreven van een handelsactiviteit met economisch voordeel. Dat is gebruik in het economisch verkeer, met inbreuk door aanbieden namaakgoederen. Er wordt een verbod en een opgavebevel gegeven.