Merkenrecht  

HvJ EU 22 september 2016, IEF 16263; IEFBE 1935; ECLI:EU:C:2016:719 (Combit Software GbmH tegen Commit Business Solutions Ltd) Uniemerk. Verwarringsgevaar. In haar hoedanigheid van houdster van de merken combit heeft combit Software een rechtsvordering ingesteld tegen Commit Business Solutions. Primair verzocht zij, op grond van het Uniemerk waarvan zij houdster is, Commit Business Solutions te gelasten het gebruik, in de Unie, van het woordteken „Commit” voor de door haar verkochte computerprogramma’s te staken. Subsidiair heeft zij met een beroep op haar Duitse merk verzocht, diezelfde vennootschap te gelasten om het gebruik van dit woordteken in Duitsland te staken. De rechter geeft in deze zaak antwoord op de vraag of het bestaan van een inbreuk op het Uniemerk moet worden erkend of afgewezen voor de hele Europese Unie indien slechts in een deel verwarringsgevaar bestaat, of dat er in dat geval een onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende lidstaten. Het HvJ EU stelt dat wanneer gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk in een deel van het grondgebied van de EU, geoordeeld moet worden dat er sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Europese Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van verwarringsgevaar werd vastgesteld.

Rechtbank Midden-Nederland 31 augustus 2016, IEF 16262; ECLI:NL:RBMNE:2016:4722 (Market Food Group B.V. tegen De Bakkerie Nijkerk B.V.) Merkenrecht. Woordmerk. Het vullen van de gele broodkratten van Bakkerij 't Stoepje door concurrent De Bakkerie met eigen waar is in strijd met het woordmerk "Bakkerij 't Stoepje". Dit merkrecht is niet uitgeput, omdat de gele kratten geen eigendom zijn van de franchisenemers van Bakkerij 't Stoepje, maar van de franchisegever. In de algemene voorwaarden is het gebruik van de gele broodkratten door de franchisenemers ook beperkt tot het vullen met de waren van Bakkerij 't Stoepje.

Gerecht EU 13 september 2016, IEF 16257; IEFBE 1933; ECLI:EU:T:2016:463 (Perfetti Van Melle Benelux BV - EUIPO) Merkenrecht. Afwijzing van het beroep omtrent beeldmerk voor graanproducten met woordelement 3D. Het ging om een beroep door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement “3D” voor waren in klasse 30 tegen de toegewezen oppositie door de houder van het beeldmerk met het woordelement “3D’s” ook ingeschreven voor waren in klasse 30. Het beroep wordt afgewezen en het gaat in deze zaak om verwarringsgevaar. De waren stemmen volgens het GEU minder dan gemiddeld overeen. De snacks hebben niet hetzelfde doel en niet dezelfde productiewijze. Verder is er geen spraken van concurrentie. Beide elementen bevatten ‘3D’ en stemmen daarom visueel overeen. Daarnaast stemmen de merken ook fonetisch overeen, ondanks de kleine verschillen. Verder staan beide merken voor driedimensionaliteit.

Vzr. Rechtbank Den Haag 19 september 2016, IEF 16253; (Tommy Hilfiger en Calvin Klein tegen Soob Management) Merkenrecht. D.m.v. een onderzoek naar namaakproducten en testaankopen blijkt dat Soob Management handel drijft in namaakproducten. Ook uit de inkoopfacturen volgt dat Soob Management op zeer grote schaal handel drijft. Ook worden er n.a.v. een inspectie foto’s ontvangen van de namaak goederen bij Soob Management. Door zonder toestemming van eiseressen goederen en verpakkingen waarop de merken van eiseressen zijn aangebracht in de EER in handel te brengen, daartoe in voorraad te hebben, te verkopen en uit te leveren, wordt inbreuk gepleegd op de merkrechten van eiseressen zoals bedoeld in art. 9 lid 2 sub a Uniemerkenverordening en art. 2.20 lid 1 sub a BVIE. Eiseressen vorderen terecht een gebod op staking van de verdere inbreuk, versterkt met een dwangsom.

EUIPO 15 juni 2016 IEF 16250; IEFBE 1929; Case R 1105/2015-4 (Portobello Road Gin) Merkenrecht. Geografische aanduiding. De Federatie van Porto producenten, houder van oorsprongsbenaming PORTO, heeft oppositie ingesteld tegen de CTM-aanvrage voor 'PORTOBELLO ROAD GIN' door Walker Morris. Het OHIM heeft eerder (op 17 april 2015) de oppositie toegewezen gezien de visuele, conceptuele en auditieve overeenkomsten. In het bezwaarschrift wordt door Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto ingegaan op artikel 8 ( 4) EUTMR.

De oppositie was gebaseerd op de benaming van oorsprong beschermd in Portugal voor het teken ' PORTO / PORT’, geclaimd in de handel te worden gebruikt voor ‘versterkte wijn’. De aanvrager beschuldigde de oppositieafdeling van een ongegronde vergelijking van conflicterende tekens. Eigenlijk is het omstreden teken een samengesteld merk met verschillende verbale elementen, voornamelijk ‘Portobello Road’, ‘LONDON DRY GIN’, en ‘gedistilleerd en gebotteld in Engeland.’ Dit geldt ook voor de figuratieve elementen, waaronder een rode leeuw, de nationale vlag van het Verenigd Koninkrijk. Dit leidt tot visuele en auditieve verschillen. Het publiek zou niet afgesplitst van de term 'PORTO' worden. De aanvrager verwierp ook dat 'gin’ als product te vergelijken is met ‘wijn.’ De merkhouder wordt in het gelijk gesteld.

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 8 september 2016, C-425/16; IEF 16230; IEFbe 1922 (Raimund) (gov.uk) Merkenrecht.

Verzoeker is sinds 17-05-2005 (‘met voorrang’) houder van het Uniewoordmerk ‘Baucherlwärmer’, een kruidenmengsel dat hij sinds circa 2000 met die naam aanduidt. Ook verweerster handelt in een dergelijk kruidenmengsel dat zij met dezelfde naam aanduidt. Verzoeker heeft een vordering tot staking ingesteld, vernietiging van de waren en publicatie van de uitspraak. Verweerster stelt dat verzoeker het Uniemerk in strijd met de goede zeden en te kwader trouw heeft verworven en stelt dan ook een reconventionele vordering tot nietigverklaring van verzoekers Uniemerk in. Laatstgenoemde procedure wordt geschorst in afwachting van kracht van gewijsde van de uitspraak op verzoekers vordering; in beroep is de schorsing opgeheven zodat die procedure nog aanhangig is. De rechter in eerste aanleg wijst verzoekers vordering af wegens aanvraag te kwader trouw. Het zou verzoeker bekend zijn geweest dat het kruidenmengsel zowel door verweerster als al door haar vader onder die naam werd samengesteld. Die beslissing wordt in beroep bekrachtigd. De zaak ligt nu voor ‘Revision’ bij de verwijzende rechter. Verzoeker stelt dat de lagere rechters de vraag inzake kwade trouw in de inbreukprocedure niet hadden mogen onderzoeken zonder dat de zaken waren gevoegd, respectievelijk zonder in kracht van gewijsde gegane beslissing in de procedure over de reconventionele vordering.

De verwijzende OOS rechter (Oberster Gerichtshof) stelt vast dat kwade trouw bij aanvraag een absolute nietigheidsgrond is die in de inbreukprocedure alleen geldig kan worden aangevoerd wanneer verweerster op grond daarvan een reconventionele vordering instelt. De vraag rijst echter hoe de reconventionele vordering dient te worden behandeld. Volgens de (Duitstalige) doctrine kan het nietigheidsbezwaar in ieder geval pas slagen wanneer het merk in de procedure inzake de reconventionele vordering nietig is verklaard. Het is echter niet duidelijk of de beslissing over de reconventionele vordering al in kracht van gewijsde moet zijn gegaan. Hij legt de volgende vragen voor aan het HvJEU:

Rechtbank Den Haag 31 augustus 2016, IEF 16212; ECLI:NL:RBDHA:2016:10248 (handel gerepareerde pallets) Merkenrecht. Het gaat hier om het verhandelen van gerepareerde pallets voorzien van Uniemerk EPAL. Er is sprake van een wijziging van de toestand van de waren; het publiek is niet geïnformeerd dat deze reparaties ongeautoriseerd zijn. Er is een gegronde reden voor verzet tegen verhandeling (art.13 lid 2 UMVo). Een beroep op uitputting komt PHZ niet toe nu zij niet heeft gesteld dat de gerepareerde Europallets die zij aanbiedt door of met toestemming van EPAL (in gerepareerde toestand) in het verkeer zijn gebracht. De tijdens reparaties aangebrachte wijzigingen zijn niet van ondergeschikte aard en dus een wijziging in de toestand van de waren in de zin van artikel 13 lid 2 UMVo.

Overeenkomstig Europese rechtspraak kan een gegronde reden voor verzet tegen gereviseerde waren ontbreken indien ofwel het merk wordt verwijderd of onzichtbaar wordt gemaakt, ofwel degene die gerepareerde/gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gereviseerde producten. Dat PHZ niet (actief) de indruk wekt tot het EPAL-distributienetwerk te behoren of bijzondere band suggereert, is onvoldoende, PHZ dient actief de genoemde indruk en suggestie weg te nemen. Aan PHZ wordt een verbod opgelegd.

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 2 juni 2016, IEF 16208; IEFbe 1910; C-393/16 (Champagne Sorbetijs) Via Minbuza: Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Verzoekster is een vereniging van de FRA champagne-industrie, waarbij alle wijnboeren en bedrijven die betrokken zijn bij de aanbouw en productie van champagne zijn aangesloten. Galana (interveniënte aan de zijde van verweerster Aldi) produceert diepvriesproducten, waaronder “Champagner Sorbet”, die verweerster, een discounter, eind 2012 aanbood en waarvoor zij reclame maakte in brochures. Volgens de lijst van ingrediënten op de verpakking van het product bestaat “Champagner Sorbet” onder meer uit “champagne (12 %)”. Verzoekster is van mening dat de verkoop van het diepvriesproduct inbreuk maakt op de beschermde oorsprongsbenaming “champagne” en vordert een verbod op het gebruik van de benaming “Champagner Sorbet” in het economische verkeer van diepvriesproducten. De rechter in eerste aanleg wijst verweersters vordering toe. In hoger beroep (door interveniënte) wijst de appelrechter de vordering alsnog af. Hij oordeelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor een verbod en dat er geen sprake is van misleiding in de zin van Vo. 1308/2013. Verzoekster stelt daarop beroep in Revision in bij de verwijzende rechter.

Hof Den Haag 16 augustus 2016, IEF 16205; ECLI:NL:GHDHA:2016:2622 (Van Caem tegen Bacardi) Hoger beroep na IEF 13092. Proceskostenverhoging. Opgaveplicht. De  rechtbank concludeerde dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Bacardi en legde Van Caem opgaveverplichtingen op. De voorzieningenrechter wees Van Caem zijn vorderingen in conventie af. Er is geen spoedeisend belang, omdat Bacardi (nog) niet gedreigd had met executiemaatregelen. In incidenteel hoger beroep worden de proceskosten verhoogd van 12.757 naar 23.000. Het principaal hoger beroep wordt verworpen. Van Caem wordt, na eisvermeerdering in reconventie, veroordeeld tot doen van opgave door een onafhankelijk forensisch accountant zo veel mogelijk gecontroleerd op juistheid en volledigheid, opgave van de voorraad en kopie van één document per transactie te bezorgen met daarin door wie inbreukmakende Bacardi-producten zijn verkocht, geleverd, gekocht of afgenomen in genoemde periode.

Hof Den Haag 26 juli 2016, IEF 16203 (Van Caem tegen Bacardi) Hoger beroep na IEF 14245 en IEF 10179. Merkenrecht. Parallelimport en Administratief Geleide Document (AGD). Het hof bekrachtigt grotendeels vonnis in eerste aanleg en vernietigt het vonnis tot het staken van iedere inbreuk op Bacardi-producten die door Van Caem voortdurend onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst en het doen van opgave. Bacardi Producten die altijd niet-communautaire status hebben gehad vallen buiten bevolen opgave. Van Caem wordt veroordeeld tot schade, nader op te maken bij staat. Mevi-arrest van het HvJEU is volgens hof geen acte claire of éclairé. Geen winstafdracht voor inbreukmakende Bacardi producten op AGD, maar wel, voor zover het niet-uitgeputte producten die noch onder douane of accijnsschorsing zijn geplaatst: de afdracht van netto winst. . Schadevergoeding nader op te maken bij staat. De kosten voor de procedure in eerste aanleg worden verhoogt van ruim 44.000 naar ruim 79.000.