Alle rechtspraak  

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A. Een merkaanvraag waarbij een klasse (inmiddels) is aanvaard (Tequila matador)
B. Een co-existentie die een merk niet afzwakt (CLEAR FOCUS vs FOCUS)

Gerecht EU 3 oktober 2012, zaak T-584/10 (Yilmaz tegen OHMI - Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk „MATADOR” voor waren van klasse 32 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1162/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 oktober 2010 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk met het woordelement „TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO” in te schrijven voor waren van de klassen 32 en 33 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie.

Op het beroep behoeft niet te worden beslist voor zover het strekt tot nietigverklaring van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 13 oktober 2010 (zaak R 1162/2009‑2), aangezien daarbij inschrijving van het aangevraagde merk voor „alcoholhoudende dranken” is aanvaard. Het beroep wordt aldus verworpen. Ook op IPKat.

Gerecht EU 3 oktober 2012, zaak T-204/10 (Lancôme / OHMI - Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk „COLOR FOCUS” voor waren van klasse 3 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 238/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 11 februari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring van dit merk, ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „FOCUS” voor waren van klasse 3. Het beroep wordt afgewezen, niet is bewezen dat de co-existentie van de merken het onderscheidend vermogen van FOCUS heeft afgezwakt.

50      However, since it shows only that those marks are registered, that table, the only evidence in support of the applicant’s claim, does not constitute evidence of the use of those marks, as the applicant admitted before the Board of Appeal and in the present action, at paragraph 24 of the application, and as the Board of Appeal rightly found at paragraph 20 of the contested decision. Furthermore, that table does not show their coexistence on the market or that there is no likelihood of confusion between those marks.

51      In those circumstances, the view must be taken that the applicant did not show that, in accordance with the case-law cited at paragraph 46 above, the marks at issue coexisted on the market without a likelihood of confusion between them or, furthermore, that such a coexistence weakened the distinctive character of the mark FOCUS.

52      Therefore, the Board of Appeal’s assessment relating to the distinctive character of the earlier mark FOCUS must be upheld.

HR 5 oktober 2012, LJN BW8296 (Kwik Lok Corporation tegen verweerster)

In navolging van IEF 9361 [Hof Den Haag], IEF 8728 [tussenarrest] en IEF 5066.

In't kort: Merkenrecht. Woordmerk. Inbreukactie. Onderscheidend vermogen; inburgering. Art. 81 lid 1 RO De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv.

Conclusie A-G Huydecoper:

29. Inburgering van een merk veronderstelt een proces waarbij het merk met een aanzienlijke nadruk en frequentie als zodanig - dus als onderscheidingsteken - aan het relevante publiek wordt voorgehouden. Het gegeven "dit is een/ons merk" moet, huiselijk gezegd, "er in worden gehamerd"(12).
Dat zo zijnde, levert het gegeven dat de betrokken merkhouder het merk niet aanbrengt op de relevante producten zelf, allicht een "achterstandsituatie" op. Wil men het relevante publiek ervan doordringen dat men een teken als merk gebruikt, ook als men dat niet op zijn producten aanbrengt, dan moet het "hameren" met eens te meer nadruk en frequentie gebeuren, wil het ook het inburgerings-effect hebben.

30. Met die gegevens voor ogen is goed te begrijpen dat het hof verzucht dat het nadere producties van deze strekking van de kant van Kwik Lok aangewezen achtte. De stellingen en producties die Kwik Lok in verband met de onderhavige klacht aanwijst(13), en die ertoe strekken dat het merk wél placht te worden aangebracht op de verpakkingen waarin Kwik Lok de relevante producten ("en gros") aan Europese afnemers leverde, kon het hof zeer wel appreciëren als niet hierop gericht, of minstens: als hiervoor volstrekt ontoereikend.
De stelling dat men zijn merk placht te vermelden op de verpakkingen waarin - merkloze - producten aan Europese afnemers werden geleverd, behoeft immers bepaald niet te worden aanvaard als onderbouwing voor het betoog dat men zijn niet-onderscheidende teken er bij het relevante (Nederlandse) publiek als merk heeft "ingehamerd".

32. Ik wijs er nog op dat het onderhavige oordeel van het hof ook wordt ondersteund met de (in cassatie niet bestreden) vaststelling - weer: in rov. 6 van het eindarrest - dat geen inzicht is gegeven in het totale aanbod op de Nederlandse en Belgische markt van de onderhavige producten. Daarmee accentueert het hof, waar het met dit oordeel op doelt: er is onvoldoende aangevoerd om te laten zien dat Kwik Lok het in geding zijnde teken zo heeft gevoerd dat dat zich aan het relevante publiek als haar merk heeft opgedrongen, en dat het daarom een aanmerkelijk deel van dat publiek als onderscheidingsteken "eigen is gemaakt". Voor een teken dat men af en toe op een doos temidden van vele verpakkingen kan opmerken, is immers niet snel aannemelijk, dat dat effect wordt bereikt.

33. Zoals ik hiervóór heb laten blijken, meen ik dat de rechtspraak van het HvJ die voor de hier door de Hoge Raad te beoordelen vragen leiding geeft, aan duidelijkheid niet te wensen overlaat. Ik denk daarom dat het hier van belang zijnde Europese recht als "acte clair" mag worden aangemerkt. Het voorleggen van prejudiciële vragen lijkt mij daarom in deze zaak niet aangewezen.

Rechtbank Arnhem 19 september 2012, LJN BX9289 (MXI Corp., tegen gedaagde)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Portretrecht. Voormalig distributeur.

MXI verkoopt gezonde chocolade producten en is houdster van een aantal Benelux en Europese merkregistraties XOCAI en XOVITA. Gedaagde is distributeur van de Choconat-producten (gezonde chocolade), derhalve zijn producten van Choconat concurrerend met die van MXI. De gedaagde heeft een verzameling domeinnamen laten registeren waarbij vermelde merken van MXI zijn opgenomen. MXI vordert dat gedaagde inbreuk op de merken staakt en gestaakt houdt en te staken de onrechtmatige handelingen, welke bestaan uit het creëren van verwarring tussen de producten van MXI en Choconat door middel van het gebruik van het portret van de exclusief aan Choconat verbonden Dr. X in combinatie met de producten van Choconat.

In't kort: De slotsom is dat gedaagde met de vermelde domeinnaamregistraties inbreuk maakt op de merkrechten van MXI en daarmee onrechtmatig handelt. Voor enige vergoeding aan gedaagde voor de overhandigen van enkele domeinnamen aan MXI is daarom geen sprake.

2.4.  Onder de hiervoor vermelde domeinnamen zijn, met uitzondering van www.xovita.nl websites te bereiken met daarin informatie over c.q. reclame voor de producten van Choconat. Via de domeinnaam www.xovita.nl is een website te bereiken met daarin informatie c.q. reclame voor de producten van MXI. 

2.5.  Naast de vermelde websites, heeft [gedaagde] een website onder de naam www.acaichoco.blogspot.com. Tot voor kort was daarop een portret van Dr. [X] te zien in combinatie met de producten van Choconat. Dr. [X] is een arts die zich exclusief aan MXI heeft verbonden. Na eerste aanschrijving door MXI, heeft [gedaagde] het portret van Dr. [X] verwijderd. 

4.6.  De slotsom van het voorgaande is dat gedaagde met de onder 2.3. vermelde registraties inbreuk maakt op de merkrechten van MXI en daarmee onrechtmatig handelt. Hij zal daarom de registraties aan MXI moeten overdragen. Wat betreft de registraties van www.xovita.eu en www.xovita.nl was [gedaagde] daartoe al bereid, echter alleen tegen een vergoeding. Gelet op de onrechtmatigheid van de registraties is er geen aanleiding voor een vergoeding. [gedaagde] zal daarom tot de overdracht van de registraties worden veroordeeld, zoals gevorderd binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis

Rechtbank:
5.1.  beveelt [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de onder 2.3. vermelde domeinnamen aan MXI over te dragen en al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de vermelde domeinnamen om niet en zonder restricties op naam van MXI worden gezet. Dit met gebruikmaking van de adresgegevens.

Op andere blogs:
DomJur (MXI CORP)

Conclusie A-G Verkade HR 5 oktober 2012, nr. 11/00447 (Stokke c.s. tegen Fikszo BV en H3)

Conclusie (van 69 pagina's) ingezonden door Olaf van Haperen, Kneppelhout & Korthals N.V. én Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek.

In navolging van IEF 9132. Auteursrecht. Merkenrecht. Met de volgende leeswijzer: Conclusies in de zaken rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en 4.1.3 alléén in 11/04114). "Mijn conclusie strekt tot verwerping van zowel het principale als het incidentele beroep".

Inhoudsopgave:
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6)
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.11)
3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1. - 3.10)
4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader
4.A. nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 - 4.24)
4.A.a. De 'werktoets': algemeen
4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen
4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.e. Wissenwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium
4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrecht
4.A.g. Synthese van het voorafgaande

4.B. Unierecht (nrs. 4.25 - 4.40)
4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving
4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU
4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55)
5. Bespreking van de cassatiemiddelen
5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.2.1 - 5.17)
5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s. (nrs. 5.18 - 5.35.7)
6. Conclusie

Conclusie A-G Verkade HR 5 oktober 2012, nr. 11/04114 (Hauck GmbH & Co. KG tegen Stokke c.s.)

Hauck Alpha

Stokke

Conclusie (van 96 pagina's) ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek.

Auteursrecht. Merkenrecht. Met de volgende leeswijzer: De conclusies in de zaken rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en 4.1.3 alléén in 11/04114). Aan het Hof van Justitie van de EU zouden een zevental vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd.

Inhoudsopgave:
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6)
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8)
3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1. - 3.10)
4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader
4.A. nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 - 4.40)
4.A.a. De 'werktoets': algemeen
4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen
4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.e. Wissenwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium
4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrecht
4.A.g. Synthese van het voorafgaande
4.B. Unierecht
4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving
4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU
4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55)
5. Bespreking van de cassatiemiddelen
5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.1.1 - 5.25.2)
5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s. (nrs. 5.26 - 5. 67)
6. Vragen van uitleg
7. Conclusie

Aan het Hof van Justitie van de EU zouden de volgende vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd:

1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1 aanheft en onder e (i) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, om:
(a) een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, waarbij onontbeerlijk verstaan moet worden als: afwezigheid van een (realistisch) alternatief?; of is daarvan reeds sprake
(b) in geval van een of meer (wezenlijke) gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt;
of
(c) geldt een nog andere uitleg?

2.Voor zover het antwoord op vraag 1 geheel of gedeeltelijk zou blijken samen te vallen met het antwoord op vraag 3, in hoeverre zijn de antwoorden op de vragen 4 t/m 6 van belang voor de (nadere) uitleg van de in vraag 1 bedoelde uitsluitingsgrond?

3. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek.

4. Is van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van even bedoeld voorschrift:
(a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met eigenschappen als: veilig, degelijk, duurzaam, comfortabel en deugdelijk, en (daarom pedagogisch en ergonomisch verantwoord), of
(b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met : het design (esthetische aantrekkelijkheidswaarde, aantrekkelijk uiterlijk, fraaie vormgeving e.d.))?

5. Is voor de beantwoording van vraag 4 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde al "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

6. Indien het antwoord of vraag 5 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

7. Laat het systeem van art. 3 lid 1, aanhef en onder e van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, toe dat de bevoegde instantie, gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRI en het daarin nagestreefde algemeen belang, kan oordelen dat de gedeeltelijke voldoening aan telkens een meerdere sub criteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm?

Conclusie
Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par. 6 van deze conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Op andere blogs:
NautaDutilh (Dutch Supreme Court expected to refer further questions regarding shape marks to CJEU)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 oktober 2012, zaaknr. 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF (Kinderdagverblijf Bambini B.V. voor haar museumactiviteiten h.o.d.n. TORTURE MUSEUM tegen Aquaris B.V.)

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Christine Diepstraten, Bingh Advocaten B.V..

Beschrijvende handelsnaam. Merkenrecht, internationale bekendheid, geen inburgering.

Bambini exploiteert aan het Singel in Amsterdam een museum voor middeleeuwse martelwerktuigen en gebruikt de handelsnaam MEDIEVAL TORTURE MUSEUM en bezit het beeldmerk TORTURE MUSEUM. Aquaris heeft eveneens een museum, maar is gevestigd aan het Damrak voor soortgelijke werktuigen en gebruikt de naam MUSEUM OF MEDIEVAL TORTURE INSTRUMENTS. Bambini vordert dat de handelsnaam en merkrechten van Bambini worden erkend en dat Aquaris het gebruik van de overeenstemmende namen en tekens zal staken. Raadpleging van de website leidt tot de conclusie dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de naam MEDIEVAL TORTURE MUSEUM, maar van MUSEUM OF MEDIEVAL TORTURE INSTRUMENTS, deze naam is ingeschreven in het KvK-register.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de namen MEDIEVAL TORTURE en MEDIEVAL TORTURE MUSEUM een zeer beschrijvende handelsnaam is, derhalve komt de naam MEDIEVAL TORTURE MUSEUM geen handelsnaamrechtelijke bescherming toe. Ondanks de internationale bekendheid, is er geen sprake van inburgering. De figuratieve beeldkenmerken hebben een geringe onderscheidende kracht. De totaalindruk van het teken van Aquaris is afwijkend van de totaalindrukken van de beeldmerken van Bambini. De vorderingen van Bambini worden afgewezen.

Op andere blogs:
DomJur 2012-903 (Bambini – Aquaris)
IE-Forum (Noot bij Vzr. Rechtbank Amsterdam Torture musea)

Hof 's-Gravenhage 2 oktober 2012, LJN BX8708 (Leidseplein beheer tegen Netcom Service)

Leidseplein-merken

Buldog-pornowebsite

Butch the bulldog (1940)

Uitspraak mede ingezonden door Michiel Ellens, Teurlings & Ellens Advocaten.

IE; merkenrecht; The Bulldog bekend merk? Vereisten voor het leggen van een verband; eisen aan bewijsaanbod.

In navolging van IEF 2110, over de verhouding WIPO-arbitrage [D2004-0174] versus nationale rechtspraak, de geldige reden en de reputatie van bepaalde waren en diensten. [Netcom service] vorderde en kreeg i.c. een verklaring voor recht dat de domeinnamen bulldog.com en buldog.com, waarop pornografische waren en diensten werken aangeboden, geen inbreuk maken op enige merk- en/of handesnaam- en/of enige andere rechten van Leidseplein beheer.

Na het tussenarrest LJN BP7954, volgt dit eindarrest: Het gaat in de onderhavige zaak om de vraag of [geïntimeerde] inbreuk maakt op de merkrechten van [appellant] door gebruik te maken van de tekens 'buldog' en/of 'bulldog'. [geïntimeerde] heeft gebruik gemaakt van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com om onder deze domeinnamen pornografische waren en diensten aan te bieden. De grieven leiden niet tot vernietiging en het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd. In het midden kan blijven of, c.q. hoe lang [appellant] gebruik van de tekens 'bulldog' en 'buldog' heeft gedoogd en of sprake is van rechtsverwerking.

Appellant heeft nader bewijs aangeboden omtrent de bekendheid van de The Bulldog-merken. Andere feiten dan genoemde bezoekersaantallen en publicaties acht het hof onvoldoende, voor zover een marktonderzoek werd aangeboden, had hij deze zonder nadere instructie moeten overleggen.

Een van oorsprong uniek merk kan verwateren (onder verwijzing naar HR 3 februari 2012, IEF 10862). De illustratie van het beeldmerk is in allerlei varianten op het internet te vinden als clipart en de buldog is geënt op een stripfiguur die in 1940 door Walt Disney is ontworpen. Het publiek dat kennisneemt van het gebruikte teken zal geen verband leggen met de merken van appellant.

Wat betreft de stelling dat geïntimeerde heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merk The Bulldog ligt de bewijslast bij appellant. Deze heeft echter geen bewijs van bedoelde stelling aangeboden.

In citaten

Is The Bulldog een bekend merk?
6.6. [appellant] heeft nader bewijs aangeboden van "haar stellingen omtrent de bekendheid van de The Bulldog merken, onder meer door het horen van nader op te geven getuigen". Voor zover wordt aangeboden getuigen te doen horen is het bewijsaanbod onvoldoende gespecificeerd. Een bewijsaanbod dient feiten en omstandigheden aan te wijzen waaromtrent men getuigen wenst te horen. 'Bekendheid' in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder c. BVIE is een juridische kwalificatie. Een bewijsaanbod terzake dient derhalve feiten en omstandigheden aan te wijzen waaruit die kwalificatie kan volgen. Andere feiten en omstandigheden dan de genoemde bezoekersaantallen en publicaties - die het hof onvoldoende acht - zijn evenwel niet gesteld. Voor zover [appellant] (gelet op de aanduiding "onder meer") daarmee tevens het oog heeft op nadere schriftelijke stukken, zoals een marktonderzoek, had hij deze zonder nadere instructie moeten overleggen.

6.7. Het voorgaande brengt mee dat [appellant] uitsluitend voor zover zijn merken worden gebruikt ter onderscheiding van in coffeeshops geleverde waren en diensten bescherming kan ontlenen aan artikel 2.20 lid 2 onder c. BVIE, mits voldaan wordt aan de overige, in die bepaling gestelde voorwaarden. Met betrekking tot dat laatste overweegt het hof als volgt.

Legt het publiek een verband?
7.4. In het kader van de mate van onderscheidend vermogen van het merk is niet alleen van belang of en in hoeverre het merk beschrijvend is voor de aangeboden waren en diensten (dat is het in dit geval niet), maar ook de mate waarin met dat merk overeenstemmende tekens voor soortgelijke of andersoortige waren en diensten worden gebruikt, met andere woorden: de 'uniciteit' van het teken. Daarbij kan een van oorsprong uniek merk zijn 'verwaterd' (vgl. HR 3 februari 2012, NJ 2012, 92 inzake [appellant]/Redbull). (...) Daarbij wijst [geïntimeerde] erop dat de illustratie in allerlei varianten op internet te vinden is als 'clipart'. Hij heeft van zowel het gebruik van 'bulldog' als woordmerk, als van het gebruik als clipart voorbeelden overgelegd. Ter verklaring van dit gebruik stelt [geïntimeerde] dat de afbeelding van een buldog van het soort als door [appellant] gebruikt geënt is op een stripfiguur die in 1940 door Walt Disney is ontworpen.

7.5. De overeenstemming tussen merk en teken en de (veronderstelde grote mate van) bekendheid van het merk bij het publiek waarvoor de door [appellant] onder dat merk in coffeeshops aangeboden waren en diensten bestemd zijn enerzijds afwegend tegen de niet-soortgelijkheid van de door [appellant] onderscheidelijk [geïntimeerde] aangeboden waren en diensten, het verschil in doelgroep en de geringe mate van uniciteit van het merk anderzijds, is het hof van oordeel dat niet kan worden geconcludeerd dat het publiek dat kennisneemt van het door [geïntimeerde] gebruikte teken een verband zal leggen met de merken van [appellant].

Ongerechtvaardigd voordeel/afbreuk?
8.3. [geïntimeerde] heeft dat betwist. Met betrekking tot de keuze voor de woorden 'bulldog' en 'buldog' heeft hij verklaard dat hij een generieke naam wilde, die niet direct verwijst naar porno en gemakkelijk te onthouden is door een internationaal publiek. Anderzijds wordt de term 'bulldog' impliciet wel gekoppeld aan de sexindustrie, aldus [geïntimeerde] (CvR/CvA 65). Ter onderbouwing van deze stelling heeft [geïntimeerde] een groot aantal screenprints overgelegd waaruit dat laatste blijkt (productie 19). [appellant] heeft dit niet betwist. Zoals het hof hiervoor, onder 7.4 heeft overwogen, heeft [appellant] evenmin betwist dat zowel het woord 'bulldog', als op zijn beeldmerk gelijkende illustraties veelvuldig worden gebruikt en dat genoemde illustraties als clipart op internet te vinden zijn. Hij heeft daarbij erkend dat een aantal van de door [geïntimeerde] overgelegde afbeeldingen afkomstig is van [appellant] (CvD/CvR 83). In dit licht bezien is de stelling van [geïntimeerde] dat hij de in 2003 op zijn website geplaatste afbeelding als clipart van internet heeft gehaald niet onaannemelijk.

Gelet hierop staat voor het hof geenszins vast dat [geïntimeerde] bij de registratie van de domeinnamen of later, bij de wijze van gebruik van zijn websites en/of het deponeren van zijn merken heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merken The Bulldog van [appellant]. Het gebruik van het Engelse lidwoord "The" is zo weinig onderscheidend dat daaruit geen andere conclusie volgt.

8.4. Wat betreft de stelling dat [geïntimeerde] heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merk The Bulldog ligt de bewijslast bij [appellant]. Deze heeft echter geen bewijs van bedoelde stelling aangeboden.

Geldige reden?
9. De vraag of [geïntimeerde] een geldige reden had en of het vonnis waarvan beroep op dit punt juist is behoeft gelet op het voorgaande geen beoordeling. Volledigheidshalve wijst het hof erop dat in de hiervoor onder 7.4 genoemde zaak [appellant]/Redbull door de Hoge Raad prejudiciële vragen zijn gesteld over de communautaire betekenis van dat begrip.

Nietigheid van de merkrechten van [geïntimeerde]?
10. Gelet op het voorgaande kan de vordering tot nietigverklaring van de merkrechten van [geïntimeerde] wegens rangorde niet slagen. De gronden daarvoor zijn immers dezelfde als de inbreukgronden (artikel 2.28 lid 3, onder a. jo. artikel 2.3 BVIE).

Op andere blogs:
DomJur 2012-896

Rechtbank 's-Gravenhage 3 oktober 2012, zaaknr. 375147 / HA ZA 10-3246 (Red Bull GmbH tegen Automobili Lamborghini S.P.A.)

Met dank aan Lars Bakers & Christine Diepstraten, Bingh Advocaten.

Merkenrecht. Na het tussenvonnis IEF 10291, waaruit een bewijsopdracht voortvloeit. Het aanbrengen van de Red Bull-merken op Formule 1-auto's en racevliegtuigen levert geen normaal gebruik op van de Red Bull-merken voor auto's of vliegtuigen. Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van de Red Bull-merken op racemotoren van andere fabrikanten dan KTM. Uit hetgeen Red Bull aanvoert volgt immers dat deze motorfietsen niet worden aangeboden. Er wordt hiermee geen afzet gezocht voor de waar motorfietsen noch is het doel onder de merken bestaande afzet van de waar motorfietsen te behouden. Voor zover dit gebruik betrekking heeft op andere waren of diensten dan motorfietsen die rechtstreeks verband houden met de waar motorfietsen, heeft te gelden dat dergelijk gebruik alleen in aanmerking komt als normaal gebruik voor motorfietsen indien dit gebruik betrekking heeft op reeds onder de merken op de markt gebrachte motorfietsen en dient om aan de behoeften van de afnemers van die motorfietsen te voldoen. De slotsom is dat Red Bull geen normaal gebruik heeft gemaakt van de Red Bull-merken voor de waren in klasse 12 (zijnde voertuigen).

De rechtbank verklaart de rechten van Red Bull vervallen voor zover deze betrekking hebben op de Benelux en zij beveelt de doorhaling.

2.19 Zoals in het tussenvonnis voor de in 4.8 onder b. en c. omschreven situaties reeds is geoordeeld, wordt door het aanbrengen van de Red Bull-merken op Formule 1-auto's en racevliegtuigen (verwijzen wordt naar 4.12 van het tussenvonnis). Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van de Red Bull-merken op racemotoren van andere fabrikanten dan KTM. Uit hetgeen Red Bull aanvoert volgt immers dat deze motorfietsen niet worden aangeboden. Er wordt hiermee geen afzet gezocht voor de waar motorfietsen noch is het doel onder de merken bestaande afzet van de waar motorfietsen te behouden. Voor zover dit gebruik betrekking heeft op andere waren of diensten dan motorfietsen die rechtstreeks verband houden met de waar motorfietsen, heeft te gelden dat dergelijk gebruik alleen in aanmerking komt als normaal gebruik voor motorfietsen indien dit gebruik betrekking heeft op reeds onder de merken op de markt gebrachte motorfietsen en dient om aan de behoeften van de afnemers van die motorfietsen te voldoen. Dat daarvan sprake is, is niet concreet onderbouwd door Red Bull.

2.20 Uit het voorgaande volgt dat Lamborghini is geslaagd in het haar opgedragen bewijs.(...)

Lees de grosse HA ZA 10-3246, en een afschrift.

Op andere blogs:
KvdL (Rechtbank volgt (bij uitzondering) marktonderzoek: Red Bull niet in gebruik als merk voor motoren)

HvJ EU 28 Juni 2012, zaak C-599/11 (Tofutown.com GmbH tegen Meica GmbH)

In navolging van de beslissing van het Gerecht EU (IEF 10196), waarin zij de beslissing van het OHIM vernietigt, want er is door het OHIM ten onrechte aangenomen dat er geen verwarringsgevaar tussen TOFUKING en CURRYKING bestaat. Deze hogere voorziening gaat met name over het verwarringsgevaar tussen de aanvrage van het merk 'TOFUKING' van Tofutown tegen het nationale en gemeenschapswoordmerk woordmerk 'CURRY KING' van Meica.

Het HvJ EU volgt het Gerecht in het oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar omdat het in casu dezelfde soort producten betreft en het woord "King" dominant is in de merknamen van TOFUKING en CURRYKING. Het HvJ EU gaat daarom niet mee in het verzoek van Tofutown dat de woorden 'Tofu' en 'Curry' een voldoende onderscheidend karakter van elkaar hebben. De hogere voorziening van Tofutown wordt afgewezen.

Dit volgt uit de overwegingen:

33. Ferner haben die Rechtsmittelführerin und das HABM nicht dargetan, dass dem weitgehend beschreibenden Charakter des Begriffs „King“, der die Qualität der Ware im Sinne von „der Beste in einem Bereich“ bezeichnet, ein besonders kennzeichnungskräftiger oder dominanter Charakter der Begriffe „Curry“ und „Tofu“ gegenüberstünde. Die in den Randnrn. 25 und 39 des angefochtenen Urteils dargestellte Tatsachenwürdigung durch das Gericht, die zu überprüfen ebenfalls nicht Sache des Gerichtshofs ist, hat ergeben, dass beide Begriffe jeweils eine Art von Nahrungsmittel bezeichnen.

34 Unter diesen Umständen kann nicht gerügt werden, dass das Gericht bei seiner Prüfung des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen den Begriffen „Curry“ und „Tofu“ am Anfang dieser Zeichen einerseits und dem gemeinsamen Begriff „King“ an ihrem Ende andererseits mehr oder weniger gleiche Beachtung geschenkt hat.

35 Daraus folgt eindeutig, dass das Gericht, ohne einen Rechtsfehler zu begehen, zu dem Ergebnis kommen durfte, dass die Gefahr besteht, dass der Verbraucher glauben könnte, die von den Zeichen „TOFUKING“ und „Curry King“ erfassten Waren stammten vom selben Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

37 Daher ist das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Op andere blogs:
Alicante news (case C-599/11p)

Ingezonden namens de Voorzitter Commissie Wetgeving, Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht.

De BMM-wetgevingscommissie heeft kennis genomen van de mededeling van het BBIE als reactie op het IP Translator-arrest van het Hof van Justitie van de EU van 19 juni 2012. Het BBIE publiceerde haar zienswijze op 22 augustus jl. (hier vindt u de link naar de mededeling). De wetgevingscommissie heeft het standpunt van de BMM verwoord in het document dat u hier kan raadplegen (BMM Reactie aan BBIE IP Translator) en hoopt spoedig hierover in dialoog te kunnen gaan met het BBIE.

0. Introductie
1. Gebruik van enkel "class-headings" of "class headings" met een aanvulling
2. Gebruik delen uit "class-headings"
3. Ingangsdatum nieuwe classificatieregels
4. Conclusie

De BMM is verheugd te vernemen dat het BBIE een duidelijk standpunt wenst in te nemen over hoe de classificatiepraktijk er nu uit gaat zien na de uitspraak van het Hof van Justitie in de IP-Translator zaak van 19 juni jl. (C-307/10).

Hoe kan voldaan worden aan het gestelde vereiste dat de producten en/of diensten waarvoor bescherming gevraagd wordt middels de classificatie voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn omschreven? En wel zodanig dat de bevoegde autoriteiten en marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen.

Bij de interpretatie en toepassing van de classificatie zal het BBIE uiteraard uitgaan van de Nice classificatie zoals deze wordt beheerd door WIPO. Daarnaast wordt door het BBIE tevens gebruik gemaakt van de alfabetische lijst van waren en diensten, zoals dit instrument eveneens onder auspiciën van WIPO bestaat.

Gebruik van enkel "class-headings" of "class headings" met een aanvulling
Wanneer de aanvrager ervoor kiest om alle waren en diensten van de alfabetische lijst van een klasse te willen opnemen, dient de aanvrager naast gebruik van de "class heading", de tekst "deze aanvraag heeft betrekking op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren / diensten" op te nemen. Het BBIE geeft aan vervolgens ambtshalve de alfabetische lijst toe te voegen aan de aanvraag.

De BMM meent , vanuit praktisch oogpunt, dat bij een eerste lezing direct duidelijk moet zijn dat, en welk deel van, de opgesomde lijst van waren of diensten overeenkomt met de alfabetische lijst van waren en diensten voor de Nice classificatie. Dit komt de overzichtelijkheid en het sneller kunnen beoordelen van classificaties, bijvoorbeeld in geval van een merkonderzoek, ten goede. Bijgevolg stelt de BMM voor dat, ingeval de aanvraag betrekking heeft op de volledige alfabetische lijst, de betrokken waren en diensten worden weergegeven met gebruikmaking van een bijzonder kenmerk, zoals een bijzonder lettertype of vette letters, zodat snel duidelijk wordt dat de lijst van waren of diensten overeenstemt met de alfabetische lijst.

Bijkomend, indien de alfabetische lijst overeenstemmend met de "class heading" aangevuld wordt met specifieke waren of diensten stellen wij voor dat de alfabetische lijst altijd in eerste instantie wordt vermeld.

Gebruik delen uit "class-headings"
Verder zegt het Hof van Justitie "in het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld."

Het is niet helemaal duidelijk hoever deze verplichting gaat. Vervalt hiermee elke mogelijkheid om een algemene term uit een klasse-titel ("class-heading") in een classificatie op te nemen, tenzij dit gevolgd wordt door een nadere precisering? Of is het in sommige gevallen wel toegestaan de algemene term uit een klasse-titel op te nemen? En zo ja, onder welke omstandigheden wel en wanneer niet?

Ingangsdatum nieuwe classificatieregels
Een andere niet onbelangrijke vraag is vanaf wanneer deze nieuwe wijze van klasseren ingaat of is ingegaan? Geldt dit bijvoorbeeld ook voor bestaande merkregistraties (middels herclassificatie bij vernieuwing) of is dit in gegaan voor alle nieuwe depots van na 19 juni 2012, de datum van de uitspraak van het Hof van Justitie of voor depots van na 22 augustus, de datum van de Mededeling van het BBIE? Daarbij, is er ook voorzien in een regeling voor hangende merkaanvragen die nog niet tot een registratie hebben geleid? Een andere mogelijkheid is dat deze nieuwe classificatieregels pas ingaan als het Taxonomie-classificatie systeem van OHIM een definitieve vorm heeft gekregen.

Hierin geeft het BBIE vooralsnog geen duidelijk inzicht.

Conclusie
Het moge duidelijk zijn dat de voorgestelde wijzigingen een behoorlijke impact op de praktijk zullen hebben. Dit zal wellicht ook afhangen van de wijze waarop deze wijzigingen daadwerkelijk vorm gaan krijgen. Graag zou de BMM, als beroepsvereniging van juridische specialisten actief op het terrein van het merkenrecht, hierin nog meer duidelijkheid krijgen. In dit verband wil de BMM dan ook graag met het BBIE van gedachten wisselen over de mogelijke praktische consequenties waar de praktijk zich nu voor gesteld ziet naar aanleiding van de uitspraak in de IP-Translator zaak.

Uw reactie zien wij dan ook met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de BMM,

Voorzitter Commissie Wetgeving