Alle rechtspraak  

Hof van Beroep Brussel 22 november 2013, 2012/AR/3311 (Stada Arzneimittel tegen BBIE - LACTOFLORA)
Merkenrecht. Absolute weigeringsgrond. Stada heeft internationaal woordmerk LACTOFLORA ingeschreven. Haar beroep richt zicht tegen de definitieve weigering van de inschrijving van het woordmerk LACTOFLORA voor de producten en diensten in klasse 5 (farmaceutische producten). De combinatie van twee gebruikelijke (Latijnse) termen vormen geen ongewoon teken op ten opzichte van de producten waarvoor het is bedoeld. Bovendien wordt de term lactoflora al gebruik in de markt van voedingssupplementen.

5. L’OBPI expose que le signe <<Lactoflora>> est constitue sur base de la simple juxtaposition du préfixe usuel <lacto> et de la denomination générique <<flora>>. et désigne dans son ensemble l’espèce, la qualité ou la destination des produits visés en classe 5.

9.(...) Le prefix << lacto >> est issu du mot latin << lac-lactis >> qui signifie << lait >>. Ce terme est largement utilisé dans le langage courant en référence au << lait >> en raison notamment de l'intolérance d'une partie de la population au lactose, enfants ou adultes. (...)

12. Des lors que la cour a dit que le signe en cause est descriptif, il est sans utilité de verifier s’il est éventuellement distinctif. Du reste, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 3, par. 1, c) de la directive, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif an regard de ces mémes produits ou services au sens de la méme disposition sous b) de Ia directive (CJ.C.E., 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99, point 86).

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Maestro tegen Maestro de Oliva
B) SOLVO wint van VOLVO
C) ECOFORCE tegen ECO FORTE
D) Absolute weigeringsgrond VALORES DE FUTURO, slogan niet ter onderscheiding van dienst

Gerecht EU 5 december 2013, zaak T-3/12 (Maestro de Oliva) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen „Maestro de Oliva” voor waren van de klassen 29 en 30, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1612/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 september 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie van de houder van het nationale woordmerk „MAESTRO” voor waren van de klassen 29 en 30 is afgewezen. Het beroep wordt afgewezen, er zijn door de kamer van beroep geen fouten gemaakt in de vergelijking en er bestaat verwarringsgevaar. [overwegingen 67, 77, 84, 88].

Gerecht EU 5 december 2013, zaak T-394/10 (SOLVO - VOLVO) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement "SOLVO" voor waren van klasse 9 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 861/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 juni 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van de communautaire en nationale woord- en beeldmerken met het woordelement "VOLVO" voor waren van onder meer de klassen 9 en 12. Het beroep wordt toegewezen, er is geen verwarringsgevaar. Dat consumenten software mondeling bestellen, betekent niet dat zij niet geconfronteerd worden met het visuele merk. Anders dan het OHIM, oordeelt het Gerecht EU dat de visuele verschillen de fonetische overeenstemming overstemmen.

37 OHIM’s argument that the software in question may be ordered orally is irrelevant since consumers will inevitably be faced with the image of the sign applied for during the selection process, with the result that the doubts which the phonetic similarities may have given rise to regarding the commercial origin of the goods will be dispelled by the readily perceptible visual differences which distinguish the signs at issue. In any event, it is apparent from the case-law cited in paragraph 30 above that the phonetic aspect of the comparison of the signs retains its importance only if the consumer is not usually able to compare the signs visually during the process of selecting the product.

Gerecht EU 6 december 2013, zaak T-361/12 (ECOFORCE) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „ECOFORCE” voor waren van klasse 3, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 851/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 juni 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dit merk is geweigerd in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk met de woordelementen „ECO FORTE” voor waren van de klassen 1, 3 en 5. Het beroep wordt afgewezen.

Gerecht EU 6 december 2013, zaak T-428/12 (VALORES DE FUTURO) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 2299/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 juli 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het woordmerk „VALORES DE FUTURO” (vertaald: waarden van de toekomst) in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 16, 36 en 41. Het beroep wordt afgewezen. Het teken, dat meer doet denken aan een slogan, zou niet ter onderscheiding van diensten kunnen dienen en stuit daarmee op een absolute weigeringsgrond.

44 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts de la Cour du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Rec. p. I‑6959, point 40 ; OHMI/Erpo Möbelwerk, point 42 supra, point 41, et Audi/OHMI, point 42 supra, point 35 ; arrêts Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 15, et Inspired by efficiency, point 42 supra, point 19). D’ailleurs, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes lors de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 42 supra, points 32 et 44 ; Audi/OHMI, point 42 supra, point 36 ; Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 16, et Inspired by efficiency, point 42 supra, point 19). Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que celui de marques d’autres catégories (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 42 supra, point 24 ; Audi/OHMI, point 42 supra, point 37, et Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 17).

45 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 42 supra, point 20 ; du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, Rec. p. II‑1023, point 25 ; du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 25 ; du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE-RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 66, et Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 22].

46 En revanche, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle (arrêt Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 22). Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, point 30, et la jurisprudence citée, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée].

62 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe VALORES DE FUTURO, faute de caractère distinctif, n’était pas en mesure de servir d’indication de l’origine commerciale pour les services concernés dans l’esprit du public pertinent et, partant, se heurtait au motif absolu de refus édicté par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 10 oktober 2013, zaak C-535/13 (Honda Giken Kogyo tegen Patmandi) -
dossier
Merkenrecht. Internationale uitputting. GATT en TRIPS. Parallelimport. Vrije handel. Verzoekster is fabrikant en distributeur van (met name) auto’s onder de naam Honda Motor Co Ltd. In Griekenland is zij houdster van diverse (inter)nationaal rechtsgeldig ingeschreven merken. In Griekenland worden haar producten geïmporteerd door AEBE die de producten via haar officiële distributienetwerk verspreidt. Zij verwijt Patmanidi dat zij parallelimporten verrichten van door verzoekster voor de Aziatische markt geproduceerde producten en dat daarvoor nooit toestemming is verleend. Zij meent dat dit afbreuk doet aan de functies (garantie, reclame en herkomst) van haar merk en het distributiestelsel ondermijnt. Verzoekster eist dan ook dat verweerster invoer en verkoop staakt en dat het haar verboden wordt dit in de toekomst nog te doen.

De Griekse rechter wijst er in zijn beschikking op dat het HvJ EU in vaste rechtspraak (over artikel 85 en 86 EEG) parallelimporten van merkproducten uit landen buiten de EER onrechtmatig heeft geoordeeld op de grond dat artikel 7 van de richtlijn 2008/95 een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten bevat, en de lidstaten niet toestaat om in hun nationaal recht de internationale uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen, dit om de interne marktwerking niet te verstoren. Evenmin kan uit de TRIPs-overeenkomst een doorslaggevend argument worden afgeleid ten gunste van een beginsel van de internationale uitputting van het merkrecht. De verwijzende rechter stelt vast dat het HvJ EU nog niet in de gelegenheid is geweest zich te buigen over toepassing van VWEU art. 101 en 102 op gevallen van parallelimporten uit landen buiten de EER. Hij stelt het HvJ EU de volgende vragen:

“Wat is de omvang van de werkingssfeer van artikel 7 van richtlijn 89/104/EEG (thans artikel 7 van richtlijn 2008/95/EG) en artikel 13 van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 13 van verordening (EG) nr. 207/2009] met betrekking tot het recht van de merkhouder om de parallelle import in de EU en de EER van zijn oorspronkelijk in een land buiten de EU of de EER gefabriceerde of op de markt gebrachte producten te verbieden, met name wanneer het gaat om producten die, zoals het geval is bij allerlei onderdelen van motorvoertuigen, worden gekenmerkt door een ruime winstmarge en een grote neerwaartse druk op de prijzen als blijkend uit grote fluctuaties in het prijsbeleid, en/of waarbij parallelimporten kunnen leiden tot aanzienlijke dalingen van de prijzen voor de eindverbruiker in het voordeel zowel van hem als van de mededinging, in het licht van de volgende bepalingen, afzonderlijk en in onderling verband beschouwd:
a) de artikelen 101 en 102 VWEU,
b) de artikelen I, XI, lid 1, ΙΙΙ, lid 4, en XX, sub d, van de GATT-overeenkomst van 1994 en van deze overeenkomst in het algemeen, en
c) de artikelen I en [Χ]XIV van de GATT-overeenkomst van 1994, en, in het bijzonder, wordt door deze laatste bepalingen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95/EU en artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 uitgebreid tot producten die op de markt worden gebracht in staten die partij zijn bij de GATT-overeenkomst van 1994, [en] doen zich in dat geval vraagstukken van wederkerigheid tussen deze bepalingen voor?”

HR 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1613 (Makro tegen Diesel)
Uitspraak mede ingezonden door Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap.
Zie eerder IEF9158 en IEF10868. Merkenrecht. Uitputting. Economische verbondenheid. In citaten: Hoewel tussen Diesel en Cosmos een economische verbondenheid bestond als bedoeld in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, Makro c.s. zich niet met vrucht op uitputting kunnen beroepen, en dat zij door het verhandelen van die schoenen bijgevolg merkinbreuk hebben gepleegd (r.o. 3.2).

Gelet op het antwoord op vraag 2 in het Copad-arrest, ontbreekt bij handelen in strijd met een dergelijke bepaling door de licentienemer, toestemming in de zin van art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn, zodat van uitputting dus geen sprake is. Er is geen grond aan te nemen dat daarvoor bij een beding met een strekking als het onderhavige tevens is vereist dat het merk gebruikt is voor schoenen die niet zouden voldoen aan de kwaliteitseisen. Voldoende is dat een dergelijk beding – een ‘proefpartij-clausule’ – ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de schoenen te controleren. Dat de merkhouder deze kwaliteitscontrole (in voorkomende gevallen) ook langs andere wegen kan realiseren, doet daaraan niet af. (r.o. 3.4.3)

De Hoge Raad verwerpt het beroep [anders: Conclusie AG].

3.4.2 (...) Als uitvloeisel van een en ander heeft het HvJEU vraag 2 als volgt beantwoord:
“Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, moet aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.”

3.4.3 Het hof heeft (in rov. 13) geoordeeld dat de 1994-overeenkomst en 1994-machtiging inhouden dat, voordat Flexi Casual van het merk Diesel voorziene schoenen van eigen makelij mag gaan vervaardigen en distribueren, zij de resultaten van de testverkopen eerst aan Diesel moet hebben voorgelegd, zodat Diesel/Difsa de kwaliteit daarvan kan controleren, en dat deze aldus een bepaling behelzen inzake de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren. In het licht van punt 22 en 23 van het Copad-arrest moet worden aangenomen dat een dergelijk beding een bepaling is als bedoeld in art. 8 lid 2 Merkenrichtlijn, derhalve een beperking die – in de formulering van de beantwoording van vraag 2 in dat arrest: – ‘overeenkomt’ (Engels: ‘is included’, Frans: ‘correspond à’, Duits: ‘entspricht’) met een van de in art. 8 lid 2 bedoelde bepalingen, te weten een bepaling ‘inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren’. Gelet op het antwoord op vraag 2 in het Copad-arrest, ontbreekt bij handelen in strijd met een dergelijke bepaling door de licentienemer, toestemming in de zin van art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn, zodat van uitputting dus geen sprake is. Er is geen grond aan te nemen, zoals het onderdeel wil, dat daarvoor bij een beding met een strekking als het onderhavige tevens is vereist dat het merk gebruikt is voor schoenen die niet zouden voldoen aan de kwaliteitseisen. Voldoende is dat een dergelijk beding – een ‘proefpartij-clausule’ – ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de schoenen te controleren. Dat de merkhouder deze kwaliteitscontrole (in voorkomende gevallen) ook langs andere wegen kan realiseren, doet daaraan niet af.

3.4.4 Op dit alles stuiten de onderdelen 2.1.2 en 2.1.3 af. Onderdeel 2.1.1 bevat geen klachten.

3.6 Onderdeel 2.1.5 keert zich tegen rov. 11-15, voor zover het hof daarin uitleg heeft gegeven aan de 1994-overeenkomst en -machtiging, zonder acht te slaan op de Spaanse uitspraken en zonder Diesel te bevelen haar Spaanse procesdossier over te leggen. Geklaagd wordt dat het hof heeft miskend dat de arresten van het Hof van Appel te Valencia en het Tribunal Supremo tot bewijs kunnen strekken ten faveure van het standpunt van Makro c.s., nu daaruit blijkt dat Cosmos niet heeft gehandeld in strijd met contractuele bepalingen. Deze klacht faalt. De waardering van de bewijskracht van die uitspraken is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en kan in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het oordeel van het hof is in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.

3.7 Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof (in rov. 3) ten onrechte heeft geoordeeld dat de Spaanse uitspraken in deze procedure alleen in zoverre een rol spelen dat daaraan informatie kan worden ontleend over de inhoud van het Spaanse recht en klaagt dat het verlangen (van Makro c.s.) om overlegging door Diesel van haar procesdossier op de voet van art. 22 en 843a Rv niet is gehonoreerd. Deze klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Het hof kon, in het licht van hetgeen het (in rov. 3 en 17) had overwogen en van de volgens rov. 4 van het tussenarrest tot uitgangspunt te nemen feiten, zonder schending van enige rechtsregel, tot het in rov. 18 neergelegde oordeel komen dat voor een zodanig bevel geen grond bestond. Onbegrijpelijk is dat oordeel niet.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Onvoldoende bespreking van bewijs van gebruik middels export
B) OHIM had de opmerkzaamheid van het in publiek relatief hoog ingeschat
C) vitaminaqua tegen VITAMINWATER

Gerecht EU 28 november 2013, zaak T-34/12 (HERBA SHINE) - dossier
A) Beroep ingesteld door de houder van de nationale, internationale en communautaire woordmerken „HERBACIN”, voor waren van klasse 3, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2255/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt merken, tekeningen en modellen) van 22 november 2011, houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „HERBA SHINE”, voor waren van klasse 3, in te schrijven in het kader van de oppositie die door verzoekster is ingesteld.

Het beroep wordt toegewezen; het bewijs van gebruik (middels export) is door het OHIM onvoldoende meegenomen in haar beslissing. Het behoort niet tot de taken van het Gerecht EU de beoordeling van die stukken nu voor het eerst uit te voeren.

44      Die Klägerin legt die angefochtene Entscheidung anders aus als das HABM. Während die Klägerin meint, die Beschwerdekammer habe die Bestimmung des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 „ignoriert“ oder „übersehen“, macht das HABM in seiner Klagebeantwortung im Wesentlichen geltend, die Beschwerdekammer habe die von der Klägerin beigebrachten Unterlagen nicht für ausreichend gehalten, um den Nachweis einer Benutzung durch Export zu erbringen.

46      In der mündlichen Verhandlung hat das HABM im Wesentlichen geltend gemacht, dass die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung insoweit nicht habe begründen müssen, da die Klägerin im Verwaltungsverfahren nicht vorgetragen habe, die älteren Marken durch Export benutzt zu haben.

53      Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Laboratoire Garnier zwar vorgetragen hatte, die von der Klägerin vorgelegten Benutzungsnachweise seien nicht ausreichend, und dabei angemerkt hatte, dass nur neun der 30 eingereichten Rechnungen in Mitgliedstaaten der Union gesandt worden seien. Jedoch hatte Laboratoire Garnier nicht geltend gemacht, dass an Empfänger außerhalb der Union ausgestellte Rechnungen nicht zu berücksichtigen seien. Sie hatte jedenfalls kein spezielles Argument vorgebracht, um die Feststellung der Widerspruchsabteilung zu widerlegen, wonach mit den Rechnungen nachgewiesen worden sei, dass die Waren aus Deutschland stammten und für die Ausfuhr ins Ausland bestimmt waren. Selbst wenn man annähme, dass die schriftliche Beschwerdebegründung der Laboratoire Garnier vom 17. Januar 2011 bei der Prüfung der Begründung der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt werden muss, ließen sich diesem Schriftsatz nicht die Gründe entnehmen, aus denen die Beschwerdekammer die an Empfänger außerhalb der Union ausgestellten Rechnungen unbeachtet ließ.

56      Die Prüfung der Frage, ob die von der Klägerin vorgelegten Beweismittel für den Nachweis genügen, dass die in Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind, erfordert jedoch eine Beurteilung sämtlicher von der Klägerin vorgelegter Beweismittel, die von der Beschwerdekammer nicht vorgenommen wurde. Diese Beurteilung erstmals vorzunehmen, ist nicht Aufgabe des Gerichts (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C‑263/09 P, Slg. 2011, I‑5853, Randnr. 72).

Gerecht EU 28 november 2013, zaak T-374/09 (Ganeder) - dossier
B) Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „Ganter” voor waren van klasse 25 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1289/20081 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 juli 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „Ganeder”  voor waren van de klassen 14, 18 en 25. Het beroep wordt toegewezen, de beslissing van het OHIM wordt vernietigd; het OHIM had de opmerkzaamheidgraad van het gebruikelijke publiek relatief hoog ingeschat.

31      Zum Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Randnr. 12 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht davon ausgegangen ist, dass der Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise relativ hoch sei, da es sich bei den fraglichen Waren zwar nicht um solche handele, die vom Verbraucher tagtäglich eingekauft würden, jedoch um solche, die im Alltagsleben unabdingbar seien.

32      Entgegen der Ansicht des HABM sind Schuhe nämlich Massenkonsumgüter, die vom Durchschnittsverbraucher, dessen Aufmerksamkeitsgrad beim Kauf dieser Waren nicht höher als durchschnittlich sein wird, häufig gekauft und verwendet werden. Der Aufmerksamkeitsgrad in Bezug auf diese Waren wird nicht höher als durchschnittlich sein, weil diese Waren weder teuer noch selten sind, ihr Erwerb und ihre Verwendung keine speziellen Kenntnisse erfordern und sie keine schwerwiegenden Auswirkungen auf die Gesundheit, das Budget oder das Leben des Verbrauchers haben (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 25. Mai 2012, Nike International/HABM – Intermar Simanto Nahmias [JUMPMAN], T‑233/10, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 22, und vom 19. April 2013, Hultafors Group/HABM – Società Italiana Calzature [Snickers], T‑537/11, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 23).

33      Daher ist der Klägerin darin zuzustimmen, dass der Beschwerdekammer ein Fehler unterlaufen ist, als sie den Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich der fraglichen Waren und ihrer Marken als relativ hoch eingestuft hat.

Gerecht EU 28 november 2013, zaak T-410/12 vitaminaqua) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „vitaminaqua”  voor waren van de klassen 5, 30 en 32, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 997/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 juni 2012 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie van de houder van onder meer de nationale woordmerken „VITAMINWATER” voor waren van de klassen 5, 30 en 32 is afgewezen. Het beroep wordt afgewezen.

56      Quant à la comparaison conceptuelle, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que les marques en conflit présentaient une similitude, voire une identité.

80      Quant à la comparaison conceptuelle des signes, il a déjà été constaté aux points 57, 58 et 69 ci-dessus que les consommateurs portugais et français connaissent le mot « vitamin » et comprendront aisément que les termes « water » et « aqua » signifient tous les deux « eau ». Par définition, les consommateurs anglophones comprendront également la signification des mots « vitamin » et « water », qui font partie du vocabulaire courant de la langue anglaise. Ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au considérant 43 de la décision attaquée, il est également raisonnable de penser que le public anglophone identifiera le sens du mot « aqua » comme désignant l’eau, ce dernier étant le préfixe de nombreux mots courants de la langue anglaise qui se réfèrent à l’eau.

81      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en constatant une identité conceptuelle entre les marques en conflit au considérant 45 de la décision attaquée, au moins dans une partie de l’Union.

Rechtbank Den Haag 27 november 2013, HA ZA 12-1391 (L&D tegen Julius Sämann)
Uitspraak ingezonden door Lara van Huizen en Linda Brouwer, Bird & Bird.
Merkenrecht. Beeldmerk. Non-usus. Technische uitkomst. L&D is producent van luchtverfrissers voor auto's en is houdster van woord-beeldmerk en vordert de vervallenverklaring en doorhaling van de merken van JSL. Zij vordert tevens verklaring voor recht dat: (a) De vorm van een dennenboom beschrijvend is voor luchtverfrissers (b) de vorm van een dennenboom noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst en (c) dat JSL geen monopolie kan krijgen op het silhouet van een dennenboom. De vorderingen worden afgewezen. Uit het feitelijk gebruik van de merken (zie afbeelding d) en h) volgt instandhoudend gebruik van de overige merken.

Merk niet onderscheidend: Voor zover L&D zich beroept op 2.28 lid 1 sub b BVIE: Dat in de luchtverfrissersbranche vaak gebruik wordt gemaakt van vormen van bomen, bladeren, bloemen en vruchten betekent niet dat de specifieke vormgeving van het JSL merk ieder onderscheidend vermogen mist.

Technisch noodzakelijke vorm: L&D beroept zich erop dat de vorm van JSL in een Amerikaans octrooirecht is beschreven en daardoor dat het vormmerk uitsluitend technisch is bepaald. Onderdeel van het geoctrooieerde voortbrengsel is dat een drager met een punt aan de top die naar beneden toe breder wordt. Het octrooi bevestigt daarmee dat de vorm van het merk elementen bevat die niet bijdragen aan de gestelde technische functie.

Non Usus: Uit het feitelijke gebruik van JSL merken (d) en/of (h) volgt het instandhoudend gebruik van de JSL merken (a) tot en met (c) en (e) tot en met (g). De vordering tot vervallenverklaring is daarom niet toewijsbaar.

Leestips: 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.12, 4.13, 4.22, 4.27

4.4. Bij de beoordeling van de vraag of JSL merk (d) uitsluitend bestaat uit tekens die dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE, dient te worden uitgegaan van de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van luchtverfrissers voor voertuigen. Dat die consument de vorm van een dennenboom opvat als een symbool van frisse geur, ook als dat bijvoorbeeld een citroen- of vanillegeur is, kan niet zonder nadere onderbouwing worden aangenomen. Die onderbouwing ontbreekt echter. L&D heeft in de onderhavige procedure publicaties uit de negentiende en begin twintigste eeuw overgelegd, waaruit blijkt dat het gebruik van de essentiële oliën van dennenbomen als luchtverfrisser toen al bekend was. Dat gegeven betekent echter nog niet dat het relevante publiek een dennenboom tegenwoordig beschouwt als beschrijvend voor geurverfrissing ongeacht welke geur. Ook het feit dat het gebruik van afbeeldingen en vormen van bomen, bloemen, vruchten en bladeren gebruikelijk is in de luchtverfrissers branche, toont niet aan dat het relevante publiek dennenbomen percipieert als beschrijving van frisheid in het algemeen.
4.5. Voor zover L&D ook bedoeld heeft zich te beroepen op artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE, geldt het volgende. Artikel 2.28 lid 1 sub b beoogt het algemeen belang van voorkoming van verwarring bij consumenten te beschermen door te eisen dat een merk het publiek in staat stelt de waren of diensten van de merkhouder te onderscheiden van die van andere ondernemingen1. Gelet op de waar, luchtverfrissers, kan het JSL merk (d) dat bestaat uit het beeld van een gestileerde dennenboom op een sokkel, die functie vervullen. Ook in dit verband is van belang dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat het publiek een dennenboom opvat als beschrijvend symbool voor de waar luchtverfrisser in zijn algemeenheid. Dat er in de luchtverfrissersbranche vaak gebruik wordt gemaakt van vormen van bomen, bladeren, bloemen en vruchten betekent ook niet dat de specifieke vormgeving van JSL merk (d) ieder onderscheidend vermogen mist.

Technisch noodzakelijke vorm
4.6. L&D stelt in de tweede plaats dat JSL merk (d) uitsluitend bestaat uit een vorm die  technisch bepaald is. Bij het gebruik van deze vorm voor de papieren luchtverfrissers van JSL, zorgt de vorm er voor dat de lucht niet in één keer ontsnapt. Door de verpakking aan de bovenkant telkens enigszins verder te openen, kan telkens een iets groter oppervlak van de
luchtverfrisser uit de verpakking worden getrokken, waardoor niet in één keer de lucht van de hele luchtverfrisser vervliegt, aldus L&D.

4.9. L&D heeft zich er op beroepen dat (de oprichter van) JSL voor de vorm van JSL merk (d) het in 2.7 beschreven Amerikaans octrooirecht heeft verkregen. Daaraan verbindt L&D de conclusie dat sprake is van een uitsluitend technisch bepaald vormmerk. Uit de conclusie van het door L&D overgelegde octrooischrift blijkt echter dat het gaat om een octrooi voor
een verpakking die bestaat uit een “flat closed enveloppe (…) with a sealed top end adapted to permit progressive opening thereof” met daarin een “absorbent body having a point at the top and an outline which flares outward toward the bottom”. Als uitvoeringsvoorbeeld is een luchtverfrisser met een dennenboomvorm in de geclaimde verpakking getoond, maar onderdeel van het geoctrooieerde voortbrengsel is alleen een drager met een punt aan de top die naar beneden toe breder wordt. Het  octrooi bevestigt daarmee dat de vorm van JSL merk (d) elementen bevat die niet bijdragen aan de gestelde technische functie. Daarom is er geen sprake van een merk waarvan de onderscheidende vormgevingselementen uitsluitend een
technische functie vervullen.

Nietigheid overige JSL merken
4.12. L&D heeft nog voorwaardelijk de nietigverklaring van de JSL merken (a) tot en met (c) en (e) tot en met (g) gevorderd. Zij stelt deze vordering in onder de voorwaarde dat de rechtbank (met JSL) van mening is dat die merken ook overigens geen onderscheidende elementen bevatten. Daarbij begrijpt de rechtbank de voorwaarde aldus, dat haar oordeel de voorwaarde vormt. Voor de JSL merken (a), (b), (e) en (g) gaat die voorwaarde niet in vervulling, omdat JSL (evenals L&D) blijkens haar processtukken van mening is dat de woordelementen op die JSL merken onderscheidend vermogen hebben. Alleen al daarom komt de rechtbank aan een beoordeling van dat onderscheidend vermogen niet toe. Ten aanzien van JSL merken (c) en (f) geldt dat, voor zover de voorwaarde al in vervulling zou gaan, de vordering niet toewijsbaar is op dezelfde gronden als hiervoor besproken ten aanzien van JSL merk (d).

Non usus
4.13. Tussen partijen is daarnaast in geschil of de JSL merken (a) tot en met (g) normaal zijn gebruikt in de Benelux in een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze procedure. Tussen partijen is niet in geschil dat JSL het JSL merk (h) normaal heeft gebruikt in die periode.

4.29. L&D heeft zich er in deze procedure over beklaagd dat het gevolg van deze slotsom is, dat JSL zich jegens derden op acht verschillende merkinschrijvingen kan beroepen terwijl zij feitelijk maar twee varianten van haar boommerken gebruikt. Dat gevolg acht de rechtbank echter niet strijdig met het in 4.21 weergegeven doel van de mogelijkheid tot instandhoudend gebruik: het aanpassen van het merk aan commerciële eisen, zolang het onderscheidend vermogen van het merk niet wordt gewijzigd.

Hof Den Haag 26 november 2013, zaaknr. 200.109.445/01 (X tegen Dr.Ing. H.C.F. Porsche AG)
Uitspraak ingezonden door Naomi Ketelaar en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap. Merkenrecht. Rangorde. Kwader trouw. X heeft vanaf 2009 diverse Benelux- en Gemeenschapsmerken gedeponeerd bestaande uit het woord PORSCHE voor uiteenlopende diensten. De rechtbank oordeelt [IEF 10771] dat, behoudens voor wat betreft 'broedmachines' in klasse 7, de ingeschreven merken nietig zijn. Er is een grote mate van overeenstemming met de door Porsche geregistreerde merken en er is sprake van soortgelijkheid van waren en diensten van deze ingeschreven merken. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Met grief 1 betoogt X dat het niet relevant is dat X ook de merken SAAB-SPYKER, MAYBELLINE en BREITLING heeft gedeponeerd. Het hof is van oordeel dat deze omstandigheid van belang is voor de beoordeling van het beroep op de kwader trouw.

Met grieven 2 en 3 betoogt X dat er sprake is van een beeldmerk in plaats van een gecombineerd woord-/beeldmerk en dat een woordmerk niet met een beeldmerk kan worden vergeleken. Ook kan er geen sprake is van een depot te kwader trouw, gezien de betekenis in het 'varkenslatijn' van het woord PORSCHE.

Het hof oordeelt dat een vergelijk wel mogelijk is, het PORSCHE-merk bestaat immers uit het woord PORSCHE. Dat in de registratie is gekozen voor een bepaalde grafische vormgeving doet daaraan niet af.

Het BBIE kon in de oppositieprocedure de nietigheidsgrond ex 2.28 lid 3 sub a jo 2.3 sub c BVIE niet toetsen. Bij de beoordeling van de nietigheid van het merk op grond van 2.3 BVIE (rangorde) kan het gebruik van een merk worden verondersteld. Het Porsche-merk is in elk geval in de Benelux bekend en is voor geen van de ingeschreven waren beschrijvend, zodat dit leidt tot een grote onderscheidingskracht. De merkdepots van X komen zowel op grond "b" als grond "c" in rangorde ná het PORSCHE-merk.

X houdt vast aan zijn stelling omtrent de betekenis van het woord PORSCHE, dat varkenslatijn is voor 'varken'. Ook indien juist zou zijn dat X op grond van de gestelde betekenis tot zijn keuze voor dit woord zou zijn gekomen, brengt dat nog niet mee dat er geen sprake is van kwade trouw bij het merkdepot. Het oogmerk van het depot en of deposant bekend was met het gebruik van het merk door een ander is van belang. Doordat X aan Porsche diverse voorstellen heeft gedaan tot overdracht of intrekking van de depots tegen betaling of leveren van auto's, komt het hof tot de conclusie dat de merkdepots te kwader trouw zijn verricht.

Leestips: r.o. 13, 14, 17, 21, 22.

Op andere blogs:
Abcor Ik wil een gratis PORSCHE 911 - merkdepot te kwader trouw

Conclusie A-G 21 november 2013, zaak C-360/12 (Coty Germany tegen First Note Perfumes) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door het Bundesgerichtshof.
Internationale bevoegdheid inzake namaak driedimensionaal merk. Geen bevoegdheid op basis van merkenverordening, wel op basis van de EEX-verordening. Uitlegging van artikel 93, lid 3, van Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 5, lid 3, van EEX-verordening. Bepaling van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Door verweerder in andere lidstaat verrichte handeling bestaande in medewerking aan inbreuk of onrechtmatige daad die heeft plaatsgevonden op grondgebied van lidstaat waar aangezochte rechter zetelt.

Conclusie A-G:

1)      Artikel 93, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling uit de plaats van de inbreuk op een gemeenschapsmerk die een van de veronderstelde inbreukmakers ten laste wordt gelegd, geen rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van een andere veronderstelde inbreukmaker – die niet heeft gehandeld in het rechtsgebied van de aangezochte rechter – kan worden afgeleid.

2)      Artikel 5, sub 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling uit de plaats waar de schade is ingetreden van de handeling die een van de veronderstelde veroorzakers van de schade ten laste wordt gelegd, rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van een andere veronderstelde veroorzaker van deze schade – die niet heeft gehandeld in het rechtsgebied van de aangezochte rechter – kan worden afgeleid.

Subsidiair:
Artikel 5, sub 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling noch uit de plaats van de handeling die een van de veronderstelde veroorzakers van schade ten laste wordt gelegd noch uit de plaats waar deze schade is ingetreden, rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van een andere veronderstelde veroorzaker van deze schade – die niet heeft gehandeld in het rechtsgebied van de aangezochte rechter – kan worden afgeleid.

Gestelde vragen:

1)      Dient artikel 93, lid 5, van [de] verordening [inzake het gemeenschapsmerk] aldus te worden uitgelegd dat in een lidstaat (lidstaat A) inbreuk is gemaakt in de zin van artikel 93, lid 5, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk wanneer door een handeling in een andere lidstaat (lidstaat B) is deelgenomen aan de in eerstgenoemde lidstaat (lidstaat A) gemaakte inbreuk?

 

2)      Dient artikel 5, sub 3, van [de Brussel I-]verordening aldus te worden uitgelegd dat het schadebrengende feit zich in een lidstaat (lidstaat A) heeft voorgedaan wanneer de onrechtmatige daad waarop de procedure betrekking heeft of waarop aanspraken worden gebaseerd in een andere lidstaat (lidstaat B) is gesteld en in de deelneming aan de in eerstgenoemde lidstaat (lidstaat A) gepleegde onrechtmatige daad (basisdelict) bestaat?

Conclusie A-G HR 8 november 2013, 12/04485 (Wendy's International Inc. tegen gedaagde)
Conclusie ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals advocaten en Caspar Janssens, Maaldrink Vermeulen advocaten & notarissen.
Zie eerder IEF 11161 Intellectuele eigendom; merkenrecht. Algemeen bekend merk? Depot te kwader trouw? Volgens Verkade gaat het hier om in wezen een doorsnee-merken/handelsnamenkwestie. Het cassatieberoep omvat twee middelen. Het eerste middel gaat over de merkenrechtelijke kwade trouw en het tweede over de afwijzing van een bewijsaanbod. Voor de uitleg van de merkenrechtelijke kwade trouw wijst Verkade op twee arresten van het Hof van Justitie, Lindt & Sprüngli en Yakult/Malaysia Dairy.  

Ten eerste stelt Wendy's International dat het hof in rov. 14 ten onrechte heeft geoordeeld dat voor kwade trouw vereist is dat de wetenschap van de deposant dat een ander een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren gebruikt voortvloeit uit een 'rechtstreekse betrekking' met een derde. Ook heeft het hof onterecht getoetst of het merk Wendy's International van algemene bekendheid is. Hier heeft Wendy's International het arrest verkeerd gelezen en deze onderdelen missen dan ook feitelijke grondslag. Ook klaagt Wendy's International over onbegrijpelijkheid of ontoereikendheid van 's hofs motivering. Deze klachten berusten deels weer op onjuiste lezing van het arrest en voor de rest ging het niet om essentiële stellingen die het hof tot een ander oordeel hadden dienen te brengen. De klacht dat gedaagde bij het vinden van een (vervallen) merk verplicht was onderzoek te doen naar eventueel gebruik buiten de Benelux faalt. Het onderdeel d betreffende het niet optreden tegen andere Wendy’s mist eveneens feitelijke grondslag, de motiveringsklacht  voldoet niet aan de eisen van 407 Rv en onderdeel f gaat weer uit van een onjuiste lezing van het arrest. Wendy's Internationals tweede middel betreft een verworpen bewijsaanbod met betrekking tot algemene bekendheid. Beide onderdelen hiervan falen bij gebrek aan belang. Verkade verwerpt het beroep.

1.2. Het gaat in deze - ruim 16 jaar geleden bij de rechtbank Middelburg begonnen - zaak in wezen om een doorsnee - merken/handelsnamenkwestie.

4.3. Over de uitleg van het Unierechtelijke criterium heeft het Hof van Justitie twee richtinggevende arresten gewezen: HvJ EG 11 juni 2009, 0529/07 (Lindt & Sprüngli/Hauswírths (andere roepnamen: Lindt/Hauswîrth, of: Osterhase, of: GoIdhase)); en HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12 (Yakult/Mahysia Dairy).

4.5.2. Hoewel in het licht van de Unierechtelijke harmonisering - inderdaad - aangenomen moet worden dat kwade trouw in het geval dat een derde weet dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, zich óók zou kunnen voordoen buiten het in de BMW en het BVIE nog genoemde geval van een ‘rechtstreekse betrekking’ tussen de merkdeposant en de gebruiker in het buitenlands, faalt het onderdeel. Het hof heeft dit namelijk niet miskend.

4.5.5. Onderdeel a berust dus op onjuiste lezing van het arrest en mist daarmee feitelijke grondslag.

4.6.2. M.i. faalt ook deze klacht wegens onjuiste lezing van de aangevallen rov. 14.(...)

4.6.8. Aan het vorenstaande kan niet afdoen de stelling in punt 3.1.6 van het middel, dat het hof heeft vastgesteld dat—wist dat ‘dat Amerikaanse populair was’. Anders dan Wendy's International beweert, behoefde het hof daaruit niet af te leiden dat- bekend had behoren te zijn met het gebruik door Wendy's International van het merk Wendy's, laat staan daarmee ook daadwerkelijk bekend was (laat staan dat reeds uit die bekendheid kwade trouw kan worden afgeleid, vgl. rov. 37 van het arrest Yakult / Malaysia Daíry).

4.7.2. Wat de omstandigheid (2) betreft, faalt de klacht (reeds) wegens onjuiste lezing van het arrest, nu het hof deze in rov, 14, 6e volzin (in verbinding met rov. 12) in de overwegingen heeft betrokken.

4.7.3. Als aangekondigd, sta ik nog nader stil bij het beroep van Wendy’s International op een deeloverweging uit het BenGH-arrest Ondeo Nalco/Michel van 2008: de deeloverweging ‘dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, bekend wordt geacht te zijn met de inhoud van het merkenregister’.

Zoals hierboven al bleek heeft het hof deze gedachtegang ook kennelijk in rov. 14, zesde volzin tot uitdrukking gebracht. Ik herinner voorts eraan dat vaststaat (vgl. nrs. 2.2.4 en 2.3.5 - 2.3.6 hierboven) dat ten tijde van — depot (16 februari 1995) de door Wendy's International destijds in het Benelux-register ingeschreven (’oude') merken inderdaad vervallen waren: tegen de door het hof bekrachtigde vervallenverklaring is geen cassatieberoep ingesteld.

(…)Met name valt niet aan te nemen dat het eventueel aantreffen van een (vervallen) Benelux-merk de verplichting zou meebrengen om — ter voorkoming van ‘kwade trouw’ — een spontaan onderzoek naar eventueel gebruik van het merk buiten de Benelux te verrichten (de klacht verdedigt dat overigens — terecht — ook niet).

4.7.7 (...)4.9.2. De klacht voldoet niet aan de volgens art. 407 Rv. aan een cassatiemiddel te stellen eisen, nu zij niet aangeeft waar Wendy’s International dit standpunt eerder naar voren heeft gebracht.

4.10. Onderdeel f faalt omdat het uitgaat van een onjuiste lezing van het bestreden arrest, en voorts - uitgaande van verwerping van de eerdere klachten van middel l – bij gebrek aan belang.

4.16. Beide onderdelen falen bij gebrek aan belang. Zij gaan voorbij aan (en klagen niet over) hetgeen het hof in de voorlaatste volzin van rov. 9 (in samenhang met de in het cassatiemiddel niet aangehaalde en in cassatie niet bestreden rov. 6-8) heeft overwogen:

‘Ook anderszins heeft Wendy’s In ternatianal geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd en te bewijzen aangeboden waaruit - in weerwil van de hiervoor besproken verweren van - zou kunnen worden afgeleid dat haar merk in 1995 ook in de Benelux algemeen bekend, was.’

Dit oordeel is zelfstandig dragend is voor zijn passeren van het bewijsaanbod.

5. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

 

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Kleurmerk ten onrechte gekwalificeerd als beeldmerk
B) woordmerk FICKEN terecht afgewezen in strijd met goede zeden
C) beeldmerk met woordelementen FICKEN LIQUORS terecht afgewezen in strijd met goede zeden
D) Verwatering en het begrip "wijziging van het economische gedrag"

Gerecht EU 12 november 2013, zaak T-245/12 Gamesa Eólica / OHMI - Enercon (Dégradé de verts) - dossier
A. Gemeenschapsmerk. Beroep tot vernietiging van beslissing R 260/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 maart 2012 houdende vernietiging van de nietigverklaring door de nietigheidsafdeling van het gemeenschapsbeeldmerk dat een horizontale combinatie van groentinten weergeeft voor waren van klasse 7, in het kader van de door Gamesa Eólica ingestelde vordering tot nietigverklaring. Beeldmerk wordt nietig verklaard. Ten onrechte gekwalificeerd als beeldmerk, het is een kleurmerk.

35. Second, it is clear, from both the application form and the acknowledgment of receipt of the application for registration sent by OHIM to the applicant, that the contested mark was registered as a colour mark. Enercon could have registered its mark as a figurative mark had it actually intended to do so. However, it is clear that the Board of Appeal attached no significance to the fact that the applicant for the mark knowingly registered a colour mark and not a figurative mark. Moreover, it is common ground that none of the parties has challenged the nature of the contested mark as a colour mark, at any stage in the proceedings.

36. By contrast, the question whether the contested mark was a colour mark per se, that is to say, in the present case, a combination of colours, not spatially defined, or rather a colour mark defining the way in which blended shades of colours would be applied on the goods concerned, was argued, in particular during the proceedings before the Board of Appeal.

37. Third, it must be pointed out that the arguments put forward by OHIM in its written submissions are essentially based on the fact that the trade mark application could have been structured differently or that the applicant for the mark was more explicit in other applications for registration of a Community trade mark.

Gerecht EU 14 november 2013, zaak T-52/13 Efag Trade Mark Company / OHMI (FICKEN) - dossier
Gemeenschapsmerk –Vernietiging van beslissing R 493/20121 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 oktober 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „FICKEN” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 25, 32, 33 en 43. Afgewezen. Relevante publiek zal het woord zien als in strijd met openbare orde of goede zeden. Dit oordeel doet geen afbreuk aan de vrijheid van meningsuiting van eiser. Het OHIM staat los van het Duitse octrooi- en merkbureau, dus het maakt niet uit dat deze het merk wel inschreef.

34. Il résulte de ce qui précède qu’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance percevra le mot « ficken » comme un terme vulgaire, indécent, obscène et répulsif. Dès lors, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent percevra la marque demandée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.
40. À cet égard, il suffit de relever que le refus d’enregistrement de la marque demandée n’affecte pas la possibilité pour la requérante de commercialiser ses produits assortis du signe FICKEN, ni donc la liberté d’expression qu’elle revendique (voir, en ce sens, arrêt ¡Que buenu ye! HIJOPUTA, point 12 supra, point 26).

Gerecht EU 14 november 2013, zaak T-54/13 Efag Trade Mark Company / OHMI (FICKEN LIQUORS) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 2544/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 november 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het beeldmerk met de woordelementen „FICKEN LIQUORS” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 25, 32, 33 en 35. Afgewezen. Ficken is een belangrijk bestanddeel en het relevante publiek zal het woord zien als in strijd met openbare orde of goede zeden. Dit oordeel doet geen afbreuk aan de vrijheid van meningsuiting van eiser. Het OHIM staat los van het Duitse octrooi- en merkbureau, dus het maakt niet uit dat deze het merk wel inschreef.

38. Il résulte de ce qui précède qu’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance percevra le mot « ficken » comme vulgaire, indécent, obscène et répulsif. Dès lors, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent percevra la marque demandée, dont ce mot est l’élément dominant, comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.

HvJ EU 14 november 2013, zaak C-383/12P (Environmental Manufacturing / BHIM) - dossier

D. Zie eerder IEF 11342. Verwatering. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 22 mei 2012 - Environmental Manufacturing / BHIM - Wolf (T570/10), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep door de aanvrager van het beeldmerk dat de kop van een wolf afbeeldt, voor waren van klasse 7, ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 425/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 oktober 2010 houdende vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van de internationale en nationale beeldmerken die de woordelementen „WOLF Jardin” en „Outils WOLF” bevatten voor waren van de klassen 1, 5, 7, 8, 12, 13 en 31 – Uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Relatieve weigeringsgronden – Afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk. Het begrip „wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument” behelst een objectieve voorwaarde.Het hof vernietigt het arrest en verwijst de zaak door.

42 Het is juist dat verordening nr. 207/2009 en de rechtspraak van het Hof niet eisen dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan, maar ook het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk aanvaarden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen.

43 Dergelijke gevolgtrekkingen mogen evenwel niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar – zoals het Gerecht zelf in punt 52 van het bestreden arrest heeft opgemerkt onder verwijzing naar een ouder arrest van het Gerecht – berusten op „een waarschijnlijkheidsanalyse [...] waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval”.

44 Het Gerecht had evenwel geen kritiek op het ontbreken van een dergelijke analyse, in strijd met de in zijn eigen arrest aangehaalde rechtspraak.

45 Wat het argument van Elmar Wolf betreft, dat het door het Hof in het reeds aangehaalde arrest Intel Corporation ontwikkelde criterium betrekking heeft op waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten en derhalve in casu niet van toepassing is, volstaat de vaststelling dat de rechtspraak in de punten 77 en 81 alsmede in punt 6 van het dictum van dat arrest, gelet op de algemene bewoordingen ervan, niet in die zin kan worden uitgelegd dat hij zich beperkt tot feitelijke omstandigheden waarbij waren of diensten niet soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten.

46 In deze omstandigheden moet worden vastgesteld dat de hogere voorziening gegrond is.

47 Derhalve dient het bestreden arrest te worden vernietigd.48. Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening naar het Gerecht verwijzen.

49 In de onderhavige zaak is niet voldaan aan de voorwaarden om de zaak zelf te kunnen afdoen.

50 Bijgevolg dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden.