Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank Den Haag 25 september 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:12307 (NSpyre tegen Nederlandsch Octrooibureau)
NSpyre drijft sinds 1987 een onderneming die zich toelegt op het leveren van diensten op de markt van de hoogwaardige technische automatisering in vooral Nederland. Na een management buy out voert zij de bedrijfsnaam TASK24 en door een verloren kort geding sinds 2011 de naam NSpyre. NSpyre verwijt NLO een aantal beroepsfouten en stelt NLO aansprakelijk voor de daardoor geleden aanzienlijk schade.

Van MeMo2, het marketingbureau dat is ingeschakeld voor de rebranding naar TASK24, én eiseres mag worden verwacht dat zij zouden doorvragen naar de werkelijke bedoeling van het registreren van een merk. Het staat vast dat de merkgemachtigde zich slechts heeft beperkt tot het verrichten van de verzochte merkinschrijvingen. Het is het niet relevant of MeMo2 óf NSpyre als opdrachtgever van gedaagde moet worden beschouwd, omdat zij dezelfde beroepsnormen en zorgvuldigheid in acht had te nemen jegens de middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger. De rechtbank verklaart voor recht een beroepsfout is gemaakt door haar in juni 2008 in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de risico’s van de beoogde nieuwe merknaam TASK24.

4.2 Aldus mochten eiseres en MeMo2 in de voor eiseres zeer hectische periode van de management buy out in juni 2008 van gedaagde als gespecialiseerd merkgemachtigde redelijkerwijs verwachten dat zij adequate informatie zou verwerven en zou doorvragen naar de werkelijke bedoelingen, motieven en belangen van eiseres als de achterliggende opdrachtgever, en voorts dat zij aan eiseres rechtsreeks of via MeMo2 adequate, duidelijke en bedrijfsmatig relevante informatie en adviezen over merkenrechtelijke bescherming zou verschaffen - bij voorkeur schriftelijk om misverstanden te voorkomen -, zodat de achterliggende opdrachtgever bij wijze van informed consent verantwoorde keuzes zou kunnen maken en zich bewust zou zijn van de aan het gewenste nieuwe merk TASK24 eventueel verbonden risico’s. Ook mocht eiseres in dat verband redelijkerwijs verwachten dat gedaagde zich niet zou beperken tot verrichtingen waarom uitdrukkelijk was gevraagd door eiseres of MeMo2, maar dat gedaagde in de gegeven feitelijke omstandigheden ook zelfstandig zou beoordelen wat op het gebied van merkbescherming eventueel nog meer relevant was voor eiseres, en dat gedaagde over dat relevante meerdere duidelijk en tijdig zou adviseren aan eiseres.

4.3. Zoals beide advocaten hebben gesteld is het daarbij uiteindelijk niet relevant of MeMo2 of eiseres in dit geval als opdrachtgever van gedaagde moet worden beschouwd, omdat zij het erover eens zijn dat gedaagde jegens eiseres als achterliggende opdrachtgever dezelfde beroepsnormen en zorgvuldigheid in acht had te nemen als jegens de middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger MeMo2.

4.5 Het staat vast dat merkgemachtigde [X] van gedaagde zich in dit geval slechts heeft beperkt tot het verrichten van de verzochte merkinschrijvingen. Ook staat vast dat [X] over TASK24 slechts per telefoon en per e-mail vluchtig contact heeft gehad met [W] en [Y] en niet of nauwelijks - althans niet over de achterliggende motieven - met beleidsbepalende medewerkers zoals de heer [Z] van eiseres in deze voor eiseres belangrijke en hectische periode. Aldus heeft gedaagde als deskundige nagelaten om de werkelijke bedoelingen en mogelijkheden van deze voor haar nieuwe achterliggende opdrachtgever te achterhalen. Nu het volgens [W] om een heel belangrijke en grote opdrachtgever ging, was er des te meer aanleiding om die bedoelingen en mogelijkheden wel te onderzoeken. Indien gedaagde dat wel zou hebben gedaan, zo is vooral uit het verhandelde ter zitting gebleken, zou gedaagde erachter zijn gekomen dat eiseres niet zozeer geïnteresseerd was in en belang had bij de enkele merkregistratie, maar meer nog bij een goed advies over het beoogde merk TASK24 als al dan niet voor eiseres geschikte nieuwe merknaam en bedrijfsnaam. Vooral zou gedaagde bij doorvragen dan hebben bemerkt dat eiseres wel degelijk belang had bij een beschikbaarheidsonderzoek en bij een gedegen advies over de aan TASK24 als merk en handelsnaam eventueel verbonden risico’s en dat eiseres ook nog voldoende tijd en mogelijkheden had om bij een gerede kans op toekomstige serieuze verwijten van merkinbreuk nog te kiezen voor een ander merk en een andere bedrijfsnaam dan TASK24.

4.6 Dit professionele onderzoek en een daarop aansluitende advisering heeft gedaagde in juni 2008 echter jegens eiseres nagelaten. Dat is ook in strijd met haar gestelde beleid om (nieuwe) cliënten te adviseren om vooraf een beschikbaarheidsonderzoek te verrichten om onvoorziene aanspraken van derden te voorkomen.

De beslissing
De rechtbank:
- verklaart voor recht dat gedaagde jegens eiseres een beroepsfout heeft gemaakt door haar in juni 2008 in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de risico’s van de beoogde nieuwe merknaam TASK24, zoals door de rechtbank nader overwogen in de voorgaande alinea’s 4.1 t/m 4.9;
- veroordeelt gedaagde om aan eiseres te betalen de door die beroepsfout van gedaagde door eiseres geleden en daaraan toe te rekenen schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, zoals nader overwogen in de voorgaande alinea’s 4.10 t/m 4.15;

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
HA ZA 12-1418 (pdf)

Rechtbank Den Haag 11 september 2013, HA ZA 09-528 (Cybergun tegen KLM - Wargaim)
Uitspraak ingezonden door Daan de Lange, Brinkhof.
Zie eerder IEF 8547. Anti-Piraterij. Doorvoer. Algemeen bekende merken. Vervaardigingsfictie. Cybergun, rechthebbende op het  Gemeenschapsmerk KALASHNIKOV en procesgevolmachtigde voor de merken UZI en GALIL, maakt bezwaar tegen transport via Schiphol van “dozen met geweren en aanverwante goederen bedoeld voor "airsoft", een oorlogssimulatiespel dat onder meer voor trainingsdoeleinden van leger en politie wordt gebruikt”. Aanhouding i.v.m. nog onbeantwoorde prejudiciële vragen (Philips en Nokia; IEF 10604 en IEF 10605).

Louter doorvoer van goederen in de EU onder een schorsingsregeling is geen handeling die inbreuk kan opleveren. Cybergun voert aan dat de Taiwanese producent en toeleverancier van Wargaim via internetsites van dealers binnen de Europese Unie AK replica's ten verkoop aanbiedt aan consumenten. Dat AK-74 en Kalashnikov kunnen worden aangemerkt als algemeen bekende merken, zijn in de APV noch het Philips en Nokia arrest aanwijzigen te vinden dat voor algemeen bekende merken de vervaardigingsfictie wél zou gelden.

Van een (dreigende) inbreuk op merk- of auteursrechten in de EU, is geen sprake ex 2(1)(a) en/of (b) jo. 16 en 17 APV. De rechtbank verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van de vorderingen jegens Wargaim voor zover die zijn gebaseerd op de gestelde dreigende inbreuk in Rusland en wijst de vorderingen jegens KLM c.s. af.

3.1. Cybergun legt (...) aan haar vorderingen ten grondslag dat (i) het risico bestaat dat de tegengehouden goederen als genoemd in r.o. 2.1 van het tussenvonnis (hierna: de tegengehouden goederen) binnen de Europese Unie in het verkeer worden gebracht en (ii) Wargaim inbreuk dreigt te maken in het land van bestemming (Rusland) op de aan Cybergun toekomende, althans aan haar gelicentieerde, merkrechten uit hoofde van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs en auteursrechten onder toepassing van Russisch auteursrecht. (...)

4.1. De rechtbank stelt met Cybergun en Wargaim vast dat het Hof van Justitie voor de Europese Unie (HJEU) in zijn arrest van 1 december 2011 in de gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09 (hierna: het Philips en Nokia arrest) de zogenoemde 'vervaardigmgsfictie' bij de beoordeling van de vraag of sprake is van inbreukmakende goederen als bedoeld in de Anti-Piraterijverordening (Verordening (EG) nr. 1383/2003) van de hand heeft gewezen. Louter doorvoer van goederen in de Europese Unie onder een schorsingsregeling is geen handeling die inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht kan opleveren. Gelet daarop komen de vorderingen jegens de niet-verschenen gedaagde KLM, die uitsluitend op de vervaardigingsfictie zijn gebaseerd, ongegrond voor en zullen worden afgewezen.

4.4. De rechtbank wijst dit standpunt van Cybergun van de hand. Gelet op het verwerpen van de vervaardigingsfictie en de bewoordingen waarin het HvJ EU dat heeft gedaan, moet het enkele (hypothetische) risico dat goederen die in de Europese Unie inbreuk zouden maken op rechten van intellectuele eigendom, op enigerlei wijze in de Europese Unie in het verkeer zouden worden gebracht, onvoldoende geacht worden om goederen te kunnen tegenhouden en (doen) vernietigen. Zoals het HvJ EU in r.o. 68-71 van het Philips en Nokia arrest heeft overwogen, dient aan de hand van bewijs te worden vastgesteld of specifiek ten aanzien van deze tegengehouden goederen dat risico bestaat. Dat bewijs ontbreekt in het onderhavige geval. Dat de toeleverancier van Wargaim (en niet Wargaim zelf) soortgelijke (en niet specifiek deze) goederen aanbiedt in de Europese Unie en dat Wargaim in Rusland (en niet de Europese Unie) handeh in dergelijke goederen, zoals door Cybergun aangevoerd, is geenszins toereikend om het bestaan van zo'n concreet risico te kunnen aannemen. Dat geldt temeer nu Cybergun eerder in onderhavige procedure heeft aangegeven (zie met name dagvaarding randnummers 9, 10 en 15) dat de tegengehouden goederen bestemd waren voor Wargaim in Rusland en zij niets heeft aangevoerd waaruit raoet worden afgeleid dat dit toch onjuist of nadien gewijzigd zou zijn. Integendeel, de eerder wel vrijgegeven partij goederen is naar onweersproken stelling van Wargaim naar Rusland vervoerd en voorts heeft Wargaim -naar de rechtbank uit de stukken afleidt-juist een onthoudingsverklaring voor gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Cybergun in de Europese Unie aangeboden.

HvJ EU 26 september 2013, zaak C-610/11P (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Zie eerder: IEF 12658. Gemeenschapswoordmerk, normaal gebruik van het merk, bewijs. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T-434/09), waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) voor zover daarbij de vordering tot vervallenverklaring van het merk CENTROTHERM is toegewezen.

Volgens Centrotherm heeft het Gerecht ten onrechte gesteld dat het verklaring op erewoord geen bewijskracht heeft. Ook had het BHIM in een procedure tot vervallenverklaring de in verordening (EG) nr. 207/2009 vastgestelde regels ambtshalve had moeten onderzoeken. Verder stelt Centrotherm had het BHIM de niet tijdig overlegde bewijsstukken in aanmerking kunnen nemen. Tenslotte had het Gerecht regel 40, lid 5, van verordening (EG) nr. 2868/95 buiten toepassing moeten verklaren.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1)      Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 september 2011, Centrotherm Systemtechnik/BHIM – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T‑434/09), wordt vernietigd.
2)      Punt 2 van het dictum van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 25 augustus 2009 (zaak R 6/2008‑4) wordt vernietigd.
3)      Centrotherm Systemtechnik GmbH, het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, dragen hun eigen kosten betreffende zowel de procedure in eerste aanleg als de procedure in hogere voorziening.

HvJ EU 26 september 2013, zaak C-609/11P (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Zie eerder: IEF 12658. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T427/09), waarbij de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) is vernietigd voor zover zij de beslissing van de nietigheidsafdeling van 30 oktober 2007 gedeeltelijk heeft vernietigd. Normaal gebruik van het merk. Bewijs. Centrotherm stelt dat het arrest inbreuk maakt op haar recht om autonome conclusies en middelen voor te dragen die met name strekken tot wijziging van de vastgestelde beslissing. Zij is van mening dat het Gerecht blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting betreffende het normaal gebruik van het merk. Verder is volgens Centrotherm het Gerecht voorbijgegaan aan rechtspraak van het Hof betreffende normaal gebruik en symbolisch gebruik. Als laatste heeft het Gerecht ten onrechte een verklaring op erewoord niet als bewijsmiddel gekwalificeerd. De middelen slagen niet.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
2) Centrotherm Systemtechnik GmbH wordt, behalve in haar eigen kosten, verwezen in de kosten van centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.
3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt zijn eigen kosten.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 25 augustus 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7399 (BSD tegen Honda)
Inbreuk, beeldmerk, woordmerk, procesrecht, opheffing beslag.
BSD vordert opheffing van het door Honda gelegde beslag op 587 voor haar bestemde generatoren, en een verbod om opnieuw op dezelfde of op andere grond beslag te leggen. Opheffing van conservatoir beslag kan bevolen worden, indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Dat is hier niet het geval. BSD maakt inbreuk op het woord- en/of beeldmerk GX waarvan Honda houdster is. Bij de afbeeldingen op de generatoren van BSD is de kans op verwarringsgevaar groot. BSD stelt nog dat de aanduiding GX een fout is van de fabrikant, maar dit wordt door Honda gemotiveerd betwist. Een extra omstandigheid om bij de belangenafweging van het beslag te betrekken is de vermeende onveiligheid van de generatoren. Subsidiair vordert BSD de vervanging van de stickers op haar generatoren en voorts opheffing van beslag. Gelet op het voorgaande hoeft Honda daar geen genoegen mee te nemen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

Het geschil
2.1 BSD vordert - verkort en zakelijk weergegeven – primair opheffing van het door Honda gelegde beslag op 587 voor haar bestemde en uit China afkomstige generatoren, en een verbod om opnieuw op dezelfde of op andere gronden beslag te leggen. Subsidiair vordert BSD Honda te bevelen om te gehengen en te gedogen dat BSD de beslagen generatoren voorziet van nieuwe niet verwijderbare stickers zonder de letters GX, een en ander onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, en voorts opheffing van het beslag, eveneens met een beslagverbod zoals primair gevorderd. BSD vordert zowel primair als subsidiair een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv.

2.4 De opheffing van een conservatoir beslag kan onder meer worden bevolen, indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Meer in het bijzonder is in dit geval de vraag aan de orde of aannemelijk is dat BSD inbreuk maakt op een woord-/beeldmerk GX waarvan Honda houdster is.

2.4.2 Voorshands voldoende aannemelijk is dat de generatoren een inbreuk maken op het woord-/beeldmerk van Honda. Daarbij wordt ten eerste in aanmerking genomen dat voorlopig nergens uit blijkt dat andere aanbieders van identieke generatoren ook de aanduiding/typering GX gebruiken op hun producten. BSD heeft weliswaar gesteld dat ook Gulmay de aanduiding/typering GX gebruikt voor apparaten die vallen binnen de productgroep generatoren, maar dat betoog snijdt geen hout. De generatoren van Gulmay, waarvan BSD ook afbeeldingen in het geding heeft gebracht, zijn, gelet op die afbeeldingen, overduidelijk andersoortige generatoren dan de beslagen generatoren en de generatoren van Honda van het type GX. BSD heeft bovendien ook ter zitting erkend dat het gaat om andere apparaten. Dit alles betekent dat bepaald niet uitgesloten is dat het publiek, vanwege de aanduiding GX, (wel) een relatie met (producten van) Honda zal leggen. Ten tweede zijn de visuele verschillen tussen de stickers die Honda gebruikt en de stickers die op de beslagen apparaten zijn aangebracht beperkt, zodat ook op die grond verwarringsgevaar bepaald niet uit te sluiten is. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het, op het eerste gezicht anders dan BSD stelt, ook niet zomaar om onopvallende nauwelijks zichtbare stickers gaat.

2.5.1 Voorts is van belang dat de stelling van BSD dat de stickers met de aanduiding GX door haar niet zijn besteld en te wijten zijn aan een fout van de fabrikant, door Honda gemotiveerd betwist wordt. De vraag rijst hoe het kan dat c.q. waarom die stickers dan wel op de generatoren terecht gekomen zijn. Overigens komt de omstandigheid dat de stickers op de generatoren zijn aangebracht, ook voor rekening en risico van BSD.

2.5.2. Geheel ten overvloede zij nog overwogen dat hoewel de vermeende onveiligheid van de generatoren op zichzelf beschouwd geen grond voor een civielrechtelijke beslaglegging kan opleveren, dit wel een omstandigheid is die kan worden meegewogen in het kader van een belangenafweging (als op andere gronden geoordeeld wordt dat het beslag niet opgeheven hoeft te worden). In dit verband wordt overwogen dat Honda gemotiveerd heeft aangegeven dat en waarom er redenen zijn om aan de veiligheid van de apparaten te twijfelen. Zij wijst daarbij op (onmogelijke) specificaties van de generatoren op de verpakking en betwist voorts gemotiveerd het door BSD overgelegde testrapport. BSD heeft al deze argumenten vrijwel onbesproken gelaten. Dit alles leidt ertoe dat een belangenafweging niet leidt tot toewijzing van het gevorderde.

2.7 De vorderingen van BSD worden afgewezen. BSD zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure aan de zijde van Honda worden veroordeeld. Voor de bepaling van het salaris voor de advocaat overweegt de voorzieningenrechter dat sprake is van een eenvoudig kort geding in een intellectuele eigendomszaak, waarvoor het (daarvoor geldende) maximale tarief van € 6.000,00 wordt toegekend.

De beslissing

De voorzieningenrechter,

wijst de vorderingen af;

WIPO Arbitrage 23 september 2013, DNL2013-0026 (Bayerische Motoren Werke AG tegen Quispel Motoren; inzake: bmwmotorenshop.nl) - dossier
Beslissing ingezonden door Hidde Koenraad, Simmons & Simmons.
Domeinnaamrecht. Overdracht. BMW klaagt erover dat Quispel het merk "BMW" in haar domeinnaam gebruikt en dat dit verwarring oplevert en vordert de overdracht van de domeinnaam. Het panel stelt dat de domeinnaam verwarringwekkend gelijk is, nu het merk BMW er volledig in is opgenomen. Dit gebruik is toegestaan, mits er sprake is van een legitiem belang en bona fide gebruik.

Bij Quispel is geen sprake van een legitiem belang en bona fide gebruik. Dit heeft het panel gebaseerd op de zogenaamde Oki Data-criteria (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.). Quispel gebruikt de domeinnaam ook voor de verkoop van producten van andere merken. Tevens is er sprake van gebruik te kwader trouw. Quispel is bekend met de reputatie van BMW en heeft hiervan commercieel gebruik gemaakt. Het panel beveelt de overdracht van bmwmotorenshop.nl.

A. Identical or Confusingly Similar
(...) The Domain Name is confusingly similar to the Complainant’s Trademark, because the Domain Name incorporates the Trademark in its entirety.  The Domain Name differs from the Trademark only in that the Trademark is followed by two generic or descriptive terms, namely “motoren” (in English “motorcycles”) and “shop”.  The addition of such generic or descriptive terms does not eliminate the confusing similarity with the Trademark (see, in particular:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010-0024, in which case the word “shop” was considered descriptive and generic.  See also:  Caterpillar Inc. v. H. van Zuylen Materieel, WIPO Case No. DNL2011-0073;  LEGO Juris A/S v. Nick Terlouw, WIPO Case No. DNL2011-0023;  Taylor Made Golf Company, Inc. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010 0067;  and Boels Verhuur B.V. v. Edoco LTD., WIPO Case No. DNL2010-0020).  Rather, the additional term “motoren” adds to the confusion as it describes a type of products manufactured and sold by the Complainant under its Trademark (see:  Aktiebolaget Electrolux v. Buisman-Rosbergen V.O.F., WIPO Case No. DNL2012-0004).

B. Rights or Legitimate Interests
(...) Only under specific circumstances may a reseller of trademarked goods have a legitimate interest in a domain name incorporating the trademark.  Pursuant to the panel decision in Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001 0903, the use of a trademark in a domain name by an authorized sales agent of trademarked goods may be considered a bona fide offering of goods, constituting a legitimate interest, if several requirements are met.  In later panel decisions, the same has been acknowledged in respect of such use by an (unauthorized) reseller, such as the Respondent (see, amongst others:  Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, WIPO Case No. DNL2011-0074;  and Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010 0024).

The referenced requirements include, at minimum, the following:  (1) the Respondent must actually offer the goods and services at issue;  (2) the website must sell only the trademarked goods;  (3) the website must accurately and promptly disclose the registrant’s relationship with the trademark holder;  and (4) the Respondent must not try to “corner the market” in domain names that reflect the Trademark. 

(...) However, it appears from the evidence brought before the Panel that the second criterion has not been met.  Although the website appears to offer mainly trademarked goods, the Respondent has admitted – and its website clearly shows – that it also sells a number of other products.  In this respect, the Respondent has argued that these other products are all intended for BMW motorcycles, and that the other trademarks mentioned on its website are not (direct) competitors of the Complainant.  However, it cannot be denied that on the website linked to the Domain Name the Respondent not only offers goods under the Trademark, but also products of other companies, which are identical and/or similar to the goods for which the Trademark has been registered, therefore qualifying such companies as being in competition with the Complainant and its trademarked goods.  As the Complainant has correctly indicated, the offering of such other products, including through the alphabetical overview of all (other) trademarks available on the website (headed “Find Your Favorite Brand”, which appears when a visitor clicks on the link “Brands” in the menu on the home page), makes it easy for Internet users to switch to such other products than identical ones produced by the Complainant.  These circumstances indicate that the Respondent was – perhaps not primarily, but not insignificantly also – using the Trademark in the Domain Name to divert the attention of Internet users to competing goods, which implies that the Domain Name is not (only) used for the bona fide offering of goods or services (see:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010 0024).

C. Registered or Used in Bad Faith
(...) Indeed, the Panel notes that the Respondent has indicated to have never acted in bad faith and apparently has, upon receipt of the warning letter(s) on behalf of the Complainant indicating its rights and concerns, made efforts to bring its website in conformity with the (minimum) requirements for use of a Domain Name incorporating the Trademark, in an attempt to meet the criteria mentioned above under Section 6 B. (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001 0903).  That said, despite its disclaimer on the website, the fact remains that the Domain Name incorporates the Trademark thereby attracting Internet users to the website that also offers products other than trademarked goods.  Therefore, the Panel must conclude that the Domain Name is being used by the Respondent for commercial gain, by intentionally attracting Internet users to its website where the Respondent is also offering goods of competitors of the Complainant, through the likelihood of confusion with the Complainant’s Trademark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the Respondent’s website.  This constitutes evidence of bad faith in terms of the Regulations (article 3.2(d)) (see:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010-0024;  and Taylor Made Golf Company, Inc. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010 0067). 
(...)

Lees de beslissing hier:
wipo.int (link)
DNL2013-0026(pdf)

Op andere blog:
JPR (Gebruik merk in domeinnaam)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-420/13 (Netto Marken Discount) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door het Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. Nice-classificaties. Aangeboden diensten inhoudelijk nader specificeren als de door detailhandelaar verkochte waren? Verzoekster heeft in september 2011 verzocht om opname van het woord-/beeldteken Netto in het door het DPMA bijgehouden register. In september 2012 wordt de opname gedeeltelijk afgewezen: de inhoud en omvang van de diensten zouden niet duidelijk en nauwkeurig van andere diensten te onderscheiden zijn zodat een indeling in klassen niet mogelijk was. Verzoekster gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht moet de vraag beantwoorden of een opgave van de diensten, waarbij een teken wordt aangevraagd voor detail- en groothandel in nader aangeduide diensten, voldoende bepaald is. Aangezien dat een vraag van Unierecht is legt hij het HvJ EU de volgende vragen voor:

1) Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat onder een dienst in de zin van deze bepaling ook de detailhandel in diensten wordt begrepen?
2) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de door een detailhandelaar aangeboden diensten inhoudelijk net zo nader moeten worden gespecificeerd als de door een detailhandelaar verkochte waren?

a) Volstaat het voor de specificatie van de diensten dat
aa) enkel de dienstensector in het algemeen of algemene benamingen,
bb) enkel de klasse(n) of
cc) elke afzonderlijke dienst concreet worden aangeduid?
b) Spelen deze aanduidingen dan een rol bij de bepaling van de datum van de aanvraag, of is het bij de aanduiding van algemene benamingen of klassen mogelijk om deze te wijzigen of aan te vullen?
3) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de beschermingsomvang van het dienstmerk voor de detailhandel in diensten ook betrekking heeft op diensten die de detailhandelaar zelf verricht?

Beschikking Hof Den Haag 17 september 2013, zaaknr. 200.120.870/01 (Mad Dogg Athletics tegen Vereniging van Exclusieve Sportcentra)
Beschikking ingezonden door Helen Maatjes, Intellectueel Eigendom Advocaten. Zie eerder IEF 12066. Merkenrecht. Afwijzing beroep na oppositie. Beroep tegen de afwijzing van de oppositie tegen de inschrijving van het door VES-gedeponeerde woord/beeldmerk SPIN FOR LIFE. De oppositie was gebaseerd op de Europese woordmerken SPIN, SPINNING en SPIN FITNESS van Mad Dogg. Het BBIE heeft deze merken een zeer beperkt onderscheidend vermogen toegeschreven, de toegevoegde beeld- en woordelementen en het kleurgebruik geven voldoende verschillen om de overeenstemmende punten te neutraliseren.

Ondanks de grote mate van soortgelijkheid van de diensten, hebben de woorden 'spin' en 'spinning' nauwelijks onderscheidend vermogen. In het VES-merk maken de woorden 'for life' een aanzienlijk groter deel uit van het merk dan het woord 'spin'. Het Bureau had niet een vergelijking van de waren/diensten achterwege mogen laten, maar dit leidt niet tot vernietiging van de beslissing. Het beroep wordt verworpen.

11. Het hof is met Mad Dogg van oordeel dat in dit geval sprake is van een grote mate van soortgelijkheid van de diensten. Voor de dienst hebben de woorden 'spin' en 'spinning' echter nauwelijks onderscheidingskracht (zie rov 7). Het woord 'spin' vormt daarom niet het onderscheidend element van het VES-merk. Evenmin is het daarin dominerend. De in de SPIN(NING)-merken van Mad Dogg niet voorkomende woorden 'for life' maken een aanzienlijk groter deel uit van het VES-merk dan het woord 'spin'. Tussen de totaalindrukken die (...) worden opgeroepen (...) bestaan om deze redenen grote verschillen. (...)

12. Gezien de uiterst geringe gelijkenis tussen de betrokken merken en het zeer geringe onderscheidend vermogen van de oudere merken, is de hoge mate van gelijksoortigheid van de diensten naar het oordeel van het hof onvoldoende om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen. Hoewel door Mad Dogg terecht naar voren is gebracht dat het Bureau in een geval als het onderhavige, waarin enige gelijkenis tussen de betrokken merken bestaat, een vergelijking van de waren/diensten niet achterwege had mogen laten, kunnen derhalve ook de onder 8 vermelde klachten van Mad Dogg niet tot vernietiging van de beslissing van het Bureau leiden.

Rechtbank Noord-Holland 18 september 2013, HA ZA 12-575 (HLK tegen Scotch & Soda)
Ingezonden door Thera Adam-Van Straaten, Kneppelhout & Korthals N.V..
Merkgebruik, (voor-)voorgebruik, kleding, depot te kwader trouw. HLK vordert nietigverklaring van Benelux merkinschrijving JE M'APPELE van Scotch & Soda (ingeschreven: 24 augustus 2012). HLK stelt dat het gaat om inschrijving te kwader trouw. Zij heeft 'je m'appelle' eind november ingeschreven als domeinnaam en geregistreerd als handelsnaam bij de kamer van koophandel. Op 4 april 2012 heeft zij een facebook pagina van JE M'APPELLE van HLK aangemaakt. HLK heeft het merk voorgebruikt en daarom is het depot van Scotch & Soda te kwader trouw. HLK heeft het merk JE M'APPELE op 29 september 2012 geregistreerd.

Dat er sprake is van voor-voorgebruik, zoals door Scotch & Soda gesteld, gaat niet op. Scotch & Soda heeft het teken slechts als onderdeel van samenhangende zinnen gebruikt. Dit zou kunnen leiden tot merkgebruik, maar daarvan is nu geen sprake. Het in aanmerking komende publiek zal de woorden in de onderhavige context niet aanmerken als (zelfstandig) merk. De rechtbank verklaart de inschrijving van het Beneluxmerk JE M'APPELE van Scotch & Soda nietig en spreekt de ambtshalve doorhaling uit.

De feiten
2.1. Op 10 december 2009 heeft Scotch & Soda het woordmerk SCOTCH R’BELLE gedeponeerd voor de Benelux voor onder meer kledingstukken (klasse 25). Dit merk is op 10 maart 2010 ingeschreven in het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder: het Bureau). Op 9 februari 20l0 heeft Scotch 8: Soda de domeinnaam www.scotchrbelle.nl geregistreerd bij de Stichting Intemet Domeinregistratie.

2.2 De tekst van voormeld persbericht luidt voor zover hier verder relevant: “[. . .] Scotch 8L Soda surrendered and has given the market another push: the very first collection of the beautiful Scotch R'Belle. [...]”

2.3. Begin 2011 is de collectie met het merk Scotch R'Belle in de winkels gekomen. Op de kleding van Scotch & Soda met het merk Scotch R'Belle worden naast voormeld merk vaak teksten gebruikt, waaronder ook een aantal keer JE M‘APPELLE mademoiselle R'Belle. De tekst JE M'APPELLE wordt in iedere collectie van het merk Scotch R’Bel1e gebruikt, in combinatie met de woorden "mademoiselle R’ belle”. Tot op heden komt de tekst JE M'APPELLE in totaal op ongeveer 9 collectie items voor, waarvan er enkele duizenden zijn verkocht. Er zijn 2 collecties per jaar. Iedere collectie bestaat in totaal uit ongeveer 140 verschillende collectie items.

2.4. Op 21 november 2011 is de domeinnaam www.jemappelle.nl door TGI Friday Holding B.V. (hierna: TGI Friday) ingeschreven bij de Stichting Internet Domeinregistratie. TGI Friday en mevrouw Suzanne de Meyer zijn de statutair bestuurders van HLK.

2.8. Op 22 juli 2012 is kleding van HLK met daarop de tekst JE M'APPELLE gepresenteerd in de stand van Puur Agenturen op een kledingbeurs in Amsterdam.

2.9. Op 24 augustus 2012 heeft Scotch & Soda een spoeddepot gedaan voor het merk JE MAPPELLE voor onder meer kledingstukken (klasse 25). Het merk is op 28 augustus 2012 in het register van het Bureau ingeschreven onder het inschrijvingsnummer 0924699.

Het geschil in conventie
3.1. HLK vordert dat de rechtbank — voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad — de Benelux merkinschrijving met nummer 0924699 nietig verklaart en daarvan ambtshalve de doorhaling uitspreekt, met veroordeling van Scotch & Soda tot betaling van de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 10l9h Rv, vermeerderd met alle nog te maken daadwerkelijk proceskosten, alsmede de nakosten en rente.

3.2. HLK legt aan haar vordering ten grondslag dat het merk JE M’APPELLE door Scotch & Soda te kwader trouw is gedeponeerd als bedoeld in artikel 2.4 sub f van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), aangezien Scotch & Soda wist dat HLK dit merk al voor gelijke, althans soortgelijke waren gebruikte in de Benelux. Zij stelt dat zij als voorgebruiker op grond van dit artikel, juncto artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE de nietigheid van de merkregistratie kan inroepen.
in reconventie 3.4. Scotch & Soda vordert — samengevat — veroordeling van HLK (1) ieder gebruik van het teken JE M'APPELLE te staken en gestaakt te houden; (2) een door een registeraccountant goedgekeurd rapport met gegevens ter zake het gebruik van het teken JE M'APPELLE aan Scotch & Soda over te leggen; (3) producten voorzien van het teken JE M'APPELLE te vernietigen, een en ander op straffe van een dwangsom, vermeerderd met de proceskosten op basis van artikel 1019h.

3.5. Scotch & Soda legt aan haar vordering ten grondslag dat zij het merk JE M'APPELLE eerder gebruikte dan HLK. namelijk sinds 2010, zodat zij als voor-voorgebruiker gerechtigd was het depot van het merk JE M'APPELLE te verrichten en er geen sprake is van kwade trouw. Zij stelt dat zij als merkrechthebbende op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a, althans sub b BVIE het inbreukmakende gebruik van het merk JE M'APPELLE door HLK kan verbieden.

3.6. HLK voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling
4.4. HLK stelt zich op het standpunt dat het gebruik van het teken JE M'APPELLE door Scotch 8L Soda niet kan worden gekwalificeerd als merkgebruik, en derhalve niet als voor-voorgebruik, aangezien het in aanmerking komend publiek het gebruik van dat teken door Scotch & Soda niet als zodanig zal hebben opgevat. Scotch & Soda erkent in haar primaire standpunt dat sprake is van voorgebruik door HLK, maar betoogt dat zij voor- voorgebruiker is. subsidiair stelt Scotch 8L Soda zich op het standpunt dat, indien het gebruik dat zij van het teken JE M’APPELLE heeft gemaakt geen merkgebruik is, HLK op haar beurt het teken JE M‘APPELLE evenmin als merk heeft gebruikt. De rechtbank dient daarom allereerst de vraag te beantwoorden of het gebruik dat partijen van het teken JE M’APPELLE hebben gemaakt, te kwalificeren is als merkgebruik.

4.6. Scotch & Soda erkent dat HLK het teken JE M'APPELLE reeds sinds december 2011, derhalve ruim vóór het depot door Scotch & Soda, gebruikte in een presentatie van waren waarop dit teken was aangebracht aan potentiële afnemers en dat HLK het teken JE M'APPELLE vóór het depot door Scotch & Soda ook gebruikte in marketingmateriaal ter promotie van kleding waarop het teken was aangebracht.  (…)

4.7. Scotch & Soda gebruikt het teken JE M'APPELLE slechts als onderdeel van de samenhangende zin “Bonjour. Je m’appelle mademoiselle R’Belle”. Hoewel Scotch & Soda terecht aanvoert dat het enkele feit dat een teken slechts in combinatie met een ander teken of merk wordt gebruikt er niet aan in de weg staat dat van merkgebruik sprake kan zijn, kan in het onderhavige geval, gelet op de wij ze waarop het teken JE M‘APPELLE door Scotch & Soda is gebruikt, naar het oordeel van de rechtbank niet worden gesproken van merkgebruik. Daartoe is het volgende redengevend. In het persbericht waarvan Scotch & Soda stelt dat dit het eerste gebruik van het teken JE MAPPELLE als merk is geweest, wordt het merk “Scotch R’belle" herhaaldelijk en prominent vermeld, terwijl de woorden “Je m’appelle” slechts worden gebruikt als onderdeel van de samenhangende zin “Bonjour. Je m’appelle mademoiselle R'Belle”. Deze zin, die verhalend is (“Goedendag Ik heet mejuffrouw R'Belle, is in kleine schrijfletters weergegeven, als onderschrift bij het met grote kapitalen en drukletters weergegeven merk “Scotch R‘ belle”. Deze weergave geeft “Je m’appelle mademoiselle R’Belle” het karakter van een onderschrift en wijst niet op gebruik als (zelfstandig) merk. Dat het in aanmerking komend publiek de woorden “Je m’appelle" in deze context als een (zelfstandig) merk zal opvatten, valt al helemaal niet in te zien. De tekst van het hiervoor in r.0. 2.2. weergegeven persbericht wijst daar ook niet op: de tekst vermeldt “Scotch &Soda surrendered  and has given the market another push: the very First collection of the beautiful Scotch R’Belle.” Vervolgens noemt het persbericht herhaaldelijk de woorden “Mademoiselle R’Belle" en “Scotch R’ Belle" en, behoudens in de zin "Bonjour je m’appelle mademoiselle R’Belle” in het opschrift, niet één keer de woorden “je m’appelle”. Aldus is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek het teken “Scotch R’Belle” in het in r.0. 2.2. bedoelde persbericht (waarnaar Scotch & Soda voor eerste merkgebruik verwijst) als merk heeft opgevat en de woorden “Je m’ appelle” als onzelfstandig onderdeel van een verhalende tekst, bedoeld om het merk “Scotch R'Belle" te presenteren. Ook op van haar afkomstige kleding heeft Scotch & Soda de woorden “Je m’appelle" uitsluitend gebruikt als onzelfstandig onderdeel van de samenhangende zin “Je m’appelle mademoiselle R'Be1le” of de samenhangende zin “Bonjour. Je m’ appelle mademoiselle R’Belle”. Nu het woord R’Belle een onderscheidend bestanddeel is van het consequent voor alle meisjeskleding door Scotch & Soda gevoerde merk Scotch R’Belle, en de zin “Je m'appelle mademoiselle R'Belle" een verhalend karakter heeft, is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek de woorden “Je m‘appelIe”‚ zelfs wanneer dat op borsthoogte in kapitalen is weergegeven, in deze context opvat als een verwijzing naar iets anders, namelijk naar het merk (Scotch) R'Belle (dat eveneens op prominente wijze op de betreffende kleding is weergegeven), en niet als merk op zichzelf. Dit klemt temeer nu Scotch & Soda in haar collecties van Scotch R'Belle vaker op soortgelijke verwijzende en verhalende wijze teksten ter introductie van haar merk gebruikt, zoals “I LOVE R R'Belle Scotch” en “loved by Scotch R'Belle”. Ter comparitie heeft een in de zittingzaal aanwezige ontwerpster van Scotch & Soda nog aangegeven dat Scotch & Soda vanaf het begin van het op de markt brengen van deze lijn in 2010 het teken JE M'APPELLE (Mademoiselle R'Belle) tevens op het kaartje en op het zijlabeltje aan de buitenkant van de kleding heeft aangebracht. maar dit is door HLK bij gebrek aan wetenschap betwist en hiervan heeft Scotch & Soda geen bewijs overgelegd of aangeboden, zodat de rechtbank hieraan voorbij gaat.

4.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het gebruik dat HLK sinds december 2011 van het teken JE M'APPELLE heeft gemaakt is te kwalificeren als merkgebruik en, nu het merkdepot van Scotch & Soda dateert van 24 augustus 2012, tevens als voorgebruik, en dat Scotch & Soda zich niet op voor-voorgebruik van het teken JE M'APPELLE kan beroepen. Nu Scotch & Soda voorts erkent dat zij ten tijde van het depot van het merk JE M'APPELLE op de hoogte was van het voorgebruik door HLK en dat zij om die reden een spoedinschrij ving van het merk JE M'APPELLE heeft gedaan, terwijl zij voorts de stelling van HLK dat deze het merk te goeder trouw heeft gebruikt. niet betwist, betekent dat, dat het depot door Scotch & Soda van het merk JE M'APPELLE te kwader trouw is gedaan en dat HLK zich hiertegen kan verzetten.

4.9. Het voorgaande brengt mee dat de vordering in conventie inhoudende nietigverklaring van de merkinschrijving van Scotch & Soda met inschrijvingsnummer 0924699 en de ambtshalve doorhaling zullen worden toegewezen en de reconventionele vordering zal worden afgewezen.

4.10. HLK heeft op de voet van artikel 1019h Rv vergoeding gevorderd van haar werkelijk gemaakte kosten ten bedrage van € 14.770,17, alsmede nakosten en rente. HLK heeft daartoe een specificatie overgelegd. Nu Scotch & Soda geen verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van de door HLK gevorderde kosten en de rechtbank het bedrag overigens - met uitzondering van het bedrag van € 595,-- terzake van de inschrijving van het merk JE M‘APPELLE bij het Bureau - niet onredelijk acht, zal het gevorderde bedrag ad € 14.770,17 minus € 595,» worden toegewezen. Hierin zijn tevens de kosten aan de zijde van HLK ter zake het uitbrengen van de dagvaarding (€ 76,17) en het griffierecht (€ 575,00) begrepen.

4.11. De door HLK gevorderde veroordeling in de nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld.
in conventie

De beslissing
5.1. verklaart de inschrijving van het Benelux merk met inschrijvingsnummer 0924699 nietig en spreekt daarvan ambtshalve de doorhaling uit,
in reconventie

5.2. wijst de vorderingen af.

Op andere blogs:
Fashion United (Rechtspraak. Bonjour, Je m’appelle mlle R’belle)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6004 HJ/MV (Morpheus tegen Bremafa)
Ingezonden door Remco Klöters, Van Kaam advocaten.
Merkenrecht. Inbreuk. Morpheus is slaapkamer- en beddenspeciaalzaak actief in Hilversum met tevens vestigingen in Bilthoven, Utrecht en Mijdrecht. Morpheus is houdster van twee Benelux-woordmerken MORPHEUS. Bremafa is een groothandel en heeft boxsprings onder de naam Morpheus verkocht. Zij stelt dat haar gebruik van 'MORPHEUS' rechtmatig is, nu dit is ontleend aan de gelijknamige Griekse god [wikipedia] en alleen wordt gebruikt tegenover fabrikanten en detaillisten, niet tegenover consumenten. Het gebruik begon tijdens de looptijd van het eerste merkinschrijving, die niet voor boxsprings was ingediend.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van merkinbreuk. Dat het hier gaat om de naam van een Griekse god maakt het teken niet ongeschikt als merk. Het gebruik in communicatie met fabrikanten en detaillisten valt wel onder artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. De boxsprings vallen verder wel onder de eerste merkinschrijving. Bremafa had al beloofd te stoppen met het merkgebruik. De voorzieningenrechter vaardigt, ter zekerheid, een inbreukverbod op straffe van dwangsom uit. De overige vorderingen (afgifte van gegevens en rectificatie) acht de voorzieningenrechter niet proportioneel en wijst ze af.

De feiten
2.6. Op de hiervoor onder 2.4 genoemde e-mail is namens Bremafa gereageerd door een jurist van CBM, de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, bij brief van 13 juni 2013. In deze brief is onder meer het volgende opgenomen:
Alhoewel gelijknamig is er hier absoluut geen sprake van onrechtmatig handelen. Dat u het merk heeft gedeponeerd wil namelijk niet zeggen dat ieder ander die de naam gebruikt inbreuk maakt op uw merk. Tenslotte heeft een ieder de naam ontleend aan de Griekse goal Morpheus. Het enkele gebruik ervan is niet onrechtmatig. Vervolgens is er geen sprake van inbreuk omdat cliënte geen gebruik maakt  van een teken gelijk aan uw merk Er zijn geen visuele kenmerken (design noch tekens) die verwarring stichten in het economische verkeer en waardoor het publiek in de veronderstelling wordt gebracht uw producten te kopen, waar dit eigenlijk producten van cliënte zijn. Wat betreft het verzoek aan cliënte om detaillisten te verzoeken uw merknaam te verwijderen, dien ik op te merken dat het aan u is om hen daartoe te verzoeken. Wanneer detaillisten op onrechtmatige wijze gebruik maken van u merknaam en daarmee inbreuk maken dan dient u den daar op aan te spreken.  (…)

Het geschil
3.l. Morpheus vordert — kon gezegd — het volgende:
l. Bremafa te bevelen ieder gebruik van een met het merk MORPHEUS
overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;
ll. op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per overtreding van het onder l genoemde bevel;
lll. Bremafa te bevelen een door een registeraccountant geaccordeerde opgave te doen van (a) alle detaillisten aan wie de boxspringset met de naam Morpheus is aangeboden, (b) de aantallen boxspringsets die onder de naam Morpheus zijn geproduceerd, besteld, verkocht en/of geleverd en (c) de inkoop- en verkoopprijs hiervan, alsmede de totale omzet en de bruto en netto winst;
lV. Bremafa te bevelen al haar relaties een brief te sturen waarvan de inhoud is opgenomen in het petitum van de dagvaarding;
V. op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per overtreding van de onder lll en lV genoemde bevelen;
Vl. Bremafa te veroordelen in de volledige proceskosten, volgens productie 16 van Morpheus begroot op € 9.657,66
Vll. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden.

3.3. Bremafa heeft - samengevat weergegeven — het verweer gevoerd dat Morpheus het op 3 juli 2013 ingeschreven merk pas op 14 juni 2013 heeft gedeponeerd en dat Bremafa op dat moment al boxspringsets onder de naam Morpheus verkocht. Het merk van Morpheus uit 1988 is weliswaar ingeschreven voor bedden en matrassen, maar niet voor boxsprings, aldus Bremafa. Verder voert Bremafa aan dat zij de naam Morpheus (de naam van een Griekse god) nooit als merknaam heeft gebruikt, enkel als aanduiding voor een boxspringset in een bepaalde lijn van boxspringsets. Deze aanduiding is in beginsel alleen gebruikt in de communicatie met de fabrikant en de detaillisten bij het plaatsen van bestellingen. Bij het horen van een naam weet de fabrikant meteen welke boxspringset wordt bedoeld en aan welke eisen die moet voldoen. Ook voor afnemers van Bremafa die een bestelling willen doen is het handig als een boxspringset een bepaalde naam heeft. Bremafa heeft de detaillisten geadviseerd de boxspringsets onder een andere naam aan de consumenten aan te bieden om te voorkomen dat consumenten prijzen vergelijken op internet. De meeste detaillisten hebben dat ook gedaan, maar kennelijk niet allemaal. Morpheus dreigde vanaf het begin meteen met gerechtelijke stappen en hoge kosten, hetgeen Bremafa nogal kinderachtig overkwam. Om van het gezeur af te zijn, heeft zij de naam toen veranderd in Orpheus. Bremafa heeft echter geen geld om een (dure) nieuwe brochure te laten maken. Om die reden verwijdert zij in alle brochures de letter M. Zij heeft inmiddels ook aan alle afnemers laten weten dat de naam Morpheus in Orpheus moet worden veranderd en op alle websites e.d. is deze aanpassing doorgevoerd. Bremafa wil best verklaren dat zij de naam Morpheus niet meer zal gebruiken, maar zij heeft geen geld om van alles formeel te regelen. In twee jaar tijd (van 1 november 201 l tot 29 augustus 2013) heeft Bremafa overigens slechts drie boxspringsets met de naam Morpheus verkocht. Dit blijkt uit een opgave van de Duitse fabrikant die Bremafa in het geding heeft gebracht. Vanwege de economische crisis gaat het slecht in de branche en dit verklaart het lage aantal verkochte boxspringsets.

De beoordeling
(...) Bij beide klassen worden thans ook expliciet “boxsprings" vermeld. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat Morpheus haar merkrecht vóór haar tweede merkinschrijving niet kon inroepen ten aanzien van boxsprings. Boxsprings kunnen in ieder geval geacht worden te vallen onder de oude omschrijving van klasse 20, te weten “meubelen met inbegrip van bedden; matrassen en kussens (.. .). Het verweer van Bremafa dat zij boxspringsets met de naam Morpheus reeds vóór de tweede merk inschrijving van Morpheus op de markt bracht en er om die reden geen sprake zou zijn van merkinbreuk, gaai dan ook niet op.

4.2. Dat Morpheus tevens de naam is van een Griekse god maakt deze naam niet ongeschikt om als merk voor bedden en boxsprings te kunnen dienen. De conclusie tot zover is dan ook dat Morpheus op basis van haar merkinschrijving uit 1988 beschikt over een geldig merk (MORPHEUS) voor onder meer bedden en boxsprings etc.

4.4. Het verweer van Bremafa dat zij de naam Morpheus enkel heeft gebruikt in de communicatie met de fabrikant en met haar afnemers en daarom niet als “merk" maar enkel als “aanduiding”, maakt de conclusie dat in dit geval sprake is van merkinbreuk niet anders. Volgens het BVIE kan als een merk worden beschouwd een benaming om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Dit is juist wat Bremafa heeft gedaan door een van haar boxspringsets de naam Morpheus te geven, Overigens heefitMorpheus aan de hand van haar producties voldoende aannemelijk gemaakt dat de boxspringsets van Bremafa met de naam Morpheus ook onder die naam aan het grote publiek werden getoond. Verwezen
wordt naar de scherrnprints van verschillende websites die Morpheus als producties 4 en 5 in het geding heeft gebracht. Productie 5 behelst een screenprint van de website van Bremafa waarop ‘de Morpheus’ wordt aangeboden.

4.5. Op grond van het voorgaande is vordering I, zoals hiervoor weergegeven onder 3.1, toewijsbaar. Weliswaar heeft Bremafa toegezegd, zowel in de brief van 24 juni 2013 van de jurist van CBM als ter zitting bij monde van haar directeur, om de naam Morpheus niet langer te gebruiken (en te veranderen in Orpheus), maar gezien de proceshouding van Bremafa, erkent de voorzieningenrechter het belang van Morpheus bij een rechterlijk verbod dat op straffe van dwangsommen kan worden gehandhaafd. Hierbij is tevens van belang dat het handmatig verwijderen van de letter M in alle brochures van Bremafa gemakkelijk een keer kan worden vergeten (zoals Morpheus kennelijk ook zelf heeft geconstateerd), en ook voor die
situatie heeft Morpheus belang bij een rechtens afdwingbaar verbod. De gevorderde dwangsom (zie vordering II) zal echter worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.6 (…)
De voorzieningenrechter acht het echter aannemelijk dat het hoe dan ook moet zijn gegaan om geringe aantallen. Grootschalige inbreuk is door Morpheus niet aannemelijk gemaakt. Mede omdat vordering l wordt toegewezen, waardoor reeds grotendeels aan de belangen van Morpheus wordt tegemoetgekomen, acht de voorzieningenrechter toewijzing van vordering III disproportioneel. Het zal Bremafa veel geld en moeite kosten een dergelijke verklaring te doen opstellen, terwijl het nut van een dergelijke verklaring voor Morpheus naar alle waarschijnlijkheid gering is. Bovendien heeft Morpheus bij herhaling aangegeven er niet op uit te zijn een concurrent te dwarsbomen en/of de situatie te laten escaleren. Om dezelfde redenen zal ook vordering IV (het versturen van een brief naar alle afnemers waarin zij in kennis worden gesteld van de merkinbreuk) niet worden toegewezen. Niet getwijfeld hoeft te worden aan de verklaring van Bremafa ter zitting dat zij al haar afnemers reeds heeft ingelicht.

4.7. Als de (principieel) in het ongelijk gestelde partij zal Bremafa worden veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van Morpheus. Omdat het een IE-geschil betret, kan Morpheus zich hierbij beroepen op artikel l0l9h Rv. De voorzieningenrechter zal echter gezien het verweer van Bremafa tegen de hoogte van de kosten, de kosten matigen tot het indicatietarief in IE-zaken. Voor een eenvoudig kort geding bedraagt het tarief € 6.000,-.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
KG ZA 131-1030  (afschrift)