Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank Den Haag 19 maart 2014, HA ZA 13-76 (Majestic Products tegen ATG Gloves)
Uitspraak ingezonden door Martin Hemmer, AKD. Tussenvonnis. De rechtbank Rotterdam verklaarde zich onbevoegd kennis te nemen van een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk MAXIFLEX voor flexibele werkhandschoenen. ATG vordert thans in reconventie staking inbreuk op het merk Maxiflex. De uitbreiding van de eis in conventie wordt als eis in reconventie als bedoeld in de Gemeenschapsmerkenverordening beschouwd.

Zaak wordt aangehouden voor het nemen van aktes over vordering tot nietigverklaring MAXIFLEX en het feit dat ATG geen merkhouder is.

Bevoegdheid:
3.9 Met betrekking tot de bevoegdheid van de rechtbank in conventie werpt ATG de vraag op of Majestic een vermeerdering van eis mocht indienen in de fase van de procedure waarin deze zich op dat moment bevond met een beroep op artikel 99 GMVo. ATG stelt dat de situaties zoals bepaalt in artikel 99 lid 3 GMVo niet aan de orde zijn en dat Majestic een zelfstandige vordering had kunnen en moeten instellen bij de volgens haar bevoegde rechtbank.

3.11 In artikel 52 lid 1 GMVo is bepaald dat het Gemeenschapsmerk op de door Majestic bedoelde gronden op vordering bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig kan worden verklaard. Artikel 96 GMVo bepaalt dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk bij uitsluiting bevoegd zijn te oordelen over een reconventionele vordering tot nietigverklaring en dat is in Nederland de rechtbank Den Haag.

3.13 In een procedure voor een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk moet aldus eerst een vordering tot merkinbreuk zijn ingesteld, alvorens er een beroep op nietigheid van het Gemeenschapsmerk kan worden gedaan. Op grond van de GMVo is er dan sprake van een “reconventionele vordering in een inbreukprocedure”. In dit geval is feitelijk in conventie sprake van zo’n “reconventionele vordering in een inbreukprocedure”. De (conventionele) vordering van Majestic is immers een verweer tegen de (reconventionele) vordering van ATG strekkende tot verklaring voor recht dat Majestic inbreuk heeft gemaakt op het merk MAXIFLEX. Gelet hierop oordeelt de rechtbank derhalve dat de vordering van Majestic tot nietigverklaring van het merk moet worden beschouwd als een “reconventionele vordering in een inbreukprocedure” zoals is bedoeld in de GMVo (vgl. IEPT20101027, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro, rov. 4.2).

3.14 Anders dan ATG heeft aangevoerd staat artikel 99 GMVo gelet op het voorgaande derhalve niet in de weg aan de beoordeling van de door Majestic aangevoerde gronden voor nietigheid van het merk MAXIFLEX. De rechtbank is bevoegd uit hoofde van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder d en 97 lid 2 GMVo (juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet GMVo) aangezien ATG niet is gevestigd in een van de lidstaten en Majestic in Nederland is gevestigd.

3.20 De rechtbank constateert dat ATG als procespartij niet de merkhouder is van het merk MAXIFLEX maar licentiehouder en dat zij de op het merk gebaseerde vorderingen in reconventie heeft ingesteld op grond van een procesvolmacht van de merkhouder.
In het licht van artikel 100 lid 3 GMVo worden beide partijen daarom eveneens in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de gevolgen die dit heeft voor de ingestelde nietigheidsvordering.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 12 maart 2014, KG ZA 14-93 (Spaapen tegen Nordeongroup)
Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Michelle Schilperoort, De Brauw Blackstone Westbroek. Merkenrecht. Marktonderzoek. Spaapen verkoopt lampen en armaturen onder het merk NORTON. Er is bij WIPO oppositie ingesteld tegen de merkregistratie NORDEON voor soortgelijke waren. Het relevante publiek zijn installateurs die met een verhoogd aandachtsniveau professioneel inkopen doen.

Auditief en visueel stemmen de elementen 'TON' en '(D)EON' niet overeen, de overeenstemming in onderdeel 'ON' is onvoldoende. Er is geen sprake van merkinbreuk.

Leestips: 4.13, 4.14, 4.17, 4.18.

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 maart 2014, zaaknr. 200.135.499/01 (Nieko Beheer c.s. tegen Weiwerd Vastgoed B.V.)
Zie eerder Vzr. Rechtbank Noord-Nederland. Spoedappel waarin de vraag wordt voorgelegd aan wie de intellectuele eigendomsrechten toekomen op de door Kremer en Akkerman ontworpen scheepsmodellen en de naam Waarschip. Op de overdracht van een Benelux-merk is naar analogie van artikel 16 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 Nederlands recht van toepassing. De ingeschreven merkhouder wordt vermoed rechthebbende te zijn. De ontbrekende beschikkingsbevoegdheid is door bekrachtiging niet geheeld (3:58 lid 1 BW). Vanwege het ontbreken van een schriftelijke akte kan niet worden aangenomen dat de auteursrechten van Kremer en Akkerman aan appellante zijn overgedragen. Op grond van artikel 8 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 864/2007 dient het vermeend inbreukmakend handelen in Duitsland te worden beoordeeld naar Duits recht.

3.1.1 Nieko Beheer c.s. en Weiwerd Vastgoed c.s. houden zich bezig met de bouw en verkoop van schepen onder de naam Waarschip.

3.1.2 Kremer en Akkerman zijnde oorspronkelijke ontwerpers van deze schepen. In 1963 zijn zij onder de naam Waarschip een scheepswerf in ‘t Waar gestart. De werf heeft sindsdien Waarschepen geproduceerd en verkocht.

Rechthebbende Benelux-merk nr. 0578711
3.16 Naar het voorlopig oordeel van het hof kan niet worden aangenomen dat er een rechtsgeldige levering van het Benelux-merk 0578711 van Waarschip Holding B.V. aan Waarschip International Yachtservices B.V. heeft plaatsgevonden. Waarschip Internationaal Yachtservices B.V. heeft het merk dus ook niet rechtsgeldig kunnen leveren aan ’t Waar Beleggingen B.V. Daarmee is het in de eerste stap van de keten reeds misgegaan. De overige in de grieven 1 tot en V opgenomen klachten ter zake de rechtsgeldigheid van de gestelde keten van overdrachten behoeven daarom geen verdere bespreking.

Overige Benelux-merkregistraties
3.23 Door Weiwerd Vastgoed c.s. is onweersproken gesteld dat een verbod op het gebruik van het merk WAARSCHIP leidt tot sluiting van hun bedrijf, terwijl de noodzakelijkheid van de gevraagde voorzieningen in 2013/2014 door Nieko Beheer c.s. niet nader is onderbouwd. Gelet op het lange stilzitten van Nieko Beheer en het ontbreken van duidelijke antwoorden van Nieko Beheer c.s. op de in het verweer opgeroepen rechtsvragen, wijst het hof de vorderingen op basis van de overige door Nieko Beheer c.s. genoemde Beneluxmerken af.

Handelsnaaminbreuk?
3.24 Nu onduidelijk is wat partijen in 2001 met betrekking tot het gebruik van de handelsnaam zijn overeengekomen, moet de vordering op basis van de Handelsnaamwet eveneens worden afgewezen.

Auteursrechtinbreuk?
3.26 Niet in geschil is dat het hier gaat om de scheepsmodellen die destijds in 1963 door Kremer en Akkerman zijn ontworpen. Evenmin is in geschil dat die scheepsmodellen moeten worden beschouwd als werken in de zin van de Auteurswet. Ingevolge artikel 2 lid 2 van de Auteurswet vereist de levering voor overdracht van de auteursrechten op bedoelde scheepsmodellen een (onderhandse) akte die door Kremer en Akkerman is ondertekend.

Door Nieko Beheer c.s. is geen stuk overgelegd dat kwalificeert als een (onderhandse) akte in vorenbedoelde zin. Bij het ontbreken van een dergelijke stuk moet het ervoor worden gehouden dat de auteursrechten op de betreffende Waarschip modellen thans nog steeds bij Kremer en Akkerman (en/of hun erfgenamen) berusten. De overige keten van overdrachten behoeft dus geen verdere bespreking.

Misleidende mededelingen?
3.27 Grief XIII klaagt erover dat de voorzieningenrechter niet is ingegaan op de gestelde misleiding ex artikel 6:194 BW. Volgens Nieko Beheer c.s. zijn de uitingen van Weiwerd Vastgoed c.s. op hcin website waarschip.com (prod. 5 Nieko Beheer c.s.) onjuist en derhalve misleidend. Het hof kan Nieko Beheer c.s. hierin niet volgen. Nu onduidelijk is wat partijen bij het uiteengaan in 2000 zijn overeengekomen, terwijl vaststaat dat H en N als onderdeel van de schikking Waarschip Werf B.V. hebben mogen voortzetten, kan niet worden aangenomen dat de door Nieko Beheer c.s. in hun inleidende dagvaarding onder sub 53 opgenomen citaten onjuist en misleidend zijn. Anders dan Weiwerd Vastgoed c.s. aanvoeren, wordt niet de suggestie gewekt dat er nog maar één onderneming over is die Waarschepen maakt. De uitingen maken voldoende duidelijk dat het om Waarschip Werf B.V. gaat. De grief faalt evenzeer.

Slaafse nabootsing?
3.28 Vanwege de hiervoor genoemde onduidelijkheid, kan evenmin worden aangenomen dat Weiwerd Vastgoed c.s. door de verhandeling van de Waarschepen onrechtmatig jegens Nieko Beheer c.s. handelen, zoals zij in de inleiding van de memorie van de grieven stellen. De Waarschepen van Weiwerd Vastgoed c.s. kunnen, anders dan Nieko Beheer c.s. betogen, niet beschouwd worden als ongeoorloofde nabootsingen van de Waarschepen die door Nieko Beheer c.s. op de markt worden gebracht. De Waarschepen van Weiwerd Vastgoed c.s. zijn immers ontleend aan de oorspronkelijke modellen van Kremer en Akkerman, terwijl niet is gebleken dat de rechten daarop exclusief aan Nieko Beheer c.s. toekomen.

Rechtbank Den Haag 12 maart 2014, HA ZA 13-808 (Burberry c.s. tegen X)
Tussenvonnis. Bewijsopdracht. Gedaagde verkoopt, ook na onthoudingsverklaring met finale kwijting voor inbreuk van vóór die datum, kleding via marktkramen in Amsterdam. Het beroep op uitputting slaagt niet. De verklaring van de eigenaar van de groothandel “ik verkoop alleen originele kleding” is onvoldoende bewijs. Van inbreuk ex 2.20 lid 1 sub a BVIE is geen sprake nu door de uitvergroting van de strepen en de plaatsing op de schoen, het kenmerkende bestanddeel van het ruitmotief, het Burberry beeldmerk niet voorkomt, noch een Burberry naam of logo.

Wel wordt vastgesteld dat gedaagde op enig moment inbreukmakende voorraad had. Burberry c.s. krijgt een bewijsopdracht.

4.3. [X] betwist de gestelde merkinbreuk en heeft daartoe allereerst aangevoerd dat hem met het ondertekenen van de onthoudingsverklaring van 2 juli 2012 (hiervoor vermeld in 2.16) finale kwijting is verleend voor inbreuken die zouden zijn gemaakt vóór die datum en de ingestelde vorderingen derhalve slechts kunnen zien op handelingen verricht na die datum. Nu Burberry c.s. dit niet heeft weersproken, zal de rechtbank daarvan uit gaan.

 4.6. De rechtbank verwerpt het betoog van [X] dat de op 26 april 2013 in beslag genomen waren, waarvan één product voorzien was van een G-Star merk en vier van een Adidas merk, geen inbreuk maken op de merkrechten van Burberry c.s. omdat het zou gaan om originele van de merkhouders afkomstige waren die hij legaal heeft gekocht bij een groothandel in Voorburg. De rechtbank begrijpt dat [X] hiermee een beroep doet op uitputting van de merkrechten van Burberry c.s. als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo en artikel 2.23 lid 3 BVIE. Ook indien [X] de in beslag genomen waren daadwerkelijk zou hebben ingekocht bij voornoemde groothandel, hetgeen niet uit de door [X] overgelegde stukken (een ongedateerde handgeschreven factuur en een bankafschrift van 31 juli 2012) blijkt, dient het beroep op uitputting te worden verworpen. Ten eerste omdat [X] onvoldoende heeft gemotiveerd dat sprake is van originele van de merkhouder afkomstige waren. De verklaring van de eigenaar van de groothandel “ik verkoop alleen originele kleding” is daartoe in ieder geval onvoldoende. En ten tweede omdat [X] niet gemotiveerd heeft gesteld dat de betreffende waren door of met toestemming van Burberry c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht. [X] heeft ter zitting nog aangeboden nader bewijs over te leggen bestaande uit informatie uit de boekhouding van hemzelf dan wel van de groothandel. De rechtbank gaat aan dit bewijsaanbod voorbij omdat [X] verzuimd heeft de bedoelde stukken uit de administratie over te leggen en hij geen bewijs aanbiedt door getuigen. De rechtbank is niet verplicht om een aanbod tot overlegging van stukken te honoreren; zulke stukken kan een partij immers uit eigener beweging overleggen (vgl. Hoge Raad 19 maart 1999, NJ 1999, 496).

4.7. (...) Door de uitvergroting van de strepen en de plaatsing daarvan over de gehele schoen komt daarin het ruitmotief van het Burberry beeldmerk als zodanig echter niet voor. Dit ruitmotief is een kenmerkend bestanddeel van het Burberry beeldmerk. Nu niet alle bestanddelen van het Burberry beeldmerk in de print op de schoenen voorkomen is naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan voornoemde maatstaf en is de print niet gelijk aan het ingeroepen Burberry beeldmerk. Van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a dan wel 2.20 lid 1 sub a BVIE is dan ook geen sprake. Burberry c.s. heeft niet aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat (subsidiair) sprake is van merkinbreuk op andere gronden.

4.9. Gelet op het voorgaande stelt de rechtbank vast dat [X] op 24 april 2013 waren voorzien van een G-star merk en/of van een Adidas merk in voorraad had en op 18 december 2013 waren voorzien van een Burberry merk. Daarmee heeft [X] inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerken van de betreffende merkhouders op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo en op de Beneluxmerken, althans de internationale merken met gelding in de Benelux, op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

Lees de uitspraak:
HA ZA 13-808 (pdf)

Vzr. Rechtbank Gelderland 7 maart 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:1917 (WE R Music tegen WE ARE HARDSTYLE)
Uitspraak ingezonden door Boris von der Assen, Van Kaam advocaten. Merkenrecht. B heeft activiteiten in muziekproductie, muziekconcepten, artist management, is DJ onder de naam Brennan Heart en is houdster van woordmerk WE R (dat wordt uitgesproken als "we are". D organiseert dance evementen, waaronder "We are Hardstyle", waarvoor een beeldmerk is aangevraagd. Geen merkinbreuk, geen handelsnaamrechtinbreuk, geen onrechtmatige daad.

Onder b.
4.5. (...) Wat betreft het verwarringsgevaar, waarvan volgens B sprake is, geldt dat wel voorstelbaar is dat binnen een bepaalde scene, waar een bekend persoon zoals B als dj fungeert met een woordmerk dat wordt uitgesproken als "we are" verwarring kan ontstaan als een derde ook de woorden "we are" met een bepaalde toevoeging gebruikt in relatie tot hetzelfde genre muziek en de daarmee verbonden 'lifestyle', maar dat is niet relevant. De beschermingsomvang is immers, zoals overwogen, beperkt tot enkel het visuele aspect van "WE R".

Onder d:
4.7 (...) Aannemelijk is wel dat het woordmerk "WE R" binnen de hardstyle-scene bekendheid geniet. D gebruikt zijn teken "We are Hardstyle" echter niet structureel binnen die scene, maar, zo moet worden aangenomen, enkel voor de aanduiding van een door hem (jaarlijks) te organiseren dance event. Verder is van belang dat de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken gering is en dat het woordmerk van B weinig onderscheidend vermogen heeft.

Lees de uitspraak:
KG ZA 14-36 (pdf)
ECLI:NL:RBGEL:2014:1917 (pdf)
ECLI:NL:RBGEL:2014:1917 (link)

Op andere blogs:
DomJur

Rechtbank Den Haag 5 maart 2014, HA ZA 12-613 (Julius Sämann tegen Onestop c.s.)
Uitspraak ingezonden door Thijs van den Heuvel, Bird & Bird. Merkenrecht. Tegenbewijs. Julius Sämann is houdster van internationale woord-/beeldmerken WUNDERBAUM. Bij tussenvonnis [IEF 12764] heeft de rechtbank Onestop c.s. toegelaten tegenbewijs te leveren tegen de stelling dat de in Griekenland door Julius Sämann aangeschafte boomvormige luchtverfrisser door Onestop c.s. op de markt is gebracht. Daarin slaagt zij niet. Niet is gesteld noch gebleken dat de verhandeling in de EER heeft plaatsgevonden door of met toestemming van de merkhouder, zodat sprake is van merkinbreuk. Het gebod tot staken van de inbreuk wordt beperkt tot de boom-merken.

Wat betreft Ha Ha De Beer en Lytse Burcht is niet gesteld noch gebleken dat zij opdracht hebben gegeven tot productie van de desbetreffende luchtverfrissers of deze hebben geïmporteerd of verhandeld.

Waardering van het bewijs
2.2. De rechtbank acht Onestop c.s. niet geslaagd in het leveren van tegenbewijs tegen de stelling dat de in Griekenland door Julius Sämann aangeschafte boomvormige luchtverfrisser door Onestop c.s. op de markt is gebracht. Daartoe is het volgende redengevend.

2.11. De suggestie van Onestop c.s. dat de producent van de aan Onestop geleverde geurbomen het model van de verpakking heeft gebruikt voor door deze producent – zonder enige tussenkomst van Onestop – in Griekenland geleverde luchtverfrissers, is op geen enkele manier onderbouwd, zodat ook hierin onvoldoende betwisting van de voorshands bewezen geachte stelling kan worden gevonden. Ook de bij conclusie na enquête door Onestop c.s.in het geding gebrachte producties bieden daartoe geen aanknopingspunten. Dat er in China (al dan niet op de Yiwumarket) veel aanbieders zijn die veel verschillende luchtverfrissers in de vorm van een boom op de markt brengen, wil nog niet zeggen dat de in een verpakking van Onestop in Griekenland aangetroffen luchtverfrisser zonder tussenkomst van Onestop aldaar door een niet nader genoemde Chinese partij op de markt is gebracht.

Omvang van de merkinbreuk
2.12. In het tussenvonnis is reeds vastgesteld dat Onestop en Axie in Nederland luchtverfrissers voorzien van de merken van Julius Sämann hebben verhandeld. Met het voorgaande staat vast dat ook de door Julius Sämann in Griekenland aangeschafte boomvormige luchtverfrisser door Onestop op de markt is gebracht. De stelling dat Onestop en Axie de luchtverfrissers niet op de markt hebben gebracht aangezien deze al op de markt waren gebracht door de Chinese producent en verkopers, snijdt geen hout, althans doet er niet aan af dat Onestop de geurboompjes in China heeft besteld en vervolgens heeft ingevoerd en verder verhandeld in de EER en Axie deze haar winkels heeft verkocht. Gesteld noch gebleken is dat deze verhandeling in de EER heeft plaatsgevonden door of met toestemming van de merkhouder, Julius Sämann, zodat sprake is van merkinbreuk door Onestop en Axie. Onestop c.s. heeft verder nog aangevoerd dat door haar geen inbreukmakende producten meer in het verkeer worden gebracht en dat alle desbetreffende producten zich onder het door Julius Sämann gelegde beslag bevinden. Uit de getuigenverklaringen volgt echter dat er meer dan 5.000 stuks in China zijn besteld. Bovendien zijn Onestop en Axie niet bereid gebleken een onthoudingsverklaring versterkt met boetes te ondertekenen, zodat niet valt in te zien dat Julius Sämann geen belang bij haar vorderingen heeft.

2.14. Gesteld noch gebleken is dat Ha Ha De Beer en Lytse Burcht opdracht hebben gegeven tot productie van de desbetreffende luchtverfrissers of deze hebben geïmporteerd of verhandeld. Dat zij samen Axie hebben opgericht en dat Ha Ha De Beer bestuurder en enig aandeelhouder is van Onestop, is – zonder meer – onvoldoende om tot merkinbreuk door deze partijen te kunnen concluderen. De vorderingen tegen deze partijen zullen daarom alle worden afgewezen.

Lees de uitspraak:
HA ZA 12-613 (pdf)

HvJ EU 6 maart 2014, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing, Oberster Patent- und Markensenat. Uitlegging van artikel 12, lid 2, sub a merkenrechtrichtlijn. Gronden voor vervallenverklaring. Ingeschreven woordmerk dat voor de consument de gebruikelijke benaming is geworden voor de betrokken waar omdat de tussenpersonen niet meedelen dat het een merk betreft. Afwezigheid van alternatieve benamingen om de betrokken waar aan te duiden. Nalaten van de merkhouder. Het Hof verklaart voor recht:

1)      Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie als die van het hoofdgeding de houder van een merk de door dit merk verleende rechten kan verliezen voor een waar waarvoor het merk is ingeschreven wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder louter uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden.

2)      Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat als „nalaten” in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt het feit dat de houder van een merk de verkopers niet ertoe aanzet om dit merk meer te gebruiken bij de verkoop van een waar waarvoor het merk is ingeschreven.

3)      Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat voor de vervallenverklaring van een merk niet is vereist dat wordt nagegaan of alternatieve benamingen bestaan voor een waar waarvan dit merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

Gestelde vragen:

1)      Is een merk ‚de in de handel gebruikelijke benaming van een waar of dienst’ geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn [2008/95] wanneer

a)      de handelaren zich er weliswaar van bewust zijn dat het merk een herkomstaanduiding is, maar in de regel de [eindverbruikers] hierover niet informeren, en

b)      de [eindverbruikers] het merk met name daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven?

2)      Is er reeds sprake van ‚nalaten’ in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaren hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?

3)      Moet een merk dat door toedoen of nalaten van de houder ervan voor [eindverbruikers], maar niet voor de handel, een gebruikelijke benaming is geworden, in dat geval, maar ook alleen dan, vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?

Op andere blogs:
AOMB Ons dagelijks brood wordt dagelijkse kost
BirdBuzz Kornspitz - CJEU specifies requirements for trade mark genericism
DVAN De beperking van een beschrijvende merknaam
IE-Forum Noot van Paul Geerts
JIPLP Kornspitz: only the views of end users are relevant to establish if a trade mark has lost its distinctive character

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep ZENSATIONS afgewezen [tegen ZEN]
B) Beroep ANNAPURNA afgewezen [tegen BBIE]

Gerecht EU 5 maart 2014, zaak T-416/12 (ZENSATIONS) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement ZENSATIONS voor diensten van de klassen 35 en 44, en strekkende tot vernietiging van de beslissing houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van het woordmerk ZEN voor waren en diensten van de klassen 3, 21 en 44. Het beroep is afgewezen.

83      Or, pour le public ne connaissant pas l’anglais ou le français, les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle et de similitude conceptuelle. En dépit de la faible similitude phonétique, un tel degré de similitude visuelle et de similitude conceptuelle suffit pour constater l’existence d’un risque de confusion, dès lors que les produits et services en cause sont semblables ou identiques et que le degré d’attention de la partie du public autre que celle composée des professionnels n’est pas particulièrement élevé. Cette conclusion est valable quel que soit le caractère distinctif de la marque antérieure, que la chambre de recours a qualifié de moyen, au point 29 de la décision attaquée, ce que la requérante conteste, en soutenant que l’élément « zen » est descriptif des produits et des services en cause.

84      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la reconnaissance d’un éventuel caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, selon la jurisprudence, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, précité, point 70, et la jurisprudence citée).

85      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également le second moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité, contestée par l’OHMI, des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante.

Gerecht EU 6 maart 2014, zaak T-71/13 (ANNAPURNA) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep strekkende tot vernietiging van de beslissing houdende gedeeltelijke vernietiging van de gedeeltelijke vervallenverklaring door de nietigheidsafdeling van het woordmerk ANNAPURNA voor waren van de klassen 3, 18, 24 en 25 in het kader van de door verzoekster ingestelde vordering tot vervallenverklaring. Het beroep is afgewezen.

64      First of all, regarding the applicant’s argument that the protection accorded to the mark at issue in relation to outerwear should apply only to cashmere goods, it should be noted that, according to the general remarks of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) accompanying the Tenth edition of the Nice Classification 2013, the categorisation of finished goods in the Nice Classification is in principle carried out in accordance with its function or intended use and not the materials used in its production. It is also apparent from the case-law that the criterion of purpose or intended use is of fundamental importance in the definition of a sub-category of goods or services in so far as consumers search primarily for goods or services which can meet their specific needs (see Case T‑256/04 Mundipharma v OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) [2007] ECR II‑449, paragraph 29, and Joined Cases T‑493/07, T‑26/08 and T‑27/08 GlaxoSmithkline and Others v OHIM – Serono Genetics Institute (FAMOXIN) [2009], not published in the ECR, paragraph 37).

65      Those principles imply that it is not necessary to define a sub-category of outerwear made of cashmere in the present case. That conclusion is all the more appropriate since some of the outerwear sold under the mark at issue contains not only cashmere, but other materials as well. It is apparent from the descriptions of those goods on the invoices included in Annex 2 of the evidence presented before OHIM that they are materials such as cotton, wool, polyester and silk.

66      It is also not necessary to define a sub-category of outerwear made of knitwear. In the light of the case-law cited in paragraph 64 above, consumers search, in the present case, for goods in accordance with their specific needs and not their method of manufacture.

67      In addition, it is wrong to assert that the evidence of use concerns only outerwear made of cashmere and/or outerwear made of knitwear. The evidence referred to in paragraphs 58 and 59 above concerns also socks, tights, breeches, bras and pyjamas. That evidence demonstrates, at the very least, a certain variety in the underwear sold by the intervener during the relevant period.

68      The applicant’s arguments relating to the ‘clothes, slippers and headgear’ in Class 25 must therefore be rejected as unfounded.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 10 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie januari 2014.

Behoefte aan een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl

Vzr. Rechtbank Gelderland 4 maart 2014, KG ZA 14-39, KG ZA 14-65 (Eisma c.s. tegen Macrider c.s.)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey en Iris Jansen, Van Benthem & Keulen.
Merkenrecht. Beeldmerken. Domeinnaamrecht. Geen handelsnaamgebruik. Eisma is houdster van diverse beeldmerken Horses en horses.nl. Macrider heeft de domeinnaam horsestv.nl en voorheen inactieve domeinnaam horses.tv overgenomen en deze laten doorlinken. Deze domeinnaamaanduidingen zijn andere tekens dan de beeldmerken (ex sub a) en het gebruik van de internetadressen om de website van Macrider c.s. te bereiken is geen gebruik van het teken ter onderscheiding van waren of diensten (sub b en c).

De site is niet ingeburgerd in de Benelux, ondanks dat zij twintig jaar bestaat, 150.000 unieke bezoekers en 4000 volgers op facebook heeft en verbonden is aan twee speciale awards. Door het horses.nl-logo op kleding van de televisieploeg in een filmpje (proefuitzending) is geen sprake van handelsnaamgebruik. De vorderingen worden afgewezen.

4.9. Wat betreft het onderdeel van het beeldmerk, het woordelement 'horses', geldt het volgende . Dat element in het beeldmerk van Eisma Media Groep is redelijk prominent aanwezig. Het element 'horses' heeft echter op zichzelf geen onderscheidend vermogen omdat het beschrijvend is voor de diensten waarvoor de merken van Eisma Media Groep zijn ingeschreven, te weten het verstrekken/overbrengen van informatie over paarden en daaraan verwante onderwerpen.

Op andere blogs:
DomJur