Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 november 2008, KG ZA 08-880, Arla Foods Amba tegen Th. Vergeer en Zonen B.V. 

Merkenrecht. Kaasmerk Puck tegen kaasmerk Cheez’Puck. Element Cheez is beschrijvend voor kaas, "tekenelementenpucks of Pu(c)k zijn beschrijvend voor ijshockeypucks, maar niet voor stukken kaas”. Overeenstemmende tekens, gevaar voor (minstgenomen indirecte) verwarring is aannemelijk: (impliciet pan-Europees?) inbreukverbod en overdracht domeinnaam. Rechtbank benadrukt nog eens dat “voor de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" een min of meer abstracte benadering is vereist en geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) behoeft te worden aangetoond.” Onrechtmatige daad en inbreuk handelsnaamrecht kunnen niet tot meeromvattend inbreukverbod leiden en blijven derhalve buiten beschouwing.

Nevenvorderingen niet toewijsbaar afgewezen onder verwijzing naar HR in Bax/Weijers (spoedeisend belang nevenvorderingen). Poceskosten: “Arla's stelling dat de indicatietarieven "op niets" zouden zijn gebaseerd en "een slag in de lucht" zouden betreffen, wordt gepasseerd.” €15.339,44. Afbeeldingen in het vonnis. 

Eiser Arla hanteert haar PUCK-(gemeenschaps)merken “voor een vooral in de Arabische wereld en onder inwoners van Europa met wortels in de Arabische wereld populaire geitenkaas- en roomkaasvariant. Dergelijke kaas is (ook) in Nederland, Duitsland en Denemarken op de markt en er wordt op Arabischtalige satelliettelevisiezenders met bereik in Europa zoals Al Jazeera reclame voor gemaakt.” Gedaagde Vergeer brengt een kaasproduct op de markt bestemd voor kinderen in Nederland en ook in Duitsland en Hongarije. Zij hanteert daarvoor het teken Cheez'Pucks en hanteert in haar marketinguitingen rondom dit kaasproduct een character (of mascotte, zoals haar advocaten dit betitelen) Puk of Puck.

Merkenrecht: “4.4. PUCK en Cheez'pucks zijn naar voorlopig oordeel overeenstemmende tekens ten opzichte van het Gemeenschapswoordmerk PUCK, waardoor gevaar voor (indirecte) verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking te nemen publiek. (…)

4.5. Arla heeft genoegzaam aannemelijk gemaakt dat het teken Cheez' in het verkeer gehanteerd wordt in samenstellingen als een gebruikelijke en louter beschrijvende aanduiding voor kaassmaak of kaasproduct. Dat is zo in de door haar overgelegde afbeeldingen van verpakkingen van CheezWhiz (kaassaus of kaasspray voor topping), Cheez-it of Cheez - it van Frico (reepjes kaas in een pakje) en Cheez-doodles (maiszoutjes met kaassmaak). Het element Cheez' betreft een verbastering of fonetische weergave van het Engelse woord cheese.

4.6. Voor bedoelde globale beoordeling betekent dit dat het element "pucks" uit de samenstelling Cheez'pucks het dominerende en onderscheidende bestanddeel is (waaraan meer gewicht toekomt bij de overeenstemmingsvraag, nu die immers in het totaalbeeld meer opvallen) – en bij de tekens Puk en Puck, voor zover gebruikt ter onderscheiding van de betrokken waar, is dit sowieso het enige te vergelijken element. Bovendien geldt dat een hoge mate van overeenstemming van de betrokken waren (in dit geval: (geiten)kaas en (Goudse kinder)kaas, allebei kaas derhalve) volgens vaste rechtspraak een geringere mate van overeenstemming tussen merk en tekens – zo daar hier al sprake van zou zijn – kan compenseren. Dit alles bij elkaar genomen betekent naar voorlopig oordeel dat de verschillen Cheez', respectievelijk de toevoeging van een meervoudsletter 's' in het tekenelement pucks uit de samenstelling Cheez'pucks, respectievelijk weglating van de letter 'c' in het teken Puk, niet maken dat geen sprake is van in ieder geval auditieve en visuele overeenstemming. Wellicht is dat voor wat de samenstelling Cheez'pucks betreft in mindere mate het geval, maar merkenrechtelijk is dat is voorshands niet relevant te achten. Dat de klank van "pu(c)k" in het Arabisch als "boek" zou klinken, zoals Vergeer onweersproken heeft aangevoerd, maakt dit niet anders, omdat Arabisch in de Europese Unie geen doorgaans begrepen taal is. Evenmin valt in te zien wat dit aan overeenstemming zou afdoen. Mogelijk is tevens sprake van begripsmatige overeenstemming als puck opgevat zou kunnen worden als synoniem voor schijf – maar Arla bestrijdt juist dat dit teken(element) als zodanig kan worden opgevat, zoals Vergeer wel aanvoert. Enkel auditieve gelijkenis kan overigens al voldoende zijn voor verwarringsgevaar. Dat het teken Cheez'pucks louter beschrijvend zou worden gebruikt, zoals Vergeer aanvoert, wordt voorshands niet gevolgd. Tekenelementen pucks of Pu(c)k zijn beschrijvend voor ijshockeypucks, maar niet voor stukken kaas.”

Verwarringsgevaar: “4.7. Tevens wordt voorlopig geoordeeld dat sprake is van minstgenomen indirect verwarringsgevaar in de in 4.4. bedoelde zin. In de eerste plaats is daarbij relevant dat Arla zich in deze zaak beroept op Gemeenschapsmerken die korter dan 5 jaar geleden zijn ingeschreven, zodat deze überhaupt nog niet eens als merk gebruikt behoeven te worden (art. 15(1) GMVo), zoals Arla terecht naar voren heeft gebracht. Dat geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar, omdat Arla haar merk zou gebruiken voor geitenkaas bestemd voor de Arabische markt en Vergeer zich met haar teken en character richt op de Nederlandse (kinder) kaasmarkt, wordt – wat daar verder gelet op art. 15(1) GMVo ook van zij – voorshands niet gevolgd. Nog daargelaten dat Arla onvoldoende steekhoudend weersproken ter zitting heeft gesteld dat zij haar van de Puck-merken voorziene kaas ook in Europa te koop aanbiedt, zodat voorshands niet aannemelijk is dat sprake is van een louter "exportmerk" (overigens een krachtens art. 15(2)(b) GMVo als normaal gebruik als merk aangemerkte handeling), miskent die stelling dat voor de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" een min of meer abstracte benadering is vereist en geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) behoeft te worden aangetoond.

4.8. Op grond van het vorenoverwogene is een merkinbreukverbod gebaseerd op het Gemeenschapswoordmerk versterkt met een voor matiging vatbare dwangsom toewijsbaar, evenwel als in het dictum verwoord. Beoordeling op grond van de gecombineerde Gemeenschapswoord/ beeldmerken kan bij die stand van zaken achterwege blijven.”

Domeinnaam: “4.9. Arla heeft onweersproken en onderbouwd gesteld dat Vergeer het teken cheezpucks in haar domeinnaam waarachter de website www.cheezpucks.nl wordt gedreven, gebruikt als merk, namelijk mede ter onderscheiding van de producten die op de door de domeinnaam verkregen website worden aangeboden, omdat er een direct verband is tussen die domeinnaam en de producten die worden aangeboden (bijvoorbeeld in de banner "cheez'pucks. hèt kaasje voor coole kids" op de openingspagina). Zodoende valt ook het hanteren van deze domeinnaam onder het toe te wijzen merkinbreukverbod en kan de gevorderde medewerking aan overdracht van bedoelde domeinnaam daarop worden gebaseerd. Ter voorkoming van executiegeschillen zal Vergeer bij wijze van nadere ordemaatregel enige tijd gegund worden om tot aanpassingen te komen, waaronder het "uit de lucht" halen en overdragen van haar website aan Arla.”

Nevenvorderingen: “4.12. De nevenvorderingen zullen worden afgewezen. Gegeven de betwisting van bedoeld spoedeisend belang bij elke afzonderlijke nevenvordering heeft Arla onvoldoende aannemelijk weten te maken dat zo'n belang aanwezig is. Haar stelling dat de proceseconomie ermee gebaat zou zijn thans al in het kader van deze voorlopige beoordeling inzicht te krijgen in afnemers of toeleveranciers om verdere inbreuk te stoppen en in staat te zijn zonder verdere procedure buiten rechte haar schade te kunnen begroten teneinde vervolgens eventueel in der minne tot een regeling daaromtrent te komen met Vergeer, wordt niet voldoende geacht.

4.13. Dat wordt niet anders in het licht van HR 15 juni 2007, NJ 2008/153 (Bax/Weijers), waarin een nevenvordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten aan de orde was. Daarin heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat indien een hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beslist, de proceseconomie ermee gebaat is, dat in hetzelfde geding ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering als die ter zake van buitengerechtelijke kosten kan worden beslist. Indien die vordering niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, mag volgens dit arrest in beginsel worden aangenomen dat ook toewijzing van de nevenvordering uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. Allereerst is in de onderhavige zaak wel sprake van betwisting van het spoedeisend belang bij de nevenvorderingen. In de tweede plaats kan een dergelijke proceseconomische overweging naar voorlopig oordeel (zoals ook onlangs in Vzr Rb 's-Gravenhage 7 oktober 2008, IEPT 20081007 (BMW/Inter-Tyre Holland) is uitgemaakt, niet leiden tot toewijzing van zeer ingrijpende nevenvorderingen als in deze procedure door Arla gevorderd nu het gestelde spoedeisende belang daartoe onvoldoende aannemelijk wordt geacht. In dat licht zij erop gewezen dat dit type nevenvorderingen in de systematiek van de Handhavingsrichtlijn (die terug gaat op de systematiek van Deel III van TRIPs Verdrag) bedoeld lijkt te zijn als definitieve maatregelen nadat een inbreuk (in of tijdens een bodemprocedure) is vastgesteld (artt. 8 en 10) en naar voorlopig oordeel moeilijk is te begrijpen onder de voorlopige en conservatoire maatregelen uit art. 9 van deze richtlijn (dat teruggaat op art. 50 TRIPs).

Proceskosten: “4.15. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 dient voor de hoogte van de proceskosten in het geval van betwisting aansluiting te worden gezocht bij de per die datum in werking getreden genoemde regeling Indicatietarieven in IE-zaken, te vinden op www.rechtspraak.nl. Het door Arla opgevoerde bedrag is beduidend hoger dan het daarin vermelde indicatietarief voor een eenvoudig kort geding, evenwel maar enigszins hoger dan het indicatietarief voor een niet-eenvoudig kort geding. Gelet tevens op de hoogte van de door Vergeer zelf verantwoorde kosten ter onderbouwing van haar aanspraak uit hoofde van art. 1019h Rv ter hoogte van € 10.117,- (ook belangrijk hoger dan het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding), maakt dat termen bestaan om aan te nemen dat het hogere indicatietarief van € 15.000,- te dezen als uitgangspunt kan worden genomen. De door Arla in rekening gebrachte kosten die daarboven uitkomen zijn in deze omstandigheden, behoudens steekhoudende nadere motivering, die ontbreekt, in beginsel niet aan te merken als redelijk en evenredig in de zin van art. 1019h Rv. Arla's stelling dat de indicatietarieven "op niets" zouden zijn gebaseerd en "een slag in de lucht" zouden betreffen, wordt gepasseerd onder verwijzing naar de betreffende regeling die blijkens de tekst ervan is vastgesteld door het LOVC na voorbereiding in een werkgroep ingesteld door het LOVC en totstandkoming in samenspraak met de NOvA. Zodoende wordt de proceskostenveroordeling vastgesteld op € 15.000,-, vermeerderd met € 254,- aan vast recht en € 85,44 aan explootkosten, derhalve op € 15.339,44.”

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 10 oktober 2008, LJN: BG3748, B.V. Engineering Design Documentation Services tegen Electronic Data Systems Corporation (EDS)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Exceptio plurium litis consortium. Eiseres Engineering komt beroep tegen vonnis van de Rechtbank Amsterdam uit 2003, waarin haar is bevolen ieder inbreukmakend gebruik van de merknaam EDS te staken en gestaakt te houden en de inschrijving in het Handelsregister te wijzigen. De EDS-Beneluxmerken van Engineering zijn nietig verklaard en doorgehaald. Engineering heeft tegen het vonnis voor zover gewezen tussen haar en één wederpartij, de Nederlandse B.V., te laat hoger beroep ingesteld, waarmee dat vonnis tussen die partijen in kracht van gewijsde is gegaan.

Daarmee wordt ook het beroep tegen de andere partij onmogelijk. Gelet op de noodzaak dat de beslissing ten aanzien van de rechtsverhouding in geschil ten aanzien van Engineering, Electronic en de Nederlandse BV in dezelfde zin luidt, kan de procedure in hoger beroep niet uitsluitend tegen Electronic worden voortgezet.

“2.6 De rechtsverhouding in geschil, zoals tot uitdrukking gebracht in de procedure in eerste aanleg, betreft de vraag wie in de verhouding tussen Engineering enerzijds en Electronic en de Nederlandse BV anderzijds gerechtigd is tot het voeren van de aanduiding en EDS als merk en handelsnaam. De aard en inhoud van deze rechtsverhouding maakt het rechtens noodzakelijk dat de beslissing ten aanzien van alle bij de rechtsverhouding betrokken partijen in dezelfde zin luidt. Daarbij is van belang dat Electronic en de Nederlandse BV behoren tot hetzelfde concern en deze rechtspersonen de aanduiding EDS gebruiken voor dezelfde diensten en dat het gebruik van het woord- en dienstmerk EDS door de Nederlandse BV berust op een aan haar door Electronic verleende licentie.

2.7 Op grond van het vonnis van 3 december 2003 staat tussen Engineering en de Nederlandse BV onherroepelijk vast dat Engineering jegens de Nederlandse BV verplicht is het gebruik van de aanduiding EDS als merknaam en handelsnaam te staken en gestaakt te houden. Daarnaast zijn in dat vonnis, mede op vordering van de Nederlandse BV, de genoemde merkdepots Van Engineering nietig verklaard en zijn de reconventionele vorderingen van Engineering strekkende tot het verbieden van het gebruik van de aanduiding EDS als merknaam en handelsnaam door de Nederlandse BV afgewezen, welke oordelen in de rechtsverhouding tussen Engineering en de Nederlandse BV tevens onherroepelijk zijn. Gelet op de noodzaak dat de beslissing ten aanzien van de rechtsverhouding in geschil ten aanzien van Engineering, Electronic en de Nederlandse BV in dezelfde zin luidt, kan de procedure niet in hoger beroep uitsluitend tegen Electronic worden voortgezet. De door Engineering beoogde uitkomst van de procedure in hoger beroep, te weten dat het haar wel en Electronic niet zal zijn toegestaan om de aanduiding EDS als merknaam en handelsnaam te gebruiken, is onverenigbaar met de beslissing in eerste aanleg tussen Engineering en de Nederlandse BV ten aanzien van dezelfde rechtsverhouding. Met het argument dat de Nederlandse BV in hoger beroep geen partij is en dit standpunt zelf niet naar voren kan brengen, miskent Engineering dat Electronic zich op de exceptie heeft beroepen.

2.8 De conclusie is dat het beroep op de exceptie slaagt. Een andere opvatting zou bovendien in strijd zijn met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, omdat het hoger beroep van Engineering er mede toe strekt om de beslissing in eerste aanleg tussen haar en de Nederlandse BV te ontkrachten, terwijl de Nederlandse BV in hoger beroep geen partij is. Derhalve komt het hof niet meer toe aan een behandeling van de grieven.

3. Slotsom. Het vooroverwogene betekent, dat Engineering bij gebrek aan belang niet ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar ingestelde hoger beroep.”

Lees het arrest hier. 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 maart 2008 LJN: BC7358, Startpagina B.V. tegen geïntimeerde.
 
En nog een vers gepubliceerd Bossche uitspraak, nu een uit maart 2008. Domeinnamen. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Startpagina is beschrijvend; nieuwe inhoud geven is nog geen ingeburgeren.  “Ook indien Startpagina BV erin is geslaagd de term een nieuwe inhoud te geven, is het nog steeds (ook) een algemeen gebruikelijke term in het internetverkeer, dat wil zeggen een term die duidt op een openingspagina of openingsscherm”.

Het woordmerk STARTPAGINA.NL is allereerst niet identiek aan de domeinnaam startpagina.tv en/of de tekens met die aanduiding zoals hiervoor afgebeeld nu dit woordmerk de toevoeging .nl heeft en de gewraakte tekens de toevoeging .tv. De vraag is vervolgens of sprake is tekens die met het woordmerk overeenstemmen. Het gaat hierbij om de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen beide. Door partijen is uitvoerig gediscussieerd over de betekenis die in dit verband aan het - overeenkomende - hoofdbestanddeel STARTPAGINA gegeven dient te worden.

Daarbij komt het standpunt van Startpagina BV er goedbeschouwd op neer dat zij aan het begrip startpagina dat op zichzelf genomen in het internetverkeer een algemeen gebruikelijke term is een nieuwe en eigen inhoud heeft gegeven waardoor het in die internetwereld een begrip is geworden. Ook als dat standpunt gevolgd wordt, betekent dat nog niet dat het voorkomen van de term startpagina in de tekens die geïntimeerde gebruikt meebrengt dat merk en tekens als overeenstemmend moeten worden beschouwd. Immers, ook indien Startpagina BV erin is geslaagd de term een nieuwe inhoud te geven, is het nog steeds (ook) een algemeen gebruikelijke term in het internetverkeer, dat wil zeggen een term die duidt op een openingspagina of openingsscherm.

In dit geval moet Startpagina BV het voor haar woordmerk hebben van de combinatie van het woorddeel STARTPAGINA en de toevoeging .NL. Juist in die toevoeging is het verschil gelegen met de tekens waarvan [geïntimeerde] zich bedient. Startpagina BV heeft gewezen op een aantal uitspraken waarin is geoordeeld dat deze toevoegingen voor de onderlinge vergelijking van ondergeschikte betekenis zijn te achten. Ook indien dit standpunt in het algemeen juist zou zijn, betekent dat nog niet dat dit in het onderhavige geval ook opgaat. Zoals gezegd, is hier de toevoeging .NL van belang omdat er anders geen sprake is van een teken waarvoor merkrechtelijke bescherming ingeroepen kan worden. De toevoeging .tv maakt in dit geval dus wel uit, omdat het een toevoeging is die duidelijk verschilt van de door Startpagina BV in haar woordmerk gebruikte toevoeging. Daardoor ontbreekt in dit geval een voldoende auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen het woordmerk en de gewraakte tekens.

Voor het beeldmerk geldt mutatis mutandis hetzelfde. Bij een vergelijking tussen het merk zoals het is geregistreerd en de tekens zoals deze door geïntimeerde worden gebruikt, is voor het beeldmerk de vormgeving ervan van groot belang. Het gaat bij deze vergelijking immers om het geheel, niet om de afzonderlijke onderdelen. Naar het voorlopig oordeel van het hof geldt ook hier dat een voldoende auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen het beeldmerk en de gebruikte tekens ontbreekt. De consequentie hiervan is dat de vorderingen van Startpagina BV voor zover gebaseerd op het merkenrecht in dit kort geding niet voor toewijzing in aanmerking komen. Het hof komt hierbij dus tot dezelfde slotsom als de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep.

Handelsnaamrecht Startpagina BV stelt dat geïntimeerde de aanduiding startpagina.tv als handelsnaam gebruikt. Geïntimeerde ontkent dit en stelt dat zij de aanduiding alleen als internetadres gebruikt en niet als handelsnaam (o.a. mva punt 73). Startpagina BV bestrijdt op haar beurt dit verweer. Het hof overweegt hierover het volgende. Het enkele gebruik van een domeinnaam levert op zich nog geen gebruik als handelsnaam op. Dat kan anders zijn, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een website met een bedrijfsmatig karakter. In dit geval is de website van geïntimeerde kennelijk nog in een opbouwfase en is onderaan de internetpagina de naam Multimedia Home Service vermeld.

Op grond van hetgeen door Startpagina BV naar voren is gebracht en aan producties is overgelegd kan vooralsnog niet als vaststaand worden aangenomen dat sprake is van gebruik door geïntimeerdevan de aanduiding startpagina.tv als handelsnaam. Tegenover de betwisting van deze stelling door geïntimeerde is het aan Startpagina BV om (nader) bewijs daarvan te leveren. Voor een dergelijke bewijslevering is in een kort geding als dit evenwel geen plaats. De consequentie hiervan is dat de vorderingen van Startpagina BV voor zover gebaseerd op het handelsnaamrecht in dit kort geding niet voor toewijzing in aanmerking komen.
 
Lees het arrest hier.

GvEA, 5 november 2008, zaak T-304/07, Calzaturificio Frau SpA tegen OHIM / Camper, SL (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag gemeenschapsbeeldmerk ‘een naar rechts hellende zwarte boog’ (klassen 18 en 25) op grond van Spaans nationaal driedimensionaal merk dat de vorm van een schoen weergeeft (klasse 25), een reeks Engelse nationale beeldmerken die, in verschillende formaten, hellende bogen weergeven ( klasse 25), en twee gemeenschapsbeeldmerken die ook de vorm van een boog hebben (klasse 18). Beroep tegen de toewijzing van de oppositie door het OHIM betreft de afwijzing voor klasse 18 op grond van het gemeenschapsbeeldmerk van Camper. Het Gerecht volgt de argumentatie van het OHIM en verwerpt het beroep.

Wellicht vermeldenswaardig is dat het Gerecht vindt dat het hier geen eenvoudige geometrische vormen zonder onderscheidend vermogen betreft:

 “48. À cet égard, premièrement, il convient de considérer que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les signes en cause ne pouvaient pas être décrits comme représentant des formes géométriques dotées d’un caractère distinctif faible. En effet, la figure stylisée représentée par la marque antérieure se distingue clairement des formes géométriques simples. Deuxièmement, il convient de constater que les marques enregistrées par les autres fabricants, invoquées aux points 31 à 34 de la requête, ne comprennent pas d’élément figuratif comparable à celui de la marque antérieure, à l’exclusion de la marque italienne appartenant à Wilson Sporting Goods Co., qui toutefois se distingue par la présence de la lettre « w » stylisée au centre du dessin.

(…) 52. Dès lors, même à supposer que la marque antérieure ne soit pas particulièrement distinctive, cette circonstance ne serait pas, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude entre les signes concernés, de nature à infirmer l’appréciation globale du risque de confusion opérée par la chambre de recours en l’espèce.

53. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la chambre de recours a conclu, à bon droit, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 5 november 2008, zaak T-256/06, Neoperl Servisys tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Even kort: terechte weigering inschrijving HONEYCOMB als gemeenschapswoordmerk voor klasse 11, waterstraalregelaars (zo’n dopje met zo’n gaasje op de kraan).

"30. Daher ist zu prüfen, ob aus der Sicht dieses Publikums [durchschnittlichen englischsprachigen Verbrauchern] ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen HONEYCOMB und den Waren besteht, für die die Eintragung beantragt wurde.

31. Hierzu ist festzustellen, dass der Begriff „honeycomb“, wie sich aus Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung ergibt, u. a. eine Wabenform oder -struktur oder eine einer Bienenwabe vergleichbare Form oder Struktur bezeichnet.

32. Im Zusammenhang mit den betroffenen Waren kann das Wort „honeycomb“ verwendet werden, um die Wabenform des Endstücks des Strahlreglers zu bezeichnen, das die Regelung der Stärke des Wasserstrahls ermöglicht und somit ein relevantes Merkmal der in der Markenanmeldung genannten Waren darstellt.

33. Das Zeichen HONEYCOMB weist folglich einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den Waren auf, für die die Eintragung beantragt wurde."

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 november 2008, KG ZA 08-1218, Thane Direct Company c.s.  tegen Robba BV, ook h.o.d.n. “Tel Sell”

Merkenrecht. Beeldmerk versus woordmerk. Inbreuk op Benelux beeldmerk ‘Slim ’n Lift’ en Gemeenschapswoordmerk ORBITREK door verkoop via website Tell Sell van soortgelijke waren (corrigerende onderkleding voor dames en elliptische crosstrainers) onder de namen ‘Slim & Lift Supreme Body Suit’, ‘Slim ‘n Lift Supreme Body Suit’ en Orbitrac. De vorderingen van eiser o.g.v. auteursrecht en oneerlijke concurrentie zijn veel te laat kenbaar gemaakt en worden buiten beschouwing gelaten.

Bij de ‘Slim ’n Lift’ merken en tekens is "sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming" en "de overeenstemming ter zake van de woorden ‘Slim’ en ‘Lift’ leidt ook tot een zekere mate van begripsmatige en auditieve overeenstemming". Aangezien het merk en de tekens worden gebruikt worden voor dezelfde waren is "een beperkte mate van overeenstemming tussen merk en teken voldoende om verwarringsgevaar aan te nemen". De mogelijke beschrijvendheid bestanddelen Slim en Lift doet volgens de voorzieningenrechter niet af aan de overeenstemming. 

Daarnaast maakt door het gebruik van het merk Orbitrac inbreuk op het Gemeenschapsmerk ORBITREK van eiser. Assumptie van geldigheid. Het verweer dat eiser de producten met "toestemming" van de Zwitserse eigenaar van het oudere Benelux-merk Orbitrac  in het verkeer brengt mag niet baten. Een reconventionele nietigheidsvordering kan niet door eiser worden ingesteld aangezien eiser geen merkhouder of gemachtigd licentiehouder is. Bovendien is er een gerede kans dat het Beneluxmerk vervallen wordt verklaard wegens non usus. Proceskosten eenvoudig kort geding: €6000,-

Lees het vonnis hier.

GvEA, 4 november 2008, zaak T-161/07, Group Lottuss Corp. tegen OHIM / Ugly, Inc (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder gemeenschapswoordmerk COYOTE UGLY (klasse 32, bier en niet-alcoholische dranken)  tegen aanvraag beeldmerk COYOTE UGLY (klassen 9, 41, 42, horecadiensten). Oppositie toegewezen voor bier vs. horecadiensten (complementair) en afgewezen voor culturele activiteiten en, klasse 9, geluidsdragers. Geen woord in het arrest over de gelijknamig film over de barmeisjes van de nachtclub 'Coyote Ugly', waarin ook het litigieuze beeldmerk meespeelt.

Bier vs horeca. “31. Cependant, il reste indéniable que les « bières », les « services de bar à cocktail » ainsi que les « services de divertissements, services de discothèques, boîtes de nuit » présentent des points communs. C’est ainsi, à juste titre, que la chambre de recours relève, aux points 45 et 49 de la décision attaquée, que les bières sont des boissons consommées pour étancher la soif ou pour le plaisir, alors que les « services de bar à cocktail » tout comme les « services de divertissements, services de discothèques, boîtes de nuit » couvrent l’activité de préparer et de servir des boissons alcoolisées dans un endroit où l’on se rend pour s’amuser. Tout comme la chambre des recours, il y a lieu pour le Tribunal de considérer qu’une grande complémentarité existe entre les produits et les services précités, qui implique un chevauchement des points de vente et du public visé.

35      En conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, même si les « bières » et les « services de discothèques, boîtes de nuit » diffèrent par leur nature et leur origine commerciale, un faible degré de similitude entre ces produits et ces services en cause ne saurait être nié compte tenu du rapport de complémentarité identifié dans la décision attaquée. Cette conclusion vaut également pour les « services de divertissement », qui recouvrent les discothèques et les boîtes de nuit comme cela est indiqué au point 48 de la décision attaquée. En effet, même s’il est très probable qu’il existe d’autres types de divertissements que les discothèques et les boîtes de nuit, ce n’est pas à la chambre de recours ou au Tribunal, mais à la requérante, qu’il appartient de définir les sous-entités de la rubrique « services de divertissement » qui sont susceptibles de ne pas présenter de similitudes avec ses propres produits

(…) 37  (…) Compte tenu de la très grande similitude des signes et du fait que celle-ci compense le faible degré de similitude constaté entre les « bières » (classe 32) couverts par la marque antérieure et les « services de divertissement, services de discothèques, boîtes de nuit » (classe 41) et les « services de bar à cocktail » (classe 42) visés par la marque demandée, le consommateur moyen, qui représente le public pertinent, pourrait supposer à tort que la bière COYOTE UGLY et les services de bar à cocktail, de discothèques ou de boîtes de nuit COYOTE UGLY proviennent d’entreprises économiquement liées.

Bier vs. culturele evenementen: (…) 43. (…) En règle générale, il ne peut être affirmé que des bières sont disponibles dans le cadre même des activités qui visent à promouvoir la culture. Certes, certaines activités culturelles, comme un concert ou un festival de rock ou encore une fête populaire commémorative, peuvent être associées à la consommation de bière pour la plupart des personnes qui y assistent. Pour autant, de tels cas ne peuvent être généralisés pour conclure que la relation qui peut exister chez certains consommateurs entre la consommation de bières et l’expérience recherchée dans le cadre d’une discothèque ou d’une boîte de nuit ou dans le cadre plus général d’un service de divertissement est de même nature que l’expérience recherchée par une personne qui assiste à une activité culturelle. Dans cette dernière hypothèse, la consommation de bières sera en règle générale un élément très marginal de l’expérience recherchée et se déroulera, le cas échéant, en dehors du lieu où se tiendra l’activité culturelle en tant que telle.

44. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion qu’il n’existait pas de risque de confusion pour le public pertinent en ce qui concerne les « bières » couvertes par la marque antérieure et les « activités culturelles » visées dans la marque demandée. (…)"

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 november 2008, KG ZA 08-1157, Total Energy Solutions B.V. tegen Energy Advice B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Stukgelopen samenwerking. Eén van de in eiser Total Energy Solutions (TES) deelnemende BV’s, Energy Advice, stapt, kort gezegd,  uit de samenwerking, maar kopieert website en wil verder onder de naam TES (Group)

Geen merkinbreuk (merk is niet ingeschreven) ook geen merkbescherming ‘TES’ o.g.v. onrechtmatige daad. Wel inbreuk op de handelsnaam van eiser, ondanks andere invulling afkorting. Geen vergoeding voor het staken van het gebruik van de handelsnaam. Verbod op gebruik domeinnamen. Proceskosten eenvoudig kort geding (betwisting niet betwist): €6000,-

Merk: “4.3. (…) Gesteld noch gebleken is dat het merk TES of een daarmee overeenstemmend teken bij de Benelux- Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen of modellen) is ingeschreven. Bijgevolg komt aan Total Energy Solutions geen bescherming toe uit hoofde van het Beneluxverdrag.

4.4. Krachtens artikel 2.19 lid 3 BVIE kan de gebruiker van een teken, dat niet als merk in de zin van artikel 2.1 BVIE wordt beschouwd, zich niettemin beroepen op de bepalingen van het gemene recht, voor zover dit toestaat zich tegen onrechtmatig gebruik van dit teken te verzetten. Uit de toelichting op het Beneluxverdrag volgt dat – a contrario – de gebruiker van een teken, dat als merk kan worden beschouwd, maar niet als zodanig is gedeponeerd, geen enkele bescherming geniet. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat het teken TES als een merk in de zin van artikel 2.1 BVIE kan worden beschouwd en dat Total Energy Solutions zich bijgevolg niet op bescherming van het gemene recht – in het bijzonder artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek – kan beroepen.”

Handelsnaam: “4.6. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het recht op de handelsnaam TES aan de onderneming van Total Energy Solutions toekomt en dat Energy Advice daarom slechts gerechtigd is de naam TES of een daarmee overeenstemmende handelsnaam als handelsnaam te voeren, indien zij daartoe van Total Energy Solutions toestemming heeft gekregen. De – door Total Energy Solutions gemotiveerd betwiste – stelling van Energy Advice dat tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders is overeengekomen dat Energy Advice alleen een ander logo en een andere website zou laten ontwerpen en wel de handelsnaam TES Group zou kunnen blijven gebruiken, wijst de voorzieningenrechter van de hand. Uit de notulen blijkt duidelijk dat Total Energy Solutions wenste dat Energy Advice ten minste het logo en de website zou aanpassen en dat Energy Advice dit heeft toegezegd. Energy Advice heeft nadrukkelijk gezegd het gebruik van de naam TES niet te willen staken, waarop Sneekes heeft gezegd ‘de tenaamstelling te willen controleren’. Blijkens de – door Energy Advice niet weersproken – toelichting van Total Energy Solutions ter zitting is met die zinsnede verwoord de mededeling van Sneekes ter vergadering dat hij zich omtrent het recht op en gebruik van de handelsnaam nog wilde beraden, mede gelet op de stelling van Bisschips dat Total Energy Solutions daarop geen (uitsluitend) recht zou kunnen doen gelden. Van enige overeenkomst terzake het gebruik van de naam TES door Energy Advice was derhalve geen sprake.”

4.7. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kon Energy Advice evenmin op grond van de overdracht van de aandelen voor een bedrag van € 25.000 erop vertrouwen dat zij toestemming voor het gebruik van de naam TES had verkregen. (…)

Geen vergoeding: (…) 4.10. Aangezien, zoals hiervoor is overwogen, Energy Advice niet langer toestemming had voor - en dus geen recht had op - het gebruik van de handelsnaam TES (Group) als gevolg van het beëindigen van de samenwerking tussen partijen, valt niet in te zien op grond waarvan zij een vergoeding zou kunnen vragen als tegenprestatie voor het staken van het gebruik van die handelsnaam. Daarenboven komt het recht op de handelsnaam - en het recht bezwaar te maken tegen dan wel toestemming te verlenen voor het gebruik ervan - toe aan de onderneming van Total Energy Solutions. Aldus valt ook daarom niet in te zien waarom het niet betaald zijn van een hogere prijs voor de aandelen van Energy Advice door de andere aandeelhouders zou kunnen worden begrepen als toestemming van de onderneming van Total Energy Solutions voor het voortgezette handelsnaamgebruik door Energy Advice.

(…) 4.12. De slotsom is derhalve dat Energy Advice niet langer het recht had en ook niet meer heeft gekregen om de handelsnaam TES (Group) te gebruiken. Nu niet in geschil is dat door het gebruik van die overeenstemmende handelsnaam door Energy Advice verwarring tussen de ondernemingen van Total Energy Solutions en Energy Advice is te duchten, komt de op handelsnaaminbreuk gebaseerde verbodsvordering voor toewijzing in aanmerking.

Domeinnaam: 4.13. Door Energy Advice is gesteld en door Total Energy Solutions is niet weersproken dat de vermelding van de domeinnaam tes-online.nl in het handelsregister is verwijderd. Wel maakt Energy Advice nog steeds gebruik van de domeinnamen tesgroup. nl en tes-group.be. Onder die domeinnamen is de (verniewde) website van Energy Advice actief. Daarbij wordt voor de onderneming van Energy Advice de handelsnaam TES Group gebruikt. Onder die omstandigheden neemt de voorzieningenrechter voorshands aan dat de domeinnamen tes-group.nl en tes-group.be worden gebruikt als handelsnaam. Op dezelfde gronden als hiervoor ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam TES Group is overwogen komt de verbodsvordering ten aanzien van de door Energy Advice gebruikte domeinnamen derhalve eveneens voor toewijzing in aanmerking.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 31 oktober 2008, KG ZA 08-957, Tamron Europe GmbH tegen Ruitenber / Crown Holding B.V. c.s. (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof).

Merkenrecht. Parallelimport. EER-uitputting niet aannemelijk. Vereenzelviging gedaagden. Eiser, (gevolmachtigd) houdster van het Benelux woordmerk TAMRON (fotografische en optische toestellen), maakt succesvol bezwaar tegen verhandeling in de Benelux van Tamron lenzen. De voorzieningenrechter acht het onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de lenzen, zoals gedaagde stelt, afkomstig zijn van de officiële Duitse Tamron-importeur en niet, zoals eiser stelt, oorspronkelijk aan dealers in Japan verkocht.

Daarnaast is sprake van vereenzelviging: Gedaagde maak misbruik van de identiteitsverschillen van de verschillende Crown vennootschappen, teneinde het de merkhouder zo lastig mogelijk te maken haar recht te handhaven. Onrechtmatige daad van degene die zeggenschap heeft over de rechtspersonen, maar ook van de betrokken rechtspersonen zelf.

Proceskosten worden gematigd omdat voor een deel geen specificatie is overlegd: €12.808,38.

Uitputting: “4.7. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Ruitenberg c.s. niet aannemelijk gemaakt dat ten aanzien van de door Transcontinenta aangekochte Tamron lenzen sprake is van uitputting. Uit onderzoek van Tamron Japan is immers gebleken dat de betreffende lenzen door Tamron Japan buiten de EER (in Japan) in het verkeer zijn gebracht. Dat, zoals Ruitenberg C.S. heeft betoogd, door Tamron Japan mogelijk andere lenzen zijn onderzocht dan de lenzen die Crew Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. aan Transcontinenta heeft verkocht, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk, Het enkele feit dat de door Tamron Japan in haar brieven van I6 oktober 2007 en 8 februari 2008 serienummers vermeld die niet op de facturen van Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. zijn terug te vinden, is onvoldoende om deze conclusie te rechtvaardigen. De stelling van Ruitenberg C.S. dat Tamron vanwege de grote vraag in de Duitse markt naar Tamron lenzen mogelijk aan Essential Systems lenzen heeft geleverd die bestemd waren voor de Japanse markt, is puur speculatief. De voorzieningenrechter acht bovendien hoogst onwaarschijnlijk dat Tamron haar producten, zoals in casu het geval is, zonder garantiebewijzen en de juiste gebruiksaanwijzingen op de markt brengt.

4.8. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. inbreuk hebben gemaakt op het merkenrecht van Tamron door zonder toestemming van Tamron lenzen van het merk Tamron in de EER aan te bieden en te verkopen. Dit betekent dat de vorderingen van Tamron jegens Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. voor toewijzing vatbaar zijn."

Vereenzelviging: “4.9. Tamron heeft ook een verbod ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, met nevenvorderingen, gevorderd jegens Ruitenberg, Crown Holding en Crown Facilities. Volgens Tamron maakt Ruitenberg misbruik van de identiteitsverschillen van de verschillende vennootschappen van de Crown Groep door de handelsactiviteiten die binnen de Crown Groep worden ondernomen van de ene vennootschap naar de andere te verschuiven. Daarmee bestaat, zo stelt Tamron, een reëel gevaar dat Ruitenberg in de toekomst middels Crown Facilities en/of Crown Holding in Tamron producten zal gaan verhandelen. Ruitenberg C.S. heeft een en ander uitdrukkelijk betwist.

4.10. De voorzieningenrechter stelt voorop dat van vereenzelviging slechts sprake zal kunnen zijn onder bijzondere omstandigheden. Die omstandigheden dienen zo uitzonderlijk te zijn dat vereenzelviging de meest aangewezen vorm van redres is in een situatie dat misbruik is gemaakt van identiteitsverschil en hetgeen met zodanig misbruik werd beoogd, in rechte niet behoort te worden gehonoreerd. Voor de, gelet op het karakter van dit kort geding voorlopige, beoordeling van dit punt acht de voorzieningenrechter van belang dat uit de door Tamron overgelegde organogrammen met bijbehorende uittreksels van de Kamer van Koophandel van de Crown Groep genoegzaam blijkt dat Ruitenberg voortdurend binnen de Crown Groep met vennootschappen schuift en de handelsactiviteiten verplaatst. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk dat deze verschuivingen niet alleen, zoals Ruitenberg stelt, vanuit fiscale redenen zijn ingegeven, maar dat zij - gegeven het feit dat de verkoop van de Tamron lenzen binnen een periode van minder dan zes maanden van Crown Photo International B.V. is overgenomen door Crown Photo International C.V., plaatsvindend vanuit hetzelfde adres (…)  in de garage naast de woning van Ruitenberg - ook ten doel hebben om het de merkhouder zo lastig mogelijk te maken om haar recht te handhaven. Alle vennootschappen presenteren zich bovendien als onderdeel van dezelfde Crown Group maakten tot voor kort gebruik van hetzelfde zaaksadres, met dezelfde postbus, hetzelfde emailadres en dezelfde telefoon- en faxnummers.

4.11 Op grond van deze omstandigheden, in onderling samenhang bezien, kan niet op voorhand worden uitgesloten dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat Ruitenberg misbruik maakt van de identiteitsverschillen van de verschillende Crown vennootschappen. Het maken van zodanig misbruik levert naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad niet alleen een onrechtmatige daad op van de degene die de zeggenschap heeft over deze rechtspersonen, maar ook van de betrokken rechtspersonen zelf. Dit betekent dat de vorderingen van Tamron ook toewijsbaar zijn tegenover Ruitenberg, Crown Holding en Crown Facilities.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 30 oktober 2008, Stichting Uniac Services tegen Vermeulen Medical B.V

Ex Parte bevel. Merkenrecht. Benelux woordmerk Spirit (Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten). Inbreuk door het aanbieden door gedaagde van stethoscopen, penlights en toebehoren onder de naam Spirit.

“Toegestaan als verzocht, in dier voege dat de voorzieningenrechter (…) gerekwestreerde beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van deze beschikking iedere inbreuk op het Benelux woordmerk SPIRIT van Uniac met inschrijvingsnummer 0571409, waaronder in ieder geval begrepen iedere inbreuk door het in voorraad hebben, aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken zijn, van niet van Uniac afkomstige waren zoals stethoscopen, penlights en toebehoren met daarop en/of onder gebruikmaking van het teken Spirit, dan wel een daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden.”

 Lees de beschikking hier.