Domeinnaamrecht  

IEF 10840

WIPO-selectie januari 2012

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: niet-vertaalde documenten, gebruikelijke meisjesnamen, reverse domain name hacking, gebruik van het woord brug uit het Deense woordenboek en Canadese merken in domeinnamen. 

D2011-1980 (niet-vertaalde documenten)

binckbank.org  > Complaint denied
Deze uitspraak toont eens te meer aan dat zorgvuldig procederen essentieel is onder de UDRP. De complainant stelt dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt omdat de verweerder (die geen response heeft ingediend) zich schuldig maakt aan phishing, maar heeft als bewijsmateriaal alleen een niet-vertaald Vlaams document overgelegd. Op het verzoek van de panellist om aanvullende informatie is door complainant vervolgens niet gereageerd. De panellist kan dan niet anders dan afwijzen omdat kwade trouw onvoldoende is aangetoond. Deze uitspraak maakt eens te meer duidelijk dat het stellen van kwade trouw alleen niet voldoende is; complainant moet deze ook daadwerkelijk kunnen aantonen.

D2011-1687 (gebruikelijke meisjesnaam)
berenice.com > Complaint denied
Onder B.  "Berenice" is a generic name and the Panel notes that a cursory search on the search engine Google reveals that "Berenice" is a recognised female name in the English language and is also a name that carries various historical and literary references (…) Further, the Panel finds that the Respondent's assertions as to the justifications for the use of the name "Berenice" in respect of his proposed services (as contained in the Response and in the 'about us' page of the Website), namely that it is a name capable of generating high Internet traffic given its cultural and literary connotations, and is a name suitable for promoting marketing services by lending a feminine and interpersonal touch, are on balance credible.

D2011-1875 (Brug uit het woordenboek)
oeresundsbroen.com > Complaint denied
Onder B.  The Panel finds that using the dictionary term [broen = brug in’t Deens] for the edifice as a domain name in connection with such activities [surveys and opinion polls concerning the bridge] may very well be a legitimate use under article 6.1(b) of the EU Trade Mark Directive1, just as it may be considered to be legitimate fair use under paragraph 4(a)(ii) and 4(c) of the Policy.

D2011-2074 (UDRP Aboutleaseweb.org - nagezonden door Fulco Blokhuis, Boekx)
Er is geen sprake van genuine (noncommercial criticism) criticism doordat er een zakelijk geschil is. Verzoek om uitbreiding geschil met nieuwe gelijkende domeinnaam wordt afgwezen. De domeinnaam wordt overgedragen.

D2011-1635
libertad.com  > Complaint denied [red. met een dissenting opinion over ‘vertraging’ en ‘Reverse Domain Name Hacking’].

D2011-2085
optikinternet.net
optiktv.net
telusoptik.net
telusoptik.tel
telusoptikinternet.net
telusoptikinternet.tel
telusoptiktv.net
telusoptiktv.tel
> Transfer, [red. voor wat betreft gebruik van Canadees geregistreerde woordmerk TELUS]; denied in part

D2011-1656
phones4u.com > Complaint denied with dissenting opinion

DCH2011-0022
cam4.ch > Complaint denied (Duitstalig)

D2011-1540
123parions-sport.com
123parions-web.com
123parionssport.com
123parionsweb.com
> Cancellation (Franstalig)

DNL2011-0076
Typosquatting
oomsverzekeringen.nl
> transfer

IEF 10791

NGFBVB.nl

RCC 24 oktober 2011, dossiernr. 2011/00743 (NGFGVB.nl)

Als randvermelding. Reclamerecht en domeinnaamgebruik. Verwarringsgevaar door de afkortingen NGF en GVB te combineren.

Klaagster heeft op internet gezocht naar golfscholen die worden aangeraden door de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Op die wijze kwam zij terecht bij de website www.ngfgvb.nl. Vanwege de domeinnaam was klaagster in de veronderstelling dat de website van de NGF was. Adverteerder is wel werkzaam geweest bij een commerciële organisatie die aspirant golfers opleidt voor het golfvaardigheidsbewijs (GVB) examen.

Door gebruik van de bewuste domeinnaam wordt naar het oordeel van de Commissie de indruk gewekt dat de onderliggende website een website is van de NGF. Naar is gebleken is de bewuste domeinnaam echter gekoppeld aan de website van verweerder.

Gelet op het vorenstaande gaat de uiting, naar het oordeel van de Commissie, gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de Commissie voorts van oordeel is dat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Dat er wel een relatie bestaat of heeft bestaan tussen verweerder en de NGF en of klaagster – zoals verweerder stelt – reeds op de hoogte zou zijn van het bestaan van de organisatie van verweerder, leidt niet tot een ander oordeel, nu deze omstandigheden de misleiding niet wegnemen.

IEF 10772

Top Verzekeringen tegen Topzeker

Vzr. Rechtbank Alkmaar 12 januari 2012, LJN BV0727 (Top Verzekeringen v.o.f. tegen Topzeker Heiloo b.v.)

Handelsnaamrecht. Domeinnaam.

In 1990 werd de Top Groep opgericht. Eind 2006 is de afdeling 'Top Verzekeringen en Hypotheken' verkocht en werd onder meer een vergoeding betaald voor het gebruik van de handelsnaam. In september 2010 is Top Verzekeringen opgericht met diverse handelsnamen en is de domeinnaam topgroep.eu geregistreerd. Topzeker Heiloo is in juni 2011 opgericht en gebruikt domeinnaam topzeker.nl. In het plaatselijk weekblad van Heiloo en omstreken "De Uitkijkpost" van 7 september 2011 is in een artikel aandacht besteed aan het bestaan van de nieuwe Topzeker winkel te Heiloo onder de titel 'Alles in één met Topzeker verzekeringen en hypotheken'.

Gezien dezelfde aard van de ondernemingen en de geringe afstand van enkele kilometers tussen de twee vestigingsplaatsen is er verwarringsgevaar. Topzeker moet inbreuk nagenoeg gelijke handelsnaam op Top Verzekeringen & Hypotheken en gebruik domeinnaam staken.

 

4.3 Vervolgens dient beoordeeld te worden of door het gebruik van de nagenoeg identieke handelsnaam gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten valt. Beide vennootschappen zijn actief op de markt als tussenpersoon voor verzekeringen en advisering voor verzekeringen en hypotheken. Daarmee is de aard van de ondernemingen in ieder geval dezelfde. Top Verzekeringen is gevestigd in Limmen, terwijl Topzeker is gevestigd in Heiloo. Door Topzeker is weliswaar betwist dat Top Verzekeringen (mede) vanuit Limmen haar bedrijf uitoefent, maar aan dit standpunt van Topzeker wordt voorbij gegaan. Door Top Verzekeringen is voldoende aannemelijk gemaakt dat daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten vanaf het huisadres van [] worden uitgeoefend. Het adres wordt bovendien vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Verder is van belang dat de onderlinge afstand tussen Limmen en Heiloo slechts enkele kilometers bedraagt. Gelet op deze omstandigheden - in onderlinge samenhang genomen - wordt geoordeeld dat voldoende aannemelijk geworden is dat verwarring bij het publiek tussen beiden ondernemingen te duchten valt. Bovendien is door Top Verzekeringen betoogd dat dit verwarringgevaar zich reeds heeft verwezenlijkt in die zin dat klanten van haar, naar aanleiding van het artikel over de winkel van Topzeker in Heiloo, haar gevraagd hebben of deze winkel onderdeel uitmaakt van de onderneming van Top Verzekeringen. De omstandigheid dat op het woonhuis van [] te Limmen niet - bijvoorbeeld door een bord en dergelijke - kenbaar wordt gemaakt dat vanaf dat adres ook het bedrijf Top Verzekeringen wordt uitgeoefend, maakt dit alles naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet anders. Immers, het is niet ondenkbaar dat klanten van Top Verzekeringen gedacht hebben dat er sprake was van een uitbreiding van de dienstverlening door Top Verzekeringen, bijvoorbeeld door uitbreiding van de openingstijden met een winkeladres.

4.4 Nu aan alle criteria van artikel 5 van de Handelsnaamwet wordt voldaan, wordt geoordeeld dat het gebruik van de handelsnamen 'Topzeker Heiloo' en "Topzeker Verzekeringen en Hypotheken' onrechtmatig is jegens Top Verzekeringen.

IEF 10757

Twitter-wet niet nodig

Een bijdrage van Anke Verhoeven, SOLV.

"Domeinnaamkaping", Twitter-kaping. Advocate Bénédicte Ficq vindt dat het twitteren onder andermans naam strafbaar moet worden (NRC Handelsblad, 9 januari 2012). De juriste is zelf slachtoffer geworden van identiteitsfraude op Twitter. Een onverlaat heeft gedurende enige maanden berichten van maximaal 140 tekens de wereld in gestuurd, zogenaamd als Ficq. “Brute PVV stemmers die inbrekers molesteren dienen hard te worden aangepakt,” schreef de bedrieger bijvoorbeeld op 16 november.
 
Zij stelt daarom voor om een nieuwe wet in te voeren die identiteitsdiefstal in de digitale wereld strafbaar stelt. In de uitzending van De Wereld Draait Door van gisteren presenteerde ze zelfs al een door haar geformuleerd wetsvoorstel. Volgens Ficq zou er op dit moment namelijk niets tegen dergelijke fraude te doen zijn. Dat is alleen niet juist.

Domeinnaamkaping
Diefstal van andermans namen is zo oud als het internet. In het pre-Twittertijdperk ging het meestal om domeinnamen die onterecht werden geclaimd. Een beetje bewindspersoon of bekende Nederlander is wel eens slachtoffer geweest van domeinnaamkaping. Balkenende protesteerde met succes bij de rechter tegen de registratie van de domeinnamen Janpeterbalkenende.nl en Jan-peterbalkenende.nl en onlangs wist minister-president Mark Rutte via de rechter de domeinnaam Ministerpresidentrutte.nl op te eisen.
 
Er zijn verschillende redenen waarom de rechter in dergelijke gevallen zal oordelen dat de domeinnamen overgedragen moeten worden. Allereerst het blokkeringseffect. Wanneer je een domeinnaam registreert met de naam van een bekende Nederlander, wordt die persoon de mogelijkheid ontnomen om deze domeinnaam voor zichzelf te gebruiken. Door de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl te registreren wordt bovendien de informatievoorziening aan het publiek aangaande de minister-president geblokkeerd.

Daarnaast speelt verwarring een belangrijke rol. Bezoekers van de website ministerpresidentrutte.nl zullen immers verwachten informatie aan te treffen over de minister-president.
 
Ook de inhoud van de website die aan de domeinnaam gekoppeld is, kan een rol spelen. In het geval van ministerpresidentrutte.nl werden de bezoekers doorgeleid naar klokkenluideronline.nl. Op die website werden ernstige verdachtmakingen gepubliceerd, zodat het risico ontstond dat de minister-president geassocieerd zou worden met die verdachtmakingen. De rechtbank achtte een dergelijke wijze van domeinnaam gebruik in strijd met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid. 
 
Dezelfde argumentatie kan toegepast worden op het openen van een Twitter-account onder andermans naam. In veel gevallen zal dit dan ook onrechtmatig zijn.
 
Wbp
Overigens zal het registreren en gebruiken van een domeinnaam of Twitter-account met iemand anders’ naam in veel gevallen ook een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens zijn. Voor een verwerking van persoonsgegevens is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) namelijk steeds een in de wet genoemde grondslag nodig. De drie belangrijkste wettelijke grondslagen zijn toestemming van de betrokkene, de uitvoering van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang. Geen van deze grondslagen kan in dit geval opgaan, zodat de registratie en het gebruik van de naam van een ander voor een Twitter-account ook op grond van de Wbp onrechtmatig zal zijn.
 
Handhaving
Een van de problemen die Ficq signaleert in het NRC is dat er geen mogelijkheid is om identiteitsfraude aan te pakken. Naast de gang naar de rechter op basis van voornoemde gronden, is er echter in de meeste gevallen ook een veel simpelere en snellere methode voor handen. Praktisch alle social media, zo ook Twitter, kennen een mogelijkheid om onrechtmatig gebruik van het medium te melden. Dat kan vaak eenvoudig door het sturen van een e-mail, het invullen van een web-formulier of het aanklikken van een meldingsknop. Vaak wordt de betreffende account of uiting door het medium uit voorzorg snel geblokkeerd.
 
Daarnaast is het mogelijk om de gegevens van de fraudeur op te vragen bij Twitter. In tegenstelling tot wat Ficq in het NRC stelt, zijn providers onder omstandigheden namelijk wel degelijk verplicht om de gegevens van de fraudeur te verstrekken. Dat is door de Hoge Raad bepaald in het standaard-arrest Lycos/Pessers.
 
Conclusie
Femke Halsema werd gisteren eveneens geconfronteerd met een valse Twitter-account onder haar naam. De l in haar achternaam was, vrijwel onzichtbaar, vervangen door een hoofdletter i. Als ervaren twitteraar reageerde ze echter een stuk nuchterder:

“Hoho, geen kamervragen of wetsvoorstellen ovv mijn twitterprobleempjes. Mopperen en zelfregulering gaat prima #dwdd”

Een nieuwe wet die het twitteren onder andermans naam strafbaar maakt is dus helemaal niet nodig. Hopelijk blijven de Twittercops ons na de animalcops ook bespaard.

IEF 10754

Toevoeging van een koppelteken

WIPO Arbitration 26 december 2011, D2011-2029 (inzake akzo-nobel.com; geschillenbeslechter: Philippe Gilliéron)

Merkenrecht. Domeinnaam. Eiser is Akzo Nobel, houdster van internationale merken AKZO NOBEL (woord / beeld) en is actief op het gebied van verf en coatings. Door de toevoeging van een koppelteken (hyphen) aan de .com-domeinnaam wordt niet voldoend afstand gecreëerd met het merk van eiser.

Gedaagde heeft geen recht of legitiem belang (geen reactie van gedaagde). Gezien de wereldwijde reputatie van eiser, is het moeilijk te geloven dat de domeinnaam te goeder trouw is geregistreerd. De gedaagde is al in 19 UDRP-beslissingen rondom merknamen van derde-partijen verwikkeld geraakt. Alles bij elkaar genomen moet de gedaagde de gevolgen daarvan dragen en wordt de overdracht bevolen.

Onder A. As many panels have ruled before, the addition of a hyphen between two words does obviously not make a sufficient difference between the domain name and the Complainant’s trademark to exclude the likelihood of confusion resulting from such incorporation (see, e.g., Owens Corning Fiberglas Technology, Inc v. Hammerstone, WIPO Case No. D2003-0903; Fort Knox National Company v. Ekaterina Phillipova, WIPO Case No. D2004-0281). 

Onder C. Considering the worldwide reputation of AKZO NOBEL in the abovementioned industry, the Panel finds it hard to believe that the Respondent would have chosen and registered the disputed domain name

<akzo-nobel.com> in good faith, without having been aware of the AKZO NOBEL trademarks. The Respondent having neglected to proceed, did not bring any convincing evidence to support such a choice; such evidence does not result from the file, and the Respondent has to bear the consequences of its default on that regard.

Respondent’s good faith is all the more doubtful that a search of UDRP decisions reveals no less than 19 decisions rendered against the Respondent covering a broad range of domain names consisting of third parties’ trademarks, which clearly suggest that the Respondent has made a pattern of conduct of registering domain names consisting of third parties’ trademarks.

The Panel far more believes that the disputed domain name has been registered and is being used to attract Internet users to Respondent’s website for commercial gain, by creating a likelihood of confusion and leading Internet users to believe that Respondent’s website is linked to the Complainant.

 

IEF 10753

Reputatie in Nederland

WIPO Arbitration 3 januari 2012, DNL 2011-0062 (inzake clickbank.nl; geschillenbeslechter: Wolter Wefers Bettink)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht zonder vestiging in Nederland. Eiser is Click Sales, houdster van het merk CLICKBANK in meer dan 200 landen en die via clickbank.com een digitale marktplaats aanbiedt. De .nl-domeinnaam wordt doorgelinkt naar een pornografische website. Naast een beroep op het merkenrecht, doet eiser ook een beroep op haar Nederlandse handelsnaamrecht, ondanks dat ze niet is gevestigd of handel drijft in Nederland. Het is daarvoor voldoende dat zij een reputatie heeft in Nederland (zie voetnoot), om hierop een beroep te kunnen doen.

Gedaagde heeft geen recht of legitiem belang, en de verwijzing naar een pornografische site kan een indicatie zijn van een registratie te kwader trouw gebaseerd op aantasting van de merken van eiser. De overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

Onder A. Complainant also claims that it does business under the name “ClickBank” and that it uses this name to identify itself as a corporate entity. Complainant’s Vice President of Operations has stated in a declaration, which Complainant provided as evidence, that “ClickBank” is used in commerce extensively and therefore has become famous in The Netherlands. As evidence thereof, Complainant has also provided a screenshot which shows the results of a search on “www.google.nl” generated by the term “clickbank ervaringen” (“clickbank experiences”). Complainant also refers to its website “www.clickbank.com”, which contains, inter alia, press articles on ClickBank (the company) and an item “Why ClickBank?” which refers to ClickBank as the company operating the website “www.clickbank.com” (“a secure online outlet for more than 50,000 products and 100,000 active marketers”). The Panel understands from this that Complainant in this case also relies on rights under Dutch law in the trade name “ClickBank”.

Under Dutch law, rights in a trade name are obtained by a company using the relevant name in commerce. It is not necessary that the entity is established in The Netherlands or that its trading area is located in The Netherlands. It is sufficient that a name qualifies for protection because it has a reputation in the Netherlands.

IEF 10744

DomJur update december 2011

Op Domjur.nl staan Nederlandse uitspraken en rechtspraak met betrekking tot domeinnamen. In het bijzonder .nl-domeinnamen. Meest recente uitspraken die nog niet hier zijn gepubliceerd.

WIPO Arbitrage 4 november 2011, DNL2011-0040,  (inzake Barrisol, Normalu tegen Cover BV, geschillenbeslechter: Remco van Leeuwen), DomJur 2012-792

Eiser is houder van het merk BARRISOL (o.a. spanplafonds). Verweerder is voormalig Nederlandse distributeur van eiser en die de domeinnaam barrisol.nl heeft geregistreerd. Eiser vordert succesvol de overdracht van de domeinnaam.

Na beëindiging van de distributieovereenkomst moet geconcludeerd worden dat verweerder geen legitiem belang meer heeft bij de domeinnaam.

WIPO Arbitrage 18 augustus 2011, DNL2011-0027,  (inzake vvvheusden.nl; Stichting VVV Groep Nederland tegen Heusdens Buro voor Toerisme; geschillenbeslechter Grevos Vos), DomJur 2012-794

Eiser biedt sinds 1885 diensten aan op het gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd. Eiser is marktleider op het gebied van toeristische informatieverstrekking in Nederland en heeft diverse merkregistraties met het bestanddeel VVV of V.V.V. Ook gebruikt eiser de handelsnaam VVV. Verweerder is Heusdens Buro voor Toerisme, een onderneming die zich eveneens bezig houdt met informatieverstrekking op het gebied van toerisme. Verweerder heeft de domeinnaam vvvheusden.nl geregistreerd. Eiser vorder overdracht van de domeinnaam.

Naar het oordeel van de geschillenbeslechter heeft verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam. De Geschillenbeslechter merkt op dat er in het verleden sprake is geweest van een samenwerking tussen eiser en verweerder. In het kader daarvan heeft Stichting V.V.V. Heusden en Omstreken destijds op eigen initiatief de domeinnaam geregistreerd. Eiser heeft nooit toestemming verleend tot registratie van de domeinnaam door verweerder. Ook kan niet worden uitgegaan van impliciete toestemming, aangezien verweerder slechts wetenschap van eiser heeft aangevoerd en dit niet verder heeft onderbouwd.

IEF 10738

Verstrekte contractuele opdrachten

Hof Arnhem 27 december 2011, 200.092.092 (lierenshop.nl; D tegen L)

Met dank aan Bas van Aalst, Damsté advocaten - notarissen.

In navolging van IEF 9955. Domeinnaamrecht. Stukgelopen samenwerking. De feiten: De webshop is enkele jaren geleden tot stand gekomen met de medewerking van [gedaagde]. [Gedaagde] heeft samen met zijn schoonzoon - hierna te noemen [X] - een webshop ontworpen en heeft ook in dat kader onder andere de domeinnaam lierenshop.nl laten registreren. Echter sites worden op eigen naam geregistreerd: Lierenshop.nl, Lieren-shop.nl (mét koppelteken) en winchshop.be. De tweede linkt naar concurrerende website waarvan schoonzoon vennoot is. 1.9  [Eiseres] heeft op 10 mei 2011 conservatoir beslag laten leggen op de domeinnamen lierenshop.nl en lieren-shop.nl. Overdracht van lierenshop.nl en lieren-shop.nl toegewezen.

Het hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo, behoudens voor zover daarin de vordering tot overdracht van de domeinnaam(registratie) winchshop.be is afgewezen en doet opnieuw recht: veroordeelt D om te bewerktstelligen dat L in plaats van D houder wordt van de domeinnaamregistratie.

L. heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de domeinnnaam in het kader van de aan D. verstrekte contractuele opdrachten uitsluitend aan L. toekomt, welke verhouding meebracht dat L. desgewenst kon verlangen dat D. de domeinnaam lierenshop.nl aan L. zou overdragen.

Er is geen grondslag gelegen in enig recht van intellectuele eigendom en daarom geen proceskostenveroordeling op grond van 1019 Rv, ook niet in eerste aanleg.

IEF 10724

Als onderdeel van een breder, legitiem business model

WIPO 13 december 2011, DNL2011-0045 (Qlik Tech tegen Qlickworld, inzake: qlik.nl, geschillenbeslechter: Hub J. Harmeling)

Eiser is een business software onderneming en is houder van o.a. gemeenschapsmerk QLIK. Verweerster maakt en optimaliseert informatie en databanken met bedrijfsgegevens op internet voor consumenten en is Beneluxbeeldmerkhouder QLIK.NL.

De geschillenbeslechter merkt de domeinnaam aan als identiek aan het merk van de eiser. Het non-usus verweer van verweerster behandelt hij niet. Het merk is als Beneluxmerk geregistreerd, wordt als Nederlandse handelsnaam gebruikt op een wijze die identiek is aan de domeinnaam en het merk wordt onafgebroken gebruikt sinds 2000. Er kan geen sprake zijn van verwarring of misbruik omdat er marginaal informatie of producten van concurrenten van eiser worden aangeboden in een business-to-consumer markt, als onderdeel van een breder, legitiem business model. Er is wel degelijk een legitiem belang te vinden in het voordeel van verweerster. Ten overvloede volgt een uitgebreide behandeling van onderdeel C "Registered or Used in Bad Faith". Geen overdracht bevolen.

As stated by Respondent, and undisputed by Complainant, Respondent has registered a Benelux trademark and Dutch trade name identical to the Domain Name and has used the Domain Name without interruption since 2000.

The Panelist finds that Respondent has sufficiently shown that it is only marginally offering information or products of Complainant’s competitors as part of a much wider, legitimate business model, offering a business-to-consumer service for searching and identifying businesses available in The Netherlands. To the extent Respondent generates value by using parking and landing pages or pay-per-click services, this is more a part of such wider business model than a focus on benefitting from confusion or Domain Name abuse.

In fact, Respondent’s website, being a business directory providing the ability to search and identify companies on the Internet in The Netherlands, offers links to and advertisements for all sorts of companies. Respondent’s use of the Domain Name (identical to its Benelux trademark and its trade name) is not prima facie demonstrating a lack of rights or legitimate interests in the Domain Name.

IEF 10723

Legoverhuur.nl: ongeautoriseerde dealer in merkproducten

WIPO 13 december 2011, D2011-1559 (LEGO Juris A/S tegen Schuermans, inzake: legoverhuur.nl, geschillenbeslechter: Warwick A. Rothnie)

beeldcitaat van legoverhuur.nl

Domeinnaamrecht. Bekend merk in domeinnaam gebruikt. Geen overdracht.

Inzake de domeinnaam legoverhuur.nl heeft LEGO voldoende aangetoond dat haar merk het meest onderscheidende element is uit de domeinnaam. Zij heeft geen licentie gegeven om het merk te laten gebruiken door verweerster. Na onderlinge communicatie blijkt dat deze domeinnaam slechts verwijst naar de homepage van verweerster en de handelsnaam van verweerster ook is veranderd naar aanleiding van deze communicatie. Haar activiteit blijft hetzelfde: het verhuren van originele LEGO-producten. De omstandigheden onder welke een ongeautoriseerde dealer in merkproducten een merknaam in een domeinnaam mag gebruiken, is nog niet in de Policy opgenomen, maar in deze situatie kan de doorverkopersjurisprudentie naar analogie worden toegepast. Het is door eiser niet bewezen dat er geen recht of legitiem belang is bij de verweerster. De klacht wordt afgewezen.

however, paragraph 2.3 of the WIPO Overview 2.0 states:

“Normally, a reseller or distributor can be making a bona fide offering of goods and services and thus have a legitimate interest in the domain name if its use meets certain requirements. These requirements normally include the actual offering of goods and services at issue, the use of the site to sell only the trademarked goods, and the site’s accurately and prominently disclosing the registrant’s relationship with the trademark holder. The respondent must also not try to ‘corner the market’ in domain names that reflect the trademark. Many panels subscribing to this view have also found that not only authorized but also unauthorized resellers may fall within such Oki Data principles. Pay-per-click (PPC) websites would not normally fall within such principles where such websites seek to take unfair advantage of the value of the trademark.”

This is described as the consensus view. The proposition in Guerlain S.A. v. Peikang, supra, relied on by the Complainant, therefore, must be qualified to some extent.

So far as can be ascertained from the record in this case, each of the requirements summarised in paragraph 2.3 of the WIPO Overview 2.0 appear to be substantially satisfied.