Merkenrecht  

HvJ 19 oktober 2023, IEF 21730; C‑655/21 (Bulgarije tegen G. ST. T.). G. ST. T. is eigenaar van een kledingwinkel in Bulgarije, waar imitatie-merkkleding werd verkocht. In de Republiek Bulgarije wordt de schending van intellectuele eigendomsrechten met strafrechtelijke sancties bedreigd. Verdachte is toen merkinbreuk met verzwarende omstandigheden ten laste gelegd, omdat de merkinbreuk aanzienlijke schadelijke gevolgen heeft. De straf die hem opgelegd zou worden kon minimaal vijf jaar bedragen, maar omdat sprake was van verzwarende omstandigheden zou dit zelfs zeven jaar kunnen worden. Daarnaast kunnen ook andere maatregelen opgelegd worden aan gedaagde, zoals een geldboete die hoog kan oplopen en met de bijkomende maatregel van verbeurdverklaring en vernietiging van de inbreukmakende goederen en van materialen en werktuigen die voornamelijk zijn gebruikt bij het plegen van het strafbare feit. De verwijzende rechter heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof prejudiciële vragen gesteld. 

Rb. Den Haag 23 augustus 2023, IEF 21717; ECLI:NL:RBDHA:2023:12493 (Creation luxe Design tegen Notino). Creation Luxe Design (Hierna: CLD) en Inter Development Diffusion (Hierna: IDD) gebruiken het Mancera-merk en het Montale-merk om onder andere parfums op de markt te brengen. Zij hebben daartoe exclusieve licenties verkregen. CLD en IDD hebben per geografisch gebied exclusieve licentienemers aangesteld, waarvan Silk Cosmetics een is. Notino, een parfumverkoper, heeft proefaankopen op haar website aangeboden die voorzien waren van het Mancera en Montale merk, waar geen toestemming voor is verkregen van de merkhouder. De verpakkingen en de parfumfles van de verkochte producten waren ernstig bekrast, waardoor de herkomst van de parfum niet meer te herleiden was. In het verleden heeft Silk Cosmetics reeds geprocedeerd tegen Notino, waarin is geoordeeld dat sprake was van uitputting. 

BOIP 13 oktober 2023, IEF 21722; 2018302 (Salas Holland tegen Haecotia). De merken JANZEN en Maison Jansen zijn ingeschreven voor dezelfde waren en diensten. Opposant Salas Holland, houder van het merk JANZEN betoogt dat aan het woordelement ‘maison’ geen onderscheidend vermogen kan worden toegekend en dit als beschrijvend moet worden opgevat. Dit komt doordat het teken volgens Salas Holland rechtstreekse informatie bevat over het beoogde doel en de plaats van gebruik van de betrokken waren en diensten. Dat het woordelement ‘maison’ beschrijvend is, valt in lijn met eerdere beslissingen van het BOIP. Volgens opposant dient daardoor het woord ‘maison’ in de beoordeling over de overeenstemming buiten beschouwing gelaten te worden. Op het verschil tussen de letter ‘s’ en de letter ‘z’ na zijn de woorden identiek, waardoor ze visueel overeenstemmen. Daarnaast stemmen de woorden ook fonetisch gezien overeen, omdat de uitspraak van de woorden nagenoeg identiek is. Begripsmatig gezien zullen de woorden gezien worden als patroniem van ‘Jans zoon’. Gezien het gaat om waren en diensten waar de gewone consument bij betrokken is, zal het aandachtsniveau lager zijn. Door de grote overeenstemming tussen tekens, kan verwarringsgevaar ontstaan.

EUIPO 20 september 2023, IEF 21723; 3 162 062 (Tesla tegen Juicyphant). Juicyphant heeft één dag na de aankondiging van het product 'Gigabier' door Tesla een merkaanvraag ingediend bij het EUIPO ten aanzien van het woordmerk 'Gigabier'. Tesla heeft hier oppositie tegen ingediend op basis van eerder reëel en relevant gebruik van niet-geregistreerde rechten. Tesla moet in de oppositieprocedure bewijzen dat het teken van meer dan alleen lokale betekenis is in Ierland en Denemarken en dat sprake was ven reëel gebruik op de markt. Tesla voert hiertoe nieuwsberichten aan omtrent de bouw van de nieuwe fabriek ‘gigafactory’ die verschenen voordat Juicyphant de merkaanvraag had verricht. In deze nieuwsberichten werd echter geen woord gerept over Gigabier. Tesla heeft daarnaast online publicaties van Engelse en Duitse websites, youtubevideo’s en tweets aangevoerd die eerder zijn verschenen dan de aanvraag van Juicyphant. Dit materiaal bevat de bekendmaking van het nieuwe product ‘gigabier’ door Elon Musk.

EUIPO 13 september 2023, IEF 21707; R 275/2023-4 (Colt tegen EUIPO). Colt, een bekende vuurwapenfabrikant, heeft een beeldmerk ingediend bij het EUIPO van een virtueel wapen voor virtuele goederen of diensten. Het EUIPO heeft de merkaanvraag afgewezen onder vermelding dat men virtuele vuurwapens niet op zal vatten als merk. Ook wordt in de afwijzing aangegeven dat de consumenten een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau hebben, omdat het relevante publiek bestaat uit mensen die over het algemeen geen verstand hebben van vuurwapens. Het EUIPO zegt dat het het teken ontbreekt aan onderscheidend vermogen en wijst de inschrijving van het merk af. Colt is tegen deze afwijzing in beroep gegaan.

BOIP 26 september 2023, IEF 21696, 2017969 (Bosch tegen Bocchi). BOSCH is een bekende onderneming actief in de sectoren consumentenproducten, industriële technologie, etc. Het merk geniet dan ook enorme bekendheid volgens opposant en heeft hierdoor een groot onderscheidend vermogen. Opposant beroept zich in deze procedure op verwarringsgevaar wegens zowel overeenstemmende tekens als waren en diensten. Door opposant wordt aangevoerd dat sprake is van visuele overeenstemming en dat het ontbreken van de letter ‘S’ in BOCCHI onvoldoende is om de deze weg te nemen, omdat verder vier van de vijf letters identiek zijn. Deze overeenstemming wordt versterkt door de vergelijkbare lettertypen die worden gebruikt. Tevens kan sprake zijn van auditieve overeenstemming indien het Nederlandstalig publiek ‘BOCCHI’ uitspreekt als ‘Boschi’. De toevoeging van de letter ‘i’ heeft geen auditieve relevantie voor het Nederlandse publiek, waardoor het merk en het teken auditief sterk overeenstemmen. Ook zijn het merk en het teken ingeschreven voor dezelfde klassen waren en diensten. Opposant betoogt daarnaast dat Bosch een groot onderscheidend vermogen bezit, omdat het een fantasiebenaming is en niet naar de goederen of diensten verwijst die zij aanbiedt. Opposant vindt het aannemelijk dat verweerder mee wil liften op het onderscheidend vermogen van BOSCH en dat verweer zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit dit gebruik trekt en alsmede afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en reputatie van het merk BOSCH.

Rb. Den Haag 6 september 2023, IEF 21704 LS&R 2223; C/09/599367/ (Sharpsight B.V. tegen Medical Workshop B.V.) Vervolg in de bodemprocedure op eerder tussen partijen in eerste aanleg bij de Rechtbank Den Haag [zie IEF 18810 en IEF 18761) en in hoger beroep bij hof Den Haag [zie IEF 19679] gevoerde kort geding procedure. De kern van het geschil in de bodemprocedure draait om het recht op het merk 'InVitria', waarbij ook wordt gestreden over auteursrechten met betrekking tot de naam. De rechtbank oordeelt over octrooi-inbreuk door Medical Workshop, gemeenschappelijk eigendom van octrooirechten en de beëindiging van een licentieovereenkomst en de gevolgen daarvan. Bovendien vordert Sharpsight een schadevergoeding, die wordt toegekend zonder verwijzing naar een schadestaatprocedure. In reconventie vordert Medical Workshop een veroordeling van Sharpsight tot vergoeding van goodwill.

Vzr. Rechtbank Overijssel 27 september 2023, IEF 21694; ECLI:NL:RBOVE:2023:3796 (Eisers tegen gedaagde). Eisers verrichten diensten op het gebied van makelaardij. Eiseres 2 is merkhouder van merk 1, wat ingeschreven is in 2015. Eiseres 1 is merkhouder van merk 2, wat gedeponeerd is in 2022. Tot eind december 2022 hebben eisers samengewerkt met gedaagde, waarbij gedaagde gebruik heeft gemaakt van de merken. Na beëindiging van de samenwerking bleef ook gedaagde actief in de makelaardij. Eisers komen na beëindiging van de samenwerking met gedaagde op tegen inbreuk op hun twee beeldmerken met woordelementen. Bij de voorzieningenrechter eisen zij staking van het maken van inbreuk op beide merken. Gedaagde voert aan dat merk 1 niet normaal wordt gebruikt. Merk 2 heeft slechts kleine toevoegingen ten opzichte van merk 1, waardoor het gebruik van merk 2 het onderscheidend vermogen van merk 1 niet wijzigt. Het gebruik hiervan door merkhouders valt onder normaal gebruik van het merk volgens de voorzieningenrechter. Gedaagde verweert zich daarnaast door te stellen dat zij een geldige reden heeft om gebruik te maken van de merken, omdat zij de merken groot heeft gemaakt. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit geen geldige reden voor gebruik oplevert.

A-G HvJ EU 21 september 2023, IEF 21692; C‑334/22 (Audi AG tegen GQ). Audi is merkhouder van het teken van de vier naast elkaar geplaatste en overlappende ringen. Verweerder GQ is een verkoper van reserveonderdelen voor auto’s. Hij verkoopt deze reserveonderdelen aan distributeurs. Daarnaast bood verweerder in de periode tussen 1986 en 2017 grilles voor auto's aan via het internet. Deze grilles bevatten uitgespaarde ruimte die overeenkomen met de contouren van het merk van Audi. Audi heeft hierop een inbreukprocedure gestart, waarbij prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Hof [zie IEF 21148]. De verwijzende Poolse rechter wenst hierbij te vernemen of de beschermingsomvang van het merk zich ook uitstrekt tot het element om het embleem van een autofabrikant op een grill aan te brengen of te monteren. De vraag die de rechter hiertoe stelt, is of de verkoper van niet-originele reserveonderdelen van een auto deze onderdelen in de handel mag brengen indien ze een element bevatten om het embleem van een autofabrikant aan te brengen en monteren dat voor zijn vorm gelijk is aan het merk van de autofabrikant. De rechter wil voor beantwoording van deze vraag weten of het element van een grille dat dient voor bevestiging van het embleem van de autofabrikant en overeenkomt met het merk van de merkhouder de herkomstfunctie van een merk vervult.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 september 2023, IEF 21693; ECLI:NL:RBAMS:2023:5789 (Calcasa tegen Matrixian). Calcasa houdt zich bezig met geautomatiseerde waardering van onroerend goed. Zij heeft hiervoor de handelsnaam Desktop Taxatie en houdt een beeldmerk met de woordelementen ‘Desktop’ ‘Taxatie’. Matrixian is ook bezig met geautomatiseerde waardering van onroerend goed en biedt deze dienst aan onder de naam ‘Desktop Taxatie’. Calcasa heeft Matrixian gesommeerd het gebruik hiervan te staken. Matrixian heeft daarop een merkinschrijving gedaan van ‘Desktop Taxatie’. Calcasa vordert in kort geding staking van het gebruik van ‘Desktop Taxatie’ en stelt hiertoe dat Matrixian dezelfde dienst onder hetzelfde teken naar buiten brengt. Verder stelt Calcasa dat er sprake is van een handelsnaaminbreuk, omdat beide partijen Desktop Taxatie als hun handelsnaam gebruiken en het jongere Matrixian hiermee voor verwarring zorgt. Daarnaast stelt Calcasa dat in het geval er geen sprake is van merk- of handelsnaaminbreuk, er wel sprake is van onrechtmatig handelen door Matrixian. Dit onrechtmatig handelen bestaat uit een merkinschrijving te kwader trouw, proberen klanten weg te lokken van Calcasa en het doen van onjuiste mededelingen op de website.