Vormmerk  

GvEA, 8 juli 2009, zaak T-28/08, Mars, Inc. tegen OHIM / Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Succesvolle nietigheidsprocedure tegen vormmerk ‘Bounty’. Geen onderscheidend vermogen: “As the shape in question, taken as a whole, cannot be sufficiently distinguished from other shapes commonly used for chocolate bars, it does not permit the relevant public immediately and with certainty, without conducting an analytical examination and without paying particular attention, to distinguish the applicant’s chocolate bars from those with a different commercial origin. Accordingly, the shape applied for is itself devoid of any distinctive character in relation to the goods concerned.”  Geen inburgering aangetoond voor alle lidstaten.

Onderscheidend vermogen: 31. Secondly, as regards the allegedly distinctive characteristics of the shape in question, relied on by the applicant, it must be stated, first, that an elongated shape is almost intrinsic to a chocolate bar and does not therefore significantly depart from the norm and customs of the relevant sector. Furthermore, the word ‘bar’ itself suggests that the shape of the product it describes is elongated. It is a shape which comes naturally to the mind of the consumer of mass consumption goods such as the goods concerned (see, to that effect, Case T-396/92 Storck v OHIM (shape of a sweet) [2004] ECR II-3821, paragraphs 39 and 42).

32. Secondly, the applicant’s argument that ‘applying rounded ends to an elongated rectangular chocolate bar is in itself unusual in the sector’ must also be rejected. As stated by the intervener, which provides a number of examples in that regard, many chocolate bars available on the market display that combination of elements. Furthermore, the applicant itself admitted in the application and at the hearing that there are other chocolate bars on the market which have a shape similar to that of the mark applied for. The applicant has not however shown in what respect those other goods are merely copies of the mark applied for in the present case.

33. Lastly, as regards the three chevrons on the top of the shape at issue, it must be held that the Board of Appeal was correct to find, in paragraph 26 of the contested decision, that the average consumer of the category of goods concerned will perceive those chevrons, at the most, as decorative elements and not as a sign indicating the commercial origin of the product. The applicant has not established that the relevant consumer would pay particular attention to that characteristic or to the rounded ends to the point of perceiving them as an indication of the commercial origin of the product concerned. As stated by the Board of Appeal, the end user will usually pay more attention to the label on the product or its packaging and the name, image or graphic design displayed thereon than simply to the shape of the product. Furthermore, as the product in question is sold in opaque packaging the consumer will generally see its shape only after having removed that packaging.

34. Consequently, the Board of Appeal showed to the requisite legal standard that none of the characteristics of the shape of the mark at issue, taken alone or combined with the mark’s other characteristics, is distinctive. As the shape in question, taken as a whole, cannot be sufficiently distinguished from other shapes commonly used for chocolate bars, it does not permit the relevant public immediately and with certainty, without conducting an analytical examination and without paying particular attention, to distinguish the applicant’s chocolate bars from those with a different commercial origin. Accordingly, the shape applied for is itself devoid of any distinctive character in relation to the goods concerned.

35. It is apparent from all of the foregoing that the Board of Appeal did not infringe Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94. Consequently, the first plea must be rejected as unfounded.

Inburgering: 45. It is also settled case-law that, in order to have the registration of a mark accepted under Article 7(3) of Regulation No 40/94, the distinctive character acquired in consequence of the use of that mark must be demonstrated in the part of the Community where it was, ab initio, devoid of any such character under Article 7(1)(b) to (d) of that regulation (Case C-25/05 P Storck v OHIM [2006] ECR I‑5719, paragraph 83; Case T-91/99 Ford Motor v OHIM (OPTIONS) [2000] ECR II-1925, paragraphs 26 and 27; Case T-402/02 Storck v OHIM (shape of a sweet wrapper) [2004] ECR II-3849, paragraph 78; and judgment of 12 September 2007 in Case T-141/06 Glaverbel v OHIM (texture of a glass surface), not published in the ECR, paragraph 40).

46. In the present case, the Board of Appeal found, in paragraph 32 of the contested decision, that ‘[t]he mark applied for [had] been found to be non-distinctive in the entire Community, which at the filing date of the [applicant’s] trade mark, namely 7 May 1998, consisted of 15 Member States’. It is thus in the entire Community, consisting of the then 15 Member States, that the mark applied for must have acquired distinctive character through use in order to be registrable under Article 7(3) of Regulation No 40/94 (see, to that effect, Case C‑25/05 P Storck v OHIM, paragraphs 81 to 86).

47. Accordingly, the Board of Appeal did not err in requiring evidence of distinctive character acquired through use in the 15 Member States which were part of the Community at the time when the trade mark application was filed.

Lees het arrest hier. 

HvJ EG, 11 juni 2009, zaak C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG tegen Franz Hauswirth GmbH (prejudiciële vragen Oberste Gerichtshof (Oostenrijk).

Arrest in de chocoladehazenzaak. Vormmerk. Relevante criteria voor beoordeling van ‚kwade trouw’ van aanvrager bij indiening van gemeenschapsmerkaanvraag. Alle omstandigheden van het geval moeten in aanmerking genomen worden, maar met name het weten of behoren te weten van het gebruik door een derde, het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

Zowel in Oostenrijk als in Duitsland worden sinds minstens 1930 in verscheidene vormen en kleuren chocoladehazen verkocht, gewoonlijk „Osterhasen” genoemd. Lindt & Sprüngli produceert sinds het begin van de jaren vijftig een chocoladehaas waarvan de vorm erg lijkt op die welke wordt beschermd door haar in de loop van 2000 geregistreerde driedimensionale gemeenschapsmerk (afbeelding). Lindt verkoopt deze chocoladehaas sinds 1994 in Oostenrijk.

Lindt & Sprüngli heeft via een inbreukprocedure tegen Franz Hauswirth staking gevorderd van de fabricage en de verkoop op het grondgebied van de Europese Unie van chocoladepaashazen die soortgelijk zijn (afbeeldingen in het arrest) met de paashaas die wordt beschermd door het gemeenschapsmerk. Franz Hauswirth heeft een reconventionele vordering tot nietigverklaring van bedoeld merk ingesteld, omdat Lindt & Sprüngli te kwader trouw zou zijn geweest bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van voornoemd merk.

Met de prejudiciële vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welke relevante criteria hij in aanmerking dient te nemen om uit te maken of een aanvrager op het tijdstip van de aanvraag tot inschrijving van een teken te kwader trouw was in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Weten of behoren te weten. Het hof beperkt zich vanzelfsprekend tot de rechtsvragen en concludeert allereerst dat, heel kort gezegd, weten of behoren te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager. Ook het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag moet in aanmerking worden genomen.

Oogmerk. Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen. Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen. In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie.

Bestaande rechtsbescherming. Ook het feit dat het door een derde al geruime tijd gebruikte teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot kan relevant zijn voor de beoordeling van de gestelde kwade trouw. De aanvrager zou immers  het gemeenschapsmerk kunnen gebruiken met als enige bedoeling, een concurrent die al een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft verkregen, oneerlijk te beconcurreren. De aanvrager kan echter ook een legitiem doel nastreven met de inschrijving, bijvoorbeeld wanneer de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen.

Aard van het merk. De aard van het aangevraagde merk kan eveneens relevant zijn. Ingeval het betrokken teken bestaat in de vorm en presentatie van een product als geheel, kan de kwade trouw van de aanvrager immers sneller worden vastgesteld wanneer de keuzevrijheid van concurrenten ten aanzien van de vorm en de presentatie van een product om technische of commerciële redenen beperkt is, in die zin dat de merkhouder dan in staat is zijn concurrenten niet alleen te beletten een gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken, maar zelfs om vergelijkbare producten op de markt te brengen.

Bekendheid. Een andere relevante factor is de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag. Deze mate van bekendheid kan immers juist het belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.

Dictum. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, moet de nationale rechter rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;

- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en

- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

Lees het arrest hier.

GvEA, 5 mei 2009, zaak T-104/08, ars Parfum Creation & Consulting GmbH tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beshikbaar)

Gemeenschapsmerk. Weigering vormmerk (parfum)verstuiver. Geen onderscheidend vermogen.

44. Wie die Beschwerdekammer dies getan hat, ist festzustellen, dass eine derartige Form insgesamt betrachtet durchaus verbreitet ist. So werden Parfümproben sehr häufig in dieser Form dargeboten. Diese Proben werden in Parfümerien und Parfümerieabteilungen von Kaufhäusern kostenlos an ein sehr breites Publikum verteilt. Desgleichen weisen auch die Parfümzerstäuber, die dazu bestimmt sind, in den Handtaschen ihrer Benutzerinnen transportiert zu werden, überwiegend die oben in Randnr. 43 beschriebene Form auf.

45. Dass die Form, deren Eintragung beantragt wird, im Parfümsektor üblich ist, ergibt sich auch aus einer nacheinander erfolgenden Prüfung der Elemente, aus denen sie sich zusammensetzt. Wie die Beschwerdekammer festgestellt hat, sind der im Vergleich zur gesamten Flasche etwas kleinere Durchmesser des Pumpenaufsatzes, der sichtbare kleine Schlauch und die durchsichtige Verschlusskappe bei Parfümzerstäubern üblich und, was die ersten beiden Elemente betrifft, technisch bedingt, um die Benutzung als Zerstäuber zu ermöglichen. Die Kombination der verschiedenen Elemente, aus denen sich die angemeldete Marke zusammensetzt, ist also ebenfalls üblich.

46. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass sowohl die Form, aus der die angemeldete dreidimensionale Marke besteht, in ihrer Gesamtheit als auch die Kombination der verschiedenen Elemente, aus denen sie sich zusammensetzt, nicht geeignet sind, von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft im Gedächtnis behalten zu werden.

Lees het arrest hier. 

GvEA, 5 mei 2009, T-449/07, Thomas Rotter tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering vormmerk ‘samengebonden worsten’ (voor vleeswaren). Geen onderscheidend vermogen. De aangevraagde vorm verschilt niet significant van de gebruikelijke vorm waarin worsten worden aangeboden in de handel.

26. Met betrekking tot de aangevraagde vorm, te weten een samenbindsel van meerdere worsten, moet worden vastgesteld dat deze verschilt van de klassieke en meest verspreide vorm van de betrokken waren, namelijk die van een worst.

27. (…) Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het driedimensionale merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, uit een geheel van vijf afzonderlijke worsten bestaat waarvan de uiteinden met elkaar zijn verbonden. Bijgevolg moet in casu de beoordeling door de kamer van beroep van het onderscheidend vermogen van de vorm van de samengebonden worsten worden onderzocht, en dit tegen de achtergrond van de door dit samenbindsel opgeroepen totaalindruk.

(…) 30. Anders dan verzoeker betoogt, blijkt derhalve uit het onderzoek – in de punten 28 en 29 supra – van de twee aangevoerde argumenten dat hij niet aantoont op welke wijze de aangevraagde vorm significant zou verschillen van de gebruikelijke vorm waarin worsten worden aangeboden in de handel.

31. Uit de hierboven uiteengezette overwegingen volgt dat aangezien de betrokken waren, te weten vleeswaren, courante verbruikersgoederen zijn, de gemiddelde consument de aangevraagde vorm niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren zal opvatten.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 3 april 2009, LJN: BH1225, Benetton Group Spa, G-Star International B.V.

Inhoudsindicatie: Merkenrecht..Arrest na beantwoording prejudiciële vragen door het HVJ EG (IEF 4745). De vorm van de waar die wezenlijke waarde geeft, is niet alsnog door inburgering als merk toelaatbaar op grond van art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn. 

3.3 Uit de door het Hof gegeven verklaring voor recht volgt dat onderdelen (i) en (ii) van middel V terecht klagen dat het hof bij zijn verwerping van het verweer van Benetton dat beide vormmerken van G-Star nietig zijn wegens strijd met art. 1 lid 2 BMW heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent dat wetsvoorschrift - thans: art. 2.1 lid 1 BVIE - in verbinding met art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, en lid 3 van de Merkenrichtlijn, door in rov. 4.21 en 4.22 te oordelen dat (i) de met de bekendheid van het merk samenhangende wervingskracht daarbij niet buiten beschouwing gelaten moest worden en (ii) de uitsluiting alleen van toepassing is indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen en zich dit hier niet voordoet omdat de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk.

Blijkens het antwoord van het Hof biedt art. 3 lid 3 immers geen ruimte voor de mogelijkheid dat een vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft en die dus ingevolge art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn niet als merk ingeschreven wordt, dan wel blootstaat aan nietigverklaring, toch als merk toelaatbaar is indien die vorm vóór de inschrijving aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.

3.4 Het vorenoverwogene brengt mee dat de onderdelen (i) en (ii) van middel V gegrond zijn, zodat het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen.
Na verwijzing zal de toewijsbaarheid van de reconventionele vordering van Benetton tot nietigverklaring van de - in rov. 3.1 onder (v)-(vii) van het tussenarrest vermelde - merkdepots van G-Star opnieuw moeten worden onderzocht. Het verwijzingshof zal daarbij niet meer kunnen toekomen aan een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 van het tussenarrest bedoeld, aangezien blijkens de uitspraak van het Hof voor geldigheid van beide vormmerken van G-Star ingevolge art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn het niet relevant is of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken als zodanig, dan wel omdat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat die een merk is. Daarom is voor de beoordeling na verwijzing ook niet meer relevant naar welk tijdstip wordt beoordeeld of aan de uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW (oud) is voldaan. De in rov. 3.7.2 van het tussenarrest gegrond bevonden rechtsklacht van onderdeel (iii) van middel V kan bij gebrek aan belang derhalve niet tot cassatie leiden.

4. Beslissing

De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004;
verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt G-Star in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van Benetton begroot op € 457,78 aan verschotten en € 5.200,-- voor salaris.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 12 maart 2009, Zaak C-529/07 Conclusie A-G Sharpston, in Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG tegen Franz Hauswirth GmbH (verzoek van het Oberste Gerichtshof, Oostenrijk, om een prejudiciële beslissing)

Gemeenschapsmerk. Aanvraag tot inschrijving. Kwade trouw.Het hoofdgeding in de onderhavige zaak heeft betrekking op een situatie waarin aanvankelijk een aantal concurrerende ondernemingen soortgelijke producten in een soortgelijke vorm en presentatie op de markt brachten. Vervolgens heeft een van die ondernemingen haar eigen vorm en presentatiewijze laten inschrijven als driedimensionaal gemeenschapsmerk. Welke factoren zijn in deze situatie vereist en/of voldoende om vast te stellen dat de onderneming bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was?

76. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de vragen van het Oberste Gerichtshof te beantwoorden als volgt:

Om te kunnen vaststellen of „de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was” in de zin van artikel 51, lid 1, sub van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, moet de nationale rechter al het beschikbare bewijs in aanmerking nemen op grond waarvan hij de gevolgtrekking kan maken dat de aanvrager al dan niet bewust handelde in strijd met aanvaarde maatstaven van eerlijk of ethisch gedrag. Hierbij geldt met name het volgende:

– een oogmerk om anderen te beletten overeenstemmende tekens te gebruiken voor soortgelijke producten, kan in strijd zijn met deze maatstaven, wanneer de aanvrager wist of behoorde te weten dat anderen overeenstemmende tekens reeds rechtmatig gebruikten, met name indien dat gebruik van aanzienlijke omvang en langdurig was en een zekere mate van juridische bescherming genoot, en indien de aard van het teken tot op zekere hoogte wordt bepaald door technische of commerciële beperkingen;

– een dergelijk oogmerk zou echter niet zonder meer in strijd zijn met deze maatstaven, wanneer de aanvrager zelf een soortgelijke of sterkere bescherming geniet voor het aangevraagde merk en hij dit gebruikt heeft op een wijze, in een mate en gedurende een tijdsbestek, dat het gebruik door anderen van hun overeenstemmende tekens zou kunnen worden beschouwd als ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het merk van de aanvrager, en wanneer deze anderen niet beperkt zijn in hun vrijheid om afwijkende tekens te kiezen.

Lees de conclusie hier.

GvEA, 10 maart 2009, T-8/08, G. M. Piccoli Srl tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Vormmerken. Weigering tot inschrijving anvraag gemeenschapsmerk voor de vorm van een schelp, klasse 30 “brioches, brioches fourrées à la crème, marmelades, chocolats et miels”. 

28. (…)  dès lors que la marque demandée ne diverge pas de manière significative des formes communément utilisées dans le secteur en cause et, de ce fait, ne permet pas au consommateur d’en identifier l’origine commerciale ou industrielle, elle ne saurait être considérée comme présentant un caractère distinctif.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 23 januari 2009, nr. C05/071HR, nadere conclusie A-G Verkade inzake Benetton Group SpA tegen G-Star International B.V. (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird).

Merkenrecht. Nadere conclusie A-G Verkade  naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 20 september 2007, zaak C 371/06 (IEF 4745). Na het arrest van het HvJEG hebben partijen nadere schriftelijke toelichtingen gegeven. Op 9 mei 2008 is gefourneerd en is arrest gevraagd. A-G Verkade handhaaft in deze nadere conclusie zijn eerdere conclusie van 17 februari 2006 tot vernietiging en verwijzing.

“Met zijn oordeel heeft het HvJEG, in andere woorden, bevestigd dat de oude BenGH jurisprudentie van o.m. Burberrys I achterhaald is door het Philips/Remington-arrest van het HvJEG, óók voor wat betreft de per se uitsluiting van merkenrecht voor vormen die 'een wezenlijke waarde aan de waar' geven.” Vormen die de wezenlijke waarde van de waar bepalen kunnen geen merk vormen. Nooit. Ook niet wanneer die vorm aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.

“3.2. Het eerder onder 2.3 weergegeven antwoord van het HvJEG op de desbetreffende vraag van de Hoge Raad houdt in essentie in dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen, óók niet (via artikel 3, lid 3 van de Merkenrichtlijn)  wanneer die vorm vóór de depotdatum aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken (als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar). 
   Daarmee dient de door de Hoge Raad in de aanhef van rov. 3.7.4 van het tussenarrest aan zichzelf gestelde vraag óf een verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 bedoeld wel behoort toe te komen, ontkennend beantwoord te worden. Voor zo'n onderzoek is (inderdaad) geen plaats, nu bij een vorm van een waar die (tevens) een wezenlijke waarde aan die waar geeft, het (eventuele) verkrijgen van aantrekkingskracht c.q. onderscheidend vermogen als merk niet aan de absolute werking van art. 3, lid 1, aanhef en onder e, derde streepje kan afdoen.
   Dit brengt weer mee dat van de in het tussenarrest onder in 3.7.1 vermelde klachten van middel V ook de klachten (i) en (ii) slagen. In rov. 3.7.2 van het tussenarrest had de Hoge Raad reeds overwogen dat de klacht onder (iii) van middel V slaagde.

3.3. Met het slagen van genoemde klachten (i) en (ii) van middel V, rijst - terzijde - nog de vraag of Benetton bij het slagen van de genoemde klacht onder (iii) nog enig nader garen zou ' /\Is gecorrigeerd bij het herstelarrest van 13 oktober 2006. kunnen spinnen. Indien na verwijzing blijkt dat het slagen van de klachten (i) en (ii) meebrengt dat het beroep van Benetton op de nietigheid van de in 's hofs arrest bedoelde vormmerken ten onrechte is verworpen en dat inburgering tot onderscheidingsteken van de als merk gedeponeerde vormen, op enig tijdstip, daaraan niet kan afdoen, lijkt er voor nader onderzoek naar de vraag op welk tijdstip die vormen (toch) onderscheidend vermogen als merk zouden hebben verkregen, geen (zinvolle) plaats meer. Ik veronderstel dat de Hoge Raad dit in zijn tussenarrest van 8 september 2006 reeds onder ogen heeft gezien, door in rov. 3.7.2 in fine te spreken over 'beoordelen met inachtneming van hetgeen hierna verder nog wordt overwogen'.

3.4. Naar aanleiding van de nadere schriftelijke toelichtingen van partijen na het arrest van het HvJEG plaats ik nog enkele opmerkingen.

3.5. De nadere s.t. namens Benetton neemt vooral een voorschot op de procedure na vemietiging en verwijzing. Voor zover in deze s.t. het stellen van nadere prejudiciële vragen gesuggereerd wordt, meen ik dat daartoe in elk geval in deze fase van het geding geen aanleiding bestaat.

3.6.1. Ook de nadere s.t. namens G-Star gaat, onder 2 en 3, in op de procedure na vernietiging en verwijzing. Ik sta bij deze s.t. stil voor zover gesuggereerd wordt dat de Hoge Raad zou dienen terug te komen op (een deel van) rov. 3.7.4 van het tussenarrest.

3.6.2. Volgens G-Star zou het prejudiciële uitsluitsel over de betekenis van - kort gezegd - reclame-inspanningen de daardoor teweeggebrachte wervingskracht, anders dan de Hoge Raad in rov. 3.7.4 lijkt te suggereren, niet betekenen dat er voor het verwijzingshof geen rol meer zou zijn weggelegd voor een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 bedoeld. De nadere s.t. voert daartoe (onder verwijzing naar de eerdere s.t., par. 2.5.10) aan, samengevat, dat G-Star óók heeft gesteld dat de aantrekkingskracht van de Elwood-spijkerbroek wordt bepaald door onder meer kwaliteit, draagcomfort en de reputabele herkomst daarvan (onder venwijzing naar MvA par. 58-61 en pleitnota in appel par. 47 en 49), en dat G-Star ook op die grond gesteld heeft dat de gedeponeerde vormen niet de wezenlijke waarde van de waar bepalen. Nu het (Amsterdamse) hof die stellingen van G-Star niet verworpen heeft, zou na vernietiging het verwijzingshof zich daarover alsnog moeten uitlaten.

3.6.3. Voor zover deze nadere s.t. doelt op kwaliteit en draagcomfort, gaat het m.i. om aspecten die nu juist 'een wezenlijke waarde aan de waar' geven in de zin van het hier toepasselijke art. 1 lid 2 BMW. Voor zover de nadere s.t. doelt op 'reputabele herkomst', kan het m.i. slechts gaan om hetzij inburgeringsaspecten ten aanzien van de bedoelde vormen die, naar blijkt uit het arrest van het HvJEG, ingevolge art. 3, lid l, aanhef en onder e, derde streepje, niet aan de nietigheid kunnen afdoen, hetzij de reputatie van een of meer woordmerken van G-Star, die evenwel niet deel uitmaken van de onderhavige als vormmerk gedeponeerde vormen.

Ik handhaaf mijn eerdere conclusie d.d. 17 februari 2006 tot vernietiging en verwijzing.”

Lees de conclusie hier.

HvJ EG, 22 december 2008, zaak C-276/05, The Wellcome Foundation Ltd tegen Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)).

Merkenrecht. Parallelimport. Ompakken. Wezenlijke wijziging van verschijningsvorm van verpakking. Verplichting tot voorafgaande kennisgeving. 

Parallelimporteur pakt farmaceutisch product om in verpakking met nieuw ontwerp, om te voorkomen dat de merkhouder de markt kan afschermen door het identieke product in alle lidstaten in een andere verpakking op de markt te brengen en zo, aan de hand van die verpakking, kan zien van welke distributeur in welke lidstaat het parallel verhandelde product afkomstig is. Moet nu het bewijs dat het gebruik van het merkrecht tot kunstmatige marktafscherming zal bijdragen, niet enkel voor het ompakken als zodanig, maar ook voor het ontwerp van de nieuwe verpakking moet worden geleverd? En zo nee: Moet het ontwerp van de nieuwe verpakking worden getoetst aan het beginsel van het minst ingrijpende middel of (enkel) aan de vraag of hierdoor de reputatie van het merk en van de merkhouder kan worden geschaad? De tweede vraag betreft de informatieplicht van de parallelimporteur.

Het Hof oordeelt dat het ontwerp van de verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Daarnaast dient de parallelimporteur de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer. De aard van de te verstrekken informatie hangt voor het overige af van de omstandigheden van het concrete geval. A priori kan niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen.

R.o. 27 e.v.: “Aangezien het ontwerp van de nieuwe verpakking van het product niet wordt getoetst aan de voorwaarde dat het noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, kan het zeker niet worden getoetst aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht. Het zou immers incoherent zijn te stellen dat niet dient te worden nagegaan of het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de nieuwe verpakking van het betrokken product noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, en tegelijkertijd te eisen dat dit ontwerp voldoet aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht.

De bescherming van de merkhouder met betrekking tot het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de verpakking van het farmaceutische product wordt in beginsel gewaarborgd door de naleving van de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Bijgevolg dient op de eerste vraag, sub b, te worden geantwoord dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

(…) In het kader van een bij een nationale rechterlijke instantie aanhangig geding tussen de merkhouder en een parallelimporteur die in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product verhandelt in een nieuwe verpakking, is het aan deze parallelimporteur om onder meer aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarde dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zou bijdragen. Dit is met name het geval wanneer de merkhouder in verschillende lidstaten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakkingen in het verkeer heeft gebracht en de ompakking door de importeur noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer.

Gelet op het voorgaande en het feit dat de goede werking van het stelsel van kennisgeving veronderstelt dat elk der belanghebbende partijen zich loyaal inzet om de rechtmatige belangen van de andere partij in acht te nemen, dient de parallelimporteur de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer. De aard van de te verstrekken informatie hangt voor het overige af van de omstandigheden van het concrete geval. A priori kan niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat indien blijkt dat de verstrekte informatie door de merkhouder wordt gebruikt om lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en zo de parallelhandel in zijn producten te bestrijden, de bij de parallelhandel betrokken personen bescherming tegen laatstgenoemde handelingen kunnen vinden in het kader van de mededingingsregels van het EG-Verdrag. De parallelimporteur dient de merkhouder de informatie  te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.”

“Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

2) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur de merkhouder de informatie dient te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 november 2008, KG ZA 08-1304, Coty Prestige Lancaster Group GmbH tegen Tico Trading

Merkenrecht. Exclusieve en selectieve distributie. Uitputting. Exclusief licentiehouder Coty (eiser) stelt succesvol dat gedaagde door het verhandelen van parfumtesters inbreuk maakt op de (parfum)merken Davidoff en Coolwater. Gedaagde beroept zich tevergeefs op uitputting. Van Doren / Lifestyle is niet van toepassing op selectieve distributiesystemen. Liquidatiekosten, nu van de proceskosten niet tijdig een gedetailleerde opgave is gedaan.

“4.9. Zoals hiervoor reeds overwogen volgt volgens Tico Trading uit Van Doren/ Lifestyle dat Coty dient te bewijzen dat de testers aanvankelijk door haar of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dat is naar voorlopig oordeel niet het geval. Uit rechtsoverweging 41 van genoemd arrest volgt dat er alleen ruimte is voor omkering van de bewijslast indien Tico Trading aantoont dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer zij zelf moet bewijzen dat de waren door Coty of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Het Hof heeft weliswaar overwogen dat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bijvoorbeeld bestaat in situaties waarin de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, maar Tico Trading gaat eraan voorbij dat Coty een systeem van selectieve distributie hanteert.

Zonder nadere toelichting - die ontbreekt - vermag de voorzieningenrechter voorshands niet in te zien waarom er (ook) in het geval van selectieve distributie van moet worden uitgegaan dat het door het Hof genoemde gevaar aanwezig is. Uit de door Coty overgelegde standaardovereenkomst volgt dat de depositaire slechts aan geselecteerde distributeurs mag leveren en niet aan derden (artikel 1.2). Dat de testers niet (aan derden) mogen worden verkocht staat ook op de verpakking. De testers worden op basis van het selectieve distributiesysteem bovendien kosteloos aan de depositaire ter beschikking gesteld. Tico Trading kan gelet hierop niet volstaan met de enkele verwijzing naar Van Doren/Lifestyle voor een geslaagd beroep op uitputting. Zij dient aannemelijk te maken dat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten aanwezig is, wanneer zij het bewijs moet leveren dat de testers voor het eerst met toestemming van Coty binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Gesteld noch gebleken is dat en waarom dat het geval is. Voor nadere bewijslevering op dit punt is in dit kort geding geen plaats.”

Lees het vonnis hier.