Rechtspraak  

Rechtbank Alkmaar, 7 april 2010, HA ZA 09-360, Varen op vleugels B.V. tegen Hotel restaurant “De Zandhorst” B.V. (met dank aan Vincent Audiffred, Duijn Bloem Voss Advocaten)

Merkenrecht. handelsnaamrecht. Eiser, merkhouder van de woordmerk Jules Verne voor horecadiensten, dat wordt gebruikt voor de partycruiser Jules Verne, maakt bezwaar tegen het gebruik door gedaagde van de naam Restaurant Jules Verne. Merken- en handelsnaamrechtelijke vorderingen afgewezen.

Merk Jules Verne is niet nietig, niet verworden tot soortnaam, niet misleidend (gestelde relatie met de auteur) en voldoende onderscheidend, maar van merkinbreuk door gedaagde is geen sprake: Geen inbreuk sub a/sub b, omdat gedaagde de ingeschreven handelsnaam Restaurant Jules Verne niet gebruikt als merk, maar zich bedient van de naam (Hotel Restaurant) Jules. Geen inbreuk sub d, omdat, mede vanwege de geringe beschermingsomvang van het veel gebruikte teken Jules Verne, geen sprake lijkt van “aantasting van de aantrekkingskracht (…) of van het gebruikopwekkend vermogen van de merken.”

Ook van handelsnaaminbreuk is geen sprake. De concernvennootschappen van eiser handelen niet feitelijk onder de naam Jules Verne. “Gebruik als merk is geen handelsnaam, Evenmin blijkt (…) dat de naam Jules Verne als handelsnaam wordt gebruikt. terecht heeft de Zandhorst erop gewezen dat op deze informatie is vermeld dat dit een activiteit betreft van Heyman Shipping (…) dient er veeleer van uit te worden gegaan dat feitelijk wordt gehandeld onder de handelsnaam Constant in Beweging dan wel voorheen onder de naam Heyman Shipping. Reeds hierom faalt het beroep op artikel 5 Hnw. Ook geen inbreuk ex artikel 5a Hnw (handelsnaam die een merk bevat): Geen verwarringsgevaar bij het relevante publiek (hogere marktsegment, meer oplettend, welbewuste keuze tussen varend schip en vaste locatie).

1019h proceskosten in conventie voor eiser, in reconventie voor gedaagde (afwijzen nietigheidsvordering).

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 31 mei 2010, KG ZA 10-562, Progeria Thuiszorg B.V. tegen Cheval Homme VOF (met dank aan Rik Geurts, QuestIE).

Handelsnaamrecht. Kraamzorg. Handelsnaam BABYCARE is enigszins beschrijvend, maar heeft ook enig onderscheidend vermogen. Handelsnaam Private Baby Care van gedaagde maakt inbreuk op handelsnaam Babycare van eiser.

4.7. Het betoog van Cheval Home c.s. dat de handelsnaam BABYCARE beschrijvend zou zijn en daarom onderscheidingskracht zou missen, kan niet leiden tot een ander oordeel. Cheval Homme c.s. heeft in dit verband aangevoerd dat het woord "babycare" in de Nederlandse taal een "niet ongebruikelijke aanduiding" zou zijn om aan te geven dat een bedrijf zich met kraamzorgdiensten bezig houdt. Dat acht de voorzieningenrechter niet zonder meer aannemelijk en wordt door Progeria ook uitdrukkelijk weersproken. Daarbij heeft Progeria erop gewezen dat zij juist de enige onderneming in Nederland is, afgezien van Cheval Homme c.s., die een kraamzorgbureau exploiteert met gebruikmaking van de tem "babycare" in haar handelsnaam. Gelet daarop moet worden aangenomen dat de handelsnaam BABYCARE in ieder geval enig onderscheidend vermogen heeft, wat nog zal zijn versterkt door het jarenlange gebruik ervan door Progeria. In het licht van een en ander weegt het enigszins beschrijvende karakter van de naam niet op tegen de hiervoor genoemde factoren die wel duiden op verwarringsgevaar.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Leeuwarden, 26 mei 2010, KG ZA 10-101, Vehosg B.V. tegen Van der Velde Makelaardij c.s. (met dank aan Alexandra van Beelen, Trip)

Handelsnaamrecht. Stukgelopen samenwerking. Rechtmatig voeren handelsnaam. Bijzonder uitgebreid vonnis in geschil over het verdere gebruik van het element ´Van der Velde’ in de handelsnaam van gedaagde. Feitelijke verwarring. Inbreuk. Vorderingen toegewezen.

4.14. Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat Vehosg BV rechtmatig de handelsnaam Makelaars- en Assurantiekantoor Van der Velde en Hoen kan voeren. Vehosg BV heeft deze handelsnaam en de onderneming via de vennootschap Makelaars- en Assurantiekantoor Van der Velde en Hoen BV verkregen van de VOF, die de handelsnaam niet in strijd met de wet heeft gevoerd. Gedaagden kunnen niet ageren tegen het gebruik door Vehosg BV van deze handelsnaam.

4.15. Terecht wijzen gedaagden erop dat Vehosg BV nu de handelsnaam Van der Velde & Hoen Makelaardij o.z. voert en niet de handelsnaam Makelaars- en Assurantiekantoor Van der Velde en Hoen, die van de VOF afkomstig is. (…) Uit een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 30 december 1993, gepubliceerd in het BIE 1995, 82 volgt dat het recht om een handelsnaam te voeren (…)  in die zin dynamisch dat de rechthebbende de bevoegdheid toekomt die naam te gebruiken op een wijze die geëist wordt door de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, van communicatie en van het commerciële gebruik van namen, en dat gebruik blijft binnen de strekking van het verkregen recht en niet in strijd komt met de belangen van degene van wie de persoonsnaam afkomstig is. (…) Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt het (huidige) gebruik van de handelsnaam Van der Velde & Hoen Makelaardij o.z. binnen deze bevoegdheid. (…)

 4.21. Ter beoordeling ligt nu voor of door de geringe mate waarin de handelsnaam Van der Velde (Verzekeringen en Makelaardij) afwijkt van Van der Velde en Hoen Makelaardij o.z. verwarring bij het publiek tussen de onderneming van Vehosg BV en die van gedaagden te duchten is. (…)

4.22. In feite staat wel vast dat door het gebruik van deze praktisch dezelfde handelsnamen verwarring te duchten is omdat al verwarring is ontstaan. De makelaardijen bevinden zich op 500 meter van elkaar in Surhuisterveen en richten zich op dezelfde regio. In hiet interview van gedaagden, zoals dat in De Feanster van 9 februari 2010 is gepubliceerd, wordt erkend dat de handelsnamen van de ondernemingen zodanig op elkaar lijken dat er mensen zijn die denken dat de ondernemingen bij elkaar horen. Het indirect verwarringsgevaar is daarmee gegeven. Daarnaast hebben eiseressen producties overgelegd waaruit directe verwarring blijkt. Zo heeft de gemeente Achtkarspelen haar bericht voor gedaagden aan  Vehosg BV gestuurd. Verder hebben eiseressen e-mailberichten van hun personeel in het geding  gebracht waarin zij onder meer melding maken van personen die bij Vehosg BV hun belangstelling tonen voor woningen die bij de makelaardij van gedaagden in de verkoop blijken te zijn.

4.23. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat gedaagden met het voeren van de handelsnaam Van der Velde Verzekeringen en Makelaardij dan wel enige andere handelsnaam met het element Van der Velde voor hun makelaardij het verbod van art. 5 Hnw overtreden. Het verbod zoals dat zal worden toegewezen wordt beperkt tot de makelaardij zoals die thans door gedaagden wordt gevoerd, en niet op de (woning)makelaardij in het algemeen, omdat daar immers ook de situatie onder zou vallen dat gedaagden in bijvoorbeeld Limburg een makelaardij zouden beginnen. (…)

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zutphen, 25 mei 2010, KG ZA 10-95, V. tegen Beleggings en exploitatiemaatschappij ’t Haveke B.V. (met dank aan Femke Vos, Louwers IP|Technology Advocaten)

Handelsnaamrecht. Wel inbreuk door B.V. in leegstaand bedrijfspand op de handelsnaam van landgoed ‘t Haveke, maar geen spoedeisend belang.  Rechtbank Zutphen leest in  passage van een e-mail van de advocaat van gedaagde een toezegging die de urgentie van de gevorderde voorzieningen wegneemt. De 1019h proceskosten worden gecompenseerd, “nu elk van partijen als op enig punt in het ongelijk is gesteld.”

2.10. Bij e-mailbericht van 31 maart 2010 heeft de advocaat van de B.V. de advocaat van V. onder meer medegedeeld:  "De directie denkt er in de gegeven omstandigheden over om de vennootschap op te heffen zodra het enige vastgoed van de vennootschap is verkocht. Dat vergt nog enig geduld, maar het voorkomt een proces waarvan de uitkomst voor uw cliënte bepaald niet zeker is. Mijn voorstel is derhalve de zaak in der minne te regelen overeenkomstig (deze) suggestie."

4.2. Onbestreden is dat het hoofdbestanddeel van de handelsnamen van partijen "'t Haveke" betreft. Gelet hierop alsmede gezien de omstandigheid dat de bedrijfsactiviteiten van partijen raakvlakken vertonen - beide partijen houden zich bezig met de exploitatie van onroerend goed - en de ondernemingen van partijen zich op geringe afstand van elkaar bevinden, is voorshands voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van verwarringsgevaar. Dat verwarring tussen de beide ondernemingen reeds heeft plaatsgevonden blijkt wel uit de omstandigheid dat de gas- en de elektriciteitsleverancier evenals de medewerker van de politie Twente, na onder de naam 't Haveke" op het internet te hebben gezocht naar een telefoonnummer van de B.V., telefonisch contact hebben opgenomen met V. voor aangelegenheden die de B.V. betroffen. Op grond van het vorenstaande is voldoende aannemelijk geworden dat de bodemrechter -later oordelend - tot de conclusie zal komen dat de B.V. door bet gebruik van de handelsnaam inbreuk maakt op de oudere handelsnaam van V.

4.3. De B.V. heeft in haar onder 2.10 geciteerde brief van 31 maart 2010 de toezegging gedaan dat zij na de verkoop van het pand in Almelo de vennootschap zal opheffen, zodat ook de handelsnaam zal komen te vervallen. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 23 februari 1990, LJN AD1043 beslist dat de enkele omstandigheid dat een toezegging is gedaan een bepaalde handeling niet meer te zullen plegen, de rechter niet belet bij wege van voorlopige voorziening een verbod tot het plegen van zodanige handeling op te leggen. Of ondanks een toezegging een verbod dient te worden opgelegd hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de ernst van de gepleegde overtreding, het gedrag van de aangesprokene naar aanleiding van een eerdere waarschuwing, zijn standpunt met betrekking tot de ongeoorloofdheid van zijn handelen en de wijze waarop en het verband waarin de toezegging is gedaan. Nu onbestreden is dat de B.V. afgezien van het te koop gezette bedrijfspand in Almelo
- geen economische activiteiten verricht onder haar handelsnaam,
- voornemens is, te stoppen met de exploitatie van onroerende zaken en
- zich ook niet publiekelijk bekend maakt onder die naam en
- voorts na de toegezegde opheffing van de vennootschap geen gebruik meer zal maken van de handelsnaam, waaraan zij ook niet zegt te hechten en in de bekendheid waarvan zij nooit geïnvesteerd heeft,
acht de voorzieningenrechter al met al het opleggen van een met dwangsommen versterkt verbod op het gebruik van de handelsnaam - ondanks de voorshands aannemelijk geworden inbreuk op de handelsnaam van V. - niet opportuun. Dit heeft ook gevolgen voor de urgentie van de gevorderde voorzieningen, die dan ook zullen worden afgewezen.

4.4. Nu de inbreuk voorshands aannemelijk is geworden, maar gezien het voorgaande de vorderingen niet toewijsbaar zijn, is elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld te beschouwen, als gevolg waarvan de proceskosten zullen worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.   

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 27 april 2010, zaaknummer 200.041.019/01 KG, [Eiser 1] & De Drie Dagen B.V. tegen Amsterdam Village Company B.V. & Hermitage Café Amsterdam (met dank aan Meena Kashyap, De Koning Vergouwen Advocaten)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Seriemerk. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 juni 2009,  IEF 8033) . Het in de Hermitage Amsterdam gevestigde café-restaurant NEVA maakt geen inbreuk op het merk- of handelsnaamrecht van het Amsterdams visrestaurant NEVY (respectievelijk de woordmerken Envy en Vyne). Verwarring valt voorshands niet te vrezen. Geen aanwijzingen voor kielzogvaren. Goed geïnformeerd restaurantpubliek: “Daarbij moet worden aangenomen dat zij wel degelijk onderscheid zullen weten te maken tussen een restaurant gevestigd in een museum aan de Amstel en een visrestaurant gevestigd nabij het IJ in Amsterdam.”

Ten aanzien van het merkenrechtelijke vraagstuk houdt het Hof rekening met de wijze waarop de restaurants zich (auditief) profileren (“doordat de naam op z’n Russisch als “Njivaa” wordt uitgesproken en het restaurant zich onder die (uitspraak van de) naam profileert.”) en het onderscheidend vermogen van het seriemerk:

Merkenrecht: 3.6. Aan [eiser 1] c.s. moet worden toegegeven dat sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen het merk (NEVY) en het teken (NEVA) omdat deze uit woorden bestaan die slechts met één (de vierde, laatste) letter van elkaar verschillen. Hoewel er om dezelfde reden het bestaan van een zekere mate van auditieve overeenstemming valt aan te nemen, hebben AVC c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat deze in de praktijk nog wordt beperkt doordat NEVA, de naam van een door Sint Petersburg stromende rivier, in het kader van de exploitatie van het restaurant op z’n Russisch als “Njivaa” wordt uitgesproken en het restaurant zich onder die (uitspraak van de) naam profileert. Voorts wijkt het teken NEVA begripsmatig af van het merk NEVY, niet alleen omdat NEVA, zoals gezegd, refereert aan de door Sint Petersburg stromende rivier, doch tevens omdat NEVY veelal wordt geassocieerd met het Engelse begrip “navy”, in de betekenis van marine. Uit de door [eiser 1] C.S. in het geding gebrachte perspublicaties blijkt ook van een referte aan dat begrip: "In the Nevy" en "Join the Nevy". Een en ander leidt tot de gevolgtrekking dat weliswaar sprake is van een zekere mate van visuele en in beperkte mate ook van auditieve overeenstemming, maar dat de totaalindruk die respectievelijk door het merk NEVY en het teken NEVA wordt opgeroepen in voldoende mate van elkaar verschilt.
Daar komt nog bij dat NEVY en VYNE anagramman zijn van ENVY en, naar [eiser 1] c.s. betogen, door het in aanmerking komend publiek als zodanig worden herkend en als seriemerk fungeren. In het licht hiervan, acht het Hof voorshands niet aannemelijk dat het teken NEVA, dat deze eigenschap niet heeft, zal worden geassocieerd met het merk NEVY laat staan dat het zal worden aangemerkt als, zoals [eiser 1] c.s. het formuleren, het bastaard neefje va de ENVY zusjes dat afkomstig is uit of gelieerd is aan de onderneming van [eiser 1] c.s.

Handelsnaamrecht: (…) 3.10 Voor zover al geoordeeld zou kunnen worden dat sprake is van een geringe afwijking tussen beide handelsnamen in de zin van bedoeld artikel, dient het volgende in aanmerking te worden genomen. Beide ondernemingen exploiteren een restaurant dat behoort tot het duurdere segment in Amsterdam. Daarbij profileert NEVY zich met name als een exclusief visrestaurant terwijl NEVA naar buiten treedt als restaurant waar het menu is samengesteld met Russische invloeden. Mede gelet op de huisvesting van restaurant NEVA in het Hermitage Museum is voldoende aannemelijk dat, zoals AVC c.s. aanvoeren, NEVA zich primair richt op museumbezoekers. Voor beide restaurants geldt dat het hier in aanmerking te nemen publiek bestaat uit bezoekers van de betere restaurants en dat dezen over het algemeen goed geïnformeerd zullen zijn over het te bezoeken restaurant. Daarbij moet worden aangenomen dat zij wel degelijk onderscheid zullen weten te maken tussen een restaurant gevestigd in een museum aan de Amstel en een visrestaurant gevestigd nabij het IJ in Amsterdam. In het licht hiervan is onvoldoende aannemelijk dat er verwarringsgevaar bi j het relevante publiek bestaat. Ook zijn er onvoldoende aanwijzingen dat als al verwarring zou kunnen ontstaan bij telefoondiensten en taxichauffeurs zoals [eiser 1] C.S. nog betogen in (de toelichting op) grief X, dit in die mate te duchten valt dat dit een verbod zoals gevorderd zou kunnen rechtvaardigen.
 
Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Groningen,  21 mei 2010, KG ZA 10-154, Kasteel Nienoord B.V. tegen Pannenkoekenkasteel Nienoord (met dank aan Patrick Koerts, Trip).

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Intralandgoedelijk geschil. Restaurant Kasteel Nienoord tegen het enkele honderden meters verderop, op het zelfde landgoed, gevestigde Pannenkoekenkasteel Nienoord. Vorderingen toegewezen. Geen verwarring met Zwemkasteel Nienoord. Gedaagden dienen merkdepot onvoorwaardelijk in te trekken.

4.3. (…) Het moge zo zijn dat zij zich richten op verschillende doelgroepen (het restaurant van eiser verwelkomt gasten in het hogere marktsegment die culinaire kwaliteit voorop stellen, het restaurant  van gedaagden ontvangt gezinnen waarbij entertainment voor de kinderen centraal staat), dat neemt niet weg dat er een zekere overlap is van potentiële klanten, wat de mogelijkheid van directe verwarring geeft (daargelaten het hierna genoemde indirecte verwarringsgevaar).
De plaats van vestiging draagt bij aan het verwarringsgevaar waar beide ondernemingen op geringe afstand van elkaar, op hetzelfde landgoed worden gedreven. Nu de wet door bet gebruik van het  woord 'gevaar' aangeeft dat de enkele reële mogelijkheid van verwarring al relevant is, moet de conclusie luiden dat er direct verwarringsgevaar bestaat in die zin dat personen die het restaurant van eiseres willen bezoeken, terecht komen bij het restaurant dat gedaagden exploiteren. Voorts is er indirect verwarringsgevaar in die zin dat het publiek zal kunnen menen dat er een economische en/of juridische band bestaat tussen beide ondernemingen, met het risico dat eiseres wordt aangesproken op de prestaties van (bet restaurant van) gedaagden.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 12 mei 2010, LJN: BM5222, Boco Chemie B.V. tegen  CWS-Boco Nederland B.V. & CWS-Boco Deutschland GmbH

Handelsnaamrecht. Vordering tot staking van handelsnaam waarin het woord "boco" voorkomt toegewezen.  Niet alleen gebruik als merk, maar ook als (mede)handelsnaam. Zie ook: Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 23 januari 2009, IEF 7630 (Ne bis in idem).

4.4. De rechtbank zal eerst onderzoeken of het gebruik door CWS-boco van de aanduiding “CWS-boco” moet worden gezien als het voeren van een handelsnaam dan wel als louter gebruik van haar merken. Voor beantwoording van de vraag of een bepaalde aanduiding moet worden gezien als “het voeren van een handelsnaam” is bepalend onder welke naam de onderneming feitelijk wordt gedreven, niet de handelsregisterinschrijving. Daarbij geldt dat aan de mate van intensiteit van het feitelijk gebruik waardoor sprake is van inbreukmakend gebruik lage eisen worden gesteld. Als regel is daadwerkelijk voor derden kenbaar gebruik voldoende. Ook het gebruik van een domeinnaam kan worden beschouwd als gebruik als handelsnaam. Gelet op het feit dat CWS-boco de domeinnaam www.cws-boco.nl gebruikt, dat op alle busjes van CWS-boco de combinatie “CWS” en “boco” voorkomt, zonder de toevoeging “Nederland B.V.” en dat CWS-boco in publicaties veelal de combinatie van “CWS” en “boco” gebruikt, zonder de toevoeging “Nederland B.V.”, moet het gebruik van de aanduiding “CWS-boco” worden beschouwd als het voeren van een (mede)handelsnaam en niet als louter gebruik van de merken van CWS-boco. Het publiek (hierna onder 4.13 zal de rechtbank nader ingaan op de vraag welk publiek relevant is) dat deze aanduiding waarneemt zal immers niet steeds op de hoogte zijn van het feit dat CWS-boco de merken “CWS” en “boco” heeft geregistreerd en daarom deze aanduiding eerder beschouwen als handelsnaam.

4.5. Naar het oordeel van de rechtbank moet ook het gebruik van de aanduidingen “Boco” en “Boco B.V.” door Boco Chemie worden gezien als het voeren van (mede)handelsnamen. (…0

4.6. De conclusie is dat niet alleen de statutaire handelsnamen met elkaar vergeleken moeten worden, maar ook de (mede)handelsnamen “CWS-boco” enerzijds en “Boco b.v.” en “Boco” anderzijds. (…)

4.15. Alle omstandigheden in aanmerking genomen is de rechtbank van oordeel dat er een reëel gevaar voor verwarring bestaat, in die zin dat door het publiek ten onrechte een economische of juridische band tussen Boco Chemie en CWS-boco wordt verondersteld, zodat Boco Chemie terecht de bescherming van haar handelsnaam en medehandelsnamen inroept. De gevorderde verklaring voor recht zal worden toegewezen, evenals het gebod elk gebruik van de handelsnaam CWS-boco en/of enige handelsnaam waarin het woord “boco” voorkomt te staken en gestaakt te houden, met dien verstande dat aan CWS-boco, zoals zij ter comparitie heeft verzocht, een termijn zal worden gegund om de nodige aanpassingen uit te voeren. De dwangsom wordt toegewezen zoals gevorderd. Ook zal CWS-boco op de voet van artikel 6c lid 2 Hnw worden veroordeeld tot het plaatsen van de in de dagvaarding genoemde tekst, zoals gevorderd, waarbij de rechtbank begrijpt dat met “rechtbank Utrecht” bedoeld zal zijn “rechtbank ’s-Hertogenbosch”. De rechtbank zal, gelet op de aan CWS-boco te gunnen termijn, de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad toewijzen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 20 mei 2010, KG ZA 10-201, Connect Uitzendbureau B.V. tegen Connect Transportservice B.V. (met dank aan Laurens Kamp, Simmons & Simmons en Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Connect tegen Connect Transportservice Connect is niet louter beschrijvend voor uitzenddiensten, ‘zwak merk’ met beperkt onderscheidend vermogen. Verwarringsgevaar. Inbreuk merkrecht en handelsnaamrecht (ook middels domeinnamen). Zie ook: Vzr. Rechtbank Arnhem, 25 januari 2010, IEF 8559: Connect tegen Connection.

4.7. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt het volgende verwogen. Voorshands geoordeeld is het door Connect Uitzendbureau ingeschreven woordmerk Connect niet louter beschrijvend voor de diensten waarvoor inschrijving is gevraagd, te weten - kort gezegd - uitzenddiensten. Connect Transportservice heeft dit ook niet weersproken. Dat het woordmerk Connect in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden elk onderscheidend vermogen te missen (zie artikel 2.1 1 lid 1 onder b BVIE). Indien inschrijving volgt, kan daaruit worden afgeleid dat het Benelux-Bureau na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Niettemin kan het onderhavige woordmerk als een 'zwak merk' worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is. Het woord 'Connect' is immers een veel voorkomend Engels woord, dat zoveel betekent als 'verbinden' of 'in verband brengen', dat bovendien veelvuldig wordt gebruikt in handelsnamen van ondernemingen die actief zijn in de dienstverlenende sector, zoals Connect Transportservice ter zitting onweersproken heeft gesteld.

4. 9 Gelet op de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk Connect en liet teken Connect Transportservice, het feit dat de aangeboden diensten in hoofdzaak dezelfde of soortgelijk zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk Connect, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij liet in aanmerking komende publiek, in dit geval de werkzoekenden, verwarring kan ontstaan. Zo de gemiddelde werkzoekende het woordmerk Connect al niet met het teken Connect Transportservice zal verwarren, wordt in ieder geval de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het woordmerk Connect en het teken Connect Transportservice. Doorslaggevend is daarbij de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, in samenhang met de soortgelijkheid van de diensten.

4.17. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam Connect Transportservice afwijkt van de handelsnamen  Connect Uitzenbureau  en Connect Technisch Uitzendbureau, gelet op de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Connect Uitzendbureau en Connect Transportservice. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen. Dat er tot op lieden geen verwarring is opgetreden, zoals Connect Transportservice ter zitting heeft gesteld, is niet beslissend. Een en ander leidt tot de conclusie dat Connect Transportservice haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Lees het vonis hier.

Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 mei 2010, KG ZA 10-446, Eisers tegen Gedaagde (A Roma)

Handelsnaamrecht. Haags Italiaans restaurant A Roma maakt bezwaar tegen het op een afstand van 400 meter gelegen Haags Italiaans restaurant Roma Palace. Vorderingen toegewezen: Het verschil tussen de handelsnaam A ROMA en de handelsnaam ROMA PALACE is zodanig is dat in het algemeen geen verwarring zal ontstaan, maar in dit geval liggen de ondernemingen zowel letterlijk als figuurlijk zo dicht bij elkaar dat naar voorlopig oordeel verwarring bij het publiek wel te duchten is.

4.2. Naar voorlopig oordeel wijkt de handelsnaam ROMA PALACE slechts in geringe mate af van de oudere handelsnaam A ROMA. Beide handelsnamen bevatten immers het element ROMA. Hoewel de naam ROMA niet ongebruikelijk is voor een Italiaans restaurant, is dat element relatief gezien het meest onderscheidende deel van beide handelsnamen. De toevoeging van het voorzetsel A in de handelsnaam van [Eisers] is als zodanig weinig onderscheidend. De toevoeging van PALACE is, zoals [Eisers] onweersproken hebben aangevoerd, een veel gebruikte toevoeging in handelsnamen van restaurants en dus evenmin onderscheidend.

4.3. Het betoog van [Gedaagde] dat het publiek de handelsnaam van [Eisers] zal opvatten als het woord AROMA en dus als een verwijzing naar de “fijne kenmerkende geur van spijzen, dranken, vruchten, enz” in plaats van een verwijzing naar de stad Rome, treft geen doel. (…)

4.4. Het feit dat [Eisers] hun onderneming in het handelsregister hebben ingeschreven met een punt tussen de A en ROMA, dus als “A. ROMA”, kan evenmin leiden tot een ander oordeel. Voor een beroep op het handelsnaamrecht is namelijk niet de inschrijving in het handelsregister, maar de handelsnaam zoals die feitelijk wordt gevoerd bepalend. (…)

4.5. Het voorgaande laat onverlet dat het verschil tussen de handelsnaam A ROMA en de handelsnaam ROMA PALACE wel zodanig is dat in het algemeen geen verwarring zal ontstaan. Echter, in dit geval liggen de ondernemingen zowel letterlijk als figuurlijk zo dicht bij elkaar dat naar voorlopig oordeel wel verwarring bij het publiek is te duchten als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet. De handelsnamen A ROMA en ROMA PALACE worden immers gebruikt voor identieke ondernemingen, te weten ondernemingen die een Italiaans restaurant exploiteren. Daarnaast zijn de ondernemingen zeer dicht bij elkaar gevestigd, te weten op nog geen 400 meter van elkaar. Gelet op die omstandigheden ligt verwarringsgevaar voor de hand. Bovendien hebben [Eisers] – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat zich al verschillende keren daadwerkelijk verwarring heeft voorgedaan.

4.11. Gegeven de vastgestelde inbreuk kan in het midden blijven of [Gedaagde] ook enige tijd de handelsnaam ROMA heeft gebruikt, zoals [Eisers] onderbouwd met foto’s hebben betoogd, of dat de onderneming van [Gedaagde] van aanvang af uitsluitend ROMA PALACE heeft geheten, zoals [Gedaagde] stelt. Het op basis van de vastgestelde inbreuk te geven verbod hoeft namelijk niet te worden beperkt tot uitsluitend het gebruik van de handelsnaam ROMA PALACE, maar kan zich ook uitstrekken tot inbreuken in andere vormen, voor zover die dreigen (vgl. HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445, Lexington). Het gegeven dat [Gedaagde] zich op het standpunt heeft gesteld dat ook het gebruik van de handelsnaam ROMA rechtmatig zou zijn, vormt voldoende aanleiding om ook het gebruik van die handelsnaam te laten vallen onder het verbod, aangezien de overeenstemming van A ROMA met ROMA nog groter is dan de overeenstemming met ROMA PALACE.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Haarlem, 4 mei 2010, KG ZA  1081, Travel Card Nederland B.V. tegen Multi Tank Card B.V. (met dank aan Josine van den Berg &  Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Reclamerecht. Google AdWords . Eiser Travel Card maakt bezwaar tegen het gebruik als adword van de aanduiding ‘travelcard’ door gedaagde Multi Tank Card. Vorderingen afgewezen, zonder dat de HvJ EU AdWords arresten ter sprake hoeven te komen: Aanduiding ‘travelcard’ is beschrijvend, mist ieder onderscheidend vermogen en is niet geschikt om als merk te dienen. Gebruik ‘travelcard’ als adword is geen gebruik als handelsnaam door Multi Tank Card. Van eventuele vergelijkende reclame is inmiddels geen sprake meer. Onbetwiste, niet onredelijk voorkomende 1019h proceskosten: €31.734,39.

5.7. Het voorgaande leidt tot de voorlopige conclusie dat de aanduiding TRAVELCARD (al dan niet met een spatie geschreven) niet geschikt is om als merk te dienen. De voorzieningenrechter heeft bij zijn oordeel betrokken de prognose van de kans van slagen van een door Multi Tank Card aangekondigde nietigheidsactie bij de bodemrechter op grond van artikel 2.28 BVIE. De voorzieningenrechter acht het voorshands aannemelijk dat de inschrijving van het woordmerk slechts heeft kunnen geschieden - gelijk Multi Tank Card ter zitting heeft betoogd - doordat het BMB ten tijde van het depot en de registratie van het woordmerk TRAVELCARD in maart 1988 nog (net) niet onder de strenge(re) vigeur van de Merkenrichtlijn en de daarop gebaseerde BVIE viel. Gelet op de bepalingen van de Merkenrichtlijn en de huidige jurisprudentie is er een gerede kans dat het woordmerk van Travel Card zal worden vernietigd. Het beroep van Travel Card op de bescherming van het nadien door haar geregistreerde beeldmerk kan aan voornoemd oordeel niet afdoen, omdat bij het gewraakte gebruik van de aanduiding TRAVELCARD door Multi Tank Card als adword per definitie slechts het woordmerk is gehanteerd. Van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE is op grond van het voorgaande daarom geen sprake, zodat deze grondslag de vorderingen niet kan dragen.

5.8. (…)  is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Daarvan is naar oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. Gesteld noch gebleken is dat Multi Tank Card haar onderneming drijft onder een andere naam dan Multi Tank Card. Het gebruik van de aanduiding TRAVEL CARD als adword of in Google-advertenties doet daaraan niet af.

5.9.  (…) Van enige (al dan niet misleidende danwel vergelijkende) reclame is dan ook thans geen sprake meer. Daar Multi Tank Card bovendien bij akte (en ter zitting mondeling) onvoorwaardelijk heeft toegezegd dergelijke advertenties te staken en gestaakt te houden en voorts geen vergelijkbare reclame-uitingen (meer) te (zullen) doen, op straffe van een vrijwillig te verbeuren dwangsom, heeft Travel Card naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen belang bij haar vorderingen.

5.10. Nu geen van de door Travel Card opgeworpen grondslagen de vorderingen kunnen dragen, zullen deze worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.