Rechtspraak  

Rechtbank Amsterdam 14 maart 2012, HA ZA 11-1504 (D. h.o.d.n. City Spa tegen Urban Lifestyle Nederland B.V. c.s. (De Zwaluwhoeve))

Uitspraak ingezonden door Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten.

In't kort: De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam oordeelt op vergelijkbare wijze als de voorzieningenrechter [IEF 9150] en het Hof in spoedappel [IEF 9241] over de handelsnaaminbreuk. De verklaring voor recht ten aanzien van handelsnaamrecht wordt toegewezen. Ten aanzien van de dwangsommen is door het gebruikmaken van het teken "Amsterdam City Spa Amsterdam" of "City Spa" een beperkte dwangsom ad €500 verbeurd. Te meer nu van een aantal overtredingen kan worden verdedigd dat die overtreding eenmalig -mogelijk zelfs bij vergissing- is geweest. Nu een dwangsom per dag is opgelegd, kunnen pas dwangsommen verbeurd zijn indien daadwerkelijk op de desbetreffende dagen een inbreukmakend gebruik is geconstateerd. Het hoeft niet zo te zijn dat het voicemailbericht elke dag te horen is geweest.

Alle reconventionele vorderingen van Urban c.s. worden afgewezen. In conventie worden de proceskosten substantieel gematigd van ruim €12.000 naar €6.000, omdat City Spa op een belangrijk onderdeel in het ongelijk is gesteld.

Dwangsommen
4.12 De rechtbank is van oordeel dat voor een bevestigend antwoord op de vraag of in dit geval dwangsommen zijn verbeurd, niet voldoende is dat het aannemelijk kan worden geacht dat ook op andere dan de in het verslag van de deurwaarder genoemde dagen een dergelijke inbreuk is gemaakt. Dit klemt te meer nu van een aantal overtredingen kan worden verdedigd dat die overtreding eenmalig -mogelijk zelfs bij vergissing- is geweest, zoals de mededeling in een telefoongesprek of de vermelding in een afspraakbevestiging per e-mailberticht. Ook hoeft het niet noodzakelijkerwijs zo te zijn dat het weergegeven voicemailbericht van 20 maart 2011 elke dag te horen is geweest. Nu een dwangsom per dag is opgelegd, kunnen pas dwangsommen verbeurd zijn indien daadwerkelijk op de desbetreffende dagen een inbreukmakend gebruik is geconstateerd.

Kostenveroordeling
4.27 (...) wat betekent dat een bedrag van 95% van €13.288,50 = €12.624,08 aan kosten in conventie is gemaakt. De rechtbank is evenwel van oordeel dat de billijkheid zich ertegen verzet dat dit bedrag in zijn geheel aan De Rond wordt toegewezen aangezien zij in deze procedure op een belangrijk onderdeel, te weten het gebruik van de naam City Spa Amsterdam met de toevoeging "Sarphatistraat" in het ongelijk is gesteld. Hierin ziet de rechtbank aanleiding om het bedrag aan proceskosten waartoe Urban zal worden veroordeeld substantieel te matigen tot een bedrag van € 6.000,- (...).

Op andere blogs: DomJur 2012-829

Rechtbank Rotterdam 29 februari 2012, LJN BV8160 (Adiar Schoonmaak B.V. tegen De Rotterdamsche Groothandel)

Als randvermelding. Kunst & Recht. Bestuurdersaansprakelijkheid in / na faillissement in de kunstsector. Overheveling van activa, waaronder diverse IE-rechten.

De Rotterdamse Groothandel is een groothandel in kunst en meubelen en is enig aandeelhouder van Rotterdam Art Fund B.V.. Deze laatste heeft tot september 2010 gehandeld onder de namen "Kunst&Kitsch" en "Kunst&Kitsch aan de Rotte".. In november 2011 is Kitsch&Kunst B.V. opgericht. Adiar die schoonmaakwerkzaamheden verrichtte voor Rotterdam Art Fund werd niet meer betaald en vordert betaling.

De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. hebben activa (de handelsnaam, haar naamsbekendheid, de inventaris, het klantenbestand, het personeel, de telefoon- en e-mailgegevens en de locatie) overgeheveld van Rotterdam Art Fund B.V. naar Kitsch&Kunst B.V. zonder dat hiervoor een redelijke vergoeding is betaald. Kunst&Kitsch B.V. heeft volgens de omschrijving in het handelsregister ook vrijwel dezelfde werkzaamheden.

De Rotterdamsche Groothandel bepleit dat deze waardevolle activa zijn overgeheveld zonder vergoeding, omdat deze nagenoeg geen waarde meer zou omvatten en dat goodwill in natura is betaald. Dit is een onvoldoende betwisting van de stelling van Adiar en op geen enkele wijze onderbouwd.

Gelet daarop is er betalingsonmacht gecreëerd en is er sprake van onzorgvuldig handelen dat Rotterdamsche Groothandel een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Er volgt hoofdelijke veroordeling van vijf vorderingen te vermeerderen met de wettelijke rente ex 6:119 BW.

Citaten zonder nummering:

Adiar heeft gesteld dat onder leiding van De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. waardevolle activa zijn overgeheveld van Rotterdam Art Fund B.V. naar Kitsch & Kunst B.V., zonder dat daarvoor een vergoeding is betaald. Adiar heeft haar stellingen concreet onderbouwd door te stellen om welke activa het gaat (de handelsnaam, adres-, contact- en internetgegevens, de inventaris, het klantenbestand) en waarom zij van waarde zijn voor Kitsch & Kunst B.V. De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. hebben slechts aangevoerd dat Rotterdam Art Fund B.V. nagenoeg geen waarde meer zou omvatten en dat goodwill in natura zou zijn betaald en daarmee hebben zij de stellingen van Adiar onvoldoende betwist. De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. hebben aangevoerd dat Rotterdam Art Fund B.V. in grote financiële moeilijkheden verkeerde, niet meer levensvatbaar was en liquidatie de enige mogelijkheid was. Hierdoor hebben zij niet onrechtmatig gehandeld, aldus De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. De rechtbank volgt echter Adiar in haar stelling dat dit nergens uit blijkt, aangezien De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. deze stelling op geen enkele wijze hebben onderbouwd. Zij hadden dit bijvoorbeeld kunnen doen door jaarstukken, waaruit de financiële situatie van Rotterdam Art Fund B.V. zou blijken, te overleggen. Tevens zijn De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. niet ingegaan op de aan een liquidatie voorafgaande vereffening (ex artikel 2:23 BW en verder) en de positie van de schuldeisers daarin. De rechtbank zal daarom aan dit verweer voorbij gaan.

Gelet op het bovenstaande, wordt geoordeeld dat De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. hebben geweten of dat zij in ieder geval redelijkerwijs hadden behoren te begrijpen dat de door hen bewerkstelligde handelwijze (het onttrekken van activa aan Rotterdam Art Fund B.V.) betalingsonmacht bij Rotterdam Art Fund B.V. heeft gecreëerd, waardoor zij haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade. Dit handelen van De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. als bestuurders van Rotterdam Art Fund B.V. is ten opzichte van Adiar zodanig onzorgvuldig dat hen daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Rechtbank 's-Gravenhage 6 januari 2012, LJN BV8021 (X Merk en Merk Modehandel B.V.)

Merknaam, handelsnaam en domeinnaamrecht in (niet rechtsgeldig) opgezegde franchiseverhouding. De franchiseovereenkomsten worden door franchisegever niet rechtsgeldig ontbonden. Daarom is de franchisegever gehouden tot integrale nakoming van de overeenkomsten, meer specifiek tot nakoming van de levering van merkproducten. Vooralsnog mag [X] het merk en de handelsnaam gebruiken en de exploitatie van de winkels voortzetten. De websites verwijzen slechts naar de winkellocaties en er worden geen producten te koop aangeboden. [X] dient zich uitdrukkelijk te onthouden van ander gebruik van het merk op de websites.

In citaten
1.3. Inbreuk op merk- en handelsnaam
Voorts is in diezelfde e-mail bezwaar gemaakt tegen het feit dat uw cliënte, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming, de domeinnaam [domeinnaam] heeft laten registeren met gebruikmaking van de beschermde handels- en merknaam "[merk]". In mijn e-mail d.d. 6 september 2011 is dit met verwijzing naar relevante contractsbepalingen nader toegelicht en tevens aangegeven dat (verdere) gebruikmaking van de merk- en handelsnaam c.q. het in de lucht brengen van een webshop via genoemde website onrechtmatig is.

In reconventie
2.4. [merk] vordert - zakelijk weergegeven na vermeerdering van eis - (1) [X] te verbieden (verder) inbreuk te maken op het merk en de handelsnaam '[merk]', meer in het bijzonder hem te verbieden gebruik te maken van opschriften, logo's en wandbelichting, van de naam '[merk]' in een eigen handelsnaam, domeinnaam en op internet, van de websites '[website 1]', '[website 2]' en '[website 3]', op straffe van een dwangsom, dan wel van lijfsdwang; (2) [X] te verbieden [merk]-artikelen te verhandelen; (3) [X] te veroordelen tot doorhaling van de handelsnamen '[X] [merk] [plaats 2]' en '[X] [merk] [plaats 1]' in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; (4) [X] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 25.810,01, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente en (5) [X] te verbieden om met wie ook binnen de [naam]-organisatie contact te hebben, op straffe van een dwangsom, dan wel van lijfsdwang, een en ander met veroordeling van [X] in de proceskosten.

3.4. Ten overvloede wordt overwogen dat de in de brief van [merk] van 7 november 2011 genoemde gronden voor ontbinding zich concentreren rond de gedragingen van [X] jegens medewerkers en andere franchisenemers van [merk] en dat daarover voorshands - tegenover de gemotiveerde betwisting door [X] - evenmin voldoende duidelijkheid is verschaft, terwijl bovendien niet in voldoende mate aannemelijk is geworden dat deze gedragingen een onmiddellijke ontbinding van de overeenkomsten tussen partijen rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor de mogelijke inbreuk op de merk- en handelsnaam van [merk] door het registreren van de meergenoemde domeinnaam door [X].

Kenbaar maken van mogelijk inbreuk
3.8. Primair heeft [X] aangevoerd dat [merk] haar vordering in reconventie in strijd met het bepaalde in artikel 7.2 van het 'Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie' heeft ingesteld, aangezien zij bij brief van 16 december 2011 slechts de vorderingen, maar niet de gronden daarvoor heeft vermeld. Gelet op de aard van de vorderingen, de omstandigheid dat [merk] haar standpunt met betrekking tot de ontbinding van de franchiseovereenkomsten en de mogelijke inbreuk op haar merk en handelsnaam reeds in de correspondentie tussen partijen genoegzaam kenbaar heeft gemaakt en de vorderingen in reconventie ter zitting nader zijn toegelicht, is de voorzieningenrechter van oordeel dat [X] in staat is geweest om hiertegen op adequate wijze verweer te voeren, zodat hij door voormelde gang van zaken niet in zijn belangen is geschaad. Anders dan [X] heeft betoogd is [merk] dan ook ontvankelijk in haar reconventionele vorderingen.

Gebruik en exploitatie voortzetten
3.9. Onder verwijzing naar hetgeen is overwogen en beslist in conventie, dienen de franchiseovereenkomsten thans als onverkort geldend te worden aangemerkt, zodat [X] vooralsnog overeenkomstig het bepaalde in die overeenkomsten het merk en de handelsnaam '[merk]' mag gebruiken en de exploitatie van de winkels in [plaats 2] en [plaats 1] mag voortzetten. Voor toewijzing van het gevorderde gebod om de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel door te halen en het verbod om artikelen van het merk '[merk]' te verhandelen en gebruik te maken van het merk in de winkels, bestaat dan ook voorshands geen aanleiding.

Domeinnaam
3.10. Ter zake van het gevorderde gebod om het gebruik van de door [X] gebruikte websites te staken wordt overwogen dat [merk] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het [X] niet is toegestaan om [merk]-kleding te verhandelen via internet. Weliswaar maakt [X] gebruik van een drietal websites, maar voorshands is genoegzaam gebleken dat op deze websites slechts wordt verwezen naar de winkels in [plaats 1] en [plaats 2] en dat hij via internet geen producten te koop aanbiedt. Onder die omstandigheden ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding voor toewijzing van het gevorderde verbod om de domeinnamen te gebruiken. Wel dient [X] zich uitdrukkelijk te onthouden van ander gebruik van het merk '[merk]' op de websites dan de hiervoor bedoelde verwijzing. Nu de vordering van [merk] op dit punt niet op dit gebruik is gericht, zal deze worden afgewezen.

- veroordeelt [merk] tot integrale nakoming van de franchiseovereenkomsten, meer specifiek tot nakoming van de levering van merkproducten van het merk '[merk]' aan [X] ter zake van de door [X] bestelde producten zoals bedoeld in artikel I van de franchiseovereenkomsten;

Op andere blogs:
DomJur 2012-823

Hof 's-Gravenhage 31 januari 2012, LJN BV3775 (The Sun Company tegen Sol de Mallorca c.s.)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Huisstijl. Computerprogramma.

Introductie: Sun, eigenaresse van zonnestudio's in Den Haag handelt onder de handelsnaam The Sun Company Bruinings Sensatie Studio en is heeft in haar zonnestudio's een huisstijl toegepast. [S] - directeur van Sun - is houdster van het afgebeelde woord-/beeldmerk. Er zijn vier licentieovereenkomsten gesloten met een of meer van de geïntimeerden in de periode van juli 2000 tot begin 2004, met betrekking tot zonnestudio's in Delft, Vlaardingen, Roosendaal en Tilburg. Deze zijn ook beëindigd, waarover is geproceceerd, zie IEF 6379 (Rb Den Haag).

Over de niet-nakoming en beëindiging van licentieovereenkomsten met betrekking tot zonnestudio's en de gevolgen hiervan. De conventionele vorderingen tot betaling schadevergoeding en verbeurde boetes, behoudens een bedrag van € 95,20, worden afgewezen.

Er is geen inbreuk op auteursrechten met betrekking tot het computerprogramma aangenomen. Er blijkt niets omtrent de punten "die het Suncompany programma speciaal maken". Voor zover de beeldschermen overeenstemmen lijkt het te gaan om elementen die te herleiden zijn tot de standaard/basisprogrammatuur.

De reconventionele vordering tot verklaring voor recht dat ex-licentienemer gebruik van handelsnaam, merk en huisstijl twee weken na betekening van kort geding vonnis heeft gestaakt en gestaakt heeft gehouden wordt afgewezen, nu niet kan worden aangenomen dat zij merk en/of handelsnaam helemaal niet meer heeft gebruikt.

De subsidiaire vordering tot verklaring voor recht dat ex-licentienemer voormeld gebruik heeft gestaakt en gestaakt gehouden, met uitzondering van door de rechter nader te bepalen specifieke inbreuken, kan niet worden toegewezen nu zij te vaag en te weinig concreet en onderbouwd is. Eiseres in reconventie stelt immers geen feiten of omstandigheden die tot het oordeel moeten leiden dat er geen andere overtredingen zijn dan de door haar - als niet-overtredingen - aan de orde gestelde handelingen.

Computerprogramma
28. Sol de Mallorca heeft betwist dat het programma van Sun een auteursrechtelijk beschermd werk is dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Voorts betwist zij dat zij na januari 2006 inbreuk heeft gepleegd. Zij heeft gesteld dat zij een nieuw programma heeft laten ontwikkelen door Adetech Consultancy B.V, waarvoor zij € 18.000,-- exclusief BTW heeft betaald, waartoe zij als producties 6 en 7 bij conclusie van antwoordde de desbetreffende offerte en factuur heeft overgelegd.

Voor het ontstaan van auteursrecht is, ook bij computerprogramma's, vereist dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het mag derhalve niet ontleend zijn aan een ander werk en er moet sprake zijn van scheppende menselijke arbeid en dus van subjectieve keuzes. Sol de Mallorca c.s. stellen dat de onderhavige software van Sun standaard/basis software is, die ontwikkeld is in opdracht van Sundays - een grotere marktspeler op het gebied van zonnestudio's en voormalig werkgever van [S] - en waarop slechts enkele aanpassingen zijn aangebracht, die niet bijzonder zijn, terwijl de opbouw en structuur bovendien in hoge mate functioneel zijn bepaald. Sun heeft niet gemotiveerd betwist dat haar computerprogramma is gebaseerd op dat van Sundays. Wat betreft de betwisting dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk volstaat zij met een verwijzing naar de door haar als productie 17 overgelegde verklaring van CB plan. Daaruit valt naar het oordeel van het hof af te leiden dat de programmatuur van Sun zich slechts onderscheidt van (die) standaard/basissoftware door een aantal daarop aangebrachte aanpassingen. In die verklaring wordt immers slechts een aantal punten opgesomd die "het Suncompany programma speciaal maken". De eerste twee punten betreffen de naamsaanduidingen, waarvan niet gesteld is - en ook niet voor de hand ligt - dat die zijn overgenomen. De andere twee punten betreffen, naar het oordeel van het hof algemene, functionaliteiten, waarvan de aanwezigheid, zonder toelichting, die ontbreekt, niet de conclusie rechtvaardigt dat deze het resultaat zijn van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Bovendien is niet voldoende gemotiveerd gesteld dat het door Sol de Mallorca na januari 2006 gebruikte programma overeenstemt met het programma van Sun juist wat betreft die gedeelten of aspecten die het "speciaal maken". De bij grieven als productie 23 overgelegde foto's van het beeldscherm en het verslagje van Sun wijzen daar niet op. Daaruit blijkt immers niets omtrent de punten "die het Suncompany programma speciaal maken"; voor zover de beeldschermen overeenstemmen lijkt het te gaan om elementen die te herleiden zijn tot de standaard/basisprogrammatuur. Gelet op het bovenstaande gaat het hof aan de gestelde auteursrechtinbreuk op de programmatuur als onvoldoende onderbouwd voorbij, zodat grief VI niet tot vernietiging kan leiden.

Staken van handelsnaam, merk, huisstijl, etc.
33. Sun heeft het vonnis van 22 juni 2006 op 23 juni 2006 laten betekenen, zodat Sun vanaf 8 juli 2006 dwangsommen zou verbeuren bij overtreding van de opgelegde verboden. Sun stelt dat op die datum het merk en de handelsnaam van Sun nog werden gebruikt en alle elementen van de huisstijl nog aanwezig waren en dat vele malen de bij het vonnis van 22 juni 2006 opgelegde verboden zijn overtreden. Sol de Mallorca stelt in haar conclusie van antwoord zelf dat op 8 en 9 juli 2006 twee keer een cadeaubon, voorzien van het merk, door haar is afgegeven. In de memorie van antwoord stelt zij dat alleen op 9 juli 2006 zo'n cadeaubon is getoond op verzoek van de echtgenote van [S] die deze vervolgens zou hebben meegegrist. Sun stelt onder meer dat het merk en/of de handelsnaam na 7 juli 2006, blijkens de als productie 16 bij memorie van grieven overgelegde foto van september of oktober 2006, is gebruikt op een reclameaanhangwagen die zichtbaar was vanaf de openbare weg en dat Sol de Mallorca in 2006 en (een deel van) 2007 gebruik heeft gemaakt van een website met de naam www.thesuncompany.nl. Deze stellingen heeft Sol de Mallorca niet voldoende gemotiveerd betwist.
Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat Sol de Mallorca haar stelling dat zij het gebruik van de handelsnaam, het merk en de huisstijl van Sun binnen twee weken na betekening van het vonnis van 22 juni 2006 heeft gestaakt en gestaakt gehouden en de daarop gebaseerde vordering niet voldoende heeft onderbouwd, althans - voor het geval moet worden aangenomen dat de bewijslast ter zake op Sun rust - voormelde verweren/stellingen van Sun niet voldoende gemotiveerd heeft weersproken. Het oordeel van de rechtbank, dat het niet in de rede ligt voormelde cadeaubonnen met het merk van Sun als inbreukmakend op enig recht van Sun aan te merken, acht het hof in dit kader niet relevant en niet juist. In het kort geding vonnis van 22 juni 2006 is het Sol de Mallorca immers ten opzichte van Sun verboden het merk en de handelsnaam te gebruiken.
Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat niet kan worden aangenomen dat Sol de Mallorca het merk en/of de handelsnaam van Sun na 8 juli 2006 (helemaal) niet meer heeft gebruikt. Het bewijsaanbod van Sol de Mallorca c.s. is niet relevant nu het niet ziet op deze handelingen en wordt dan ook gepasseerd. Hetgeen Sol de Mallorca c.s. ter verontschuldiging van deze handelingen aanvoeren kan wellicht van invloed zijn op de te verbeuren dwangsommen, maar kan niet in de weg staan aan toewijzing van het gevorderde. Grief VI slaagt derhalve.
Ten overvloede merkt het hof op dat de omstandigheid dat de gevorderde verklaring voor recht niet wordt toegewezen, niet zonder meer betekent dat Sol de Mallorca genoemde verboden heeft overtreden en - thans nog te vorderen - dwangsommen heeft verbeurd. Die kwestie is in deze procedure niet aan de orde.

Lees het arrest hier (LJN, schone pdf).

Hof Arnhem 7 februari 2012, zaaknr. 200.071.569 ('t Haveke en Landgoed 't Haveke tegen Beleggings- Exploitatiemaatschappij Bargerkamp B.V.)

Met dank aan Femke Vos, Louwers IP|Technology Advocaten.

In navolging van IEF 8858. Eiser houdt zich bezig met de verhuur van kamers en andere delen van het landgoed. De B.V. van verweerder wordt onder vermelding van Beleggings- en Exploitatiemaatschappij 't Haveke genoemd op een vijftal websites 2miljoen.nl, overzicht-makelaars.nl, myoffice.nl, nationalebedrijfsinformatie.nl en bedrijfspand.com).

Handelsnaaminbreuk is in een zeer laat stadium van de hoger beroepsprocedure gestaakt. Geen (spoedeisend) belang meer bij het gevorderde bevel, maar wel belang bij een beoordeling van het geschil in het kader van de gevorderde proceskosten. Handelsnaaminbreuk aangenomen. Vordering van de proceskosten van eiseres - eerste aanleg en hoger beroep toegekend.

4.2 Het hof stelt voorop dat- naar niet in geschil is - als gevolg van de op 14 november 2011 voltrokken naamswijziging, de aan de B.V. verweten inbreuk inmiddels is geëindigd. Dit betekent dat thans geen belang meer bestaat bij het gevorderde bevel. Dit geldt ook voor zover Eiseres de B.V. 'overig onrechtmatig handelen' heeft verweten, nu dit handelen blijkens de daarop door Eiseres in eerste aanleg gegeven toelichting onlosmakelijk is verbonden met het voeren van de handelsnaam Beleggings- en Exploitatiemaatschappij 't Haveke. Indien en voor zover in grief III en grief IV in principaal hoger beroep wordt opgekomen tegen de afwijzing van het gevorderde verbod, behoeven deze grieven dus geen (verdere) bespreking meer. Eiseres heeft met de gevorderde proceskostenveroordeling echter voldoende belang bij de onderhavige procedure in hoger beroep. Het verweer van de B. V. dat de procedure in hoger beroep door toedoen van Eiseres vertraging heeft opgelopen, doet daaraan niet af. 4.3 Dat thans geen (spoedeisend) belang meer bestaat bij bet gevorderde bevel, laat onverlet dat voor de beoordeling van de gevorderde proceskostenveroordeling nog steeds van belang is of de B.V. voor de naamswijziging inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaamrechten van Eiseres.

Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch 6 februari 2012, KG ZA 11-902 (Top Raam Decoraties B.V. tegen Topdeal Plaza c.s.)
Met dank aan Christel Jeunink, Van Iersel Luchtman Advocaten.

Handelsnaamrecht. Het woord "top" monopoliseren. Sinds 1995 handelt Top Raamdecoraties in raamdecoraties en zonwering en componenten daarvan. De handelsnaam Top window covering wordt vooral gebezigd voor de buitenlandse markt en met name Amerikaanse markt (r.o.4.5). Topdeal Plaza exploiteert sinds 2010 een webwinkel met producten, waaronder raamdecoratie-artikelen en  bezigt diverse handelsnamen, waaronder Topdeal Raamdecoratie.

Het woord "raamdecoratie" is in zeer hoge mate beschrijvend voor de producten, en de woorden "top" en "topdeal" zijn gangbare woorden. Top Raam Decoraties B.V. kan haar handelsnaam, althans het woord 'top', niet monopoliseren. Bovendien begeven partijen zich op verschillende markten. Waar Topdeal zich richt op Nederland en Vlaanderen, richt Top Raam Decoratie zich op Europa en Amerika en op componenten van raamdecoraties.

De voorzieningenrechter weigert de voorzieningen.

4.7. Cruciaal is de vraag of de mate waarin de handelsnaam Top Raamdecoraties afwijkt van de handelsnaam Topdeal Raamdecoratie, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan doen ontstaan. Voorwaarde is daarbij dat de handelsnaam van Top Raamdecoratie voldoende onderscheidend vermogen heeft.

4.12 gelet op het voorstaand kan vooralsnog niet gezegd worden dat de handelsnaam Top Raamdecoratie een sterk onderscheidend vermogen heeeft. Zodoende kan Top Raam Decoraties B.V. haar handelsnaam, althans het woord 'top', niet monopoliseren en staat het Topdeal Plaza v.of. c.s. in beginsel vrij om haar in haar handelsnaam Topdeal Raamdecoratie hetzelfde beschrijvendde woord (top) te gebruiken. Hetgeen ook gelet op de overige handelsnamen van Topdeal Plaza v.o.f. c.s. voor de hand ligt, immers alle producten die zij op de markt brengen beginnen met "Topdeal"

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 februari 2012, KG ZA 11-2021 HJ/KR (Gutter Protection Europe tegen Kroes Dakgootbescherming)

Met dank aan Lars Bakers en Floor de Ruijter, Bingh advocaten.

Handelsnaamrecht. Dealer. Vaststellingsovereenkomst beëindiging. Proceskosten 1019h Rv.

GPE is in 2009 onder de handelsnaam Bladervrij gestart met het leveren van dakgootbescherming. Kroes verkoopt, verplaatst en onderhoudt dakgootbescherming. In 2010 hebben partijen een dealerovereenkomst gesloten; Kroes zou daarbij de huisstijl met de slogan "de kroon op uw dakgoot" voeren. Per juli 2011 is de overeenkomst beëindigd en wordt er een vaststellingsovereenkomst overeengekomen.

Nu volgt een vordering tot nakoming van deze vaststellingsovereenkomst. De slogan 'de kroon op uw dakgoot' is een uiting die in het kader van het dealerschap aan Kroes ter beschikking is gesteld, door het voeren van deze slogan is Kroes toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst.

Eveneens volgt een proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv, nu de kern van de vaststellingsovereenkomst ziet op de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van GPE. Deze worden echter wel beperkt op grond van de leidraad indicatietarieven bij een eenvoudig KG omtrent IE-rechten.

4.3. Kroes heeft ter zitting erkend dat zij de slogan "de kroon op uw dakgoot" op haar website, bestelbus en informateriaal is blijven gebruiken. Kroes voert hiervoor als reden aan dat zij dacht dat het haar vrij stond deze slogan te gebruiken. Ter zitting heeft Kroes echter erkend dat zij voornoemde slogan niet zelf heeft bedacht en dat GPE voornoemde slogan al gebruikte op het moment dat Kroes dealer werd van de producten van GPE. Uit het informatiemateriaal dat is uitgereikt aan de dealers van GPE en waarin GPE haar huisstijl heeft gepresenteerd, is ook de slogan "de kroon op uw dakgoot" vermeld. De voorzieningenrechter is daarom voorhands van oordeel dat de slogan "de kroon op uw dakgoot" een uiting is, die GPE aan Kroes ter beschikking heeft gesteld in het kader van het dealerschap.

Rechtbank Arnhem 18 januari 2012, LJN BV2932 (Greenfox tegen Green Fox Consultants, hier: GFSC)

Handelsnaamrecht, Beneluxwoordmerkrecht GREENFOX (energiebesparingen).

Rechtspraak.nl: Mede gezien de verschillende onthoudingsverklaringen die door GFSC zijn getekend en de ter uitvoering daarvan door GFSC verrichte handelingen is niet, althans onvoldoende tegengesproken dat er sprake is (geweest) van een inbreuk op de handelsnaam en het woordmerk GreenFox van GreenFox door GFSC door het gebruik van (handels)namen die daarop te veel lijken, onder meer in haar statutaire naam, in het handelsregister van de KvK ingeschreven gevoerde handelsnamen, in haar internetdomeinnaam en e-mailadres, op haar eigen website en andere websites, en op haar visitekaartjes en briefpapier.

GreenFox heeft belang bij de onderhavige vorderingen omdat de door GFSC afgegeven onthoudingsverklaring niet compleet en dus ontoereikend is, nu deze niet volledig tegemoetkomt aan de eisen van GreenFox, die neergelegd zijn in de onderhavige vorderingen en bij GFSC reeds bekend waren. GFSC heeft een aantal handelingen verricht ter uitvoering van de onthoudingsverklaring.

Echter, ook uitgaande van al deze handelingen van GFSC ter uitvoering van de onthoudingsverklaring, bezien in samenhang met de incomplete onthoudingsverklaring zelf, kan naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter niet worden gezegd dat GFSC thans afdoende tegemoet is gekomen aan de eisen van GreenFox, die voortvloeien uit de aan haar toekomende rechten op grond van haar handelsnaam en woordmerk.

4.4.  Hieromtrent overweegt de voorzieningenrechter dat GFSC de laatste onthou¬dingsverklaring, waarin GFSC de verstgaande toezeggingen doet, in het moeizame onderhandelingstraject dat op 2 december 2011 is begonnen, pas een dag voor het uitbrengen van de dagvaarding op 23 december 2011 heeft afgegeven. GFSC heeft niet meteen haar goede wil getoond om zo snel mogelijk haar naam te wijzigen en het gebruik van de op de handelsnaam (en het woordmerk) van GreenFox gelijkende namen te staken, mede gezien haar eerste reactie op de sommatie waarin zij heeft betwist dat er sprake zou zijn van enige handelsnaam- dan wel merkinbreuk. Bovendien is de laatstelijk afgegeven onthoudingsverklaring niet compleet en dus ontoereikend omdat deze niet volledig tegemoet komt aan de eisen van GreenFox, die neergelegd zijn in de onderhavige vorderingen en bij GFSC reeds bekend waren op 19 december 2011, nu op die datum GreenFox het petitum van de dagvaarding aan GFSC had gefaxt. In de onthoudingsverklaring zegt GFSC bijvoorbeeld niet toe om onmiddellijk, maar slechts om binnen een maand na ondertekening het gebruik van de naam Green Fox te staken en gestaakt te houden. Hetzelfde geldt voor het in geschil zijnde gebruik van de domeinnaam www.thegreenfoxgroup.com. Ook zegt de onthoudingsverklaring niets over het staken van het gebruik van namen die slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam en het merkrecht van GreenFox. Daarnaast is in de onthoudingsverklaring niet opgenomen binnen welke termijn GFSC haar statutaire naamswijziging zal moeten realiseren. Gelet hierop is het gerechtvaardigd dat GreenFox dit kort geding heeft doorgezet.

 

4.5.  Inmiddels heeft GFSC bepaalde handelingen verricht ter uitvoering van de onthoudingsverklaring. Niet is betwist dat GFSC een afspraak heeft gehad bij een notaris voor het passeren van een akte van statutenwijziging in verband met de nieuwe statutaire naam van GFSC, waarin de naam GreenFox niet voorkomt. Ook is niet betwist dat GFSC de website www.thegreenfoxgroup.com offline heeft gezet en dat zij een nieuwe website is gestart onder een nieuwe domeinnaam, waarin de naam greenfox niet voorkomt. Tevens is onweersproken dat in de inhoud van deze nieuwe website de naam GreenFox in het geheel niet meer voorkomt en voorts dat GFSC de naamswijziging ook heeft doorgevoerd in haar e-mailadres, visitekaarten en briefpapier, zodat ook daarop de naam GreenFox niet meer wordt vermeld. Echter, ook uitgaande van al deze handelingen van GFSC ter uitvoering van de onthoudingsverklaring, bezien in samenhang met de incomplete onthoudings¬verklaring zelf, kan naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter niet worden gezegd dat GFSC thans afdoende tegemoet is gekomen aan de eisen van GreenFox, die voortvloeien uit de aan haar toekomende rechten op grond van haar handels¬naam en woordmerk. Immers, ten tijde van de mondelinge behandeling waren nog steeds in het handelsregister van de KvK de statutaire (handels)naam van GFSC en de door haar gevoerde handelsnamen niet aangepast, in de zin dat de naam GreenFox of een daarop gelijkende naam daarin niet voorkomt. Dat GFSC daarmee bezig is doet daaraan niet af. Dit betekent dat GFSC nog steeds gebruik maakt(e) van (statutaire) handelsnamen die een inbreuk maken op de handels¬naam en het woordmerk van GreenFox, zodat GreenFox nog steeds belang heeft bij haar onderhavige vorderingen teneinde die inbreuk te verbieden. De vorderingen van GreenFox kunnen worden toegewezen, zoals hierna vermeld. Deze zullen worden versterkt met een dwangsom, die zal worden gemaximeerd.

4.6.  Wat betreft de vordering onder V is van belang dat thans voldoende vast staat dat GFSC reeds is gestaakt met het gebruik (inclusief doorlinken) van de domeinnaam www.thegreenfoxgroup.com, zodat bij dit onderdeel van deze vordering GreenFox geen belang meer heeft. Deze vordering zal dan ook slechts worden toegewezen voor zover het betreft het gestaakt houden van het gebruik (inclusief doorlinken) van deze domeinnaam.

Op de blogs:
DomJur

M. Buijnsters, 'Het ´ondernemingsbegrip´ van de Handelsnaamwet', IEF 10853.

Met commentaar van Mark Buijnsters, BRight advocaten.

Wanneer is er sprake van een “onderneming” in de zin van de Handelsnaamwet? Het antwoord op deze vraag is van groot belang bij het inroepen van enig handelsnaamrecht. Enkel een “onderneming” als zodanig kan namelijk een handelsnaam voeren en het gebruik van andere verwarringwekkende handelsnamen verbieden. Betreft het geen “onderneming” dan kan op grond van de handelsnaamwet niet opgetreden worden. Over hoe ver het ‘ondernemingsbegrip’ reikt, heeft het Hof ’s-Hertogenbosch zich recentelijk uitgesproken (IEF 10718)[1].

In het kort ging het in deze uitspraak om het gebruik van de namen ‘Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie’ en ‘TAN’. Deze namen werden eerst geruime tijd gebruikt door een onderzoekscentrum van de Universiteit van Tilburg en vervolgens is een maatschap onder deze namen gaan handelen. Na beëindiging van deze maatschap ontstond er een geschil over wie het recht heeft op het gebruik van deze namen. Om deze vraag te beantwoorden, diende het Hof allereerst te beoordelen in hoeverre een dergelijk onderzoekscentrum en een maatschap als “onderneming” in de zin van de Handelsnaamwet aangemerkt kunnen worden.

In de jurisprudentie (waaronder in het bekende Tandum-arrest [2]) is de volgende hoofdregel ontwikkeld. Een entiteit is een “onderneming” indien: “in een naar buiten optredend georganiseerd verband op commerciële wijze wordt deelgenomen aan het economisch verkeer, waarbij het oogmerk om materieel voordeel te behalen bestaat, dan wel dat men in concurrentie treedt met derden, die op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelnemen. Wordt door een entiteit aan deze criteria voldaan, dan is zij een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet en geniet de door haar gebruikte naam handelsnaamrechtelijke bescherming.

Zoals het Hof in casu ook aangeeft, vallen vrije beroepsbeoefenaren als zodanig in beginsel niet onder dit ondernemingsbegrip, ook niet indien zij in een maatschap georganiseerd zijn. Het zonder meer eenvoudig tezamen uitoefenen van een beroep, zonder bedrijfsmatig karakter, kan niet als onderneming beschouwd worden. Zo is in het (verre) verleden bijvoorbeeld geoordeeld dat een tandheelkundig instituut[3] en een mannenkoor[4] niet als “onderneming” zijn aan te merken. Het is slechts anders indien de vrije beroepsbeoefenaren als georganiseerd verband het oogmerk hebben om materieel voordeel te behalen.

Dit toepassend op de voor haar liggende kwestie komt het Hof tot de conclusie dat het onderzoekscentrum geen “onderneming” in de zin van de Handelsnaamwet is en de maatschap wel. Het onderzoekscentrum nam namelijk niet op commerciële wijze deel aan het economisch verkeer omdat het meer gericht was op wetenschappelijk onderzoek en niet op het nastreven van materieel voordeel. De maatschap presenteerde zich daarentegen als georganiseerd verband aan het handelsverkeer en verrichtte in die hoedanigheid testen tegen een commerciële vergoeding (en had derhalve het oogmerk materieel voordeel te behalen!). De handelsnaamrechten zijn derhalve pas gecreëerd in de periode nadat de maatschap was opgericht en niet al ten tijde van het onderzoekscentrum. De handelsnaamrechten behoren dan ook tot het vermogen van de maatschap.

De ruime opvatting van het ondernemingsbegrip die het Hof hier hanteert is niet nieuw. Immers, dit sluit nog steeds aan op het Tandem-arrest en de vele daaropvolgende uitspraken waarin is bepaald dat voor het antwoord op de vraag of aan vrije beroepsbeoefenaren handelsnaamrechten toekomen, beslissend is of het georganiseerd verband commercieel gewin beoogd heeft. Zo zijn reeds eerder als onderneming aangeduid: een maatschap van architecten, een maatschap van samenwerkende muzikanten, alsmede een verpleegkundige maatschap en een VOF van samenwerkende creatieve specialisten [5].

[1] Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 december 2011, LJN BU8950.
[2] Hetgeen onder meer is bepaald in: HR 24 december 1976, NJ 1978, 431 (Tandem/Tendum).
[3] Rb. Amsterdam 8 oktober 1938, NJ 1939, 643.
[4] Rb. Zwolle 20 februari 1969, BIE 1971, 92.
[5] Respectievelijk Vzr. Rb. Breda 16 juli 2003, IER 2003, 75 (Parklaan Landschapsarchitecten); Pres. Rb. Utrecht 6 februari 1974, NJ 1974, 381 (Ekseption); Rb. Rotterdam 2 augustus 2007, VZ VERZ 04-3665 (Duozorg); HR 24 december 1976, NJ 1978, 431 (Tandem/Tendum).

OHIM Cancellation division 11 januari 2012, OHIM reference 5018 C (Innova Market Insights B.V. tegen Innovadex LLC)

Met dank aan Arnout Gieske en Sander Verbeek, Van Diepen Van der Kroef.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht tegen een jonger Gemeenschapsmerk. Vraag of er sprake is van een recht van meer dan plaatselijke betekenis in de zin van artikel 8 lid 4 Gemeenschapsmerkenverordening (CTMR). Het OHIM overweegt onder meer dat het onduidelijkheid is of, en zo ja onder welke omstandigheden in Nederland een oudere handelsnaam het recht geeft om het gebruik van jonger merk te verbieden.

Gemeenschapswoordmerk INNOVADEX (klasse 42; technische informatie in databank betreffende ruwe materialen chemicaliën, voedsel, dranken, farmaceutische producten, etc.). Innova Market Insights B.V. vraagt om nietigverklaring van gemeenschapsmerk op basis van haar oudere handelsnaam die wordt gebruikt voor een online databank voor de voedselindustrie.

Slechts sommige bewijsstukken leveren bewijs als gebruik als handelsnaam. Echter het bewijs laat zien dat de databank vanuit Nederland wordt gevoerd, maar bewijst niet gebruik in Nederland. Temeer omdat de databank op een .com-site staat en in het Engels wordt weergegeven.

Er wordt geen bewijs geleverd dat er sprake is van gebruik dat meer dan lokale bekendheid bestaat. Het gebruik van INNOVA is meer een gebruik als merkrecht dan als handelsnaam. Tot slot voegt Cancellation Division een aantal paragrafen toe over het bestaan van een ouder recht in de zin van artikel 8(4) CTMR. Echter omdat artikel 5 Hnw, waarmee gebruik van dezelfde handelsnaam kan worden verboden, geen duidelijke voorwaarden geeft voor het verbieden van een jonger merkrecht op basis van een oudere handelsnaam, kan het niet als 'well-known fact' vaststaan dat een merkaanvrage daarom kan worden geweigerd als uitzondering op artikel 8(4) CTMR.

(39) The invalidity applicant is situated in the Netherlands, and the evidence supports that this is the principal office of the invalidity applicant. This may indicate use from the Netherlands, but as such not in the Netherlands, in particular considering the apparently international flavout of the database. Furthermore, none of the evidence suggests any particular use of the trade name in the Netherlands. The URL of the database indicated in the evidence is the generic top-level domein .com and the database is in English, so it does not prove anything as such in respect of use in any specific country.

(40) Even if use of a trade name on the internet is considered nationwide use under Dutch law, the invalidity applicant is nevertheless required under Article 8(4) CTMR to demonstrate the geographical and economic extent of use of the trade name in the geographical area for which it is claimed, in this cas teh Netherlands.

(44) Therefore, the invalidy applicant has failed to prove that it has axquired rights of more than local significance prior to the filing of the contested CTM under Article 8(4)(a) to the extent it has claimed this in respect of providing a database.

Bekend feit?

(55) One possible exception to the restriction of the OHIM in examing facts ex officio in interpartes proceedings under Article 76 CTMR may occur if the national law relied on can be considered a well-known fact (see the judgment of the General Court of 09/12/2010, T-303/08, 'Golden Elephant', paragrahs 65 and 67). According to the General Court, well-known facts are facts likely to be known by anyone or which may be learnt from generally acceissible sources (see also the judgment of the General Court of 20/042005, T-318/03), 'Atomic Blitz', paragraph 35).

(56) as to the cited national law in the present case, it is clear that the OHIM guidelines state that a right to a trade name may be used to prohibit the use of a subsequent trade mark. Reference is made to Article 2.19 BCIP, the Trade Name Act and Article 6:162 of the Dutch Civil Code. Although this suggests the possibility of using a trade name to prohibit the use of a trade mark under Dutch law, this had been contested by the CTM proprietor.

(58) This provision [red. 5 Hnw] only makes reference to the use of trade names, not trade marks, and therefore does not according to its wording seem to be applicable to the case at hand.

(60) Given the fact that the issue of whether an earlier trade name may be applied to prohibit the use of a later trade mark and the conditions for prohibiting such use at best seems to be a bit unclear under Dutch law, it cannot be considered to be a well-known fact which the Cancellation Divison should establish. Instead, the invalidity applicant should have submitted evidence  proving that a Dutch trade name can be invoked to prohibit use of a later trade mark under Article 8(4) CTMR as well as the conditions for prohibiting use. In the absence of this, the Cancellation Division finds that the invalidity applicant failed to prove under Artle 8(4) CTMR that Dutch law provides the proprietor of an earlier trade name the right to prohibit the use of a later trade mark.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Oudere handelsnaam tegenover jonger merk)