Merkinbreuk door B. Futurist wegens niet-uitgeputte Sisley-producten in massa-aanbiedingen

Rb. Den Haag 4 juni 2025, IEF 22735; C/06/671768 (Sisley tegen B. Futurist). Sisley ontwerpt en produceert cosmetische producten en is houdster van verschillende merkregistraties. B. Futurist is een Nederlandse groothandel in onder andere parfum en cosmetica, met als verkoopstrategie zogenoemde massa-aanbiedingen. Een van deze massa-aanbiedingen bevatte Sisley-producten. Sisley vordert in deze procedure onder andere de staking van ieder gebruik van het woord- en beeldmerken van Sisley, inzage in (digitale) documenten en winstafdracht. Ter grondslag legt Sisley artikel 9 lid 2 sub a, b en c UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub a, b en c BVIE. Door het aanbieden van niet-authentieke dan wel niet-uitgeputte producten voorzien van het teken SISLEY, maakt B. Futurist volgens Sisley inbreuk op haar merken. Ook zou er sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 6:74 BW en onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW, doordat de merkinbreuk erkend is door B. Futurist en is overeengekomen dat zij deze inbreuk zou staken. B. Futurist voert gemotiveerd verweer. In voorwaardelijke reconventie vordert B. Futurist onder andere opheffing van het gelegde bewijsbeslag, onder de voorwaarde dat de exhibitievordering van Sisley op grond van artikel 843a Rv wordt afgewezen. Als verweer voert B. Futurist aan dat Sisley niet duidelijk heeft gemaakt of de massa-aanbiedingen betrekking hadden op niet-authentieke of niet-uitgeputte Sisley-producten.

De rechtbank volgt B. Futurist niet in haar standpunt dat Sisley tekortgeschoten is in haar stelplicht. Het is juist aan B. Futurist om een verweer te voeren dat aantoont dat de producten geen inbreuk maken. Nu B. Futurist de stellingen van Sisley verder niet betwist, staat vast dat B. Futurist met de massa-aanbiedingen zonder toestemming tekens gelijk aan de Sisley-merken in de EU en Benelux heeft gebruikt. Tenzij sprake is van uitputting, kan Sisley dit gebruik verbieden. Ter zitting probeert B. Futurist de bewijslast van de vermeende uitputting om te keren, maar de rechter ziet geen aanleiding om dit te doen. Er zijn namelijk geen omstandigheden zoals in het HP/Senetic-arrest en Sisley heeft artikel 21 Rv niet geschonden. B. Futurist moet de uitputting dus zelf bewijzen. Hiertoe voert ze aan dat alle producten prima facie uitgeput zijn, doordat de fabrieken in Frankrijk staan en Sisley vanuit daar haar producten levert. Hierdoor zou de eerste verhandeling in de EER plaatsvinden. De rechtbank gaat niet mee in deze redenatie. De locatie van de fabrieken bewijst niet dat de in de massa-aanbiedingen aangeboden producten voor het eerst in de EER in de handel zijn gebracht. Dit had B. Futurist voor deze specifieke producten moeten doen. Uitputting is dus niet aangetoond en de vorderingen van Sisley worden grotendeels toegewezen.

4.28. De rechtbank oordeelt als volgt. B. Futurist heeft geeii stellingen ingenomen met betrekking tot specifiek de producten die in de massa-aanbiedingen zijn aangeboden, in het bijzonder dat deze producten voor het eerst door Sisley in de EER in de handel zijn gebracht. Dat had wel op haar weg gelegen. Het enkele feit dat de fabrieken van Sisley in Frankrijk staan en dat zij vanuit daar haar producten wereldwijd aanbiedt en levert betekent niet dat alle producten van Sisley — en dus ook de in de massa-aanbiedingen aangeboden producten — voor het eerst in de EER in de handel zijn gebracht. Dit kan ook niet worden afgeleid uit facturen van Sisley aan haar wederverkopers in Nederland. waarvan niet is gebleken dat die in enig verband staan tot de in de massa-aanbiedingen aangeboden producten. Een en ander leidt ertoe dat B. Futurist er niet in is geslaagd om aan te tonen dat de producten die B. Futurist in de massa-aanbiedingen heeft aangeboden, zijn uitgeput.