G 1/23 verduidelijkt G 1/92: marktproduct behoort tot stand van de techniek, ook zonder reproduceerbaarheid

EOB Grote Kamer van Beroep 2 juli 2025, IEF 22789, IEFbe 3935; G 0001/23 (Borealis tegen Mitsui Chemicals). Procedure T 0438/19 bij de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) ging over een Europese octrooiaanvraag waarbij ENGAGE® 8400 als meest nabije stand van de techniek werd beschouwd. Dit is een thermoplastisch elastomeer dat wordt gebruikt als inkapselingsmateriaal voor zonnepanelen. ENGAGE® 8400 is een commercieel verkrijgbaar product, maar de exacte samenstelling en interne structuur ervan zijn niet publiek bekend. Wel zijn er technische brochures en monsters beschikbaar. De centrale vraag in die procedure was of een dergelijk product tot de stand van de techniek behoort in de zin van artikel 54 lid 2 EOV, als de gemiddelde vakman het niet zonder onevenredige moeite kan analyseren of exact reproduceren. De octrooihouder stelde dat ENGAGE® 8400 daarom niet tot de stand van de techniek behoort, terwijl de opposant aanvoerde dat dit wel het geval is, omdat het product openbaar verkrijgbaar is en bepaalde eigenschappen ervan bekend zijn. Omdat hierover juridische onduidelijkheid bestond, had de Technische Kamer van Beroep besloten om prejudiciële vragen voor te leggen aan de Grote Kamer van Beroep.

In de huidige procedure buigt de Grote Kamer van Beroep bij het EOB zich over deze zaak. Ten eerste oordeelt de Grote Kamer van Beroep dat de prejudiciële verwijzing ontvankelijk is. De zaak betreft een fundamentele rechtsvraag: of een product dat op de markt is gebracht alleen tot de stand van de techniek behoort als het ook reproduceerbaar is door de vakman. Deze kwestie komt voort uit G 1/92, waarin is bepaald dat een product pas tot de stand van de techniek behoort als het door de vakman, op basis van zijn eigen kennis en zonder buitenproportionele inspanning, kan worden geanalyseerd én gereproduceerd. Beslissing G 1/92 kan op twee manieren worden geïnterpreteerd: (i) het gehele product behoort niet tot de stand van de techniek als de samenstelling niet reproduceerbaar is, (ii) alleen die samenstelling valt buiten de stand van de techniek. De Grote Kamer van Beroep oordeelt dat beide interpretaties onhoudbaar zijn. Bij de eerste zou er geen stand van de techniek meer overblijven, aangezien sommige basismaterialen niet reproduceerbaar zijn. De tweede is onhoudbaar omdat het technisch onmogelijk is om bepaalde eigenschappen van een product wel tot de stand van de techniek te laten behoren, maar de samenstelling niet. De Grote Kamer van Beroep oordeelt dat zodra een product op de markt is gebracht en analyseerbaar is, het tot de stand van de techniek in de zin van artikel 54 lid 2 EOV behoort. Reproduceerbaarheid door de gemiddelde vakman is daarbij geen vereiste.

De Grote Kamer van Beroep bij het EOB concludeert dat een product dat op de markt is gebracht niet kan worden uitgesloten van de stand van de techniek, uitsluitend omdat de samenstelling of interne structuur ervan niet zonder onevenredige inspanning reproduceerbaar is door de gemiddelde vakman. De technische informatie over een dergelijk product maakt ook deel uit van de stand van de techniek, ongeacht of de gemiddelde vakman het product zonder onevenredige inspanning kan reproduceren.

The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. A product put on the market before the date of filing of a European patent application cannot be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced by the skilled person before that date.

2. Technical information about such a product which was made available to the public before the filing date forms part of the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of whether the skilled person could analyse and reproduce the product and its composition or internal structure before that date.

3. In view of the answers to Questions 1 and 2 an answer is not required.