Parallelimport en “decoderen” van merkdranken: geen gegronde reden voor merkhouders om verkoop te verbieden

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 24 februari 2026, IEF 23303; ECLI:NL:OGHACMB:2026:34 (Hennessy c.s. tegen Penha c.s.). Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie beoordeelt in hoger beroep een geschil tussen merkhouders van Hennessy-cognac, Moët & Chandon/Veuve Clicquot-champagne en Belvedere-wodka (Hennessy c.s.) en Curaçaose detailhandelaren (Penha c.s.). De merkhouders verzetten zich tegen het te koop aanbieden van “gedecodeerde” flessen: flessen waarvan identificatiecodes/lotcodes onleesbaar zijn gemaakt (bijv. met stickers, gaatjes onder de capsule of het wegslijpen van lasercodering), en stellen daarnaast dat dit strijd oplevert met etiketteringsregels en (impliciet) risico’s voor kwaliteit/veiligheid. Zij vorderen o.a. een verbod en staking op straffe van dwangsommen, een recall en uitgebreide opgaven over herkomst/afzet. Het Hof stelt het Caribische merkenrechtelijke uitgangspunt centraal: wereldwijde uitputting (art. 23 lid 8 Mlv), met slechts een uitzondering bij “gegronde redenen” om verdere verhandeling tegen te houden (zoals wijziging/verslechtering), waarbij het Hof, in lijn met Diageo/Esperamos en Diageo/[naam], een belangenafweging toepast en het concordantiebeginsel beperkt acht waar de Caribische wetgever bewust afwijkt van Europees (regionaal) uitputtingsrecht.

In die belangenafweging weegt het Hof het door de Caribische wetgever beoogde economische belang van parallelimport zwaar. De merkhouders hebben wel legitieme belangen bij codering (o.a. recall, opsporing namaak en kwaliteitsbewaking), en codering is bovendien (etiketteringsrechtelijk) van belang, maar dat maakt nog niet dat “gegronde redenen” bestaan om verkoop van gedecodeerde flessen te verbieden. Het Hof acht niet aannemelijk dat de gangbare vormen van decodering in de praktijk een onverantwoord risico voor volksgezondheid/veiligheid opleveren (ook het aangevoerde ontploffingsgevaar bij champagneflessen door glasbeschadiging vindt het Hof onvoldoende onderbouwd), en de aantasting van merkreputatie en herkomstfunctie acht het Hof in deze context beperkt. Een beroep op onrechtmatige daad slaagt evenmin: Penha c.s. zijn niet zelf als “de-coder” gesteld en het enkele profiteren van mogelijke wanprestatie/etiketteringsschendingen levert zonder bijkomende omstandigheden geen onrechtmatigheid jegens de merkhouders op (ook relativiteit ontbreekt t.o.v. etiketteringsnormen). Het Hof bekrachtigt daarom het vonnis waarbij alle vorderingen zijn afgewezen en veroordeelt Hennessy c.s. in de proceskosten in hoger beroep.

3.27

In Diageo/[naam] (een bodemzaak) heeft het Hof, verkort weergegeven, geoordeeld:

- het enkele verwijderen, afplakken of anderszins onleesbaar maken van coderingen moet niet als merkinbreuk worden aangemerkt;

- de aangebrachte wijzigingen zijn zeer gering en doen geen noemenswaardige afbreuk aan de goede faam van de merken van Diageo;

- de herkomstfunctie is niet in het geding;

- met de productidentificatie worden (mede) legitieme belangen beoogd, namelijk het vergemakkelijken van recall en herkennen en opsporen van counterfeit;

- het belang van vrije parallelhandel weegt zwaarder dan de legitieme belangen van Diageo c.s.

3.28

In die zaak werd in cassatieklacht 2 een beroep gedaan op de uitspraak van het HvJ EG 11 november 1997 in de zaak [naam]/Ballantine. Bij de bespreking van die klacht ging advocaat-generaal Verkade in op diverse Europese rechtspraak waaruit volgt dat een legitiem belang van de merkhouder nog geen gegronde reden als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv meebrengt, ook niet als het legitieme belang gebaseerd is op een wettelijke regeling.

De Hoge Raad verwierp de cassatieklacht. De enkele omstandigheid dat een merkhouder een legitiem doel nastreeft met – en aldus een legitiem belang heeft bij – het aanbrengen van de identificatiecodes, brengt niet mee dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv, indien een handelaar dat ongedaan maakt, aldus de Hoge Raad. Naar het oordeel van de Hoge Raad had het Hof zich terecht begeven in een belangenafweging. De uitkomst van die afweging achtte de Hoge Raad in het licht van de vaststellingen van het Hof niet onbegrijpelijk

3.82

Hennessy c.s. hebben (met een beroep op rechtspraak van de Hoge Raad uit 1961 en 1995) aangevoerd dat de verwijdering van identificatiecodes onrechtmatig is op grond van art. 6:162 BW. Zij hebben echter niet gesteld dat Penha c.s. in deze zaak zich zelf schuldig hebben gemaakt aan de verwijdering van identificatiecodes. Zij hebben ook onvoldoende gesteld om aan te nemen dat de wijze waarop Penha c.s. ervan profiteren dat anderen de identificatiecodes hebben verwijderd, onrechtmatig jegens Hennessy c.s. is. Hierbij is van belang dat blijkens voorgaande oordelen Hennessy c.s. zich niet op grond van hun merkrechten kunnen verzetten tegen de verkoop van de bij Penha c.s. aangetroffen flessen, juist omdat de wetgever belang hecht aan de mogelijkheid van parallelimport ten behoeve van dergelijke verkoop.

3.83

Indien Penha c.s. door gedecodeerde producten te koop aan te bieden en te verkopen, verbodsbepalingen uit het Landsbesluit etikettering overtreden, brengt dat nog niet mee dat die handelwijze ook onrechtmatig is jegens Hennessy c.s., dus dat voldaan is aan het relativiteitsvereiste. Weliswaar strekken die verbodsbepalingen onder meer tot bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van personen, maar daarmee strekken zij tot bescherming van belangen van het publiek en niet tot bescherming van belangen van merkhouders. Uit de omstandigheid dat in de Nota van toelichting de fabrikant en de producent genoemd worden, kan het tegendeel niet worden afgeleid. Ook kan het tegendeel niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de functies van merkrechten meebrengen dat merkhouders legitieme belangen (kunnen) hebben die verband houden met de volksgezondheid en de veiligheid van personen. Niet van belang is in hoeverre de Caribische regelgeving over etikettering concordant is met de Europees-Nederlandse regelgeving daarover en evenmin in hoeverre die Europees-Nederlandse regelgeving een Europeesrechtelijke oorsprong heeft.