Opslag buiten beschermde lidstaat kan merkinbreuk vormen bij gericht aanbod in beschermende lidstaat

HvJ EU 1 augustus 2025, IEF 22863; IEFbe 3953; ECLI:EU:C:2025:593 (Tradeinn Retail Services S.L. tegen PH). In een zaak tussen Tradeinn Retail Services S.L. (TRS), een in Spanje gevestigde onderneming, en PH, houder van Duitse beeldmerken voor duikapparatuur, vordert PH dat TRS wordt verboden gebruik te maken van aan zijn merken gelijke tekens op producten, verpakkingen, aanbiedingen en advertenties gericht op Duitsland. TRS verkoopt via haar website en het platform Amazon.de duikaccessoires voorzien van deze tekens. De Duitse rechter in eerste aanleg wijst de vordering deels toe. In hoger beroep wordt TRS daarnaast verboden de betrokken goederen te verkopen of daartoe in voorraad te hebben. TRS stelt daarop beroep in bij de hoogste Duitse rechter, die prejudiciële vragen stelt aan het Hof van Justitie. De verwijzende rechter vraagt of een merkhouder een derde kan verhinderen goederen met een inbreukmakend teken in een andere lidstaat in voorraad te houden met het doel deze in de lidstaat van merkbescherming aan te bieden of te verhandelen. Ook rijst de vraag of daadwerkelijk fysiek bezit vereist is, dan wel dat feitelijke controle via toezicht of leiding volstaat.

Het Hof stelt vast dat een merkhouder een derde kan verbieden een inbreukmakend teken te gebruiken voor het in voorraad hebben van goederen, mits dat gericht is op het aanbieden of verhandelen in de lidstaat van merkbescherming. Dit geldt ook indien de opslag van die goederen plaatsvindt in een andere lidstaat, zolang de aanbieding of levering gericht is op consumenten in het beschermde gebied, bijvoorbeeld via een onlineplatform dat daartoe bestemd is. In dit geval blijkt uit de omstandigheden dat het platform Amazon.de gericht is op Duitse consumenten, waardoor de handelingen van TRS binnen de reikwijdte van de merkrechten vallen.

Het Hof verduidelijkt dat het begrip ‘in voorraad hebben’ niet strikt vereist dat de derde zelf de fysieke, rechtstreekse beschikkingsmacht over de goederen uitoefent. Het volstaat dat de derde op indirecte wijze feitelijke controle heeft over de waren, bijvoorbeeld doordat hij een toezichthoudende of leidinggevende rol vervult ten opzichte van degene die wel over de daadwerkelijke, fysieke toegang beschikt. Het gaat er dus om dat de derde invloed kan uitoefenen op wat er met de goederen gebeurt, ook al zijn ze fysiek ondergebracht bij een ander, zoals een logistieke dienstverlener of magazijnhouder. Daarmee voorkomt het Hof dat merkhouders worden geconfronteerd met juridische ontwijkconstructies waarbij inbreukmakende goederen formeel buiten hun directe bereik vallen, terwijl ze feitelijk toch onder controle staan van de aanbieder. De procedure wordt aangemerkt als een in het hoofdgeding gerezen incident, zodat de verwijzende rechter over de kosten beslist.

39 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn 2015/2436 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een in een lidstaat beschermd merk een derde kan verhinderen om overeenkomstig de voorwaarden van artikel 10, lid 2, van die richtlijn op het grondgebied van een andere lidstaat waren onder een teken in voorraad te hebben, met het doel om die waren te koop aan te bieden of in de handel te brengen in de lidstaat waar dat merk wordt beschermd.

47 Gelet op het voorgaande dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 10, lid 3, onder b), van richtlijn 2015/2436 aldus moet worden uitgelegd dat het voor het in de zin van die bepaling „in voorraad hebben” van waren onder een teken overeenkomstig de voorwaarden van artikel 10, lid 2, van die richtlijn, volstaat dat de betrokken persoon beschikt over een toezichthoudende of leidinggevende bevoegdheid ten aanzien van de persoon die de rechtstreekse en daadwerkelijke controle over die waren heeft.