Gerecht: accessoire voor waterpijp valt onder dezelfde categorie als waterpijp

Gerecht EU 3 september 2025, IEF 22928; IEFbe 3979; ECLI:EU:T:2025:826 (Starbuzz Tobacco Inc. tegen EUIPO, Mayflix GmbH). Het Gerecht van de EU behandelt een merkenconflict tussen partijen Starbuzz Tobacco Inc. en Mayflix GmbH. Starbuzz Tobacco Inc. heeft een merkregistratie gedaan voor het woordmerk 'Discovery' (klasse 4, 21 en 34) in 2015. Mayflix GmbH vorderde intrekking van het merk wegens verval artikel 58, lid 1, onder a) van Verordening 2017/1001. De nietigheidsafdeling honoreerde dit verzoek behalve voor bepaalde producten in klasse 34 (meer specifiek: waterpijpen). Op grond van artikel 58, lid 1, onder a), van Verordening 2017/1001 kunnen de rechten van de houder van een EU-merk op verzoek bij het EUIPO of op basis van een tegenvordering in een inbreukprocedure vervallen worden verklaard indien het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet daadwerkelijk in de Europese Unie is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, en er geen geldige redenen zijn voor het niet-gebruik. Er is sprake van normaal gebruik van een merk wanneer het merk wordt gebruikt in overeenstemming met zijn wezenlijke functie, namelijk het waarborgen van de identiteit van de herkomst van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, teneinde een afzetmarkt voor die waren of diensten te creëren of te behouden. Normaal gebruik omvat geen symbolisch gebruik met als enig doel de door het merk verleende rechten te behouden. Er moet bij deze beoordeling gekeken worden naar alle relevante omstandigheden van het geval, ook wat er in de sector gangbaar is.

In deze zaak wordt onderscheid gemaakt tussen "hookahs" (waterpijpen) en "stems for hookahs" (de centrale steel van een waterpijp). De Kamer van Beroep heeft met betrekking tot de aard van het gebruik voor de waren van klasse 34 die overeenkomen met de omschrijving "waterpijpen; alle bovengenoemde waren die niet voor medische doeleinden zijn bestemd”, vastgesteld dat het door verzoekster overgelegde bewijsmateriaal in zijn geheel geen gebruik van het betwiste merk voor "waterpijpen” aantoont, maar alleen voor bepaalde specifieke onderdelen van die "waterpijpen”, namelijk "stelen voor waterpijpen”. Volgens de Kamer van Beroep vormen „waterpijpen” en "stelen voor waterpijpen” twee afzonderlijke en onafhankelijke subcategorieën van "rookartikelen” in klasse 34 vanwege hun verschillende doeleinden. Het doel van "stelen voor waterpijpen” was niet om rechtstreeks te worden gebruikt voor het roken, wat daarentegen wel het doel was van "waterpijpen”. Dit oordeel van de Kamer van Beroep is onjuist. In de betreffende sector worden de begrippen door elkaar heen gebruikt, het is gangbaar om "stelen voor waterpijpen" ook aan te duiden als "waterpijpen". "Stelen voor waterpijpen" alsook "waterpijpen" hebben hetzelfde doel en behoren dus tot dezelfde subcategorie. Het Gerecht vernietigt de beslissing van de Kamer van Beroep. Het merk is dus niet vervallen, omdat er wel normaal gebruik is gemaakt van het merk binnen de desbetreffende categorie. Het Gerecht veroordeelt het EUIPO tot het dragen van de proceskosten van Starbuzz Tobacco Inc., Mayflix GmbH draagt haar eigen kosten. 

 45. In the light of the foregoing, it must be concluded that, contrary to what the Board of Appeal found, ‘stems for hookahs’ do not have a different purpose from that of ‘hookahs’. Thus, the Board of Appeal’s conclusion that ‘stems for hookahs’ and ‘hookahs’ constitute ‘separate and independent’ subcategories is incorrect.